眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

緣起：

專利法（以下簡稱本法）自三十三年五月二十九日制定公布，並自三十八年一月一日施行，歷經八次修正，最後修正日期為九十二年二月六日。

隨著知識經濟崛起，無形智慧財產權已取代傳統資產，成為企業管理及國家發展之重要資源，故協助產業創新研發，提升國家整體競爭力，已成為政府當前之首要目標。近年來，政府鼓勵創新研發、對於推動落實智慧財產權保護格外重視，尤其是專利權，更是促進社會進步及產業競爭之首要利器，與科技發展及國家競爭力息息相關，亦為衡量國家現代化程度之重要指標。

為鼓勵產業創新研發，提升我國經濟實力及產業競爭力，並為推動六大新興產業中，與生物技術、綠色能源及精緻農業等至為攸關之國內重要產業發展，及提升專利審查品質之需要，兼以國內外產業競爭，因應全球化趨勢影響，具有國際性之專利制度，尚應與國際規範相調和。經持續觀察國際智慧財產權環境變遷，密切關注各國專利法修正動態，並配合科技高度發展，除研議各項專利修正議題，自九十五年起陸續召開十五場公聽會外，同時對於現行法之施行情形，亦廣納各界意見，積極檢討有無不足或尚須修正之處，經整合後，現行專利制度有再修正之必要，並自九十八年二月起再召開八場公聽會，聽取各界意見，爰擬具「專利法」修正草案，並且新修正之專利法，於中華民國100年12月21日經總統公布後，行政院於101年8月22日以院臺經字第1010139937號令定自102年1月1日施行。

主要修正要點：

經濟部智慧局係羅列共達20項之修正要點如下：

一、明確界定創作之定位

創作為發明、新型及設計之上位概念，為避免創作係「新型」或「設計」之誤解，及解決現行法對於「創作」有廣、狹範圍不一之情況，爰將發明、新型與設計併列為創作之類型。（修正條文第一條）

二、變更新式樣專利名稱為「設計專利」

茲為符合產業界及國際間對於設計保護之通常概念，及明確表徵設計保護之標的，爰參考國際立法例，將現行「新式樣」一詞修正為「設計」。（修正條文第二條及第一百二十一條）

三、增訂發明、新型及設計之「實施」之定義

按「實施」包括「製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口」等行為，應屬「使用」之上位概念，為解決現行本法對於「使用」與「實施」之用詞不一，所產生解釋上之困擾，爰增訂實施之定義，並修正相關條文「實施」與「使用」之用語。（修正條文第二十二條、第五十八條、第八十七條、第一百二十二條及第一百三十六條）

四、修正優惠期之適用範圍並增訂其事由

將於事實發生後六個月內申請發明及新型專利之優惠期適用範圍，由現行僅及於新穎性，修正為包含新穎性及進步性（在設計專利者，為創作性），擴大優惠期之適用範圍；於得主張優惠期之事由，新增依己意於刊物發表者。（修正條文第二十二條及第一百二十二條）

五、將申請專利範圍及摘要獨立於說明書之外

配合國際立法趨勢，將現行說明書包含「申請專利範圍」及「摘要」，修正為獨立於說明書之外。（修正條文第二十三條及第二十五條）

六、增訂說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出之相關配套規定

明定以外文本提出申請者，其外文本不得修正，並配套引進誤譯訂正制度之規定；授權訂定外文本外文種類之限定及其應載明事項之辦法。（修正條文第二十五條、第四十四條、第六十七條、第一百零六條、第一百十條、第一百二十五條、第一百三十三條、第一百三十九條及第一百四十五條）

七、導入復權規範

為鼓勵創新、保護研發之成果，增訂申請人或專利權人如非因故意而未於申請時主張優先權、視為未主張或未依時繳納專利年費，致生失權之效果者，准其申請回復之機制。又回復專利權之效力，不及於原專利權消滅後至准予回復專利權公告前，以善意實施或已完成必須之準備者。（修正條文第二十九條、第五十二條、第五十九條及第七十條）

八、放寬申請分割時點之限制

採行發明專利核准後分割制度，增訂申請人於初審核准審定書送達後三十日內得提出分割申請之規定。（修正條文第三十四條）

九、完備審查中之修正制度

「補充、修正」之用語改為「修正」，刪除申請人主動提出修正之時間限制；為免延宕審查時程，增訂「最後通知」制度，申請人於專利專責機關為最後通知後，申請專利範圍之修正，僅得就特定事項為之；違反者專利專責機關得逕為審定。（修正條文第四十三條）

十、修正有關醫藥品或農藥品之專利權期間延長相關規定

放寬申請醫藥品或農藥品之專利權期間延長之規定，刪除現行本法規定為取得許可證無法實施發明之期間須於公告後二年以上之限制；增訂專利權屆滿時尚未審定者，其專利權期間視為已延長；核准延長發明專利權期間之範圍，僅及於許可證所載之有效成分及用途所限定之範圍。（修正條文第五十三條、第五十四條及第五十六條）

十一、增訂並修正專利權效力不及之事項

增訂非出於商業目的之未公開行為、專利權人依第七十條第二項規定回復專利權效力並經公告前，以善意實施或已完成必須之準備者、以取得藥事法所定藥物查驗登記許可或國外藥物上市許可為目的，而從事之研究、試驗及其必要行為，均為專利權效力不及之事項；復按權利耗盡原則究採國際耗盡或國內耗盡原則，本屬立法政策，無從由法院依事實認定，本次修正明確採行國際耗盡原則。（修正條文第五十九條及第六十條）

十二、明確界定專屬授權相關規定

明定授權得為專屬授權或非專屬授權、專屬授權之定義與專屬授權及非專屬授權之再授權規定。（修正條文第六十二條及第六十三條）

十三、修正舉發相關規定

廢除依職權審查之制度；修正得提起舉發之事由，並明定其舉發事由依核准審定時之規定，惟因分割、改請或更正超出申請時所揭露之範圍，或更正實質擴大或變更公告時之專利權範圍者，因該等事由均屬本質事項，核准審定時舉發事由雖未規定，仍得舉發；另就程序規定部分，增訂得就部分請求項提起舉發、舉發之審查得依職權審酌、合併審查、合併審定及舉發審定前得撤回等規定，並刪除依職權通知更正之規定。(修正條文第七十一條、第七十三條、第七十五條及第七十八條至第八十二條)

十四、修正專利特許實施之規定

將「特許實施」名稱修正為「強制授權」，並修正其相關規定，包括申請事由、要件，並須於作成強制授權處分時，同時核定補償金。（修正條文第八十七條至第八十九條）

十五、增訂有關公共衛生議題之規定

配合世界貿易組織（WTO）為協助開發中國家及低度開發國家取得所需專利醫藥品，以解決其國內公共衛生危機，強制授權生產所需之醫藥品，並明定適用本機制申請強制授權之範圍。（修正條文第九十條及第九十一條）

十六、修正專利侵權相關規定

依據權利人民事救濟請求權之性質，明定損害賠償請求權及侵害排除防止請求權之規定；損害賠償之請求以侵權行為人主觀上有故意或過失為必要。增訂得以合理權利金作為損害賠償計算之方式，就權利人之損害設立法律上合理補償底限，並適度免除舉證責任之負擔。另為釐清專利標示規定之用意，刪除未附加標示者，不得請求損害賠償之規定。（修正條文第九十六條至第九十八條）

十七、新型專利制度整體配套規劃修正

就同一人於同日以相同創作，分別提出發明及新型專利申請者，增訂於發明核准審定前通知擇一之規定，選擇發明者，其新型專利自始不存在，選擇新型者，其發明不予專利；增訂新型修正明顯超出申請時之範圍者，作為不予專利之事由；修正新型專利權人行使權利應盡之注意義務；新型專利更正採行形式審查制，但與舉發案合併審查時，採實質審查並合併審定。（修正條文第三十二條、第一百十二條、第一百十七條及第一百十八條）

十八、設計專利制度整體配套規劃修正

開放設計專利關於部分設計、電腦圖像及使用者圖形介面設計（Icons & GUI）、成組物品設計之申請；新增衍生設計制度，並廢止聯合新式樣制度。（修正條文第一百二十一條、第一百二十七條及第一百二十九條）

十九、增訂過渡條款

本次修正重點包括新增得主張優惠期之事由、發明專利初審核准審定後得提出分割申請、新型專利單純更正申請採形式審查、修正舉發、更正及設計專利相關規定等事項，皆屬專利制度重大變革，爰增訂新舊法律過渡期間規定，以資適用。（修正條文第一百四十九條至第一百五十八條）

二十、明定本法施行日期由行政院定之

因本次修正為全案修正，實務作業程序亦須配合調整修正，另增訂多項專利制度重大變革事項，須有足夠時間準備及因應，更有必要使各界有充分瞭解及適應修正後之制度運作，爰明定本法施行日期，由行政院定之。（修正條文第一百五十九條）

修正要點討論：

本次修法雖有多項法條之修正，甚至於法條之項次變動。然而，專利法之基本精神並未修改，並且有多項修正皆是順應國際趨勢所為，此舉將有助國內專利從業人員之作業程序。其中，個人認為較重要之修正要點不外乎如後所述：

1.導入復權規範：
根據現行法規，主張國外或國內優先權時，須於申請時一併主張，否則將無法以補正的方式回復該優先權之主張。其中，修正後之本法則增訂非因故意之事由而得以回復該優先權之主張。另外，年費或證書費未繳納而導致喪失專利權之事由，亦訂定非因故意之事由而得以回復專利權，且可主張之期間皆較現行法規寬鬆。實言之，此對專利權人或申請人是一利多。

2.最後通知制度：
此一制度是效法日本特許制度，也就是在專利專責機關認有必要時可發出最後通知，申請人在接獲最後通知後，所提出之申復或修正內容，不能任意變動已審查過之申請專利範圍，如此一方面不會浪費原已投入之審查人力，達到迅速審查之效果，他方面能保持各申請案間之公平性。雖會造成申請案修正上之限制，但在申請案獲得完整之檢索與評價之前提下，有助於審查程序合理化，並可使審查意見通知具有明確性、合理性與可預期性之優點。

3.增訂並修正專利權效力不及之事項：
現行法令第57條第6款(修正後第59條第6款)於專利權效力不及之事項中，專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。其中，原本可販賣之區域需經由法院認定之，因此實務上將會有權力耗盡究採國際耗盡或國內耗盡原則之疑慮。故，本次修法明確立法為國際耗盡原則，以杜絕該疑慮。

4.修正舉發相關規定：
實務上，舉發往往會將以核准之申請專利範圍全部舉發，而修正後之本法則特別規定可就各別項次舉發。

5.修正專利侵權相關規定：
現行法規之損害賠償中之一係採總銷售說，明定於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。惟依此方式計算損害賠償額，顯然將系爭之專利產品視為獨占該產品市場。然一方面專利並非必然是產品市場之獨占，侵權人之所得利益，亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益，非皆屬權利人應得之利益。另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時，因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人，其所得之賠償顯有過當之嫌。爰此，修正後之本法刪除該款後段，於請求損害賠償時，依實際個案情況衡量計算之。

6.新型專利制度整體配套規劃修正：
在專利申請實務上，申請人往往會透過一案兩請的方式，以取得較早之公開日或公告日。其中，因新型專利採形式審查，可先取得專利權，於審查發明時，如認該發明應准予專利權時，應通知申請人限期選擇其一；屆期未選擇者，即不予發明專利，以避免重複授予專利權。

7.設計專利制度整體配套規劃修正：
開放設計專利關於部分設計、電腦圖像及使用者圖形介面設計（Icons & GUI）、成組物品設計之申請；新增衍生設計制度，並廢止聯合新式樣制度。（修正條文第一百二十一條、第一百二十七條及第一百二十九條）

小結

綜上，雖此次修法有多數修正之處。然，專利之基本精神及架構並未因此受到影響。要特別提到的是，行政院於101年8月22日以院臺經字第1010139937號令定自102年1月1日施行，是故，專利權人或申請人應注意新專利法施行後所造成之各種權利影響。

參考資料

專利法(民國100年12月21日修正，※本法規部分或全部條文尚未生效) ，智慧財產法院，全國法規資料庫
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070007

專利法修正總說明及條文對照表
http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2769&guid=45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&lang=zh-tw