專利工程師 鄧旭敦

2014-03-21

 

一. 前言

本文依據智慧財產局出版之「歐洲專利須知-透過PCT途徑獲得歐洲專利」,對經PCT途徑申請歐洲專利之方法作簡介。

 

二. EPO為PCT申請案受理局

(一)國際申請案可依申請人選擇向申請人身為其居民或國民之PCT締約國國家專利局,或向為該國辦理業務之特定局,或向IB(日內瓦的WIPO國際局)提出,而來自EPC締約國之申請人亦可直接向充當受理局之EPO提出國際申請案,只要上述締約國法律沒有規定該等申請案必須向國家主管局提出申請。

(二)關閉國家保護路徑:許多EPC締約國國內法都規定在該等國家內透過PCT申請案只能取得一項歐洲專利。而不允許透過這種途徑取得國家專利的國家有:比利時、賽浦路斯、法國、希臘、愛爾蘭、義大利、摩納哥及荷蘭。

(三)防護指定:申請人如果已經明確指定了至少一個國家,為了避免任何權利的喪失,可以對於所有其他未經明確指定之PCT締約國作防護指定。

 

三. EPC為國際檢索機構(International Searching Authority,ISA)

(一)EPO之作為ISA的資格是全球性的,並非侷限在來自EPC締約國之國際申請案或Euro-PCT申請案。

而若受理局指定多於一個ISA,申請人僅能選擇其中任何一個。

(二)以EPO為ISA時應進行之程序

1. 如申請案主題不被認為是一種發明或不可供產業上利用或不具可專利性,或申請文件不符合規定要件達無法進行有意義檢索之地步時,EPO將不予製作檢索報告。

2. 缺乏發明單一性

如果EPO認為國際申請案不符合發明單一性要件,會陳述其如此看法之理由,並要求申請人就每一項額外發明再繳納一筆檢索費並且通知申請人其檢索結果,但可提起異議。

 

四. EPO為國際初步審查機構(International Preliminary Examination Authority,IPEA)

國際初步審查之目標在於取得一份關於所主張之發明是否新穎、有進步性和具產業上利用性之初步無拘束力的意見。

(一)EPO作為IPEA之資格

EPO作為IPEA的資格是全球性的,並非侷限在來自EPC締約國之國際申請案或Euro-PCT申請案。而如果國際申請案是向IB提出,那麼假設國際申請案向業已指定EPO為IPEA之受理局提出時,EPO便是有資格之IPEA。

如果國際檢索亦由EPO、奧地利、西班牙或瑞典專利局進行,則EPO將僅僅充當IPEA。例如,來自美國和日本的申請人,可在他們本國專利局與EPO之間選擇一個ISA。

對於日後的歐洲階段而言,是關於EPO進行的是國際檢索還是國際初步審查的問題。

(二)申請人必須在PCT締約國境內有住所或營業所,或為該等國家國民,才能向EPO提出國際初步審查請求。

(三)申請人想要將進入區域/國家階段之時間延後至最早優先權日起算30個月時(於EPO為31個月),可向EPO提出國際初步審查請求,以確保合格之IPEA在最早之優先權日起算19個月內收到其審查請求。

而19個月期限屆滿後向充當合格IPEA之EPO提出之請求仍然有效,但它沒有延後進入區域/國家階段的效果。

(四)國際初步審查程序

1. 第一份書面意見:如果沒有人以國際申請案缺乏新穎性、進步性或產業利用性等理由,或以任何其他理由提出異議時,國際初步審查報告便會立刻完成。

如有異議,EPO會提出書面意見限期請申請人答辯,利用此機會給予詳細的答覆將對申請人有利,答辯期限通常為兩個月(最多延長為三個月)。

2. 發明單一性:當EPO充當IPEA認為國際申請案缺乏發明單一性時,它會要求申請人限縮申請專利範圍以達單一性要求,或繳納額外初步審查費,但此以該發明已經檢索為限,但可異議。

而未經做成國際檢索報告之發明相關的申請專利範圍,不能成為國際初步審查之標的。

3. 國際初步審查報告會傳送給申請人和IB,之後申請人便沒有向IPEA提出意

見的進一步機會。

於法定期限(從最早優先權日起算19個月內)提出國際初步審查請求並隨後獲得延長進入區域階段時限之申請人,可現在就基於國際初步審查報告的結果決定是否希望進一步追求他們的國際申請案並且採取國家/區域路徑。

 

參考資料:

歐洲專利須知-透過PCT途徑獲得歐洲專利,經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=207008&ctNode=6952&mp=1

European Patent Convention

http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/1973/e/contents.html

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