眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

• 專利法第98條
• 專利法逐條釋義
• 經濟部智慧財產局 https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1
• 與貿易有關之智慧財產權協定(Agreement on Trade-Relted Aspects of Intellectual Property Rights,TRIPS)
• 專利實務論PATENT PRACTICE 第6版 冷耀世編著
• 專利法案例式 修訂第五版 林洲富著

我國發明專利侵害鑑定之方法（下）  專利工程師  /  陳詠容

專利範圍雖無歷史禁反言之適用，惟如被控侵權對象與先前技術相同，或依先前技術所能輕易完成者，為避免專利權人藉由均等論擴張後之範圍，涵蓋與先前技術相同或依先前技術所能輕易完成之部分，造成公眾利益受有損害。被控侵權對象經判斷與某一先前技術相同，或為一先前技術與專利申請時之所屬技術領域中的通常知識之簡單組合，或為二以上先前技術之簡單組合，則得依先前技術阻卻主張不適用均等論。

而發明專利權範圍，以申請專利範圍為準；於解釋申請專利範圍時，得審酌說明書及圖式，此乃《專利法》第58條第4項所明文。說明書或圖式中有揭露，但並未記載於專利之請求項的技術手段，非屬專利法所賦予專利權的保護範圍內，專利權人不得以均等論重為主張或復奪(recapture)其原可於專利請求項中申請，卻不申請之技術手段。貢獻原則的意旨便在於，如說明書或圖式中有揭露但未於請求項主張之技術，應被視為貢獻給社會大眾，專利權人不得藉由均等論而重為主張其原可申請卻不申請之技術手段。

誠如國內學術文章已指出，美國最高法院在肯認均等論保護專利範圍的，認為此種不確定性乃是為了保護創新所必要付出的代價的原則之下，惟趨勢上，仍呈現出一股限縮均等論適用之浪潮。主要係均等論的適用會使得申請範圍具有不確定性，難以清楚劃定專利權範圍的界限，容易導致競爭者產生難以預期的訟爭，或者後進者在投入產品生產製照後，對於侵權與否，存有高度的不確定性，造成司法資源有浪費之疑慮。此種趨勢，亦促使我國於「2015年專利侵害要點草案」中，擬納入申請歷史禁反言、先前技術阻卻及貢獻原則等限制均等論之相關規範。

參考資料：

• 專利侵害鑑定要點，經濟部智慧財產局，2004年。
• 專利侵害鑑定要點草案， 經濟部智慧財產局，2015年。
• 專利法。
• 劉尚志、張添榜、陳薈潁，專利均等侵害判斷之判決分析：由美國專利案例觀照臺灣最高法院判決，台灣法學雜誌第219期，2013年，第112-143頁。

我國發明專利侵害鑑定之方法（中）  專利工程師  /  陳詠容

相對於均等論，專利範圍雖符合文義讀取，惟倘其技術手段與被控侵權對象所使用之技術原理，係以實質不同的手段，達到相同或類似的功能或結果，即使被控對象落入專利之文義範圍內，應判斷其適用逆均等論，不構成侵權。然而，逆均等論所欲避免的「文義相同但實質不同」的目的，近年來，在美國專利實務上，大多在鑑定流程的第一步，解釋申請專利範圍時便已解決，逆均等論僅是在判決中附帶的論述，似無直接適用逆均等論而認定不侵權的案例。配合實務現況，我國「2015年要點草案」擬刪除逆均等論之相關規範。

有鑑於文字之敘述有其侷限性，無法合理期待專利權人於申請專利時能將所有無法預見但實質相同的技術特徵寫入請求項中，因此，專利權範圍不應僅侷限於文義範圍，而應包含均等範圍，此乃均等論之意旨。然而，均論一方面藉由擴張專利範圍的方式，保全專利權人之權益，另一方面，卻造成公眾無法由專利公告的字面得知專利權的範圍，使得專利侵權的判斷充滿不確定性，甚至提高訴訟與社會成本。在這樣的情況之下，均等論實有必要被適當的限縮。相較於2004年的「專利侵害鑑定要點」，我國智財局於「2015年專利侵害鑑定要點草案」納入均等論之限制事項。倘專利符合申請歷史禁反言、先前技術阻卻及貢獻原則，則被控侵權對象應視為未落入專利範圍內。

呈上，專利權人於專利申請過程為符合專利申請要件或為維護專利，而所為之修正、更正或申復，導致最後限縮專利權範圍，則專利權人便無法依據均等論主張其於申請專利時無法預見但實質相同的技術特徵。換而言之，該修正、更正或申復將導致放棄的部分，專利權人不得再藉由均等論而重為主張其所放棄之申請標的，此即所謂的歷史禁反言。

參考資料：

• 專利侵害鑑定要點，經濟部智慧財產局，2004年。
• 專利侵害鑑定要點草案， 經濟部智慧財產局，2015年。
• 專利法。
• 劉尚志、張添榜、陳薈潁，專利均等侵害判斷之判決分析：由美國專利案例觀照臺灣最高法院判決，台灣法學雜誌第219期，2013年，第112-143頁。

我國發明專利侵害鑑定之方法（上）   專利工程師  /  陳詠容

為了保護發明人的智慧財產權，我國專利法授予專利權人於一定的期間內，享有法律賦予之專利權，排除他人未經其同意而實施其專利。而當他人未經專利權人同意而製造、販賣、為販賣之要約、使用或為上述目的而進口其專利物品時，專利權人得依《專利法》及《民法》請求損害賠償。倘專利侵權案件有爭議，雙方當事人得尋求法律途徑解決。法院在受理發明專利訴訟案件時，依據《專利法》第103條第2項及第3項規定，得囑託司法院指定之侵害專利鑑定專業機構為鑑定。經濟部智慧財產局（以下簡稱「智財局」）為有助於侵害專利鑑定機構提昇作業之正確性，遂提出「專利侵害鑑定要點」供法官於送鑑定時參考。

智財局於2015年草擬的「專利侵害鑑定要點草案」（以下簡稱「2015年要點草案」）中指出，在判斷專利是否有被侵害時，應先解釋專利範圍之文字意義，以合理界定專利權範圍。後比對經文字解釋後之專利技術特徵，及被控侵權對象之技術內容的差別。文字意義解釋的用意在於確認專利是否完全對應表現在被控侵權對象中（文義讀取）。一般常見被控侵權物雖未落入文義讀取的範圍內，惟其僅就其申請專利範圍之技術特徵稍作非實質之改變或替換，基於保障專利權人利益的立場，專利權範圍得擴大至，與專利範圍之技術特徵均等的範圍，而非僅侷限於專利之文義範圍（均等論）。

我國有部分法院見解在判斷被控侵權物是否落入均等範圍時，已採取美國的三步測試法，比較兩者之間是否以實質相同的手段，達成實質相同的功能，進一步判斷是否產生實質相同的結果。值得注意的是，均等論如被過度廣泛應用，勢必將會與智財局公告的專利保護範圍產生衝突，而法院判決並沒有權利擴大專利局核准的專利範圍。因此，均等論與文義讀取皆應建立在全要件原則的基礎上，專利範圍請求項經智財局公告的專利範圍，都被視為決定專利範圍的重要限制，亦即，申請專利請求項中的技術特徵，均用於比對被控侵權對象。

參考資料：

• 專利侵害鑑定要點，經濟部智慧財產局，2004年。
• 專利侵害鑑定要點草案， 經濟部智慧財產局，2015年。
• 專利法。
• 劉尚志、張添榜、陳薈潁，專利均等侵害判斷之判決分析：由美國專利案例觀照臺灣最高法院判決，台灣法學雜誌第219期，2013年，第112-143頁。

專利進步性之判斷（三） —  我國於進步性之原則     專利工程師  /  陳詠容

三、我國專利法對於進步性之判斷準則

對照美國判例所建立之原理原則與我國《專利法》與《專利審查基準》之進步性判斷標準大體上為一致的。我國於在判斷進步性時依循下列步驟^[1]：(1) 確定申請專利之發明的範圍；(2) 確定相關先前技術所揭露的內容；(3) 確定申請專利之發明所屬技術領域中具有通常知識者之技術水準；(4) 確認申請專利之發明與相關先前技術之間的差異；(5) 該發明所屬技術領域中具有通常知識者參酌相關先前技術所揭露之內容及申請時之通常知識，判斷是否能輕易完成申請專利之發明的整體。且判斷時應以專利申請發明整體為對象，綜合考量其是否有動機而明顯結合相關先前技術，包含技術領域、所欲解決之問題、功能或作用的關連性或發明的教示或建議。發明雖經上述判斷不具進步性，惟倘其具有無法預期之功效、解決長期存在的問題、克服技術偏見、獲得商業上的成功，則申請專利之發明仍應視為非能輕易完成。

四、我國判例對於進步性之判斷準則

審視最高法院廢棄智慧財產法院或台灣高等法院之判決或裁定中，最高法院所持判斷爭議專利是否具進步性（非顯而易知）之理由，其主要包含如下[2]：(1) 爭議專利是否具功效之增進；(2) 爭議專利是否係所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術顯能輕易完成；(3) 爭議專利是否為熟習該項技術者所能預期之一般性技術發展；(4) 先前技術所揭露者於欲解決之問題是否提供教示建議或動機；(5) 爭議專利是否可達成不同之功效。其中又以專利是否具功效之增進為主要判斷標準者占大多數，而先前技術對於爭議專利是否提供教示建議或動機則占少數，與美國實務上判斷進步性之準則相符。

而最高行政法院對各引證之考量則係著重於引證案是否教示或揭露系爭專利之技術特徵，未探究引證案是否教示系爭專利所欲解決之問題[3]。此與KFR案中美國最高法院所教示兩原則一致，即應以請求項之客觀範圍為判斷標的，而先前技術與爭議專利所欲解決的問題雖未必完全相同，不能因此即不考慮以引證專利所揭露之技術作為證據。且應設想一位通常知識者在面對問題時，有可能利用的所有解決方式，不應將技術領域侷限於該發明之所屬領域。

• 經濟部智慧財產局 https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

• 專利法逐條釋義
• 專利審查基準
• 經濟部智慧財產局 https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

• 專利法逐條釋義103年9月版
• 專利審查基準2013年版
• 經濟部智慧財產局 https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1
• 經濟部智慧財產局 專利Q&A https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7633&CtUnit=...
• 專利實務論PATENT PRACTICE 第6版 冷耀世編著
• 專利法案例式 修訂第五版 林洲富著

台日優先權電子交換 / 專利工程師林孟萱

• 經濟部智慧財產局 https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1
• 經濟部智慧財產局 臺日專利優先權證明文件電子交換(PDX)作業說明 http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=494460&CtNode=...
• 經濟部智慧財產局 專利Q&A https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7633&CtUnit=...
• 臺日優先權證明文件電子交換作業要點 http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=494908&ctNode=...
• 臺日優先權證明文件電子交換作業Q&A http://www.tipo.gov.tw/sys.content.asp?mp=1&CuItem...

專利與營業秘密 / 專利工程師林孟萱

當有一項發明或創作時，到底應該要申請專利還是要做為營業秘密呢？可以先從專利法以及營業秘密法來了解兩者的定義。

專利法第1條規定：

「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。」

專利法第58條規定：

「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。

物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。

方法發明之實施，指下列各款行為：

一、使用該方法。

二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。

發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。

摘要不得用於解釋申請專利範圍。」

專利的衷旨是為鼓勵大家分享發明與創作，讓後人得以站在前人的肩膀上，從更高的基礎與視野出發，促進各領域的技術發展。而專利權保護期間的排他性則是作為分享發明與創作的報酬。

營業秘密法第1條規定：

「為保障營業秘密，維護產業倫理與競爭秩序，調和社會公共利益，特制定本法。本法未規定者，適用其他法律之規定。」

營業秘密法第2條規定：

「本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：

一、非一般涉及該類資訊之人所知者。

二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。

三、所有人已採取合理之保密措施者。」

營業秘密必須是一封閉族群中的少數人所保有的秘密。祕密所有人必須要妥善並且合理的採取保密措施，若因所有人保護不善致使秘密外洩則不受營業秘密法所保護。(註[1])

專利權人雖享有法律上於其專利權利期間排他性的保障，但必須要公開分享其發明與創作的內容。且當申請之專利為發明專利時，須承擔若該申請案經審查後未成功取得專利，技術內容仍然會於自申請日起算18個月後被公開之風險。即使專利獲准，發明專利的專利權期間是20年，新型專利是10年，一旦過了專利保護期間，任何人都可以無償實施該專利的技術內容。

相對的，營業秘密雖然沒有持有期間的限制，只要一天關鍵技術內容沒有外洩，他人就無從根據可實施該技術內容。但營業秘密持有人必須要盡到妥善管理與保護的責任，否則若因自身管理不善外洩，則無法排除他人製造販賣，甚至無法求償。

現今科技日新月異，早年流行的黑膠唱片、錄音帶，現今已被CD、數位音樂儲存裝置所許帶，像這種具有時效性的技術，建議使用「專利權」來保護。除了時效性之外，還應該要考慮技術是否容易透過「逆向工程」被還原揭露，像是包裝紙盒的折疊方法，可以透過實際物品的拆解、分析了解其步驟，進而複製該方法折疊出一個具有同樣功能的包裝紙盒，這樣的技術也建議使用「專利權」來作保護。

相反地，餐廳醬汁的秘方，若口味受大眾喜歡，極有可能讓餐廳具有成為百年老店的潛力，而就逆向工程的角度來看，要透過品嘗或化學分析就知曉醬汁所有成分的項目以及比例並不容易。因此，醬汁的秘方適合作為營業秘密，可口可樂的配方就是一個最好的例子。

綜合上述，雖然取得專利權與作為營業秘密各有利弊，兩者之間的選擇需視當事人的狀況謹慎權衡，但也並非毫無判斷的依據，筆者建議可以就以下兩點來作簡單評估：

1. 技術內容具經濟價值的時效
2. 技術內容透過逆向工程還原的難易度

註：

[1] 智慧財產權月刊 111 期「營業秘密與專利之抉擇」，作者王瓊忠，97年3月。

參考資料：

• 專利法逐條釋義
• 營業秘密法(中華民國一百零二年一月三十日總統(85)華總一義字第一○二○○○一七七六一號令修正公布)
• 經濟部智慧財產局 https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1
• 智慧財產權月刊 111 期「營業秘密與專利之抉擇」，作者王瓊忠，97年3月。
• 逆向工程分析2014/10/13-李佳翰http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?id=...

發明、新型與設計專利 / 專利工程師林孟萱

專利法第2條規定：

「本法所稱專利，分為下列三種：

一、發明專利。

二、新型專利。

三、設計專利。」

發明專利的定義如專利法第21條規定：

「發明，指利用自然法則之技術思想之創作。」

新型專利的定義如專利法第104條規定：

「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作。」

設計專利如專利法第121條規定：

「設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」

根據專利法之定義，設計專利可明顯區分出與發明專利以及新型專利不同，但發明專利與新型專利皆是利用自然法則之技術思想所產生的創作，其差異為何呢?

經濟部智慧財產局網站的專利Q&A 「發明專利、新型專利、設計專利有何不同？」一文當中提到：「發明專利與新型專利都是保護利用自然法則之技術思想的創作，著重於功能、技術、製造及使用方便性等方面之改進。但發明的標的較廣，包括物質（無一定空間型態）、物品（有一定空間型態）、方法、生物材料及其用途；新型的標的則僅及於物品之形狀、構造或組合的創作。」可以了解到發明的標的物較廣而新型的標的物較侷限。

除此之外，發明與新型專利的審查方式以及專利權期限不同，發明專利需要經過實體審查，審查期間較久，但發明專利權期間是自申請日起算20年較長；新型專利只需經形式審查，審查期間較短專利權期間也較短，新型專利權期間是自申請日起算10年。有些專利申請標的物同時符合發明專利以及新型專利申請要件，此時可權衡需要快速取得專利還是希望有較長的專利權期間來選擇要申請何種專利種類。

下表是發明、新型以及設計三種不同專利類型的比較表：

以玻璃產業為例，請參考下圖，若一玻璃製品的技術內容在於「製程或材料創新」，應申請發明專利；若一玻璃製品的技術內容在於「結構特殊」，則應申請新型專利；若一玻璃製品的特徵在於「外觀獨特」，則因申請設計專利。

參考資料：

• 經濟部智慧財產局 https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1
• 經濟部智慧財產局 專利Q&A https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7633&CtUnit=3732&BaseDSD=7&mp=1
• 專利法——案例式 修訂第五版 林洲富著

專利的排他性 / 專利工程師林孟萱

某甲具有一保溫杯A的專利，該保溫杯包含一具隔熱功能的杯身A1、以及一有隔熱功能的杯蓋A2。某乙具有另一保溫杯B的專利，該保溫杯具有一有隔熱功能的杯身B1、一個有隔熱功能的杯蓋B2以及一可固定於杯蓋上的杯子B3。某乙製造保溫杯B是否會侵害某甲的專利？若某甲觀察到市面上販賣的保溫杯B銷售奇佳，某甲也想製造、販賣保溫杯B，某甲是否會侵害某乙的專利？

以上兩個問題的答案都是肯定的。某乙的專利中，具有隔熱功能的杯身B1與A1是一樣的、具有隔熱功能的杯蓋B2與A2是一樣的。雖然某乙因保溫杯B具有進步性而取得專利權，但保溫杯B落入了某甲的專利中，必須取得某甲的同意才能生產製造、販賣。同樣的，某甲的專利雖然專利範圍涵蓋保溫杯B，但其生產、販賣保溫杯B一樣會侵害到某乙的專利，必須取得某乙的同意才能生產製造、販賣。此時，某甲與某乙可以考慮是否要交互授權來取得雙方的最佳利益。

專利法第58條規定：

「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。

物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。

方法發明之實施，指下列各款行為：

一、使用該方法。

二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。

發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。

摘要不得用於解釋申請專利範圍。」

專利的排他性，是指排除他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口，但不代表專利權人生產製造、販賣該專利權主張之標的物就一定不會侵權，還需要特別注意自己所取得的專利權是否有落入他人的專利當中。換句話說，專利權人擁有的是「排他權」以及在未侵害他人專利權前提下的「實施權」，專利權人無法以自己擁有的專利權來主張並未侵害他人的專利權。

參考資料：

• 經濟部智慧財產局 https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1
• 專利法——案例式 修訂第五版 林洲富著

不予發明專利之項目 / 專利工程師林孟萱

• 專利法逐條釋義103年9月版
• 專利審查基準2013年版
• 經濟部智慧財產局 https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

申請專利範圍(二)：獨立項與附屬項 / 專利工程師林孟萱

一.  請求項之類型

請求項分為獨立項以及附屬項兩種，此兩種請求項僅在記載形式上有差異，對於實質內容的認定並無影響。不論何種類型之請求項之記載，均應以「明確」、「簡潔」以及「為說明書所支持」為原則。

(一). 獨立項

獨立項應敘明申請專利之標的的名稱，以及申請人所認定之必要技術特徵。獨立項所載之必要技術特稱，是該專利申請案之標的與先前技術比對之基礎。

獨立項可使用二段式或其他形式撰寫，二段式撰寫分為「前言部分」以及「特徵部分」，前言部分須包含申請專利之標的以及與先前技術共有之必要特徵，標的名稱須屬於說明書中記載的技術領域，特徵部分應以「其特徵在於」、「其改良在於」或類似用語來敘明有別於先前技術之必要技術特徵。於解釋獨立項時，特徵部分應與前言部分結合來解釋。兩段式撰寫法僅適用於獨立項，附屬項並不適用。

(二). 附屬項

附屬項是依附在在前的另一請求項，包含該請求項之所有技術特徵，並另外增加技術特徵，以進一步限定被依附之請求項。附屬項又分單項附屬項與多項附屬項，單向附屬項是指僅依附在單一請求項之附屬項，多項附屬項是指以選擇形式依附在兩個以上請求項之附屬項。

附屬項之記載應包含「依附部分」以及「限定部分」，依附部分應敘明所依附之請求項之項號以及標的名稱，限定部分則應敘明所依附請求項之外的記述特徵。解釋附屬項時，應包含所依附請求項之所有技術特徵，換句話說，附屬項其實是其所依附之請求項的特殊實施方式。因此，只要被依附的請求項具有「新穎性」以及「進步性」，其附屬項就具有「新穎性」以及「進步性」。

例如，獨立請求項1記載了標的具有A、B、C、D四個限制要件，附屬請求項2依附於請求項1記載了標的物更包含限制要件E，則請求項2實際界定的限制要件應當是包含A、B、C、D、E。另一種形式是，附屬請求項2記載A包含a1及a2，則則請求項2實際界定的限制要件應當是包含a1、a2、B、C、D。

二.  不合規定的請求項記載形式

撰寫請求項時，須注意，不可落入以下不合規定的記載形式

(一). 請求項未以單句為之

通常審查實務時，都是以「句點」進行認定，請求項沒有以「句點」結尾，或是同一請求項中的「句點」為兩個或兩個以上，就會被認定沒有以「單句為之」。

(二). 附屬項未依附在前之請求項

例如，申請專利範圍共4項請求項，而請求項1為獨立項時，請求項2可以依附於請求項1，請求項3可以依附於請求項1或2，請求項4可以依附於請求項1、2或3。若請求項2依附於請求項3或4，請求項3依附於請求項4，都是錯誤而「未依附在前之請求項」。

(二). 多項附屬項未以選擇為之

每一請求項可以同時依附於多個在前的請求項，而成為多項附屬項，但表達形式必須是擇一依附，形成「以選擇為之」。如前例，請求項4可以依附於請求項1、2、3，表達形式必須是「如請求項1、2或3所述的…」，以「或(or)」字構成擇一依附。若寫成「如請求項1、2及3所述的…」，就不符合「以選擇為之」。

(三). 多項附屬項直接或間接依附多項附屬項。

為了避免使多項附屬項的權利範圍解讀變得過度複雜，因此我國規定多項附屬項不能直接或間接依附多項附屬項。

同樣以前例，請求項4可以是「如請求項1、2或3所述的…」，但是需要注意請求項3是否也是屬於「多項附屬項」的形式。若請求項3也是屬於「多項附屬項」（3. 如請求項1或2所述的…），就會構成多項附屬項直接依附多項附屬項的狀態。

實務上容易發生失誤的狀況都在於間接依附多項附屬項。例如，前例中還包含了請求項5及請求項6；請求項5僅直接依附於請求項4，而請求項6為多項附屬項，並且在選項中包含了請求項5，就會構成多項附屬項請求項6間接透過請求項5依附於多項附屬項請求項4。

參考資料：

• 專利法逐條釋義
• 專利法施行細則
• 專利審查基準
• 經濟部智慧財產局 https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

申請專利範圍(一)：請求項之記載形式 / 專利工程師林孟萱

一.前言

對於發明專利以及新型專利而言，專利權人所擁有的專利權範疇，取決於專利申請範圍內所載明的請求項，因此請求項的文字記載是否明確、必要技術特徵是否都有涵蓋，將會影響該專利是否於符合「新穎性」、「進步性」等專利要件，亦會影響取得專利權後，主張專利權時範圍涵蓋是否足夠使用等等。

二. 請求項之記載型式

專利法施行細則第18條、第19條及第20條有規定請求項記載之型式，若違反細則中之規定又未於期限內申復或修正者，可依違反專利法第26條第4項為由，予以核駁。

請求項之記載結構包含前言以及主體，通常使用一連接詞介於其中，前言是描述申請專利之標的，主體是描述技術特徵之關係，連接詞用於連接前言與主體。連接詞有開放式、封閉式、半開放式及其他表達方式。

使用開放式連接詞時，表示不排除請求項中未提及之元件、成分或步驟，如「包含」、「包括」等。開放式連接詞的應用，可以使得被控侵害物/方法附加請求項沒有包含的限制要件時，仍落入請求項的範圍。但相對的，由於範圍相對較大，因此相對容易因為近似/相同前案而不具備「新穎性」、「進步性」。

使用封閉式連接詞時，表示該請求項之標的僅包含請求項所提到的元件、成分或步驟，如「由……組成」。封閉式連接詞的應用，在被控侵害物/方法附加請求項沒有包含的限制要件時，可能不會落入請求項的範圍。但相對的，也容易克服近似/相同前案所帶來的「新穎性」、「進步性」問題。

半開放式連接詞則介於開放式與封閉式之間，是表示元件、成分或步驟之組合中，不排除說明書中有記載而實質上不會影響申請專利之標的主要技術特徵的元件、成分或步驟，如「基本上(或主要 、實質上) 由……組成」。但是，哪些部分屬於開放，哪些部分屬於封閉，往往也必須參酌實施方式的記載，而容易有所爭議。

筆者建議，於初始申請版本盡量使用開放式連接詞，但於說明書實施方式中保留可以支持可以將開放式連接詞修改為半開放式連接詞或封閉式連接詞的記載。

專利申請範圍必須記載該發明或該創作之必要技術特徵且不可省略，非必要之技術特徵可不記載，且不得記載商業效益或非技術性之事項。建議也避免使用已知的註冊商標來對限制要件命名，特別是化學類案件，偶見部分案例使用已知的註冊商標或商品對特定成分命名，這一部分建議避免，以免該項商品停產後對於是否「可據以實施」造成爭議。

申請專利範圍得以一項以上之獨立項表示，項數應配合發明之內容，必要時，得有一項以上之附屬項。獨立項、附屬項，應以其依附關係，依序以阿拉伯數字編號排列。不論是獨立項還是附屬項，皆應以單句為之，即一項請求項只能有一個句點，且句點必須出現在請求項之結尾處。

參考資料：

• 專利法逐條釋義
• 專利法施行細則
• 專利審查基準
• 經濟部智慧財產局 https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

電腦軟體之專利性(三) / 專利工程師林孟萱

四. 電腦軟體專利在我國的現況

我國現行專利法對於電腦軟體相關專利的規範，可視為結合了歐洲與美國的判斷標準。以電腦軟體相關發明作為專利的標的時，須考量其內容是否包含「技術性」以及電腦軟體或硬體是否具有特殊性，是否為「解決問題不可或缺的手段」。

專利法21條中對於發明的定義，必須是利用自然法則之技術思想；專利法逐條釋義中也記載，「自然法則本身」、「單純之發現」、「違法自然法則者」、「非利用法自然法則者」以及「非技術思想者」，不可作為專利之標的。一般認為電腦程式、軟體本身是透過人為計畫安排或是利用數學方法、科學原理所撰寫的程式語言，非屬利用自然法則而產生的技術思想，故不可作為專利之標的。

然而，專利審查基準中提到：「當電腦程式在執行時，若產生超出程式和電腦間正常物理現象的技術功效，則解決問題之手段的整體具有技術性。」也就是說，雖然電腦程式、軟體本身本身不可作為專利之標的，但電腦程式、軟體相關的發明具有技術性時，可認定其符合發明的定義。也就是說不能因申請專利之標僅其中一部分沒有利用自然法則，就認定該標的整體不符合發明的定義。

在判斷標的是否符合專利標的時，必須考量該標的是否只是「單純之資訊揭露」或「簡單利用電腦」。並非在請求項當中，簡單的加入電腦或其他硬體，就可使原本不符合發明定義的標的轉換成符合發明的定義。例如使用者圖形化介面或特殊的資料格式都僅屬於「單純之資訊揭露」並沒有涵蓋到技術內容的部分。而單純的利用電腦取代人工作業，使作業速度加快、正確率提高，這些僅是利用電腦原本固有的能力，亦不可謂符合專利之標的。

判斷時應考量電腦軟體或硬體的特殊性，以及是否是解決問題不可或缺的部分，始可認定整體發明具有技術性。值得注意的是，撰寫專利說明書時，須要在說明說中揭露「演算法」的內容，演算法可使用流程圖、數學運算式、敘述文句或其他方式揭露，不必揭露程式程式碼或細節，但必須使所屬領域中具有通常知識者能瞭解其內容並據以實現，以符合專利的精神。

註：

[1] Article 52 Patentable inventions

   (1) European patents shall be granted for any inventions, in all fields of technology, provided that they are new, involve an inventive step and are susceptible of industrial application.

   (2) The following in particular shall not be regarded as inventions within the meaning of paragraph 1

      (a) discoveries, scientific theories and mathematical methods;

      (b) aesthetic creations;

      (c) schemes, rules and methods for performing mental acts, playing games or doing business, and programs for computers;

      (d) presentations of information.

   (3) Paragraph 2 shall exclude the patentability of the subject-matter or activities referred to therein only to the extent to which a European patent application or European patent relates to such subject-matter or activities as such.

[2]「電腦軟體專利標的適格性之測試法演進—從歐洲觀察美國」，趙慶泠著，智慧財產月刊201期(104年9月)

[3] 35 U.S.C. 101 Inventions patentable.

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

 [4] FWA二步驟測試法中FWA的分別是取 Freeman, Waler, Abele三個案例的簡稱而來。

參考資料：

• 專利法逐條釋義
• 經濟部智慧財產局 https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1
• 「電腦軟體發明專利制度探討─我國與歐洲制度發展的演進」，李清祺/馮聖原著， 智慧財產月刊201期(104年9月)
• 「電腦軟體專利標的適格性之測試法演進—從歐洲觀察美國」，趙慶泠著，智慧財產月刊201期(104年9月)
• 「美國華盛頓大學法學院高階智慧財產研究中心2010 年暑期課程」出國研習報告，作者：專利審查官劉正旭/專利審查官徐孝倫。http://report.nat.gov.tw/ReportFront/report_download.jspx?sysId=C09902773&fileNo=001

專利侵權之損害賠償計算 / 專利工程師林孟萱

在92年專利法修法後，當專利權受到侵害時，只能尋求民事救濟。而依民法的精神，損害賠償是為回復或填補他人所受之損害，使被害人回復至未受損害前之原狀，然而專利權是一種無體財產權，專利權受到的侵害，難以恢復原狀，僅能以金錢賠償。

專利權人對於專利侵權所造成的損害金額，有舉證之責任，但因專利權受到侵害所造成的損害金額判定不易，因此專利法第97條第一項規定了三款計算方式，供專利權人擇一方式計算其損害。

(一). 以該專利權受侵害前後所獲利益之差額作為受損害之金額。

依民法第216條(註[1])，以專利權人所受到的損失作為出發點，依專利權人之物品專利或方法專利所製造之產品，因該侵權行為發生而導致市場銷售量下降、減少獲利所計算出來的金額；若專利權人無法舉證其損害金額，可就其專利權實施之通常可獲之利益，扣除該專利權受侵害後，實施同一專利權所獲得之利益作為受損害之金額。

(二). 依專利侵害人之侵害行為所獲之利益衡量計算受損害之金額。

若將銷售該品項的收入全部視為侵害行為所獲得的利益，是將系爭專利產品視為獨占市場的產品，並不合理。又若侵權行為人對市場通路之掌握或銷售能力極為強大時，而將系爭專利的全部收益作為損害賠償，亦不合理。故應考量實際個案情況衡量計算。

(三). 依授權實施該專利所得收取之合理權利金為基礎計算損害。

若依第一種計算方式，專利權人於訴訟時，應舉證若無侵權行為人之侵權行為，專利權人可於市場上取得更高的授權金，或須舉證因侵權行為人之侵權行為，使專利權人無法將該專利權授權給第三人，始能將該部分的損失作為專利權人損失利益的一部分，於舉證上，有相當之困難。為減輕專利權人所負之舉證責任，故以授權實施該專利所得收取的合理權利金作為損害賠償基礎計算損害。

專利法第97條另有針對故意之侵權行為規定懲罰性賠償。法院可因被害人之請求，依侵害情節，酌定超過損害金額以上的賠償，但以不超過已證明之損害金額的三倍為限。

註：

[1] 民法第216條：

「損害賠償，除法律另有規定或契約另有訂定外，應以填補債權人所受損害及所失利益為限。

依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益。」

參考資料：

• 專利法逐條釋義
• 民法
• 經濟部智慧財產局 https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1
• 經濟部智慧財產局 專利Q&A https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7633&CtUnit=3732&BaseDSD=7&mp=1

侵害專利之請求權 / 專利工程師林孟萱

我國專利法關於專利侵權之規定，原本採用民事、刑事雙重保護。但自90年10月專利法修正後刪除了侵害發明專利的刑事處罰，92年修法又刪除了侵害新型專利以及侵害設計專利的刑事處罰。自此侵害他人專利已無刑事責任，只有民事責任。

專利法第96條規定了侵害專利權之請求權，專利侵權的民事救濟方式分為「除去、防止侵害」以及「損害賠償」兩種類型。「除去、防止侵害」之請求不以行為人主觀上有故意或過失為必要，只要滿足客觀上有侵害之事實或侵害之虞即可主張該請求。「損害賠償」之請求則必須以行為人主觀上有故意或過失為必要。針對「除去、防止侵害」之請求，對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具，專利權人或專屬授權人可請求銷毀或作其他比要之處理。

基本上，專利權人以及專屬被授權人在被授權範圍內對於侵害其專利權者，皆可請求「除去、防止侵害」或「損害賠償」。依目前規定，專屬授權人可以獨立起訴侵權行為人，不須在專利權人被通知且不請求民事救濟後才能提起訴訟。

一般而言，在專利申請案未取得專利權之前，製造該物品者不負侵權責任，但若違反專利法第41條所規定，專利申請人於專利申請案公開後曾以書面通知仍繼續為商業實施者，以及明知該申請案已公開，仍於公告前繼續為商業實施者，專利權人於該專利獲准公告後得請求適當之補償金。

因專利侵權之性質等同於民事侵權行為，故專利侵權的請求權期限如民法第197條(註[1])所規定，「損害賠償」的請求權，自請求權人知道有專利侵權行為及賠償義務人起，2年間不行使而消滅，或自侵權行為開始超過10年不行使也會消滅。「除去、防止侵害」的請求權，則依民法第125條(註[2])所規定，於15年內不行使則消滅。而針對違反專利法第41條之補償金請求權，自公告日起，二年間不行使則消滅。

註：

[1] 民法第197條：

「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅，自有侵權行為時起，逾十年者亦同

損害賠償之義務人，因侵權行為受利益，致被害人受損害者，於前項時效完成後，仍應依關於不當得利之規定，返還其所受之利益於被害人。」

[2] 民法第125條：

「請求權，因十五年間不行使而消滅。但法律所定期間較短者，依其規定。」

參考資料：

• 專利法逐條釋義
• 民法
• 經濟部智慧財產局 https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1
• 經濟部智慧財產局 專利Q&Ahttps://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7633&CtUnit=3732&BaseDSD=7&mp=1

臨時案制度與我國現有制度之比較 / 專利工程師林孟萱

一. 前言

我國目前並無如美國或澳洲有臨時案制度，可供申請人使用簡單的技術文件取得申請日。相較於臨時案，我國目前有「國內優先權」以及「以外文本提出申請案」的制度可供申請人利用。

二. 我國現有制度與美國、澳洲臨時案制度比較

以外文本提出專利申請 / 專利工程師林孟萱

 一. 前言

為顧及申請人權益，讓申請人可以儘快取得申請日，申請專利時，可使用外文本提出說明書、申請專利範圍以及圖式，但須於專利專責機關指定之期限內補正中文本，才可以外文本申請之日為申請日。

二. 外文本之規定

(一). 語文限制：外文本以阿拉伯文、英文、法文、德文、日文、韓文、葡萄牙文、俄文或西班牙文9種語文為限。

(二). 外文本包含內容：說明書、至少一項請求項以及必要之圖式。

(三). 不可變動外文本之內容：外文本之提出是取得申請日之根據，故不得修正。

(四). 中文本之補正期間：發明和設計專利申請案的中文本補正期間為4個月，新型專利申請案的中文本補正期間為2個月；申請人可請求延期補正，但最長延到申請時起6個月止。

三. 審查以中文本為對象

以外文本提出的專利申請案， 審查時，專利專責機關是依中文本內容進行審查，原則上不會主動比對外文本與中文本的內容，只有在認為中文本內容可能超出外文本所揭露之技術範圍時，才會比對兩者之內容差異。若中文本語意不明或不合理時，由前後文內容或依該技術領域之通常知識可判斷者，審查時無須比對外文本，僅通知申請人提出一般修正。若依中文本無法判斷其正確內容時，亦無須比對外文本，該申請案會被以違反專利法第26條規定為由，通知申請人進行申復。

因外文本是取得專利申請日的依據，即專利實體要件「新穎性」、「進步性」、「擬制喪失新穎性」以及「先申請原則」的判斷依據是根據此日期作標準，故中文本的內容不可超出外文本所揭露之範圍，若中文本超出外文本所揭露之範圍，應以訂正本取代訂正前之中文本。因外文本使用的外文種類不同，於審查必要時，專利專責機關會通知申請人提出中文本與外文本的比對說明；申請人提出誤譯訂正時，也應提供比對說明供審查人員作參考。

參考資料：

• 專利法逐條釋義
• 專利審查基準
• 經濟部智慧財產局  https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1
• 經濟部智慧財產局 專利Q&A  https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7633&CtUnit=3732&BaseDSD=7&mp=1