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專利與營業秘密 / 專利工程師林孟萱

當有一項發明或創作時，到底應該要申請專利還是要做為營業秘密呢？可以先從專利法以及營業秘密法來了解兩者的定義。

專利法第1條規定：

「為鼓勵、保護、利用發明與創作，以促進產業發展，特制定本法。」

專利法第58條規定：

「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。

物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。

方法發明之實施，指下列各款行為：

一、使用該方法。

二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。

發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。

摘要不得用於解釋申請專利範圍。」

專利的衷旨是為鼓勵大家分享發明與創作，讓後人得以站在前人的肩膀上，從更高的基礎與視野出發，促進各領域的技術發展。而專利權保護期間的排他性則是作為分享發明與創作的報酬。

營業秘密法第1條規定：

「為保障營業秘密，維護產業倫理與競爭秩序，調和社會公共利益，特制定本法。本法未規定者，適用其他法律之規定。」

營業秘密法第2條規定：

「本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊，而符合左列要件者：

一、非一般涉及該類資訊之人所知者。

二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。

三、所有人已採取合理之保密措施者。」

營業秘密必須是一封閉族群中的少數人所保有的秘密。祕密所有人必須要妥善並且合理的採取保密措施，若因所有人保護不善致使秘密外洩則不受營業秘密法所保護。(註[1])

專利權人雖享有法律上於其專利權利期間排他性的保障，但必須要公開分享其發明與創作的內容。且當申請之專利為發明專利時，須承擔若該申請案經審查後未成功取得專利，技術內容仍然會於自申請日起算18個月後被公開之風險。即使專利獲准，發明專利的專利權期間是20年，新型專利是10年，一旦過了專利保護期間，任何人都可以無償實施該專利的技術內容。

相對的，營業秘密雖然沒有持有期間的限制，只要一天關鍵技術內容沒有外洩，他人就無從根據可實施該技術內容。但營業秘密持有人必須要盡到妥善管理與保護的責任，否則若因自身管理不善外洩，則無法排除他人製造販賣，甚至無法求償。

現今科技日新月異，早年流行的黑膠唱片、錄音帶，現今已被CD、數位音樂儲存裝置所許帶，像這種具有時效性的技術，建議使用「專利權」來保護。除了時效性之外，還應該要考慮技術是否容易透過「逆向工程」被還原揭露，像是包裝紙盒的折疊方法，可以透過實際物品的拆解、分析了解其步驟，進而複製該方法折疊出一個具有同樣功能的包裝紙盒，這樣的技術也建議使用「專利權」來作保護。

相反地，餐廳醬汁的秘方，若口味受大眾喜歡，極有可能讓餐廳具有成為百年老店的潛力，而就逆向工程的角度來看，要透過品嘗或化學分析就知曉醬汁所有成分的項目以及比例並不容易。因此，醬汁的秘方適合作為營業秘密，可口可樂的配方就是一個最好的例子。

綜合上述，雖然取得專利權與作為營業秘密各有利弊，兩者之間的選擇需視當事人的狀況謹慎權衡，但也並非毫無判斷的依據，筆者建議可以就以下兩點來作簡單評估：

1. 技術內容具經濟價值的時效
2. 技術內容透過逆向工程還原的難易度

註：

[1] 智慧財產權月刊 111 期「營業秘密與專利之抉擇」，作者王瓊忠，97年3月。

參考資料：

• 專利法逐條釋義
• 營業秘密法(中華民國一百零二年一月三十日總統(85)華總一義字第一○二○○○一七七六一號令修正公布)
• 經濟部智慧財產局 https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1
• 智慧財產權月刊 111 期「營業秘密與專利之抉擇」，作者王瓊忠，97年3月。
• 逆向工程分析2014/10/13-李佳翰http://www.digitimes.com.tw/tw/dt/n/shwnws.asp?id=...