眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

簡介專利申請案檢索報告 / 專利工程師 林孟萱

一. 檢索報告之目的

專利申請案檢索報告是用來記錄實體審查的過程中，審查人員認為與申請案請求項相關之文獻段落，關聯之程度與種類會使用關聯性代表加以標註。檢索報告無須申請，通常該報告會與「審查意見通知函」或「核准審定書」一同寄給專利申請人。

二. 何時不會有檢索報告

當申請案之全部請求項或部分請求項有下列情事者，會先以「審查意見通知函」通知申請人，待申請人於期限內提出可排除下列情事之申復說明或修正說明書後，才會於後續審查程序檢附檢索報告，否則將直接進行審定。

• 發明為非利用自然法則之技術思想之創作者。（專利法第21條）
• 為專利法規定不予發明專利者。（專利法第24條各款）
• 專利說明書發明說明未明確且充分揭露發明技術特徵內容，導致無法瞭解發明內容者。(專利法第26條第1項)
• 為非可供產業上利用之發明者。(專利法第22條)
• 與另一發明或新型專利申請案為相同之發明。(專利法第31條)
• 不符發明單一性規定者。(專利法第33條)
• 實質上非為兩個以上之發明而為分割申請，該分割案以不符分割之實體要件處分不准分割時。(專利法第33條)
• 申請專利所為說明書、申請專利範圍或圖式之修正內容，超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍者。（專利法第43條第2項）

此外，檢索報告是實體審查制度下的產物，故未經實體審查之新型專利，不會有專利申請案檢索報告。

三. 關聯性代碼之意義

關聯性代碼通常會在專利申請案檢索報告最下方作說明，代碼意義如下：

代碼X：單獨引用即足以否定發明新穎性或進步性之特別相關文獻。

代碼Y：結合一篇或多篇其他文獻下，足以否定發明進步性之特別相關文獻。

代碼A：顯示一般技術水平而不能否定發明新穎性或進步性之文獻。

代碼D：申請案之說明書中已記載之文獻。

代碼E：申請在先、公開/公告在後之本國專利文獻。

代碼O：關於口頭揭露、公開使用、販賣或展覽陳列之文獻。

代碼P：介於申請日與優先權日間公開之文獻。

代碼L：其他理由所引用之文獻。如違反專利法第31條規定先申請原則及一案兩請之專利文獻及其他文獻。

四. 結語

由專利申請案檢索報告可看出審查人員對該專利申請案是否具可專利性之意見。於申復答辯時，須根據檢索報告所列出之不具新穎性、進步性或其他不具專利性之相關項目文獻進行分析、提出資料佐證或修改申請專利範圍，來使得專利申請案符合「新穎性」、「進步性」、「擬制喪失新穎性」與「先申請原則」。

參考資料：

專利法逐條釋義

專利審查基準

經濟部智慧財產局 專利Q&A

https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7633&CtUnit=3732&BaseDSD=7&mp=1

新型專利技術報告與舉發之比較 / 專利工程師 林孟萱

一. 前言

新型專利技術報告僅供作為新型專利之權利行使與技術利用之參考，並無行政處分，故無法律上之效力；若認為新型專利有不應准予專利之事由者，應循「舉發」途徑，其審定結果始具法律效力，除了新型專利之外，舉發還適用於發明專利與設計專利。

二. 比對內容之差異

新型專利技術報告制度是為協助社會大眾判斷僅經形式審查之新型專利是否符合實體要件，故僅針對「新穎性」、「進步性」、「擬制喪失新穎性」與「先申請原則」逐一比對。舉發除了比對實體要件之外，尚包括(註[1])專利法第71條(發明專利舉發事由)、專利法第119條(新型專利舉發事由) 、專利法第141條(設計專利舉發事由)：

1. 非共同申請。
2. 非屬利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作。
3. 有妨害公共秩序或善良風俗。
4. 非可供產業上利用之新型。
5. 說明書未明確且充分揭露，而無法據以實現申請專利之創作；申請專利範圍未以明確、簡潔之方式記載，或未為說明書所支持。
6. 改請、分割、修正、更正超出申請時原說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。
7. 補正、誤譯訂正、取得專利權後之誤譯訂正超出申請時外文本所揭露之範圍。
8. 更正、取得專利權後之誤譯訂正實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

三. 救濟方式之比較

若專利權人對「舉發」審定結果不服，可依訴願法提起訴願。然而，在新型專利技術報告的部分，依現行制度，專利權人只能在專責機關發出「技術報告引用文獻通知函時」，於期限內回覆說明或提供資料供調查比對，假若專責機關仍不認同專利權人的觀點，目前無法依循行政救濟的管道，但可考慮以下幾種方法：

1. 依行政訴訟法第8條(註[2])提起一般給付訴訟
2. 若專利技術報告中的引用技術文獻是專利，可備齊相關文件、證據，對該專利提出舉發，於該專利被撤銷後，再次提出專利技術報告，但此舉申請人之新型專利會有被撤銷之風險。

四. 新型專利技術報告與舉發的比較列表：

註：

[1]資料來源：新型專利技術報告答客問，問13。

[2]行政訴訟法第8條：

「人民與中央或地方機關間，因公法上原因發生財產上之給付或請求作成行政處分以外之其他非財產上之給付，得提起給付訴訟。因公法上契約發生之給付，亦同。

前項給付訴訟之裁判，以行政處分應否撤銷為據者，應於依第四條第一項或第三項提起撤銷訴訟時，併為請求。原告未為請求者，審判長應告以得為請求。」

參考資料：

專利法逐條釋義

專利審查基準

經濟部智慧財產局 專利技術報告答客問https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7097&CtUnit=3535&BaseDSD=7&mp=1

經濟部智慧財產局 專利Q&A

https://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=7633&CtUnit=3732&BaseDSD=7&mp=1

中鈺國際專利商標事務所 法律：論「新型專利技術報告」王文宏、陳昱仁

http://chungchuan.com.tw/detail.php?a_id=110

淺談新型專利技術報告 (2013年7月)  許家華律師

http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=536&stat=y

最高行政法院 行政訴訟審判權及類型

http://tpa.judicial.gov.tw/?struID=1&cid=14

先申請原則與一案兩請 / 專利工程師 林孟萱

一. 前言

根據專利法第58條所規範，發明專利權之效力，「專有排除他人未經同意而實施該發明之權。」專利權是一種具有排他性的權利，一項發明只能授予一項專利權。

二. 先申請原則

專利法第31條揭露了專利的先申請原則，先申請原則是指當相同發明有2個以上的申請案時，即使所有的申請案都符合專利核准要件，也僅得就最先申請者准予發明專利，除非後申請者所主張的優先權日早於先申請者的申請日。所謂相同發明，是指兩個以人的申請案間任一請求項所記載之發明相同者。

若2個以上的專利案的專利申請日、優先權日為同日，而申請人不同時，必須於期限內協議專利權的歸屬，若協議不成，則均不予專利。若2個以上的專利案的專利申請日、優先權日為同日，而申請人亦為相同人時，應通知申請人限期擇一申請，期限內未擇一申請者，均不予專利。

三. 一案兩請

自102年6月13日之後，基於保障申請人權益，依據專利法修法後第32條之規定，同一申請人得於同一日分別為相同創作提出發明專利與新型專利的申請，但須於申請時分別申明。若該創作是主張優先權而取得同一申請日時，則此優先權日不須在102年6月13之後。

因發明專利與新型專利的審查制度與專利權期間不同，申請人可於取得新型專利權之後，先以不須經過實體審查之新型專利權保護該創作之技術內容，等發明專利公告後，接續以專利權期間較長的發明專利權作為技術之保護，來達到權利的接續，而新型專利權將於發明專利權公告之日起消滅。若未於申請時分別就兩申請案各自聲明有一案兩請之情事(包含僅其中一案聲明)者，當其中一案已公告且他案並無不准專利之事由者，應限期擇一申請，於期限內未擇一申請者，兩案將均不予專利。

專利法第32條於102年的修法，可彌補部分因實體審查期間較長而造成之專利權之損失。然務必於申請專利時，依法條規定提出符合「權利接續」之要件之申請，才不會辜負修法者之美意。

　參考資料：

專利法逐條釋義

專利審查基準

經濟部智慧財產局 https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

    設計專利保護的對象是物品的外觀，以相同概念做的設計，如相同主題的餐具、工具，或為了較好的視覺效果功能進行改良的設計，由於外觀上擁有的相同的基礎特徵，在申請專利時可採用衍生設計來進行保護，相對於原設計案，法規對於衍生設計亦有相應的規定及限制。

    發明專利申請在案件提出後須要經過實體審查判斷其可專利性，由於台灣的專利是先申請原則，因此在審查人員在判斷可專利性時會檢視該申請案請求的技術內容是否已被其他先申請案揭露，為此，能夠替申請案取得較早的基準點對於發明專利申請案是越好。

    為使國內的發明專利申請案與國外專利申請案享有相同的優惠，國內申請案亦設有優先權制度，依專利法第30條第一項之規定，申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型，主張優先權。

    若是在一發明專利申請案申請之後，根據其技術有新的改良可使用先申請案做基礎提出新的申請案，但因為在後的申請案已揭示基礎案的技術，此時先申請的基礎案雖然視為撤回，但後申請案利用此制度可申請前案未揭露的技術，擴大請求能保護的範圍。而欲以先申請案做優先權提出一件新申請案，新申請案的優先權期限以先申請案的申請日後起算不超過12個月，因此在優先權期限將屆滿之前，提出後申請案主張基礎案之優先權日，實際上將專利權保護期限延長1年。

    主張國內優先權可有效延伸審查時的判斷時間基準，但須注意若申請案是已經進行分割或者是改請，申請人無法將之當作優先權提出新申請案，而於一申請案中主張二項以上優先權時，其優先權期間之計算以最早之優先權日為準，固然提出優先權有延伸保護的效果，但是否能夠提出也須特別小心。

參考文獻：中華民國專利法

    一件發明專利案必需經過實體審查才有機會被官方准予，且經過繳納必要費用以及公告之後始獲得專利權，僅僅只是經過申請使之登記在案不能夠獲得專利權，享有專利權的保障。

    日前台中某間以黑糖鮮奶聞名的飲料店，以該店已註冊商標以及已對於其配方提出專利申請，敬告同業或他人請勿模仿，然而專利權是否真的如此恐怖以及秘方是否如同業者如此所說，只要提出申請就能獲得完全的保護。

    參考專利法對於保護標的的解釋是保護專利要件之創作並給予一段期間之排他權利，防止智慧財產結晶遭人仿冒、盜用，藉以保障個人或企業因創作所投下之資本風險，鼓勵投入研發，而只要符合形式審查的要件，不論是三種專利中的任一種，均可取得申請日並使之登記在案。若該店申請是發明專利，在一般狀況下會因為早期公開制度在18個月後被智慧財產局公開，至於請求內容的可專利性還要經過實體審查才有機會被准予；食物飲品的決勝點在於口味，獨家秘方在真正被授予權利之前即被公眾知悉，他人即可針對該請求內容做改良變化，如此一來申請內容反而有機會被競爭對手利用或使競爭者增加，在未取得專利權之前即會出現風險。而專利是屬地主義，若提出他國專利申請卻未在本國提出，在競爭對手營業範圍僅限於國內的條件下，則不能有效嚇阻對手在國內實施專利相關技術。

    數月前媒體曾經報導，部分新型專利將專利名稱冠上宣稱醫療功效的用字，以達到某種程度的廣告效果，針對此現象目前智慧財產局已有公告說明。

    新型專利之專利權，經過申請提出之後，在規格上符合形式審查的規定即會准予專利，雖然可以向智慧財產局申請技術鑑定報告，但報告依舊是判斷新型專利的可專利性，簡而言之，專利法所討論與規範的是某項技術的創新程度與保障創作人在一定時間內實施創作的權利。然而醫療相關業務管理，其中央目的事業主管機關是衛生福利部，因此新型專利商品化後之產出是否具有療效，乃受到醫藥相關法令管轄，智慧財產局不會對於產出物品是否有醫療功效進行任何審查。

    倘若新型專利之名稱涉及醫療廣告效果，其法規之適用應回歸到醫療法之範疇，文字內容須符合醫療法各條中對於醫療廣告的各項規定，因此申請人在申請此類新型專利時，除了要考量是否具有可專利性之外，也須注意名稱用字跟商品之間的結合，是否已觸及法規中與招徠醫療業務相關的描述，而未來智慧財產局若遇到相關新型專利申請也會附帶相關提醒，以避免申請之後產生其他法律事件。同智慧財產局所公告，一般民眾對於此類說明有所疑慮，可以向主管機關主動詢問，以免因為不實的廣告造成損失。

    台灣幅員狹小，在無法以美中模式進行大面積耕作之下，長久以來，台灣的農產銷售是以高經濟型作物作為主力，並致力於農業生產技術與品種的改良，產出許多精良且外銷口碑好的稻作與花卉，而當中產出植物品種的技術及植物本身是否可以申請專利，曾經在我國專利法修法討論中引起紛爭。

    根據台灣專利法第24條之規定，動、植物及生產動、植物之主要生物學方法為法定不予發明專利的項目，以生產植物之主要生物學方法為例，若某發明申請中有包含以植物之雄性與雌性雜交產生一種新物種的生物學方法步驟，則依法此發明將無法獲准專利，但此等方法是農業技術改良中常見的手段，因此目前諸如此類的產出仍然仰賴植物品種及種苗法，以申請品種權的方式保護。依照植物品種及種苗法第12條之規定具備新穎性、可區別性、一致性、穩定性及一適當品種名稱之品種，得依本法申請品種權，而當中之新穎性，指一品種在申請日之前，經品種申請權人自行或同意銷售或推廣其種苗或收穫材料，在國內未超過一年；在國外，木本或多年生藤本植物未超過六年，其他物種未超過四年者。

    而對照植物的生物學生產方法不得申請專利，若方法是以基因改良方式修改植物特性，雖產出的植物特性與原生種已不同，因不涉及生物學之生產方法，此等專利仍可以被准予專利。

    檢視目前對於動植物專利完全開放的國家，如美國、紐西蘭，在農牧業上除了具有龐大的生產規模，相關產業亦有企業化與國際化的經營，反觀完全不開放的國家，如挪威、泰國，則是農業技術已成熟但在產能或品種上不夠強勢，不足以抵抗集團壟斷，而我國目前亦依循相同的脈絡，不開放此等專利權，惟專利權與品種權保護的客體並不相同，期待未來能夠邁向與日本或美國腳步，使農業技術相關專利能夠擁有多重的保障。

    設計專利以物體的外觀而言可擴及造型、花紋與色彩，乍看之下能夠提出的申請應是自由廣泛，但有四類設計雖可應用於物品外觀之上，卻因為其設計之基本概念本質上不具創新意義或因為其他法規的規定，已明訂無法被准予設計專利。

    以創新的角度，若造形設計僅只是為了對應物品的功能或其他物品之功能，而不是以視覺訴求做出發點，則此設計即不符合設計專利的標的，例如：滑軌之凹槽、齒輪上的齒槽等，由於前述設計相對於其他物品屬必然匹配的基本形狀，是單純的功能性設計而不得准予專利，此外，積體電路或電子電路布局除了是單純的功能性設計之外，亦同時受到「積體電路電路布局保護法」規範，因此在專利法之中特別將此類設計排除。然而，使用於物品上的色彩配置可以申請設計專利，但單純的美術創作原則上不屬於能被准予設計專利之標的，以能被產業生產利用做為考量，設計須能夠實際應用在物品之上且能透過生產程序重複再現，因此若藝術創作能應用於物品且能被重複大量製造，則此設計亦得准予專利。

    專利法第27條所稱的「生物材料」在92年的修法前原是稱作「微生物」，但由於專利法所指微生物的定義與生物學界之間有所落差，為避免因為定義上不同引起的爭議，在參考各國法規之後修訂為生物材料。

    依照目前智財局公佈的資訊，生物相關發明之生物材料指有遺傳訊息，並可自我複製或於生物系統中複製之任何物質，而示例包括載體、質體、噬菌體、病毒、細菌、真菌、動物或植物細胞株、動物或植物組織培養物、原生動物、單細胞藻類等；然而，法規中對於相關領域人員已能夠透過一般的手段輕易取得之生物材料亦有免寄存的規則，若此等材料已是商業上公眾可購得，如麵包酵母等、申請前已保存於具有公信力之寄存機構且已可自由自由分讓、相關領域之人員根據說明書的揭露不須過度實驗即可製得，則不需要另行寄存。而具有公信力之機構以國內而言，目前是承辦專利申請之生物材料寄存業務的財團法人食品工業發展研究所，國外機構則依布達佩斯條約寄存於國際專利組織指定的寄存機構。

    關於需要提出寄存證明的時間，若申請人在未主張國際優先權之情況下未於提出申請前寄存，最遲應於申請日將生物材料寄存且必需在申請日後四個月檢送寄存文件，而在主張國際優先前之情況下，除必需最遲在申請日時寄存外，須於最早優先權的16個月以內檢送寄存文件。

    我國對於申請生物材料相關或利用生物材料創作之發明，在形式上除了要符合專利申請要件之外，對於生物材料另外設有寄存相關的規定。生物材料之發明有別於一般的申請，須兼顧公開性、再現性及菌種活性之穩定，且未於申請前寄存於寄存機構，則有說明書揭露不完整之疑慮，影響到發明的可專利性。

       目前國際間依循1977年簽訂的布達佩斯條約，只要生物材料寄存於條約承認之國際寄存機構之一，在締約國提出申請時，即不用在該國國內寄存生物材料。然而由於我國非屬締約國之一，無法援引該條約之規定，因此為滿足說明書必須充分揭露的專利要件，我國專利法特於第27條之中規定與專利有關的生物材料寄存規定，根據其內容，申請人應在我國專利專責機關指定的寄存機構寄存生物材料，以確保該申請在准予專利之後，任何第三人都能夠基於研究實驗目的得以自由分讓該相關生物材料，以符合專利法對於生物材料相關規定之要求。

    雖然我國礙於國際關係，無法受惠於跨國合作條約，但不表示台灣與國際間的合作完全脫節。目前台灣與日本基於長期的友好關係與密切的貿易往來，已於2015年6月18日正式啟動台日專利程序上生物材料寄存互相合作，申請人在台灣或日本申請生物材料的專利，可選擇台灣智慧財產局或日本特許廳所指定的機構作寄存，並在規定期間內檢送該寄存機構出具之寄存證明文件，則台日雙方均會承認寄存的效力，且透過此合作關係，不僅我國人可至日本寄存機構申請分讓，日本人亦可至我國申請分讓。

    本國申請人到外國申請如遇到需要生物寄存之情況，在申請程序上需要留心的事項與日程拿捏較為繁複且耗去的成本較多，雖然目前僅台日之間有合作關係，盼日後與其他國家之間也能夠建立起類似的橋樑，讓申請人在申請生物材料相關的發明時更加地便利。

參考資料：台灣專利法、臺日專利程序上生物材料寄存相互合作問答

    台灣的專利類型分為發明、新型與設計三種，其中發明與設計從命名大致可以猜得各自保護的標的，唯獨「新型」從字面上難以窺探其意義。

    利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作乃專利法第104條對於新型的基本定義，所謂的利用自然法則之技術思想，與發明專利相同，指的是利用自然界中固有的規則所產生的創作，而此一創作之物品必需有確定的形狀且佔據一定空間，也就是有具體的形體，且外觀上，物品的形狀必須是可以觀察到其空間輪廓或形態，例如一張椅子或者是一個粉餅盒。除了外觀輪廓之外，物品實質上的結構或者內在的構造也符合新型的定義，此構造亦包含電路構造在內，然而由多種能獨立運作的機構為了特定目的聯合設置而成，即為新型定義中的組合，像是鍋蓋與鍋子之組合。

    新型專利保護的標的是以有實質形體的物品而言，因此涉及方法及用途的創作並不屬於新型專利的保護標的，例如：一種備製食用酵母的方法。而新型專利定義之形狀必需是能夠確實觀察到其外觀，因此氣態、液態、粉末狀、顆粒狀等不具確定形狀之物質或組成物，都不符合形狀創作的定義。以結構而言，牽涉物質之分子結構或組成物之組成，例如僅涉及其化學成分或含量變化的藥品或食品之創作，不屬於新型之中結構創作所保護的標的。此外，新型專利保護標的亦排除動物、植物、微生物以及其他生物材料。

    台灣專利法所定義的三種專利型態各自擁有其能夠囊括保護的範圍，至於是否能夠採取其中一種就能獲得最大的保護並沒有一定的答案，尚須端看創作者如何規劃運用，新型專利具有能夠快速獲准的特性，若申請人對於發明專利其申請與獲准之間的空窗有所顧慮，可考慮安排同時提出申請發明與新型專利的一案兩請方式，根據現今專利法，若一案兩請的發明專利於其對應的新型專利之後獲准，兩者的專利權將能夠無縫接續。

參考資料：台灣專利法

髮型可否申請取得專利？                   

             實習律師   蘇思鴻

美髮設計師甲依其數年來的美髮經驗，設計一款獨一無二的超炫髮型，為了使此款髮型受到保護，於是向智慧財產局申請專利，某甲可否取得專利權？

爭點解析
髮型如果可以取得專利，究係取得何種專利？髮型是否符合發明的定義及專利要件而取得專利權？依我國專利法第2條規定，專利可分為發明、新型、設計等三種，而依同法第104條規定，新型，指利用自然法則對物品之形狀、構造或組合之創作。同法第121條第1項規定，設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。第2項規定，應於於物品之電腦圖像及圖形化使用者介面，亦得依本法申請設計專利。從上開條文可知，新型及設計專利皆係對物品為創作，髮型設計非物品的創作，原則上此兩種專利就先予排除，而發明專利類型又可分為物之發明、方法發明及用途發明，髮型設計依其性質最有可能取得方法發明專利，那麼進一步深究，髮型設計是否符合發明定義及專利要件。專利法第21條規定，發明，指利用自然法則之技術思想之創作。所謂自然法則，為人類觀察自然界所得之規則。例如：虎克定律、牛頓運動定律。又技術思想，為人類解決問題所提出之技術方案，例如：為解決削鉛筆的麻煩而提出免削鉛筆或自動鉛筆。髮型設計非利用自然法則之技術思想之創作，純粹係個人的天份加上日積月累的技巧所形成的技能，既然髮型非發明類型，即毋庸討論其是否符合專利要件而受專利法保護之必要。〈專利要件為產業上利用性、新穎性及進步性〉

結論
根據前述，髮型因非利用自然法則之技術思想之創作，非發明類型，亦非新型、設計類型，不得取得專利權。除此之外，筆者認為依專利法第1條的立法意旨來解析，倘設某人早已設計出與甲相同之髮型設計，只因偶然由甲率先提出申請進而取得專利權，導致該人因而侵害專利權，此種結果未免過苛；況髮型千百種，雷同者所在多有，賦予某人專利權，使其享有獨占排他的地位，無疑阻礙產業發展。同時髮型設計往往係由美髮師觀察諸多的髮型所得靈感啟發而來，會造成雷同甚至相同，並不令人感到意外，如因此需給付授權費，反而增加人民經濟上的負擔，此顯非立法所由設之目的。

Summary of Taiwan Patent Act

(Amended on January 22, 2014; entered into force on March 24, 2014)

Patent Attorney Jerome, Chih-Hsin, Lin

Category of Taiwan Patent:

l   Invention patents

l   Utility model patents

l   Design patents

Definition of Each Category of Taiwan Patent:

l   Invention patent

³  any creation of technical concepts by utilizing the rules of nature

l   Utility model patent

³  any creation of technical concepts by utilizing the acts of nature, in respect of the form, construction or installation of an article

l   Design patent

³  any creation made in respect of the shape, pattern, color, or combination thereof of an article through eye appeal

Duration of Patent Term:

l  Invention patent: 20 years from the date of application

l  Utility model patent: 10 years from the date of application

l  Design patent: 12 years from the date of application

Ownership of Patent:

l   the owner of the right to apply for patent shall mean any inventor, creator or his/her assignee or successor

l   the right to apply for patent and the patent right shall be vested in an employer, if the patent is made by an employee in the performance of his/her job duties, provided that if there is any covenant otherwise provided for in an agreement, such covenant shall prevail.

Application:

l   A patent agent/attorney shall be designated if the patent applicant has no residence or business office in Taiwan

l   Document required: an application form, a specification (with all necessary drawings), a Power of Attorney (if a Patent Attorney/Agent is designated)

l   Requirements to obtain a date of application: the day which the application form, the specification and necessary drawings are fully submitted

l   The specification and all necessary drawings can be written in a foreign language, and the Chinese translation thereof must be supplemented prior to date specified by the Patent Authority

Patentability Requirements:

l   Invention patent/ Utility Model:   　

³  Industrially Applicable

³  Novelty:
No prior art published, put to public use, or known to the public prior to date of application

³  Inventive Step (Non-obvious):

The application can not be easily accomplished by a person having ordinarily knowledge in the art based on prior art

l   Design Patent:

³  Industrially Applicable

³  Novelty

³  Creativity:

The design patent application ca not be easily conceived by ordinarily skilled persons in the relevant art based on existing prior art

Foreign Priority : 　

l   An application can claim the priority of a first patent application in a member region of the World Trade Organization (WTO) within 12 months (6 months for a Design Patent application) from the first filing date

³  An application can claim the priority of a PCT application

³  A PCT application CAN NOT claim the priority of a Taiwan patent application

³  Please note that Taiwan is NOT a contracting member of PCT. Thus, an applicant CANNOT file a Taiwan patent application by entering national stage via the PCT system. The applicant has to directly file an application in Taiwan with or without Claiming Priority for a foreign application.

³  An application can claim the priority of a EPC application, and vice versa

Domestic Priority:

l   An Invention/ Utility Model patent application can claim the priority of a prior Invention/ Utility Model application within 12 months from the application date of the prior application

³  The prior Invention/ Utility Model application must be a first filing application in this country without claiming a foreign/domestic priority

³  The prior patent application shall be deemed having been withdrawn after 15 months from its filing date

Unpatentable Subjects:

³  Animals, plants, and essentially biological processes for production of animals or plants

³  Diagnostic, therapeutic or surgical operation methods for the treatment of humans or animals

³  Contrary to public order, morality or public health

Examination:

l   Invention patent

³  Pre-grant Publication: the application will be laid-open after a period of 18 months from the application date

³  substantive examination

³  a request and fee for substantive examination must be filed and paid within 3 years from the date of application, otherwise the invention patent application shall be deemed withdrawn

l   Utility model patent

³  Formality examination

³  a request for examination is not required

l   Design patent:

³  Mandatory (substantive) examination

³  a request for examination is not required

Patent term extension:

l   an extension of a patent term for 2 to 5 years

l   In the case of invention patents covering:

³  Pharmaceuticals

³  Agrichemicals

³  processes for preparing pharmaceuticals or agrichemicals

Filing an Patent Invalidation Action:　

l   patent right shall be revoked under any of the following circumstances:

³  the patent DOES NOT satisfy the definition of its category (Invention, Utility Model, or Design)

³  the patent IS NOT industrially applicable

³  the patent IS NOT novelty

³  the patent LACKS inventive step/non-obviousness

³  the patent Interferes with a prior patent application

³  the specification DOES NOT satisfy the written description requirement of Taiwan Patent Act

³  the invention patentee is a person other than the person entitled to file the invention patent application

³  the home country of the patentee does not accept the patent applications to be filed by nationals of the ROC (Taiwan)

Reference(s):

1. Taiwan Patent Act 2014 

一、時間：

在申請人齊備相關文件後 9 個月內發出審查結果通知。

二、規費：

事由 3 每件需繳納規費新台幣 4000 元

一併申請提早公開者，提早公開每件規費新台幣1000元

三、加速審查申請人：

需為發明專利申請人

四、申請案必須已公開：

(a)   已確認進入（或官方通知即將進入）實體審查，並且已經公開者，始能申請實體審查。

(b)   已確認進入（或官方通知即將進入）實體審查，但尚未公開者，則可採取一併申請提早公開的方式請求加速審查。

違反上述時點規定，申請案無法納入加速審查程序。

五、證明文件：

需證明「專利申請人」為商業上實施之必要，證明文件包含但不限於

1.      產品照片

2.      販售型錄

3.      商業契約，如授權契約、產品供應契約

外文文件原則上建議附上中譯本，以避免主管機關無法解讀

六、與專利法第39條「優先審查」之差異

1.      專利法第39條所稱「優先審查」，其提起之要件為「非專利申請人」為商業上之實施者，以專利申請權人的立場而言，即為「他人進行商業上之實施」，「自己進行商業上之實施」反而無法依據專利法第39條申請「優先審查」。然，專利法第39條並沒有明文規定限制「優先審查」的申請身分限制；復依據專利法施行細則第33條第5項之規定，申請「優先審查」需註明申請人是否為「專利申請人」。因此，原則上應當任何人都可以申請「優先審查」。

2.      發明專利加速審查作業方案之事由1至事由4，都明文規定必須是「專利申請人」才能申請。

3.      「優先審查」依據為專利法第39條，係為法律，需經立法程序始能變更、廢止。「發明專利加速審查作業方案」原則上並非法律，因此主管機關應得隨時變更、停止方案內容。

參考資料

發明專利加速審查作業方案(103年), 經濟部智慧財產局

發明專利加速審查作業方案答客問(103年)修正版, 經濟部智慧財產局

專利法第39條暨專利法施行細則第33條

專利申請文件以郵件方式影響送件日期

眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-10-09

以郵件方式送件者，需注意其影響送件日期之判斷

於送件時，得注意郵戳日期之清晰度，以及遞送公司是否為中華郵政，否則將會以專利專責機關收文日為準，影響專利申請人之權益頗大

參考資料：

中華民國 專利審查基準

先申請原則簡介

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-16

一、前言

根據專利法第三十一條，相同發明有二以上之專利申請案時，僅得對其最先申請者准予發明專利。以下根據專利逐條審查簡介之。

二、先申請原則

(1) 重複申請上位概念

專利權是國家授予權利人之一種排他性權利，而專利權人具有排除他人未經同意而實施該創作之權。

針對相同創作如重複核准專利，將導致以下缺失：

1. 不同權利人間的權利衝突。

2. 第三人將提高使用專利技術之成本費用。

3. 重複進行審查浪資源。

4. 相同創作獲得專利之實質保護超過法定期限。

因此，禁止重複專利原則(禁止重複授予專利權)，為專利制度基本原則。

(2) 先申請下位概念

相同創作而重複提出申請，共分為四種態樣：

1. 不同人不同日申請二件以上申請案

2. 不同人同日申請二件以上申請案

3. 同人不同日申請二件以上申請案

4. 同人同日申請二件以上申請案

相同發明有二以上之專利申請案，其申請案不論是同一人或不同一人，即使都符合核准專利之要件，但專利權僅給予最先提出申請者，稱之先申請原則(first to file principle)。禁止重複專利原則為上位概念，而先申請原則為下位概念。

三、防止搶先申請之專利權效力所不及

先申請原則，其目的在於保護最先提出申請的人、促使完成發明的人，儘早提出申請專利與及早公開，以避免他人重複研究或申請；同時先申請原則可能產生之弊端：

1. 對於不成熟、尚未完備技術，而搶先申請。

2. 對於他人已先完成發明技術，而搶先申請。

搶先申請將造成先發明者未能取得專利，還可能受到先申請者後來取得專利之制約，明顯有失公正。故根據專利法第五十九條，其中“申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者”，以保障主張先用權者具排除專利權之效力，。

四、相同發明及最先申請

(1) 相同發明

避免重複專利，而核准專利權之範圍，原則上依前後申請案所載之申請專利範圍判斷之，只要兩者不同即不具重複專利的問題。故依據二件專利申請案之申請專利範圍是否相同，來判斷是否所謂“相同發明”。

(2) 最先申請

指專利申請案根據專利法第二十五條規定，取得最先申請日而言。另外可能情況如下：

1. 認定先後或同日申請的時點，應依申請案之申請日為準。

2. 尚未取得申請日或申請日遭處分延後，雖然申請在先，但非最先申請。

3. 申請案為改請案或分割案時，應以該申請案所援用原申請案之申請日為準。

4. 申請案主張國際優先權或國內優先權者，若其申請專利之發明已揭露於其優先權基礎案之說明書、申請專利範圍或圖式時，應以該發明之優先權日為準。

五、美國之發明人先申請原則

美國於2011年9月14日修正通過「美國發明法案」，修正後對其原先採用的先發明原則作了調整，採用一種稱為「發明人先申請原則」(first inventor to file principle)制度。先發明原則之用意，在於保護真正最先完成發明之人，但是專利專責機關很難判斷何者為最先完成發明；故我國以最先申請作為判斷標準，實施則相對容易。

六、結語

我國先申請原則，以鼓勵方式以便發明人儘速申請專利，並加速公開技術內容，以促進產業技術之發展與進步。

參考

專利法

專利法逐條釋義103.6.13版

專利審查基準

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

擬制喪失新穎性

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-16

一、前言

專利法第二十三條：申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。

二、新穎性

申請專利之發明未構成先前技術的一部分時，稱該發明具新穎性。專利法所稱之先前技術，指申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉之技術。申請專利之發明是否具新穎性，通常於其具產業利用性之後始予審查；若審查認定發明不具新穎性，不得予以專利。

三、兩案先後申請

由於申請在先之專利申請案，在後申請案申請當日之前尚未公開或公告，以致於不構成先前技術或習知技術，所以後申請案申請當日並無不具新穎性之道理。

所以先申請案並不構成先前技術的一部分，但避免將相同申請案先、後授予專利；故根據專利法規範產生兩種機制，當將後申請案與先申請案進行比對後，其判斷：

(1) 以先申請原則：

如果兩案所請之技術手段相同，則後申請案不予專利的話，此即專利法第31條先申請原則所定之「禁止重複授予專利權」。

(2) 以新穎性觀點：

如果兩案所請之技術手段相同，則後申請案不予專利的話，此著眼於新穎性之觀點，即本條規定之意旨。

四、擬制喪失新穎性

由於將發明或新型之先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容，規定為判斷後申請案中申請專利之發明，是否具新穎性之先前技術，又稱為「擬制喪失新穎性」。

擬制喪失新穎性為專利法之特別規定，其先前技術並未於後申請案申請日之前公開或公告，故不適用於進步性之審查。

五、判斷擬制喪失新穎性

擬制喪失新穎性所稱之「內容相同」，其判斷基準：

1. 完全相同。

2. 差異僅在於文字之記載形式，或能直接無歧異得知之技術特徵。

3. 差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念等情事外。

4. 差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。

其適用原則：

1. 先申請案必須申請在先，但公開或公告在後。

2. 先申請案與後申請案之申請人，需為不同人。

六、結語

擬制喪失新穎性，僅適用於不同申請人在不同申請日有先、後二個申請案，而後申請案請求項所載之發明與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同的情況。

參考

專利法

專利法逐條釋義103.6.13版

專利審查基準

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1