眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

先申請原則簡介

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-16

一、前言

根據專利法第三十一條，相同發明有二以上之專利申請案時，僅得對其最先申請者准予發明專利。以下根據專利逐條審查簡介之。

二、先申請原則

(1) 重複申請上位概念

專利權是國家授予權利人之一種排他性權利，而專利權人具有排除他人未經同意而實施該創作之權。

針對相同創作如重複核准專利，將導致以下缺失：

1. 不同權利人間的權利衝突。

2. 第三人將提高使用專利技術之成本費用。

3. 重複進行審查浪資源。

4. 相同創作獲得專利之實質保護超過法定期限。

因此，禁止重複專利原則(禁止重複授予專利權)，為專利制度基本原則。

(2) 先申請下位概念

相同創作而重複提出申請，共分為四種態樣：

1. 不同人不同日申請二件以上申請案

2. 不同人同日申請二件以上申請案

3. 同人不同日申請二件以上申請案

4. 同人同日申請二件以上申請案

相同發明有二以上之專利申請案，其申請案不論是同一人或不同一人，即使都符合核准專利之要件，但專利權僅給予最先提出申請者，稱之先申請原則(first to file principle)。禁止重複專利原則為上位概念，而先申請原則為下位概念。

三、防止搶先申請之專利權效力所不及

先申請原則，其目的在於保護最先提出申請的人、促使完成發明的人，儘早提出申請專利與及早公開，以避免他人重複研究或申請；同時先申請原則可能產生之弊端：

1. 對於不成熟、尚未完備技術，而搶先申請。

2. 對於他人已先完成發明技術，而搶先申請。

搶先申請將造成先發明者未能取得專利，還可能受到先申請者後來取得專利之制約，明顯有失公正。故根據專利法第五十九條，其中“申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者”，以保障主張先用權者具排除專利權之效力，。

四、相同發明及最先申請

(1) 相同發明

避免重複專利，而核准專利權之範圍，原則上依前後申請案所載之申請專利範圍判斷之，只要兩者不同即不具重複專利的問題。故依據二件專利申請案之申請專利範圍是否相同，來判斷是否所謂“相同發明”。

(2) 最先申請

指專利申請案根據專利法第二十五條規定，取得最先申請日而言。另外可能情況如下：

1. 認定先後或同日申請的時點，應依申請案之申請日為準。

2. 尚未取得申請日或申請日遭處分延後，雖然申請在先，但非最先申請。

3. 申請案為改請案或分割案時，應以該申請案所援用原申請案之申請日為準。

4. 申請案主張國際優先權或國內優先權者，若其申請專利之發明已揭露於其優先權基礎案之說明書、申請專利範圍或圖式時，應以該發明之優先權日為準。

五、美國之發明人先申請原則

美國於2011年9月14日修正通過「美國發明法案」，修正後對其原先採用的先發明原則作了調整，採用一種稱為「發明人先申請原則」(first inventor to file principle)制度。先發明原則之用意，在於保護真正最先完成發明之人，但是專利專責機關很難判斷何者為最先完成發明；故我國以最先申請作為判斷標準，實施則相對容易。

六、結語

我國先申請原則，以鼓勵方式以便發明人儘速申請專利，並加速公開技術內容，以促進產業技術之發展與進步。

參考

專利法

專利法逐條釋義103.6.13版

專利審查基準

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1