眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

專利工程師 鄧旭敦

2014-03-11

一.  前言

專利法設立「舉發」之公眾輔助審查制度，藉公眾之協助，專利專責機關就已公告的專利案再予審查，使專利權之授予更臻正確無誤，本文依據專利審查基準之舉發審查一篇，對其作簡介。

二.  舉發之提起

於專利權存續期間內，任何人認為有專利法所定可提起舉發之事由者，均可備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據提起舉發；但專利權人自為舉發者，因與本法規定舉發程序之進行均是以兩造當事人共同參與為前提，並應踐行交付專利權人答辯程序，故上述之「任何人」並不包含專利權人自己在內；而於專利權當然消滅後，則限於利害關係人對專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，始得提起舉發。

三. 法定舉發事由

1. 共有專利申請權非由全體共有人提出申請者。

2. 專利權人為非專利申請權人者。

3. 專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。

4. 不符發明、新型或設計之定義。

5. 違反產業利用性、新穎性、擬制喪失新穎性或進步性（於設計專利為創作性）之要件。

6. 屬法定不予專利之項目。

7. 說明書的記載違反應明確且充分揭露，使所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現之要件。

8. 發明或新型之申請專利範圍違反應以明確、簡潔之方式記載且必須為說明書所支持之要件。

9. 違反先申請原則。

10. 發明或新型之修正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

11. 於本法第32條102年6月13日生效施行前，同一人於同日就相同創作分別申請發明及新型專利，並取得發明及新型專利權者。

12. 違反衍生設計申請日之限制，或與原設計必須近似之要件。

13. 補正之中文本超出申請時外文本所揭露之範圍。

14. 申請階段誤譯訂正超出申請時外文本所揭露之範圍。

15. 公告後之誤譯訂正超出申請時外文本所揭露之範圍。

16. 發明或新型之分割超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

17. 發明或新型之改請超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

18. 發明或新型之更正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

19. 發明或新型之更正實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

四. 舉發聲明、理由及證據

（一）舉發聲明：舉發時，應於舉發申請書中載明舉發聲明，以明確界定舉發範圍，集中雙方當事人之攻防，並利於程序之進行。

（二）舉發理由：應敘明舉發人所主張之法條及具體事實，並敘明各具體事實與證據間之關係。

（三）舉發證據：為舉發人所提出用以證明所主張事實的一切證據資料之總稱。

五. 舉發審查之處理

（一）受理舉發後，應將舉發申請書副本送達專利權人，限期於副本送達後1個月內答辯，除先行申明理由，准予展期者外，屆期未答辯者，逕予交付審查。期間，通常會進行面詢、通知補提理由、證據及交付答辯等程序。有更正案者，應併案處理及審查。

（二）補充答辯：舉發審定前，舉發人所提理由或證據，原則上，應交付專利權人答辯，而專利權人之答辯理由，亦可轉知舉發人，以利雙方攻防。

（三）審查時可面詢或為必要之實驗、補送模型或樣品、實施勘驗。

（四）更正：專利權人可因應舉發證據之先前技術申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式。

（五）新型舉發案件審查期間，同時有獨立更正案併入或有更正伴隨者，因涉及新型專利權之爭執，且該更正是為專利權人之防禦方法，應進行實質審查。

參考資料

中華民國專利法

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070007

專利審查基準，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=422899&ctNode=6680&mp=1