眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

專利工程師 鄧旭敦

2014-03-11

一. 前言

申請案經逐項審查後，如判斷有不准專利事由，將會發給審查意見通知，以利申請人據以申復，克服該等不准專利事由，申復時可一併進行修正；而申請人於申復或修正時雖克服所有已通知之不准專利事由，卻因修正產生新的不准專利事由時，可發給最後通知，限制申請專利範圍之修正事項，達到迅速審結之效果。本文依據發明專利審查基準之審查意見通知與審定一章，對其作簡介。

二. 審查意見通知

審查時若有不准專利事由將發出審查意見通知，包括：不符發明定義、屬法定不予發明專利之標的、不符記載要件、不具發明單一性、不具產業利用性、分割導入新事項、修正導入新事項、補正之中文本超出申請時外文本所揭露之範圍、誤譯之訂正超出申請時外文本所揭露之範圍、改請導入新事項，以及不具新穎性、不符擬制喪失新穎性要件、不符先申請原則、不具進步性等。

三. 最後通知

最後通知制度之設計目的是為有效利用先前審查結果，使申請人可於原先審查範圍內進一步修正申請專利範圍，達到迅速審結之效果。

（一）發給最後通知之態樣

已克服先前審查意見通知指出之全部不准專利事由，但因修正而產生新的不准專利事由時，須進一步通知申復或修正，若新的不准專利事由是歸責於申請人者，即可發給最後通知。

（二）不得發給最後通知之態樣

申請案經發給審查意見通知並經申復、修正後，審查時如認定仍有不准專利事由，且該等事由是先前審查意見漏未通知者；或先前審查意見不當，但仍有不准專利事由而應再次發給審查意見通知，由於上述兩種情況均是歸責於審查人員，故即使是第二次之後的審查意見通知或先前已發給最後通知，仍不得發給最後通知，應發給審查意見通知。

（三）經發給最後通知後，申請專利範圍之後續修正限制：

1. 申請人可刪除請求項，如因刪除被依附或引用之請求項而導致其他請求項無所依附或引用者，可改寫為獨立項。

2. 申請專利範圍之減縮：

(1)藉串列式的增加技術特徵，以進一步界定申請專利之發明。

(2)將請求項之技術特徵進一步限定為說明書中所對應記載之下位概念技術特徵。

(3)刪除擇一記載形式中所敘述的選項。

(4)請求項之技術特徵置換為說明書中就該技術特徵本身所記載之整體詳細描述。

(5)減縮請求項記載之數值限定範圍。

(6)單純刪減所引用或依附之部分請求項數者，或刪減所引用或依附之部分請求項，並分項敘述剩餘之請求項。

五. 分割案與最後通知

對原申請案或分割後之申請案其中一案發給審查意見通知後，對於應發給之審查意見通知內容，如與已通知之內容相同者，可對於各該申請案逕為最後通知，以避免因分割申請而就相同內容重複進行審查程序。

六.再審查與最後通知

申請人於申請再審查時，即可針對初審審定不准專利之核駁理由提出申復或修正，如未克服初審審定理由中之全部不准專利事由，或已克服初審審定理由中之全部不准專利事由，但因修正而產生新的不准專利事由，可發給最後通知。

如申請案於初審時未發給最後通知，申請再審查時，其申請專利範圍之修正，不受最後通知後之修正限制。

七. 審定

申請案經發給審查意見通知，於申復或修正後仍無法克服全部不准專利事由，亦即仍有先前已通知之任一項不准專利事由者，無論該通知是否為最後通知，將可做出核駁審定。

發給審查意見通知後，申請人應於指定期間內提出申復或修正，逾指定期間提出之修正不生修正之效力，屬未克服先前通知之不准專利事由，將可依先前通知之不准專利事由逕為核駁審定。

申請專利範圍之修正違反修正限制時，將可依最後通知指出之不准專利事由逕為核駁審定。

參考資料

中華民國專利法

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070007

專利審查基準，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=422903&ctNode=6680&mp=1