眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

專利的舉發

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-03

專利的舉發

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-03

一、前言：

如果通過核准而公告的專利案，被發現：(1)違反專利法所規定的專利要件，即產業利用性
、新穎性、進步性(專利法第21至24條); (2)違反一發明一專利原則(專利法第31條第32條第1項);(3)
專利說明書內容未充分揭露，或該發明所屬技術領域中具有通常知識者，未能瞭解其內容，而據以實
現(專利法第26條);(4)分割、修正或更正、改請後之申請案或外文本，超出申請時說明書、申請專利範圍
或圖式所揭露之範圍(第34條第4項、第43條第2項、第44條第2-3項、第67條第2-4項、第108條第3項);(5)發
明專利權人非發明專利申請權人(限於利害關係人)(第71條第1項第3款、第71條第2項)，則根據專利法第
七十一條規定，任何人得向專利專責機關提出舉發。

二、提出舉發的文件：

                       根據專利法第七十三條第一項之規定：「舉發，應備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附
            證據。」經濟部智慧財產局的專利申請文件補正事項管理作業要點第五條：「五、申請異議或舉發應
           檢附規費及下列文件資料：（一）異議申請書一式三份；舉發申請書一式四份。（二）理由及證據（
            書證應檢附原本。異議案應檢附書證複製本二份；舉發案三份）。（三）身分證明或法人證明文件影
            本。(四) 委任代理人或指定第三人為送達代收人者，應檢附委任書。」
                     
                      舉發申請書所應記載之內容事項：1.被舉發案之申請案號、專利名稱、專利證書號數。2.被舉發
            人資料。3.申請舉發日期。4.舉發人資料。5.舉發簽名或蓋章。舉發之理由及證據證據為書證者，應檢
            附原本或正本;其所檢附影本者，應證明與原本相同)。

                    舉發理由應說明舉發人所主張之法條及具體事實，並敘明各具體事實與證據間之關係，配合舉
            發聲明中所主張應撤銷專利權之請求項次，逐項論述請求項中所載之技術特徵與各證據中所載之技術
            內容的對應關係及比對結果，並說明所依據之法條及其內容。

三、舉發審查成立：

                   根據專利法第八十二條：「發明專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權；其撤銷得就各請求
             項分別為之。發明專利權經撤銷後，有下列情事之一，即為撤銷確定：一、未依法提起行政救濟者。
             二、提起行政救濟經駁回確定者。發明專利權經撤銷確定者，專利權之效力，視為自始不存在。」
 
                   專利權可分項撤銷。是否撤銷確定，應待未在法定期限內提出行政救濟或提起行政救濟經駁回確
             定者，始為撤銷確定。經撤銷之專利權，自始即有不應核准之情事，既自始無法取得專利權，則其專
             利權應溯及既往消滅，是故明文規定專利權效力視為自始不存在。

參考資料:

1.專利實務論(第四版)，冷耀世編著，全華出版社出版(2011)。

2.中華民國專利法。

3.經濟部智慧財產局網站公布之「專利法逐條釋義 」(http://www.tipo.gov.tw/public/data/461317374071.pdf)

4. 專利申請文件補正事項管理作業要點(http://www.rootlaw.com.tw/LawArticle.aspx?LawID=A040100091000300-0930526)

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-04

一、前言

民國56年在關稅法第十五條，早訂定關於侵害專利權、商標權及著作權之物品不得進口輸入，而商標法、著作權法分別已修正制定相關之邊境保護措施，迄今專利法尚未予以修正，以有效禁止外國侵權競爭產品之進入我國，未能具體落實專利權之邊境保護。

二、邊境保護措施

Apple於2010年向我國知名大廠HTC提起專利訴訟，於隔年12月向美國國際貿易委員會ITC訴請「禁止進口令」，導致HTC新款手機延後上市錯失龐大商機。國際大廠因專利訴訟申請禁止進口之案例屢見不鮮，而各國邊境保護之法源依據，如美國「關稅法337條」、歐盟「有關保護智慧財產權之邊境措施規則」、日本「關稅法及關稅法施行令」、韓國「不公平國際貿易行為調查及工業損害賠償法」以及中國大陸「知識產權海關保護條例」。

我國關於「專利法增訂部分條文草案」(專利邊境保護措施條文)，經立法院於103年1月3日三讀通過，103年1月22日總統令公布，由行政院核定自103年3月24日施行。

三、專利法第九十七條之一至第九十七條之四條文

以下對其增修條文內容作簡述，其重點為“查扣程序”、“廢止查扣”及“損害賠償”三部分，詳細條文內容請參照專利法。

(1)   第九十七條之一

專利權人對進入我國產品有侵害其專利權之疑慮，可以向海關申請查扣；申請人需提供該進口物之保證金與擔保；海關受理查扣時，需通知申請人與被查扣人；被查扣人可以提供該進口物保證金之二倍，以要求海關停止查扣；海關需檢視查扣物內容；若判侵權，被查扣人應負擔所有相關費用。

(2)   第九十七條之二

以下情況則海關廢止查扣，法院裁判駁回侵權、不屬侵害專利權之物者、申請人申請廢止查扣，同時申請人應負擔所有相關費用。

(3)   第九十七條之三

如果法院確定判決被查扣人沒有侵權時，對於被查扣人因查扣所產生之損害應予以賠償；如果雙方和解或他方同意時，擔保金或反擔保金可向海關申請返還。

(4)   第九十七條之四

申請查扣、廢止查扣、檢視查扣物、保證金之提供返還相關程序、應備文件及應遵行事項之辦法，由主管機關會同財政部定之。

四、結語

根據新修正專利法，專利權人可向海關申請查扣侵權的標的物，以強化專利邊境保護措施；是一種符合現今國際潮流「禁止進口」規範，以保護我本土境內產品競爭力之大門衛兵。

參考

專利法

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

專利工程師 劉淑貞

2014-09-01

發明/新型專利之申請專利範圍

1. 前言：

申請專利之發明/新型的權利保護範圍，是由申請專利範圍所記載之文字所界定，作為日後權利主張之依據此為我國專利法或世界各國專利法所明定之原則。簡言之，申請專利之發明/新型，指於申請專利範圍中請求保護之申請標的（subject matter）。從而，申請專利範圍如何撰寫，實為專利申請實務中最重要的環節。

二、申請專利範圍之記載要件：

我國專利法第二十六條第二項規定：「申請專利範圍應界定申請專利之發明；其得包括一項以上之請求項，各請求項應以明確、簡潔之方式記載，且必須為說明書所支持。」規定了申請專利範圍之記載要件。專利法第五十八條第四項和第五項：「發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌說明書及圖式。摘要不得用於解釋申請專利範圍。」申請專利範圍應有明確之文字界定，以對公眾產生供示效果，以免公眾對專利權人構成侵權。

所有請求項之記載的範疇及必要技術特徵應該要明確，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，由請求項之內容，即可明確瞭解其意義。所有請求項的說明應簡潔，不適合附帶商業性宣傳用語。每一請求項之申請標的必須根據說明書揭露之內容為基礎，且請求項之範圍不得超出說明書揭露之內容。

三、請求項之範疇(Category)：

請求項區分為兩種範疇：

物的請求項：物質、組成物、物品、設備、裝置或系統等。

方法請求項：製造方法或處理方法、用途。

四、請求項之形式：

請求項包含前言部分及主體部分，前言部分描述申請專利之標的名稱，主體部分描述技術特徵之關係，通常使用一個連接詞來串接這兩個部分。請求項中所有技術特徵界定請求項之範圍，故每一項請求項之文字敘述應以簡單句子為之。若技術特徵的內容及相互關係繁瑣複雜，可分段敘述。

申請專利範圍之技術特徵是申請人認為界定申請專利之發明的必要技術特徵，不應該提及商業效益或其他非技術性事宜。請求項可記載化學式或數學式，必要時得有表格，但不得附有插圖，且請求項之技術特徵，除絕對必要外，不應該指定說明書之頁數、行數或圖式、圖式中之符號。請求項之技術特徵得引用圖式中對應之符號，應置於括號內，附加於對應的技術特徵之後；符號不得作為解釋請求項之限制。若有數個實施例，獨立項僅須參照最重要實施例之符號。原則上，請求項所載之技術特徵應以結構或步驟表現，作為限定條件（limitation）；如以純物質為申請標的時，應以化學名稱或分子式、結構式界定；若無法以化學名稱、分子式或結構式界定時，得以物理或化學特性界定；若仍無法以物理或化學特性界定時，得以製造方法界定。惟請求項中應記載申請標的之技術特徵，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者足以認定該申請標的與先前技術之區別。若請求項之範圍能為說明書所支持，得就申請專利之發明以總括（generalization）方式界定。通常請求項總括的方式有下列二種：

(1)以上位概念總括。

(2)以擇一形式總括。以擇一形式明確總括時，並列的各選項應具有類似的本質（nature）且請求項中並列之各發明應符合發明單一性規定。

參考資料:

1. 中華民國專利法。

2. 經濟部智慧財產局網站公布之「專利法逐條釋義 」(http://www.tipo.gov.tw/public/data/461317374071.pdf)。

3. 中華民國專利法施行細則。

4. 經濟部智慧財產局網站公布之「現行專利審查基準彙編」(http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6680&CtUnit=3208&BaseDSD=7&mp=1)。

專利工程師 鄧旭敦

2014-03-28

一.     前言

雇用人提供資源與環境，支付薪資給予受雇人，而受雇人提供心智與勞力，而為平衡雇用人與受雇人間之權益平衡關係，專利法於第七~九條明定其權利歸屬問題，本文依據經濟部智慧財產局出版之「專利法逐條釋義」對其作簡介。

二.     職務上發明

專利法第七條規定：「受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。

一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人可實施其發明、新型或設計。

依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。」

（一）發明或創作雖然是經由人類智慧與心思而完成的，但若其是透過企業或是研究機構所提供之資金、設備或資源而完成的，受雇人本由雇用人處獲得約定之報酬，因此，其執行職務後之研發成果而取得之專利應歸雇用人所有。

但由於研發產生之專利的價值可能遠大於受雇人之報酬，此時應給予受雇人額外之報酬，而此報酬應由市場機制與雙方當事人決定，若有爭執，可由司法途徑解決。

（二）出資聘請他人從事研究開發者，指其不具僱傭關係者，其相關技術、設備與研究所需之資源一般皆由受聘人自行處理，故如未有合約，則專利權歸屬發明人或創作人，但出資人可實施該專利，並不須得到發明人或創作人之同意。

（三）依據巴黎公約第四條之三規定：發明人應享有姓名被揭示於專利案之權利，目的是為使發明人之姓名可在各會員國獲准之專利案中予以揭示，故本國專利法亦予以明定。

三.     非職務上發明

專利法第八條規定：「受雇人於非職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或設計是利用雇用人資源或經驗者，雇用人可於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或設計。

受雇人完成非職務上之發明、新型或設計，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程。

雇用人於前項書面通知到達後六個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張該發明、新型或設計為職務上發明、新型或設計。」

 （一）受雇人於僱傭關係存續期間完成之發明，若與本身所執行之職務並無直接或間接之關係，屬發明人自己心智努力之成果，由於其不在僱傭關係薪資對價範圍內，故明定由受雇人取得專利權。

但若該研發成果利用到雇用人之資源或經驗者，專利法亦有但書賦予雇用人實施專利權之依據，並賦予受雇人向僱用人請求支付報酬之法律效果。且僱用人即使未經受雇人同意逕行實施該專利，或未支付合理的報酬，皆不構成侵權。

（二）是否為職務發明，當事人易生爭執，故專利法明定在受雇人已表示為非職務發明，並以書面通知雇用人（口頭告知無效），於通知後六個月內如雇用人未向受雇人反對者，該專利權即屬受雇人，日後不得再爭執。

四.   專利法第九條規定：「前條雇用人與受雇人間所訂契約，使受雇人不得享受其發明、新型或設計之權益者，無效。」

本條為非職務上發明對受雇人之保護規定，考量到雙方定僱傭契約時，雇用人通常擁有較優勢之地位，故專利法明定不得訂定契約，使受雇人無法獲得應有之專利權益。

參考資料

中華民國專利法

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070007

專利法逐條釋義，經濟部智慧財產局

http://open.nat.gov.tw/OpenFront/gpnet_detail.jspx?gpn=1009400946

專利工程師 鄧旭敦

2014-03-27

一.   前言

本文依據專利審查基準第一篇「程序審查及專利權管理」對專利權之取得、維持、異動、消滅、撤銷及回復作簡介。

二. 專利權之取得

申請專利經核准審定或處分後，申請人於審定或處分書送達後3個月內，繳納證書費及第1年專利年費後始予公告，並自公告之日起授予專利權。

而專利申請人有延緩公告專利之必要者，可於繳納證書費及第1年專利年費時，於申請書中載明理由申請延緩公告，延緩期限不得超過3個月。

三.   維持

1. 取得專利權後每年需繳納年費，未繳者，若未於期滿後6個月內補繳，專利權自原繳費期限屆滿後消滅。

2. 專利權人為自然人或我國學校者，可減收專利年費。而專利權人為外國學校或我國、外國中小企業者，可以書面申請減收專利年費。

3. 低收入戶可申請免收專利年費。

4. 取得專利權後，如有變更權利主體以外之事項，可依規定申請變更。

四.   異動

專利權是一種無體財產權，可作為讓與、繼承、信託、授權他人實施或設定質權之標的。

1. 讓與登記

專利權人依法律行為將其專利權移轉予受讓人者，在權利主體上發生變更，例如：

(1)公司因合併、分割等原因者。

(2)對於專利權之歸屬有爭執，而依調解、仲裁或判決程序確認專利權人者，應以讓與登記方式，申請變更權利人名義。

2. 繼承登記

專利權人於專利權存續期間內死亡時，權利依法可由繼承人繼承者，可辦理繼承登記。

3. 信託登記

信託指委託人將財產權移轉或為其他處分，使受託人依信託本旨，為受益人的利益或為特定之目的，管理或處分信託財產之關係。

4. 授權登記

專利權授權他人實施，指將專利之實施權限授予他人實施而言，而專利權人仍保有專利權人之地位。其分為專屬授權或非專屬授權，「專屬授權」指被授權人在被授權範圍內，排除專利權人及第三人實施該發明；「非專屬授權」指專利權人授權後，就相同之授權範圍內仍可再次授權第三人實施該發明。

且專利權為共有時，僅能在經共有人全體之同意下，將專利權全部授權他人實施，而不能僅將其應有部分授權他人實施。

5. 質權設定登記

專利權是一種無體財產權，以專利權為標的設定質權，自然是屬於權利質權，同時本質上亦屬擔保物權之一種。

同一專利權可被重複設質登記，專利權人為擔保數債權，就同一專利權設定數質權者，其次序依登記之先後定之。

以專利權為標的設定質權者，除契約另有約定外，質權人不得實施該專利權。

五.   消滅

專利權當然消滅之法定事由如下：

1. 專利權期滿時。

2. 專利權人死亡而無繼承人，專利權歸屬公共財，任何人均可利用。

3. 專利年費未繳且於期限內未補繳者。

4. 專利權人拋棄時。

專利權消滅效力是向後發生，不影響消滅前之專利權效力。

六.   撤銷

專利權經舉發審查成立者，應撤銷其專利權，可就各請求項分別為之，專利權經撤銷確定者，該專利權之效力，視為自始不存在。

七.   復權

若未繳納專利年費者，亦未於期滿後6個月內補繳者，專利權自原繳費期限屆滿後消滅。但專利權人非因故意，未於上述補繳期限內補繳者，可於補繳期限屆滿後1年內，申請回復專利權，並繳納3倍之專利年費。

參考資料

專利權之取得及維持，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=422875&ctNode=6680&mp=1

專利權之異動，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=422873&ctNode=6680&mp=1

專利權之消滅、撤銷及復權，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=422870&ctNode=6680&mp=1

專利工程師 鄧旭敦

2014-03-25

一.   前言

因專利法於103年1月22日公布，增訂第九十七條之一至第九十七條之四專利權物邊境保護措施相關規定，有關申請查扣、廢止查扣、檢視查扣物、保證金或擔保之繳納、提供、返還之程序、應備文件及其他應遵行事項之辦法，授權由主管機關會同財政部定之，故擬具「海關查扣侵害專利權物實施辦法」，並於於103年3月24日之行政院公報中發布，列舉其要點如下：

二.   第二條要點：

1. 第一項明定申請查扣疑似侵權物之申請方式、受理機關及應檢附之資料。又新型專利是採形式審查，並未經過實體審查，故另規定應檢附新型專利技術報告，以作為權利有效性之客觀判斷資料。

2. 第二項依專利法第九十六條第四項之規定，專屬被授權人在被授權範圍內，對於侵害專利權者，亦可行使損害賠償、排除侵害及防止侵害請求權，故可申請查扣之人包括專利權人及專屬被授權人。

3. 第三項明定申請查扣應檢具文件及資料不齊時，海關應通知申請人補正，並明定補正前，通關程序不受影響，以資明確。

三.   第三條要點：

1. 為保障申請人權益，於第一項規定，申請人向海關申請查扣疑似侵權物，經海關審核符合規定時，應即通知申請人繳納經海關核估之保證金或提供相當之擔保。至於擔保種類明定包括公債、定存單等，以資執行。

2. 第一項第一款至第四款之擔保品是屬債權，其中，為保全後續執行，於第二項明定申請人應將其債權設質於海關。

3. 第三項明定申請人未依第一項提供保證金或相當擔保前，海關仍依進口貨物通關規定辦理。

四.   第四條明定：按海關實施邊境查扣具有時效性及急迫性，為求審慎周延，海關於實施查扣前，必要時，可請申請人予以協助確認疑似侵權物，以利執行。

五.   第五條明定：申請人申請查扣，經審核符合規定並提供保證金或擔保，海關應即實施查扣，並以書面通知當事人。

六.   第六條明定：海關實施查扣後，當事人可依本法規定申請檢視查扣物，但必須以書面向貨物進口地海關提出申請，且為避免洩漏被查扣物機密資料，當事人檢視應依海關指定之時間、處所及方法為之，以維權利人之秘密。

七.   第七條明定：申請人申請查扣後，經海關依第五條規定實施查扣，以書面通知申請人及被查扣人，申請人應於通知之翌日起十二日內依本法第九十六條提起侵權訴訟並通知海關。申請人如於海關實施查扣前已提起侵權訴訟，亦應通知海關，以利後續執行。

八.   第八條明定：申請人申請查扣後，被查扣人可提供海關核估價格二倍之保證金或相當之擔保，以書面向進口地海關申請廢止查扣。

九.   第九條明定：申請人申請查扣，並經海關實施查扣後，申請人提起之侵權訴訟嗣經法院裁判駁回確定或確定不侵權，申請人或被查扣人向海關申請廢止查扣時，應以書面並檢附判決文件為之。

十.   第十條明定：海關依規定廢止查扣後，對於查扣物海關將依進口貨物通關規定辦理。惟基於全案相關證據資料存檔完整性，及後續仍待處理事項，對於被查扣人因提供反擔保申請廢止查扣者，海關可取具代表性貨樣後，再依進口貨物通關規定辦理。

十一. 第十一條明定：當事人申請返還保證金或擔保應檢附之文件。

十二. 結語

此次「海關查扣侵害專利權物實施辦法」已按103年1月22日公布之增訂專利法制定，是故，專利權人或申請人應注意新辦法施行後所造成之各種權利影響。

參考資料

訂定「海關查扣侵害專利權物實施辦法」會銜發布令，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=513810&ctNode=7452&mp=1

專利工程師 鄧旭敦

2014-03-11

六. 舉發審查

舉發之審查，原則上是就舉發人與專利權人雙方攻擊防禦之爭點進行審查，審查時須先整理爭點，審查人員於舉發聲明範圍內，依雙方攻擊防禦之書面理由及證據進行審查。

另，於舉發聲明範圍內，審查人員如認為系爭專利明顯違反本法規定之事證或於獲知法院審理之已知事證時，可發動依職權審查，就舉發人所未提出之理由及證據加以審酌。

（一）審查之基本原則

舉發程序之進行，包括舉發之提起、答辯及審定，均應以書面為原則，必要時雙方當事人可利用面詢、實驗或實施勘驗等方式補充說明或補強證據。

舉發審查採行職權原則，除了賦予專利專責機關依職權主導舉發審查程序之進行外，亦適度加強專利要件之實質審查時依職權探知及調查證據之權能。

（二）爭點整理

由於舉發之審查採職權原則，故應先就當事人之爭執進行爭點整理，在舉發聲明範圍內，依舉發理由及舉發證據決定爭點，以利雙方當事人攻防程序之進行及確立證據調查的範圍。其中，爭點是由請求項、舉發理由（包括舉發事由）及證據三者所構成。爭點如不明確，將導致不能充分瞭解爭點之內容，無法據以為正確之判斷，此時可行使闡明權以確認舉發人真意。

以下為爭點之態樣：

1. 舉發聲明中所載之請求項不同，構成不同爭點。

2. 舉發理由中所載之事由不同，構成不同爭點。

3. 證據不同，構成不同爭點。

4. 證據之不同組合，構成不同爭點。

5. 證明同一待證事實之多件證據，構成一爭點。

（三）爭點審查

經整理爭點後，應就爭點逐一審查，就舉發聲明範圍內之請求項，審查舉發人之舉發理由及證據、專利權人之答辯意見、面詢或實施勘驗之結果等，據以判斷爭點成立與否。

（四）舉發證據之審查

舉發證據是舉發審查時，使審查人員認定舉發人主張事實之真偽之一切資料，其審查除專利法已有規定之事項應予適用外，其他如舉證責任、證據能力、證據力、證據調查、證據採認原則等概念，於民事訴訟法、行政訴訟法、行政程序法等皆有相關規定，其中有關爭點範圍內就證據之職權調查等直接適用行政程序法規定，而舉證責任、證據資料、證據方法、證據採證等，亦可於性質相容的情況下，類推適用民事訴訟法、行政訴訟法之相關規定。

（五）職權審查

當專利權之有效與否涉及第三人利益，並非單純解決各人私益之爭執，舉發案一經提起，為求紛爭一次解決並避免權利不安定或影響公益，專利專責機關有必要依職權介入，於適當範圍內探知或調查專利之有效性，審酌舉發人所未提出之理由或證據，不受舉發人主張之拘束。因此舉發審查時，審查人員明顯知悉有相關之證據或理由時，可於舉發聲明範圍內發動職權審查。

以下為可發動職權審查之時機：

1. 因舉發聲明範圍內之請求項間之依附關係或審查順序上之邏輯關係，不發動職權審查會導致審查結果矛盾者。

2. 舉發理由僅主張系爭專利某請求項不具進步性，於進步性審查過程中，明顯知悉該請求項違反創作定義或為法定不予專利之事項者。

3. 舉發理由僅主張舉發聲明範圍內之請求項不具進步性，但因請求項之內容明顯不明確而無法確定其保護範圍，以致無法據為比對進步性之基礎者。

4. 審查人員明顯知悉舉發證據與通常知識或其他案件證據之組合，可證明系爭專利舉發聲明內之請求項不具專利要件者。

5. 確定之民事判決可供參酌，即相關之民事侵權訴訟判決內容有系爭專利請求項無效之理由或證據者。

七. 舉發審定

舉發審定為行政處分，其審定之效果是就舉發聲明範圍內之各請求項分別作成，因此，舉發案經審查全部請求項舉發不成立或部分請求項不成立者，該全部專利權或部分請求項之專利權應予維持，仍然自始有效。

而任何人曾就同一專利權提起舉發，經審定舉發不成立者，就同一事實同一證據有一事不再理之效果，不得再為舉發。

參考資料

中華民國專利法

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070007

專利審查基準，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=422899&ctNode=6680&mp=1

專利工程師 鄧旭敦

2014-03-11

一.  前言

專利法設立「舉發」之公眾輔助審查制度，藉公眾之協助，專利專責機關就已公告的專利案再予審查，使專利權之授予更臻正確無誤，本文依據專利審查基準之舉發審查一篇，對其作簡介。

二.  舉發之提起

於專利權存續期間內，任何人認為有專利法所定可提起舉發之事由者，均可備具申請書，載明舉發聲明、理由，並檢附證據提起舉發；但專利權人自為舉發者，因與本法規定舉發程序之進行均是以兩造當事人共同參與為前提，並應踐行交付專利權人答辯程序，故上述之「任何人」並不包含專利權人自己在內；而於專利權當然消滅後，則限於利害關係人對專利權之撤銷有可回復之法律上利益者，始得提起舉發。

三. 法定舉發事由

1. 共有專利申請權非由全體共有人提出申請者。

2. 專利權人為非專利申請權人者。

3. 專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。

4. 不符發明、新型或設計之定義。

5. 違反產業利用性、新穎性、擬制喪失新穎性或進步性（於設計專利為創作性）之要件。

6. 屬法定不予專利之項目。

7. 說明書的記載違反應明確且充分揭露，使所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實現之要件。

8. 發明或新型之申請專利範圍違反應以明確、簡潔之方式記載且必須為說明書所支持之要件。

9. 違反先申請原則。

10. 發明或新型之修正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

11. 於本法第32條102年6月13日生效施行前，同一人於同日就相同創作分別申請發明及新型專利，並取得發明及新型專利權者。

12. 違反衍生設計申請日之限制，或與原設計必須近似之要件。

13. 補正之中文本超出申請時外文本所揭露之範圍。

14. 申請階段誤譯訂正超出申請時外文本所揭露之範圍。

15. 公告後之誤譯訂正超出申請時外文本所揭露之範圍。

16. 發明或新型之分割超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

17. 發明或新型之改請超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

18. 發明或新型之更正超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

19. 發明或新型之更正實質擴大或變更公告時之申請專利範圍。

四. 舉發聲明、理由及證據

（一）舉發聲明：舉發時，應於舉發申請書中載明舉發聲明，以明確界定舉發範圍，集中雙方當事人之攻防，並利於程序之進行。

（二）舉發理由：應敘明舉發人所主張之法條及具體事實，並敘明各具體事實與證據間之關係。

（三）舉發證據：為舉發人所提出用以證明所主張事實的一切證據資料之總稱。

五. 舉發審查之處理

（一）受理舉發後，應將舉發申請書副本送達專利權人，限期於副本送達後1個月內答辯，除先行申明理由，准予展期者外，屆期未答辯者，逕予交付審查。期間，通常會進行面詢、通知補提理由、證據及交付答辯等程序。有更正案者，應併案處理及審查。

（二）補充答辯：舉發審定前，舉發人所提理由或證據，原則上，應交付專利權人答辯，而專利權人之答辯理由，亦可轉知舉發人，以利雙方攻防。

（三）審查時可面詢或為必要之實驗、補送模型或樣品、實施勘驗。

（四）更正：專利權人可因應舉發證據之先前技術申請更正專利說明書、申請專利範圍或圖式。

（五）新型舉發案件審查期間，同時有獨立更正案併入或有更正伴隨者，因涉及新型專利權之爭執，且該更正是為專利權人之防禦方法，應進行實質審查。

參考資料

中華民國專利法

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070007

專利審查基準，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=422899&ctNode=6680&mp=1

專利之行政救濟簡介

專利工程師 鄧旭敦

2014-02-24

一. 前言：

行政救濟就是指人民向行政機關針對所做的處分進行抗辯或反對之表示，即人民對行政機關不服的爭議處理，凡是公法上的案件，就需給予可以行政救濟的機會，強調的是能夠解決公法上的爭議的可能性，例如：訴願的先行程序、訴願和行政訴訟的制度。凡是行政機關所為的行為，可能會違背了法規或逾越法規所容許的範圍或不當的措施，為了補救這些偏差行為即產生了「行政救濟」的制度。

二. 專利之行政救濟：

專利申請案若遭遇程序審查處分不受理，或是公告後遭到舉發的情形，若不服者，可於30日內提起訴願，若訴願被駁回，則應於2個月內向智慧財產法院提起行政訴訟第一審，再不服智慧財產法院之判決者，可再向最高行政法院提起行政訴訟上訴審，並以其判決為最終判決。

而專利申請案審查中若經再審查核駁，專利權人可於再審查審定書送達30日內向經濟部提起訴願，自此與前述程序相同，最終可走到最高行政法院之判決。

三. 專利行政救濟及訴訟制度：

自2007年起，為執行「簡併救濟層級」之決議，配合智慧財產法院加速專利類案件救濟時效，並提升審理品質、減少歧異，故仿效國際立法例，通過「智慧財產案件審理法」及「智慧財產法院組織法」，專利復審爭議案件由之前的四級四審簡併為三級三審之救濟程序，第一層由經濟部智慧財產局內部資深審查人員以上合議庭進行行政審查，第二層則由兼具事實審及法律審的智慧財產權法院進行司法審查，第三層則由最高行政法院進行法律審之司法審查。

同時，配合智慧財產法院之建立，專利商標爭議案件以兩造當事人架構，進行行政爭訟，以期迅速、有效地解決當事人間之智慧財產權紛爭。

又爭議案件將採行言詞審理方式，以使爭點透過辯論完整呈現，其審理程序亦求嚴謹的保障當事人權益，以避免簡併層級後程序保障不足之疑慮。

參考資料

專利審查及行政救濟流程，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/lp.asp?CtNode=6659&CtUnit=3198&BaseDSD=7&mp=1

中華民國專利法

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070007

專利商標行政救濟及爭訟制度革新

http://www.lawbank.com.tw/treatise/pl_article.aspx?AID=P000173080

對潛在侵權者提起專利訴訟、發警告函之前，應作哪些準備

 眾律國際法律事務所  實習律師邱冠文

一、前言

知識經濟時代下，新興技術的取得即代表商機和企業的成長，因此專利權之管理與企業之營收發展息息相關，企業對自身所掌握之專利權，宜於內部建立專責部門加以管理，並於發現市場上有侵害專利之跡象時，針對相關事證加以蒐集，以便提供管理階層作是否進一步提起訴訟或和解等商業策略上之判斷。本文就專利權人可採取之法律上攻擊手段和蒐證上之證據類型及相關應注意事項介紹如下。

二、專利權人確保權利之步驟

發現市場上相關產品有侵害專利權之跡象時，專利權人首先應展開證據之蒐集，待取得侵權樣品、發票或購買憑證等相關證物後，再對侵權人和其上下游廠商寄發警告函逼迫對方停止銷售系爭產品或展開專利授權之和解談判，若警告函無法達成預期目的時，再視證據之蒐集程度、侵權之明確性等具體情況而決定是否進一步提起訴訟，以及假處分（preliminary injunctions）、證據保全程序（investigative seizures）。

                   圖一：專利權人確保權益之步驟

                      ＊圖來源：本文自行製作

三、應蒐集之證據類型

（一）侵權樣品、購買憑證之取得和蒐集時應注意事項

侵權證據之蒐集取得，為專利權人確保權益前必須先行準備之事項[1]，對於後續法律途徑之成功與否具有重大之影響，不可不慎。

侵權人所製造或銷售之商品為侵害事實之主要證據，蓋透過該樣品與系爭專利權之詳加比對，即可驗證專利是否受到侵害，此外商品附隨之說明書、成分說明書當中若對於其裝置技術、產品成分說明甚詳者，亦得作為專利侵害之證明[2]。

除了侵權樣品以外，搭配購買該侵權樣品之發票、購買憑證，可證明對方確實有製造販賣之侵權事實，然而某些產品可能因銷售方式或商品本身之特殊性，使專利權人難以於本國公開市場取得侵權樣品，此時則需作因應調整，如安排徵信公司或其他合作廠商於國外下單。

此外，於無標準包裝、包裝上生產者不詳、或運過程當中得以隨時開拆之特殊產品時須特別注意，此時該樣品之證明力可能因上開瑕疵，而影響法院之認定。故專利權人於此種特定情況下，允宜透過事先安排公證，委請民間公證人陪同前往採購、全程觀察該過程[3]，而將採購即取樣過程均做成公證，透過上開事前嚴謹之蒐證程序，以確保證據之證明力。

（二）取得侵害鑑定報告以確定專利權受有侵害

專利權人取得系爭樣品後，應將其送交專業鑑定機構[4]，以做成侵害鑑定報告，作為樣品確有侵害專利權事實之佐證[5]，惟提起訴訟或採取後續法律措施並不以具備侵害鑑定報告為必要[6]，專利權人亦得自行分析該樣品確實具有侵害專利權之可能性後，發起後續警告、提出訴訟之法律途徑。

四、小結

於專利侵害當中，證據之蒐集為採取後續一切法律途徑之先決條件，尤其專利訴訟往往涉及重大商業利益且纏訟多時，更凸顯前階段證據蒐集之重要性。專利權人應盡可能取得完備之侵權樣品和相關輔助證據，並注意商品之特殊性，搭配嚴謹之證據取得過程，以便確保自身權益。

一、前言

經濟部智慧財產局於103 年 01 月 16 日發布「專利審查基準第五篇第一章」部分規定修正，對於新修正之後增修了哪些規定，在此列舉其修正內容定並比較前後之差異。


二、專利審查基準第五篇第一章專利權之舉發修正要點：

(一) 提起舉發之事由之法定舉發事由一節中，關於同一人於同日就相同創作分別申請發明及新型專利，並於嗣後取得發明及新型專利權者之內容，配合102年6月13日生效施行之專利法第32條規定，增修2.3.1之(11)，成為(11)、(11-1) ~ (11-3)。並於本節第1段及第2段之間，增加一段敘述，說明增列之理由（2.3.1節）。
 
(二) 舉發聲明一節中，按專利法第32條修正條文明定一案兩請改採權利接續，不論是發明專利權之接續或新型專利權之當然消滅，均為全案概念；另參考中國大陸一案兩請權利接續相關規定，專利權人聲明放棄實用新型專利權，亦採全案消滅之作法，故依本章2.3.1「法定舉發事由」一節中所載(11-2)及(11-3)之舉發，不得就部分請求項請求撤銷專利權，而應請求撤銷全部請求項（2.4.1節）。
 
(三) 舉發聲明之態樣一節中，以本章2.3.1「法定舉發事由」一節中所載，增列舉發事由(11-2)及(11-3)請求撤銷全部請求項之態樣（2.4.1.1節）。

(四) 爭點認定之態樣一節中，以本章2.3.1「法定舉發事由」一節中所載，增列爭執舉發事由(11-2)及(11-3)者，舉發理由及全部請求項構成一個爭點（4.2.1節）。
 
(五) 爭點整理之闡明權之行使一節中，按102年6月13日生效施行之專利法第32條提起之一案兩請，於申請時未分別聲明應適用本法第31條規定。若舉發人錯誤引用本法第32條規定，無須行使闡明權，得逕予適用正確法條，於是在本節之第3段及第4段之間增加一段文字以玆說明（4.2.2節）。

(六) 在先申請原則之審查一節中，增述審查先申請原則舉發之判斷原則。並依102年6月13日生效施行後之專利法第32條，同一人於同日就相同創作分別申請發明及新型專利者，申請人必須負擔於申請時聲明之義務，始能享有權利接續之利益。未聲明者，其後續之法律效果與第31條之一案兩請並無區別，因此，有關舉發的處理，應適用本法第31條規定（4.3.1.3.4節）。
 
(七) 新增「4.3.1.3.5 於本法第 32 條 102 年 6 月 13 日生效施行前後有關第 32 條一案兩請舉發之審查」一節，總合說明專利法第32條於102年6月13日生效施行前後有關第32條一案兩請舉發之審查處理原則。

(八) 新增「4.3.1.3.6 有關第 32 條一案兩請舉發之審查注意事項」一節，依102年6月13日生效施行後之專利法第32條條文之立法意旨，同一人於同日就相同創作分別申請，已於申請時分別聲明，而仍發生發明及新型專利權同時並存的情況，應對系爭發明專利提起舉發。若舉發人對系爭新型提起舉發，因與本法第32條102年6月13日生效施行條文規定不合，自應審定舉發駁回，但基於專利權人申請第32條一案兩請已盡聲明義務，專利專責機關應為行政上之權宜處理，應另行公告新型專利權自發明專利公告之日消滅，因此明定此審查注意事項。
 

三、結語
 

此次專利審查基準第五篇第一章專利權之舉發已按102年6月13日生效施行之新版專利法做出修正，是故，專利權人或申請人應注意新專利法施行後所造成之各種權利影響。

參考資料

修正「專利審查基準第二篇第三章及第五篇第一章」部分規定，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=505570&ctNode=7127&mp=1

職務發明

專利法第七條第一、二項規定：「受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。（第一項）前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。（第二項）」。

由於雇用人，有相當程度指示及監督權限，及投入相當設備及資力，因此於僱傭關係所生之職務上發明其成果歸屬之認定，宜從保障雇用人之立場為設計。此外如受僱人已申請取得專利權者，雇主亦得依同條規定，請求受僱人移轉返還該專利權。

另外基於發明人之權益之保障，專利法第七條第四項規定：「依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人或創作人享有姓名表示權。」關於舉證責任之分配上，雇用人與受僱人就某項發明或創作是否於僱傭關係存續中所完成，或是否為職務上之發明或創作有所爭議時，應由雇主對此負舉證責任。

非職務發明

依專利法第八條：「受雇人於非職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或新式樣係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或新式樣（第一項）。受雇人完成非職務上之發明、新型或新式樣，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程。（第二項）雇用人於前項書面通知到達後六個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張該發明、新型或新式樣為職務上發明、新型或新式樣。（第三項）」

考量非職務上之發明，雖完成於僱傭關係存續期間，但與僱傭關係之存在並無關聯或關聯微薄，原則上雇用人對於非職務上發明並無指示或監督之貢獻，亦未提供研發資訊、設備等成本，故專利申請權與專利權應歸屬於受僱人為宜。

另外專利法第九條規定：「前條雇用人與受僱人間所訂契約，使受僱人不得享受其發明、新型或新式樣之權益者，無效。」目的乃在於保障於僱傭關係中經濟地位較低之受僱人方，避免因締約地位之不平等而喪失其所有之專利申請權或專利權。

以下列舉一例關於僱傭關係下職務與非職務發明，桃園地方法院九十六年智字第十一號判決，訴訟事由為:

1.  僱用人認為依受僱人未離職前之職務自包括就公司物料之使用有監督維護
、並針對需求而有改進並發明新式產品之職責，惟其竟利用職務之便加以
改良後自行申請而分別取得我國及大陸之專利，受僱人就此料帶之改良
與雇用人之產品有直接關連，應屬職務上之發明。

2.  受僱人當時主要係管理營業處關於市場行銷之業務，至於制品處、研發處
、資材處等則非受僱人管理之職務範圍，因此僱用人之製造研發等工作與
受僱人無關，受僱人亦不為原告從事設計研發等工作。且僱用人並未生產
包裝用料帶。

判決結果為:

主因受僱人擔任副總期間所管轄業務不包括研發部門，研發非受僱人職務內容，且僱用人公司主要生產物品並不包括受僱人發明內容之相關產品之生產，以及其他證據，因此判定此案僅屬「職務有關之發明」，非專利法第七條之職務上發明。

參考

1. 經濟部智慧財產局 專利商品化教育宣導網站，

論職務發明之專利申請權的讓與及返還－日本2010 年知財高裁「加工工具」事件判決研析 劉國讚

http://pcm.tipo.gov.tw/pcm2010/pcm/pro_show3.aspx?sn=316

1. 教育部補助計畫案 「產學合作手冊編撰與標準合約制定」

http://www.iaci.nkfust.edu.tw/2006Industry-EducationHandbook/index.html

1. 經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ch/

1. 中華人民共和國國家知識產權局

http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/zl/bmgfxwj/200804/t20080403_368933.html

1. 司法院法學資料檢索系統，臺灣桃園地方法院 裁判書 -- 民事類96,智,11

http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/

所謂職務上發明係指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。

依據台灣專利法第7條第1項之規定，受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。前項所稱職務上之發明、新型或設計，指受雇人僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。

台灣專利法第八條規定受雇人於非職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或設計係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或設計。受雇人完成非職務上之發明、新型或設計，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程。雇用人於前項書面通知到達後六個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張該發明、新型或設計為職務上發明、新型或設計。

以及台灣專利法第九條規定前條雇用人與受雇人間所訂契約，使受雇人不得享受其發明、新型或設計之權益者，無效。

關於受僱人發明制度，無疑問的應衡平保護提供技術思想完成創作發明之受僱人，以及提供資金、設備及人力等資源之僱用人。問題在於，如何設定衡平保護之基準及方法？相較於台灣專利法目前尚缺乏明確的職務發明獎勵法則，中華人民共和國專利法積極地訂定明確的職務發明獎勵實施細則，詳見以下表格。

有關兩岸「職務發明」規定之比較

因此企業無論是基於提供受雇人誘因、鼓勵其發明創作或是提升自身獲利可能性之考量，均無可避免會遭遇到職務發明及就職務發明支付「合理的適當報酬」的問題，由於台灣專利法沒有祥細獎勵規範，如果能就企業內部明定獎勵規範，定可增加員工職業發明之熱情，並且提高公司的競爭力。

出處

1. 智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/ch/
2. 中華人民共和國專利法實施細則http://www.6law.idv.tw/6law/law-gb/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9C%8B%E5%B0%88%E5%88%A9%E6%B3%95%E5%AF%A6%E6%96%BD%E7%B4%B0%E5%89%87.htm
3. 中華人民共和國專利法 http://www.6law.idv.tw/6law/law-gb/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9C%8B%E5%B0%88%E5%88%A9%E6%B3%95.htm#b16
4. 淺談決定職務發明適當報酬支付標準之程序規定(2006年4月)http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=185
5. 職務發明http://wiki.mbalib.com/wiki/%E8%81%8C%E5%8A%A1%E5%8F%91%E6%98%8E
6. 法源法律網http://www.lawbank.com.tw/treatise/pl_article.aspx?AID=P000211749#t1

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2013-01-02

 前言

Canon因為回收業者將其具有專利權的墨水匣回收並販售，因而提出專利訴訟；雖然日本最高法院最後判定回收業者侵權，然則實質上，作為消耗品的專利產品是否應該允許回收，此問題應該不只牽涉專利權利，還牽涉環保、市場等層面，以下嘗試以各層面進行討論，並思考政策上的可能制定方向。

技術發展層面

專利制度藉提供發明人專利排他性以使發明公開，而使他人得以理解發明而促進技術發展。以此來看，給予具有專利權的墨水匣商品保護是必要的，然而若是允許回收墨水匣，可促進將不能重複使用的墨水匣改進成可以重複使用，以此來看允許回收未必全無好處。

市場層面

若回收開放，對於真品的銷售必然會有一定程度的衝擊，但是真品仍會有一定的市佔率，因為回收產品必須要以用過的真品作為回收產品的材料。以此來看，開放回收仍可能使專利權人從專利產品獲得合理的利潤。

環境保護層面

以環境保護角度自然傾向允許回收，一來墨水匣由塑膠製作，其由石油製造，而石油在未來將會越來越匱乏；二來塑膠不易分解，若不回收將會造成垃圾處理問題。

政策的可能制定方向討論

由以上討論可以看出，開放回收是有其必要，尤其墨水匣在墨水使用完後其結構大致未被破壞，在回收後仍可得到不錯品質的回收產品。然則以保護專利權人的角度，無條件的開放仍會傷害專利權人，之後可能會不利於相關產業的發展或使發明人刻意隱藏發明。以此來看，若是制定政策，鼓勵或要求墨水匣廠商(或任何產品適合回收的廠商)處理回收相關事務，要不自己回收專利產品，要不讓回收廠商來處理回收事務，但是得以要求支付合理的權利金，如此便能兼顧專利權人利益以及環保議題。

結語

專利制度是帶有強烈公眾事務性質的制度，除了保護發明人利益，以促進產業與技術發展之外，其他可能會對社會造成的影響，諸如環保議題，也應該納入相關政策的考量中。以墨水匣的案件來看，以支付權利金給專利廠商等有條件開放回收的方式，或許是個能兼顧專利權人利益與環保議題的處理方法。

參考資料

專利師季刊第十一期(2012 十月)    中華民國專利師公會發行

Wikipedia: Exhaustion doctrine

http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaustion_doctrine

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-27

概念

為保障發明人在申請專利時，無法預料到未來其發明被第三人以特別方式模仿，即刻意避開但實質實施的情況，專利相關規定認為，在解釋專利權範圍時，得以將範圍擴大到等同於原技術特徵的均等範圍，不僅限於原申請範圍的文義範圍，此稱為均等論。有時情況為系爭對象落入申請專利範圍的文義範圍，但系爭對象以實質不同的技術手段達成相同功能，在此時應判定系爭對象未落入專利權範圍，此稱之為逆均等論。此原則的目的在於避免申請專利範圍的不當擴張而超脫專利權人發明的合理範圍。逆均等論又可稱為消極均等論、表同實異論或均等相異論。

實務應用

當系爭對象基於全要件原則等原則判斷後認定落入專利的文義範圍時，被告可以藉由主張適用逆均等論來使系爭對象不落入專利的文義範圍。從程序來看，為先判定系爭對象落入專利文義範圍後，才審查逆均等論的判定是否成立(可參考下圖)。在實務專利侵害訴訟中很少人會主張逆均等論來防禦，理由有二：一者，當主張適用逆均等論時，就已經承認系爭對象落入專利的文義範圍了，但是在專利侵害訴訟中仍有許多其他手段可以做為防禦，如主張未侵權專利、專利無效、禁反言、先前技術阻卻。這些手段都是奠基在系爭對象並未落入專利文義範圍的假設上，最多僅是承認系爭對象落入專利的均等範圍，因此就防禦手段的順序而言，應該先對於系爭對象未落入申請專利範圍進行未侵權專利等主張，接著在系爭對象落入專利均等範圍的假設下進行禁反言、先前技術阻卻等主張，最後才是在系爭對象落入專利文義範圍的假設下進行主張，也就是說，逆均等論應該是專利侵害訴訟中的最後防禦手段。二者，當系爭對象已經被判定為落入專利文義範圍後，若被告主張適用逆均等論時，則被告須負起舉證責任，提出逆均等論成立的表面證據，這在實務上極難做到。CAFC目前尚未有基於逆均等論而判定不侵權的判決。

結語

基於均等論的理論基礎，逆均等論的出現是十分自然並能補足均等論未論及的部份。然則實務上逆均等論無論在程序上的考量還是主張成立難度的考量上都不易使用，因而使得逆均等論在實務上並不常見。

參考資料

逆均等論（The Reverse Doctrine of Equivalents）

http://patentdic.blogspot.tw/2007/03/reverse-doctrine-of-equivalents-u.html

Roche Palo Alto LLC v. Apotex, INC.判例探討 (2008年12月)

http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=346&stat=y

專利侵害判斷之研究 － 以均等論下之先前技術阻卻研究為中心

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fethesys.yuntech.edu.tw%2FETD-db%2FETD-search-c%2Fgetfile%3FURN%3Detd-0731109-101707%26filename%3Detd-0731109-101707.pdf&ei=OZ7SUIqLNdHJmQWI34DYBg&usg=AFQjCNHykcTLWTsfqCXOtEE189q450k9Iw

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-25

 前言

日本在應用均等論時，認定均等論必須符合五個要件，其中學理以及概念與美國所用之原則大致相同。然而其中第一個要件要求，均等論可以擴張的範圍必須為專利發明的非本質部份，稱之為技術思想同一性，此與美國原則有些差異。究竟什麼是發明本質部份？或許我們可由以下”卡發行系統”案件討論來看出。

“卡發行系統”案件

原告專利是一個可用來發行各種會員卡的卡發行系統，特別可以應用在有多個分店的錄影帶出租店。其利用特殊設計的資料傳訊技術，可讓使用者即使在沒有人的分店裡仍能申請和拿取會員卡，如此便能節省大量業務人力。

發明系統為一母店和至少一個無人分店，其中當子店有人想要申請會員卡的時候，利用一特殊設計的”硬拷貝”裝置，將使用者有附署名之駕照等身分證件資訊傳送到母店，經母局人員確認後再回傳確認訊息於分店並發行會員卡給使用者。

被告系統也是一設置在無人店面的機器，用於締結小型貸款契約。在確認身分的部分，使用掃描器掃描身分證明書，以及用照相機照下使用者的臉部，兩者比對後來確認身分。

兩個系統十分類似，因此原告控告被告系統侵權。法官審查後認為，被告系統和原告專利其實在本質部分並不相同。在專利申請之前，已有一種類似的無人卡發行系統，其中也是使用照相機照的影像資訊和掃描器取得的身分證明書資訊來確認使用者身份；而這個專利發明是使用一種特殊設計的硬拷貝情報讀取系統，其中僅需讀取附署名的駕照等身份證件，就可以讓母店人員確認使用者身份，和先前的無人卡發行系統相比，其系統架構更為便宜，卻同時具有足夠的安全性。以此來看被告系統的本質部份反倒是屬於先前技術，因而兩個系統在發明本質上並不相同，不應應用均等論來擴張專利申請範圍。最後法院判定侵權不成立。

結語

技術思想同一性所討論的發明本質，雖然在應用上得十分細膩，然而在類似專利技術眾多的情況，可以防止大量不同專利互相落入對方的均等範圍，對於我國現行情況十分適合。

參考資料

專利實務論 劉國讚 p417~p424

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-25

 概念

在申請專利時，雖然發明人可以儘可能爭取較大的權利範圍，但是在公開發明後，若有人想要模仿，可以在適當研析專利範圍後，刻意地避開請求項文義但實質上實施該發明，因而避免侵權。以此角度來看，僅是原先的權利範圍對於發明人的角度仍是不夠。均等論是在如此的情況下產生，基於保障專利權人利益，避免他人對於發明技術僅稍做非實質的改變而避免侵權，在解釋專利權範圍的時候，得以將範圍擴大到等同原技術特徵的均等範圍，而不僅限於原申請專利範圍的文義範圍。

美國均等論的原則

一、替換技術特徵

在擴大專利權範圍時，不要求所有技術特徵要完全相同，而是判斷對於所屬技術領域的技術人員來說，侵權人所採用的技術特徵和專利權範圍的技術特徵是否具有可替換性。判斷時會考慮，專利發明和被控侵權客體的對應技術特徵是否”以基本上相同的方式，實現基本上相同的功能，產生基本上相同的效果”，這被稱為”功能-方法-效果”(function-way-result)原則。

二、全要件原則

在上述原則情況下，為了避免專利權範圍的過度擴張，使用均等論時，會要求不允許將保護範圍擴大到實質上已經忽略了請求項中的某些技術特徵，也就是使用均等論時必須考慮申請專利範圍中的所有技術特徵。

要注意的是，即使有前兩個判斷原則，在實際上的判斷，仍應該考量文件的內容、現有技術的情況、以及案件的特定情境。對於均等的判斷不能拘泥於某種拘泥的模式，也不能脫離具體案情憑空論述。

三、先前技術阻卻

此指均等論的擴張範圍，不可以包含發明申請之前的先前技術。

四、禁反言

指均等論的擴張範圍，不可以包含專利權人在申請和維護過程中，比如說修正、更正等過程，任何已經被限制或者被排除的事項。

結語

雖然均等論原則存在已久，但質疑反對的聲音也一直存在。目前由美國判例仍然可以看出，法院認為均等論有其存在的必要性。然則依照案情事實不同，均等論的判斷準則也會有所差異，因而在實際的使用上，需要特別注意。

參考資料

專利實務論 劉國讚 p403~p410

專利侵害判斷之研究 － 以均等論下之先前技術阻卻研究為中心

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fethesys.yuntech.edu.tw%2FETD-db%2FETD-search-c%2Fgetfile%3FURN%3Detd-0731109-101707%26filename%3Detd-0731109-101707.pdf&ei=OZ7SUIqLNdHJmQWI34DYBg&usg=AFQjCNHykcTLWTsfqCXOtEE189q450k9Iw

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-25

在應用均等論的時候，其專利權擴張範圍不可以包含該發明專利的先前技術，也因此，當一產品(以下簡稱系爭對象)被控落入另一個專利(以下簡稱系爭專利)的權利均等範圍時，被告可以主張先前技術阻卻，即主張系爭對象其實是屬於系爭專利的先前技術，來阻止均等論的權利擴張以避免落入系爭專利的權利範圍。在實務上，判定先前技術阻卻是否成立並不容易，因為當如此爭議發生的情況，往往系爭對象、系爭專利和相關先前技術之間的差異會很小，而法院在判決先前技術阻卻是否成立，往往是判定系爭對象和相關先前技術的差異是否比系爭對象和系爭專利的差距還來得小。然則如此判定往往會流於主觀，以下就專利審查的新穎性和進步性要件審查來討論另一種判定準則。

以新穎性要件看先前技術阻卻判定準則

若先前技術阻卻成立，則代表系爭對象隸屬於相關先前技術的範圍。以此角度來看，若是假設系爭對象在沒有系爭專利的情況下，其申請專利無法通過新穎性要件審查，也因此我們可以使用新穎性審查基準來判斷系爭對象是否通過測試，假如未通過的話則先前技術阻成立。

以進步性要件看先前技術阻卻判定準則

依照前述討論，我們一樣可以以進步性審查基準來測試系爭對象是否通過測試，若是未通過測試的話則先前技術阻卻成立。

若是我們以先前討論的方式來審查先前技術阻卻是否成立，可以發現其實其關鍵處不是在於判定系爭對象和相關先前技術的差異與系爭對象和系爭專利的差異之大小比對，而是在於系爭目標是否隸屬於相關先前技術的範圍。若系爭目標無法通過新穎性或進步性其中一個測試，則系爭目標隸屬於先前技術，先前技術阻卻成立；反之則先前技術阻卻不成立。另外，以此角度來看，先前技術文件的引用，得以引用不只一份，並沒有太大限制。

假設性申請專利範圍分析法

假設性申請專利範圍分析法(hypothetical patent claim)是美國CAFC 於1990 年之Wilson Sporting Goods 案所創設，其概念邏輯即如前述。以如下步驟執行：

一、修改系爭專利之申請專利範圍中與系爭對象均等的技術特徵，使之在字義上涵蓋系爭對象，此修正後的申請專利範圍即稱之為「假設性申請專利範圍」；

二、以被告提出作為阻卻均等侵權的先前技術為引證資料，檢視該「假設性申請專利範圍」是否仍符合可專利要件之新穎性、進步性規定，若：（ a）該「假設性申請專利範圍」仍具有新穎性與進步性時，應判斷均等範圍得擴及涵蓋系爭對象，系爭對象構成均等侵害；（ b）該「假設性申請專利範圍」不具有新穎性或進步性時，則應判斷均等範圍不得擴及涵蓋系爭對象，系爭對象不構成均等侵害。

結語

以新穎性、進步性審查基準來判定先前技術阻卻是否成立，雖然在實務上未必容易使用，卻為我們提供一個清楚明確的框架來進行審查，以避免流於主觀的判斷。

參考資料

專利實務論 劉國讚

專利侵害判斷之研究 － 以均等論下之先前技術阻卻研究為中心

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fethesys.yuntech.edu.tw%2FETD-db%2FETD-search-c%2Fgetfile%3FURN%3Detd-0731109-101707%26filename%3Detd-0731109-101707.pdf&ei=OZ7SUIqLNdHJmQWI34DYBg&usg=AFQjCNHykcTLWTsfqCXOtEE189q450k9Iw

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-13

前言

在撰寫專利說明書的時候，藉由不同的附屬項依附關係，將可以造成不同的結構與效果。適當的結構規劃將可以得到較好的實務效果，附屬項的依附結構可分成以下三種：

一、鏈狀結構

鏈狀結構指後一項附屬項依附在其前一項請求項，以此依序排序成類似直鏈狀的請求項依附關係。舉例來說，請求項1為獨立項，請求項2到4為附屬項，請求項2依附在請求項1上，請求項3依附在請求項2上，請求項4依附在請求項3上。

二、環狀結構

環狀結構指所有附屬請求項皆依附在一個獨立請求項。舉例來說，請求項1為獨立項，請求項2到4為附屬項且皆依附在請求項1上。

三、樹狀結構

指前述兩種結構的混合結構，此結構兼具鏈狀結構和環狀結構的優點，但相對複雜，較不易理解。

實務功能

一、鏈狀結構有助於專利的核准

鏈狀結構對於審查官而言是較易審查的，以前述例子來看，假設獨立項1不具可專利性，而請求項2有可專利性，在審查官審查完第二項後，便不用繼續審查而直接對第二至四項准予專利。基於其較易審查的特性，使用鏈狀結構可能會得到審查官的青睞，因而有助於專利核准。

二、鏈狀結構增加審查進步性核駁的難度

審查官在核駁專利時，必須依相關先前技術的資料，提出申請專利為何容易結合相關引證資料的理由。鏈狀結構的請求項，會使越後面的附屬項包含越多限制要件，而使審查官提出核駁時必須要考量結合越多引證資料的可能性，於是對於審查官而言，要提出足以核駁包含越多限制要件請求項的理由，將是益加困難。

三、環狀結構在修正程序時較易決定適切的申請專利範圍

當在考量複數技術特徵時，申請人未必明確知道哪些技術特徵具有可專利性，哪些特徵沒有。若使用鏈狀結構，審查後可能會造成有請求項包含不必要技術特徵的情況，而使用環狀結構，則能使最後被核准的請求項有較適恰的申請專利範圍。舉前先的鏈狀結構為例，假如最終審查官認為僅有請求項4有可專利性，但請求項2、3有不必要的技術特徵，則最後的申請專利範圍中會多出請求項2、3中的不必要技術特徵。若相同情況在先前的環狀結構發生，則可以避開此問題。

結語

申請專利範圍為專利申請書中較難撰寫的部份，我們應使用適當的附屬項結構並進行適當的規劃，以期獲得實務上最大的功能。

參考資料

專利師季刊第十期(2012 七月)    中華民國專利師公會發行

專利實務論    劉國讚著

專利審查基準    經濟部智慧財產局編印

http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=43

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-11

附屬項為申請專利範圍中，不獨立的請求項，其可以依附在獨立項或者其他附屬項。附屬項包含了所依附請求項的所有技術特徵，並另外增加技術特徵，如此可以避免相同內容重複記載(專施 18)。附屬項的申請專利範圍必然落在其依附的請求項的範圍之內。附屬項分為下列兩種態樣：

1. 詳述式：將被依附之請求項全部技術特徵包含在內，並對其中的部份技術特徵詳加界定。

2. 附加式：將被依附之請求項全部技術特徵包含在內，並增加被依附請求項原本未包涵的技術特徵。

 附屬項在實務上另外有以下功能：

1. 1.      備用

在審查時，當範圍較大的被依附項不具有可專利性時，附屬項的存在使該發明的某些特定實施樣態仍可能獲准專利。

1. 2.      較廣請求項的具體化

為了獲得較大的申請專利範圍，獨立項的記載通常會使用較上位或抽象化的用語，因此在解讀時常常不易被理解。附屬項所記載的內容會較具體化，因此在閱讀時可以先看附屬項，以幫助理解獨立項的記載。

1. 3.      提供不同的請求項範圍

藉由附屬項提供不同的專利申請範圍，從審查官核准不同項的情況，便能理解審查官認定應該獲准的專利範圍，如此可縮短審查官和申請人認定專利範圍大小所需時間，提高審查效能。

1. 4.      避免過早收到最終審查通知書

在需要審查的請求項較多的情況下，審查程序的時間會變得較長而使終結時間往後延。申請人可將具有可專利性的非必要技術特徵記載於附屬項中來達到此目

的。

1. 5.      提供較大的損害賠償基礎

因為附屬項具有更具體的實施樣態，所以在計算侵權的賠償額時，可以有更大的基礎。

1. 6.      提供裁判者(judge)更明確、具敘述性的以及具體細節內容

獨立項敘述通常使用較抽象用語，利用附屬項較具體化的內容，可裁判者容易理解發明內容。

1. 7.      安撫客戶

獨立項的上位用語可能會讓客戶覺得不安，透過附屬項請求與實施例相近的專利範圍，可使客戶較為安心。

1. 8.      其他

另有增加請求項分析的容易性、單純撰寫習慣等功能。

參考資料

專利師第十期(2012 七月)    中華民國專利師公會發行

專利實務論    劉國讚著

專利審查基準    經濟部智慧財產局編印

專利法實施細則(民國93年施行)

http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=bde5aa98-77be-4c15-8941-d0bfff601182.pdf