對潛在侵權者提起專利訴訟、發警告函之前,應作哪些準備

 

 眾律國際法律事務所  實習律師邱冠文

一、前言

知識經濟時代下,新興技術的取得即代表商機和企業的成長,因此專利權之管理與企業之營收發展息息相關,企業對自身所掌握之專利權,宜於內部建立專責部門加以管理,並於發現市場上有侵害專利之跡象時,針對相關事證加以蒐集,以便提供管理階層作是否進一步提起訴訟或和解等商業策略上之判斷。本文就專利權人可採取之法律上攻擊手段和蒐證上之證據類型及相關應注意事項介紹如下。

 

二、專利權人確保權利之步驟

發現市場上相關產品有侵害專利權之跡象時,專利權人首先應展開證據之蒐集,待取得侵權樣品、發票或購買憑證等相關證物後,再對侵權人和其上下游廠商寄發警告函逼迫對方停止銷售系爭產品或展開專利授權之和解談判,若警告函無法達成預期目的時,再視證據之蒐集程度、侵權之明確性等具體情況而決定是否進一步提起訴訟,以及假處分(preliminary injunctions)、證據保全程序(investigative seizures)。

                   圖一:專利權人確保權益之步驟

 未命名    

                      *圖來源:本文自行製作

 

三、應蒐集之證據類型

(一)侵權樣品、購買憑證之取得和蒐集時應注意事項

侵權證據之蒐集取得,為專利權人確保權益前必須先行準備之事項[1],對於後續法律途徑之成功與否具有重大之影響,不可不慎。

 

侵權人所製造或銷售之商品為侵害事實之主要證據,蓋透過該樣品與系爭專利權之詳加比對,即可驗證專利是否受到侵害,此外商品附隨之說明書、成分說明書當中若對於其裝置技術、產品成分說明甚詳者,亦得作為專利侵害之證明[2]

 

除了侵權樣品以外,搭配購買該侵權樣品之發票、購買憑證,可證明對方確實有製造販賣之侵權事實,然而某些產品可能因銷售方式或商品本身之特殊性,使專利權人難以於本國公開市場取得侵權樣品,此時則需作因應調整,如安排徵信公司或其他合作廠商於國外下單。

 

此外,於無標準包裝、包裝上生產者不詳、或運過程當中得以隨時開拆之特殊產品時須特別注意,此時該樣品之證明力可能因上開瑕疵,而影響法院之認定。故專利權人於此種特定情況下,允宜透過事先安排公證,委請民間公證人陪同前往採購、全程觀察該過程[3],而將採購即取樣過程均做成公證,透過上開事前嚴謹之蒐證程序,以確保證據之證明力。

 

(二)取得侵害鑑定報告以確定專利權受有侵害

專利權人取得系爭樣品後,應將其送交專業鑑定機構[4],以做成侵害鑑定報告,作為樣品確有侵害專利權事實之佐證[5],惟提起訴訟或採取後續法律措施並不以具備侵害鑑定報告為必要[6],專利權人亦得自行分析該樣品確實具有侵害專利權之可能性後,發起後續警告、提出訴訟之法律途徑。

 

四、小結

於專利侵害當中,證據之蒐集為採取後續一切法律途徑之先決條件,尤其專利訴訟往往涉及重大商業利益且纏訟多時,更凸顯前階段證據蒐集之重要性。專利權人應盡可能取得完備之侵權樣品和相關輔助證據,並注意商品之特殊性,搭配嚴謹之證據取得過程,以便確保自身權益。

 

 



[1] 蕭富山,專利訴訟實務,經濟部智慧財產局出版,20091月,頁99-101

[2] 蕭富山,前揭註,頁101-102

[3] 蕭富山,前揭註,頁104

[4] 司法或專利主管機關通常會於網站上會公布適宜且有意願擔任之專利鑑定機構,例如我國司法院曾於2004年以祕台廳民一字第0930016881號函,公布侵害專利鑑定專業機構之參考名冊。

[5] 蕭富山,前揭註1,頁104

[6] 參考釋字507號,專利法83年年公布之舊法131條第4項規定專利權人提出告訴時,若未檢附侵害鑑定報告者,其告訴不合法,釋字507號解釋認定該規定對人民之訴訟權為不必要之限制,而宣告該規定違憲立即失效。

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