眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

一、前言

經濟部智慧財產局於103 年 01 月 16 日發布「專利審查基準第五篇第一章」部分規定修正，對於新修正之後增修了哪些規定，在此列舉其修正內容定並比較前後之差異。


二、專利審查基準第五篇第一章專利權之舉發修正要點：

(一) 提起舉發之事由之法定舉發事由一節中，關於同一人於同日就相同創作分別申請發明及新型專利，並於嗣後取得發明及新型專利權者之內容，配合102年6月13日生效施行之專利法第32條規定，增修2.3.1之(11)，成為(11)、(11-1) ~ (11-3)。並於本節第1段及第2段之間，增加一段敘述，說明增列之理由（2.3.1節）。
 
(二) 舉發聲明一節中，按專利法第32條修正條文明定一案兩請改採權利接續，不論是發明專利權之接續或新型專利權之當然消滅，均為全案概念；另參考中國大陸一案兩請權利接續相關規定，專利權人聲明放棄實用新型專利權，亦採全案消滅之作法，故依本章2.3.1「法定舉發事由」一節中所載(11-2)及(11-3)之舉發，不得就部分請求項請求撤銷專利權，而應請求撤銷全部請求項（2.4.1節）。
 
(三) 舉發聲明之態樣一節中，以本章2.3.1「法定舉發事由」一節中所載，增列舉發事由(11-2)及(11-3)請求撤銷全部請求項之態樣（2.4.1.1節）。

(四) 爭點認定之態樣一節中，以本章2.3.1「法定舉發事由」一節中所載，增列爭執舉發事由(11-2)及(11-3)者，舉發理由及全部請求項構成一個爭點（4.2.1節）。
 
(五) 爭點整理之闡明權之行使一節中，按102年6月13日生效施行之專利法第32條提起之一案兩請，於申請時未分別聲明應適用本法第31條規定。若舉發人錯誤引用本法第32條規定，無須行使闡明權，得逕予適用正確法條，於是在本節之第3段及第4段之間增加一段文字以玆說明（4.2.2節）。

(六) 在先申請原則之審查一節中，增述審查先申請原則舉發之判斷原則。並依102年6月13日生效施行後之專利法第32條，同一人於同日就相同創作分別申請發明及新型專利者，申請人必須負擔於申請時聲明之義務，始能享有權利接續之利益。未聲明者，其後續之法律效果與第31條之一案兩請並無區別，因此，有關舉發的處理，應適用本法第31條規定（4.3.1.3.4節）。
 
(七) 新增「4.3.1.3.5 於本法第 32 條 102 年 6 月 13 日生效施行前後有關第 32 條一案兩請舉發之審查」一節，總合說明專利法第32條於102年6月13日生效施行前後有關第32條一案兩請舉發之審查處理原則。

(八) 新增「4.3.1.3.6 有關第 32 條一案兩請舉發之審查注意事項」一節，依102年6月13日生效施行後之專利法第32條條文之立法意旨，同一人於同日就相同創作分別申請，已於申請時分別聲明，而仍發生發明及新型專利權同時並存的情況，應對系爭發明專利提起舉發。若舉發人對系爭新型提起舉發，因與本法第32條102年6月13日生效施行條文規定不合，自應審定舉發駁回，但基於專利權人申請第32條一案兩請已盡聲明義務，專利專責機關應為行政上之權宜處理，應另行公告新型專利權自發明專利公告之日消滅，因此明定此審查注意事項。
 

三、結語
 

此次專利審查基準第五篇第一章專利權之舉發已按102年6月13日生效施行之新版專利法做出修正，是故，專利權人或申請人應注意新專利法施行後所造成之各種權利影響。

參考資料

修正「專利審查基準第二篇第三章及第五篇第一章」部分規定，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=505570&ctNode=7127&mp=1