眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-25

 前言

日本在應用均等論時，認定均等論必須符合五個要件，其中學理以及概念與美國所用之原則大致相同。然而其中第一個要件要求，均等論可以擴張的範圍必須為專利發明的非本質部份，稱之為技術思想同一性，此與美國原則有些差異。究竟什麼是發明本質部份？或許我們可由以下”卡發行系統”案件討論來看出。

“卡發行系統”案件

原告專利是一個可用來發行各種會員卡的卡發行系統，特別可以應用在有多個分店的錄影帶出租店。其利用特殊設計的資料傳訊技術，可讓使用者即使在沒有人的分店裡仍能申請和拿取會員卡，如此便能節省大量業務人力。

發明系統為一母店和至少一個無人分店，其中當子店有人想要申請會員卡的時候，利用一特殊設計的”硬拷貝”裝置，將使用者有附署名之駕照等身分證件資訊傳送到母店，經母局人員確認後再回傳確認訊息於分店並發行會員卡給使用者。

被告系統也是一設置在無人店面的機器，用於締結小型貸款契約。在確認身分的部分，使用掃描器掃描身分證明書，以及用照相機照下使用者的臉部，兩者比對後來確認身分。

兩個系統十分類似，因此原告控告被告系統侵權。法官審查後認為，被告系統和原告專利其實在本質部分並不相同。在專利申請之前，已有一種類似的無人卡發行系統，其中也是使用照相機照的影像資訊和掃描器取得的身分證明書資訊來確認使用者身份；而這個專利發明是使用一種特殊設計的硬拷貝情報讀取系統，其中僅需讀取附署名的駕照等身份證件，就可以讓母店人員確認使用者身份，和先前的無人卡發行系統相比，其系統架構更為便宜，卻同時具有足夠的安全性。以此來看被告系統的本質部份反倒是屬於先前技術，因而兩個系統在發明本質上並不相同，不應應用均等論來擴張專利申請範圍。最後法院判定侵權不成立。

結語

技術思想同一性所討論的發明本質，雖然在應用上得十分細膩，然而在類似專利技術眾多的情況，可以防止大量不同專利互相落入對方的均等範圍，對於我國現行情況十分適合。

參考資料

專利實務論 劉國讚 p417~p424