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目前分類:台灣專利訴訟 (71)

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一件發明專利申請案在經過發明人的努力,從構思發明開始,接著經過重重的實驗乃至於成功,將發明技術本身轉換為說明書及圖式,遞交申請書、說明書及圖式至智慧局,審查人員的把關,說明書的補充修正,終究最後智慧局發出核准通知,這一段漫長的過程,往往會花去至少3~5年的時間。此時,發明人或許會想了解,花了這麼多的時間所申請並得到的專利權,甚麼時候才可以用來保護自己的權益呢?

    根據專利法第51條規定,「申請專利之發明,經核准審定後,申請人應於審定書送達後三個月內,繳納證書費及第一年年費後,始予公告;屆期未繳費者,不予公告,其專利權自始不存在。申請專利之發明,自公告之日起給予發明專利權,並發證書。發明專利權期限,自申請日起算二十年屆滿。」由此可見,專利權生效日需具備下述條件:

    一、繳納證書費及第一年年費

    二、公告之日起算

此時,專利權人應會有所疑惑,因為本國專利法為了促進產業發展,設有早期公開制度,也就是專利申請案在申請日後18個月若沒有法定排除事項時,就必須公開。再者,由於法律規定專利權必須於繳納證書費及第一年年費,並經公告後始具備專利權。因此,在公開至公告這段期間中,實際上並沒有專利權之適用。

有鑑於此,立法者於專利法第40條更明文規定,「發明專利申請人對於申請案公開後,曾經以書面通知發明專利申請內容,而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人,得於發明專利申請案公告後,請求適當之補償金。對於明知發明專利申請案已經公開,於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人,亦得為前項之請求。」藉此,在滿足專利法第40條的條件下,專利權人於發明專利公開後至公告前之期間,亦可得到保障。

然而,在實務上,判斷公開至公告間之補償並無法直接判斷得知,因為發明專利在經過核駁答辯之過程後,常常會牽涉到申請專利範圍的修正,所以會造成核准公告的申請專利範圍與公開時的申請專利範圍不同。因此,在判斷公開至公告期間之補償,仍需要審酌該件發明專利的整個申請流程,始能確定之。

至於從申請日開始到公開前的期間呢?本國專利法並未規定此段期間的補償,應是基於該件發明專利申請案並未公開,所以他人實施與該件發明專利相同之技術時,並無從得知該技術已被申請。

 

 

參考資料

專利法(民國100年12月21日修正,本法規部分或全部條文尚未生效) ,智慧財產法院,全國法規資料庫
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070007

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從侵權角度討論以手段功能用語表示之申請專利範圍(一) 

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專利師 楊智成

 

一、前言

「專利」不僅僅是產業界以及學術界用以評估競爭力的關鍵性指標,專利侵權訴訟同樣在商業戰爭中扮演著相當重要一環。在判斷待鑑定對象是否侵害一專利時,於實務上,首先需要解釋所述專利的申請專利範圍,方能比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象。申請專利範圍除了可以是專利專責機關審酌衡量申請專利之技術是否具備新穎性與進步性之重要憑藉外,更是司法機關解釋與判斷專利權範圍之依據,故申請專利範圍實為專利申請與專利侵害實務上最主要之法律文件。

本報告主要以「手段功能用語(means plus function)」表示技術特徵之申請專利範圍為例,根據我國專利法、專利法施行細則、專利審查基準彙編、判決,並參考美國的聯邦巡迴法院判決、美國專利審查程序手冊,透過討論本國判例、訴願委員會的決定與美國聯邦巡迴法院的判決,歸納出手段功能用語之解釋與應用原則,並歸納出中文專利說明書利用手段功能用語界定申請專利範圍時應該注意之事項。

二、現況分析

侵權種類概述 

專利權之侵權態樣大致上可區分為「直接侵害」及「間接侵害」。然而,我國除了對於「直接侵害」於現行專利法有相關規定外,智慧財產局考量產業現況以及智慧財產法院甫上路等原因,並未將專利權的「間接侵害」納入修正草案。因此,就現況而言,我國專利法所稱之侵權行為係指對於物品專利權或方法專利權之「直接侵害」行為,所述「間接侵害」行為並不包括在內。

更進一步來說,我國專利法第56條由智慧財產局所做的解讀中,認為該條之適用原則為申請專利範圍全部之必要構成要件,因此在申請專利範圍內記載複數要件時,不得僅就複數要件其中之一,主張獨立之技術範圍。由此可知,專利法第56條適用於專利侵害判斷中的全要件原則,屬於侵權態樣中的「直接侵權」。惟實務上侵權態樣並非只有直接侵權,關於侵權態樣目前美國專利法第271條規定則較詳盡,其將侵權種類分為直接侵權和間接侵權(又分為誘引侵權以及輔助侵權)。誘引侵權指積極誘引侵權他人專利的人應負侵權責任。輔助侵權則是僅生產、製造專利權中核心部分,雖不符合直接侵權中的全要件原則,但仍屬間接侵權。間接侵權於我國目前仍不算侵權。即使先前我國雖擬將間接侵權納入專利法,但最新的專利法修正草案中仍未新增間接侵權之相關規定。

參考我國智慧財產局訂頒的「專利審查基準」與「專利侵害鑑定要點」,專利侵害之鑑定流程的第一要務就是「解釋申請專利範圍」,接著方進行「比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象」,所述「比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象」又包括「解析申請專利範圍之技術特徵」、「解析待鑑定對象之技術內容」、「基於全要件原則(all-elements rule / all-limitations rule),判斷待鑑定對象是否符合『文義讀取』」、「基於全要件原則,判斷待鑑定對象是否適用『均等論』」等步驟。於實務上,不同領域之專利適合的申請專利範圍之記載形式未必相同,參考台灣近年來產業結構的調整與工業技術的演進,有關電子電路、電腦軟硬體、電子商務系統等技術領域的專利申請案急速成長,而此等技術領域的專利申請範圍之技術特徵往往以手段(或步驟)功能用語的方式撰寫,因此手段功能用語對申請專利範圍的界定來說非常重要,也是值得討論的課題。

 

「手段功能用語」 

在專利申請實務上,在一個具有多個構成要件的發明中,各構成要件通常會達成某種功效,並且具有達成該功效的多種技術手段。為使專利申請範圍能夠涵蓋上述多種技術手段,手段功能用語便成為專利人員的最佳工具。

詳言之,物之發明通常應以結構或性質界定申請專利範圍,方法發明通常應以條件或步驟界定申請專利範圍,若某些技術特徵無法以結構、性質或步驟界定,或以功能界定較為清楚,而且依發明說明中明確且充分規定之實驗或操作,能直接確實驗證該功能時,得以功能界定申請專利範圍。另外,專利法施行細則第18條第8項規定:「複數技術特徵組合之發明,其申請專利範圍之技術特徵,得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時,應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍」。換句話說,手段功能用語的用途在於簡化申請專利範圍的文字敘述,亦即,技術特徵可在不詳述構成要件之結構、材料或動作的情形下,以一種實現某一特定功能之手段或步驟來表示。 

參考美國專利法則規定於35 USC 1126項:「An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof」。兩者用語幾乎一致,可知我國對於手段功能用語應是由美國專利法直接沿用。

另外,專利審查基準第2-9-18頁至2-9-22頁之說明就「手段功能用語或步驟功能用語」之判斷,得以專利請求項中之記載是否符合下列三項條件為判斷基礎,倘符合者,即可認為其為手段功能用語或步驟功能用語:

1.使用「手段(或裝置)用以(means for 」或「步驟用以(step for」之用語記載技術特徵;

2.手段(或裝置)用以」或「步驟用以」之用語中必須記載特定功能;

3.手段(或裝置)用以」或「步驟用以」之用語中不得記載足以達成該特定功能之「完整結構、材料或動作。」

這三項條件同樣的也見於美國MPEP 2181中,由此可知我國不僅在手段功能用語法條上直接使用美國專利法之規定,連對於手段功能用語的判斷原則也如出一轍。

「專利侵害鑑定要點」第33頁第10點中提到了相關的內容,如「手段功能用語」之解釋必須增加發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作之限制內容。因此,解釋該種請求項時,該技術特徵僅能包含發明說明實施方式中對應於該功能之結構、材料或動作,及該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之均等物或均等方法,以認定其專利權範圍。由於手段功能用語並未具體描述各元件之結構、材料或動作,僅有功能性敘述,因此常被誤認為以手段功能用語可獲得較大的保護範圍。

然而,事實上如上方所述,均等物的解釋僅限於「發明說明實施方式」中對應該功能的結構、材料或動作。和均等論相比,均等論之適用範圍並不限於說明書中所揭露及其等效者。因此本組認為,專利法施行細則第18條第8項所稱之「均等範圍」並非等同「均等論」之判斷方式。「均等範圍」實質上僅限縮於「發明說明實施方式」中對應該功能的結構、材料或動作。

 

1.      Construing the "Function" of a Means-Plus-Function Claim Element    www.patentlyo.com
2.      Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 2181
3.      Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 2183
4.      專利判決解析   陳啟桐   專利師雜誌
5.      功能記載之申請專利範圍之解釋    劉國讚   專利師雜誌
6.      手段功能用語之解釋與應用   劉爾順   世新大學法學院碩士論文
7.      智慧財產法院判決書 (98,行專訴,41)

 

 

 

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簡析台灣智慧財產法院之體系

 

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專利工程師暨法務 簡敏丞

 

台灣自200211加入世界貿易組織,須遵守TRIPs相關規範,暨而修訂相關的智慧財產法律,並設立智慧財產權專屬的法院,以提升處理相關案件效率及法官之專業性。並於200719由立法院三讀通過<<智慧財產案件審理法>>,同年35三讀通過<<智慧財產權法院組織法>>,上述兩法於200871施行。

 智慧財產法院依法掌理關於智慧財產權之民事訴訟、刑事訴訟及行政訴訟之審理事務,該法院具體管轄案件區分為四類 :

     一、依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或是公平交易法所保護的智慧財產權益所產生第一審及第二審之民事訴訟案件。

     二、因刑法第253條至第255條、第317條及第318條之罪或是違反商標法、著作權法、公平交易法第35條第1項關於第20條第1項及第36條關於第19條第5款之案件,而不服地方法院依通常、簡易審判或協商程序所為之第一審裁判而上訴或抗告之刑事案件。(但不包括少年之刑事案件)

     三、因專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或是公平交易法所涉及智慧財產權所產生之第一審行政訴案件或是強制執行案件。

     四、其他法律規定,或是經由司法院所指定之案件。

 此外,司法院為了提升智慧財產權法院之司法透明度,並解決定刑的問題,於2008625公布了智慧財產案件量刑參考要點,作為法官在量處智慧財產相關的罪犯刑度之參考。

        而就智慧財產法院就民事訴訟、刑事訴訟及行政訴訟之審級管轄,則因普通法院體系及行政法院體系之因素,而有所異,對於智慧財產權相關權益之民事訴訟案件一審及二審均包括在智慧財產法院內,第三審則由最高法院審理。對於智慧財產權相關權益之刑事訴訟案件,第一審由各地方法院審理,第二審才會到智慧財產權法院審理,第三審則由最高法院審理。對於智慧財產權相關權益之行政訴訟案件,可經由訴願程序(經濟部智慧財產局對於相關的智慧財產權之行政處分、經濟部訴願審議委員會對於相關的智慧財產權之行政處分訴願審議)後,由智慧財產法院對於該相關智慧財產權法所生之案件,為第一審行政訴訟及強制執行案件之審理,第二審則由最高行政法院審理。上述三種案件智慧財產法院之審理因智慧財產權之訴訟而有所異,因此須釐清各訴訟之審級,以免產生訴訟權益受損之疑慮。

 

參考資料 :

 

智慧財產法院網站, http://ipc.judicial.gov.tw/

智慧財產法院組織法(民國 96 03 28 日公布)http://www.encode.com.tw/p46.html

智慧財產法院組織法(民國 100 11 23 日修正本法規部分或全部條文尚未生效)全國法規資料庫http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=A0010090

智慧財產案件審理法(民國 100 11 23 日修正本法規部分或全部條文尚未生效)全國法規資料庫http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=A0030215

智慧財產案件審理法施行細則(民國 101 05 22 日修正本法規部分或全部條文尚未生效)全國法規資料庫http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=A0030219

行政訴訟法(民國 100 11 23 修正本法規部分或全部條文尚未生效)全國法規資料庫http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=A0030154

司法院組織法(民國98121日修正) 全國法規資料庫http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=A0010051

法院組織法(民國1001123日修正)全國法規資料庫http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=A0010053

行政法院組織法(民國1001123日修正)全國法規資料庫http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=A0010055

徐振雄,智慧財產權法,台北,新文京開發出版,2010年,第11-16頁。

謝銘洋,智慧財產權法,台北,元照,2009年,第341-347頁。

陳銘祥、吳尚昆、陳昭華、張凱娜,智慧財產權與法律,台北,元照,2009年,第32-41頁。

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台灣現行智慧財產權法制暨簡易區別著作權法、商標法、專利三法

 

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專利工程師暨法務 簡敏丞

 

  台灣現行關於智慧財產業務的主管機關是經濟部智慧財產局,該局職掌包括下列八大事項 :

一、專利權、商標專用權、著作權、積體電路電路布局、營業秘密及其他智慧財產權政策、法規、制度之研究、擬訂及執行事項。

二、專利案件之審查、再審查、異議、舉發、撤銷、消滅及專利權之管理事項。

三、商標申請註冊、異議、評定、廢止案件之審查及商標權之管理事項。

四、製版權登記、撤銷、使用報酬率之訂定、強制授權之許可、著作權仲介團體之設立許可、輔導與監督、出口視聽著作及代工雷射唱片著作權文件之核驗事項。

五、積體電路布局之登記及管理事項。

六、智慧財產權觀念之宣導、侵害智慧財產權案件之調解、鑑定及協助取締事項。

七、智慧財產權與相關資料之蒐集、公報發行、公共閱覽、諮詢服務、資訊推廣、國際合作、資訊交流及聯繫事項。

八、其他與智慧財產權有關的事項。

 

對一般大眾而言較常遇到的智慧財產法律為專利法、商標法及著作權法,因此對於上述三法作出簡易比較,以便讀者能夠具有概括之瞭解。

 

專利法 :

1.立法目的為鼓勵、保護、利用發明與創作,以促進產業發展。

2.權利主體為專利申請權人與專利權人。

3.權利客體為(1)發明(2)新型(3)新式樣。

4.權利之獲得方式為申請、審查、審定、公告。

5.權利期間為(1)發明專利權自申請日起算20年屆滿(2)新型專利權自申請日起算10年屆滿(3)新式樣專利權自申請日起算12年屆滿。

 

商標法 :

1.立法目的為保障商標權及消費者利益,以促進工商企業之正常發展。

2.權利主體為商標註冊申請人與商標權受讓人。

3.權利客體(1)商標得以文字、圖形、記號、顏色、聲音、立體形狀或其聯合式所組成 (2)商標應足以使商品或服務之相關消費者認識其為表彰商品或服務之標識,並得藉以與他人之商品相區別。

4.權利之獲得方式為申請、審查、核准、註冊、公告。

5.權利期間為(1)自商標註冊公告日起,由商標權利人取得商標權,其間為十年(2)商標權得申請延展,每次延展期間為十年。

 

著作權法 :

1.立法目的為保障著作權人著作權益,調和社會公共利益,促進國家文化發展。

2.權利主體為作者之概念。

3.權利客體為(1)語文(2)音樂(3)戲劇及舞蹈(4)美術(5)攝影(6)圖形(7)視聽(8)錄音(9)建築(10)電腦程式。

4.權利之獲得方式為創作完成自動發生。

5.權利期間為(1)著作人之生存期間及死後50(2)法人為著作人之著作、攝影、視聽、錄音、電腦程式及表演著作,該著作權存續為該著作發表後50年。

 

參考資料 :

 

經濟部智慧財產局網站,http://www.tipo.gov.tw/ch/

專利法(民國1001221日修正,本法規部分或全部條文尚未生效) ,全國法規資料庫http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070007

專利法施行細則(民國 99 11 16 日修正) ,全國法規資料庫http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070008

商標法(民國 100 06 29 日修正) ,全國法規資料庫http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070001

商標法施行細則(民國 101 06 29 日修正) ,全國法規資料庫http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070002

著作權法(民國 99 02 10 日修正) ,全國法規資料庫http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070017

謝銘洋,智慧財產權法,台北,元照,2009年,第99112134頁。

徐振雄,智慧財產權法,台北,新文京開發出版,2010年,第1895159頁。

陳銘祥、吳尚昆、陳昭華、張凱娜,智慧財產權與法律,台北,元照,2009年,第60-63頁。

 

 

 

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專利權之侵害與救濟

 

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專利工程師暨法務 簡敏丞

 

台灣2003年修正專利法後,已經全面的除罪化,所以目前專利法中已經沒有刑罰之規定,因此專利侵害只能依民事救濟之方式。

 台灣專利法第84條第1項規定 : 『發明專利權受侵害時,專利權人得請求賠償損害,並得請求排除其侵害,有侵害之虞者,得請求防止。』因此,在專利權受到侵害的時候,有三種請求權,依序為損害賠償請求權、排除侵害請求權及防止侵害請求權。而前者係指過去之侵害,中者係指現在之侵害,而後者則指對於未來之侵害防範。

       對於上述請求權人之限制,以具有該專利權之專利權人為主,而經由專利權人授權後之專屬授權人及契約另有約定之情況,均可請求之。(專利法第84條第2)而請求的方式具有下列三大項 :

一、銷毀或其他處置(專利法第84條第3)

二、表示姓名或為回復名譽之必要處分(專利法第84條第4)

三、判決書之登報,費用由敗訴一方負擔(專利法第89)

 

專利之損害賠償請求權的要件,專利法並未明文規定,但就民法侵權行為損害賠償之規定暨專利法第56577987等條文觀之,主張他人侵害專利,須就侵害事實負舉證責任,但方法專利則為相反的由被告提出反證。而對於行為不法、損害之發生、加害行為與損害行為間具有相當因果關係、行為人有故意或過失均為損害賠償之要件,另外亦有該專利須專利證書號之標示(專利法第79)之限制。

 專利侵害的賠償範圍則明文規定於專利法第85條,專利權受侵害而請求損害賠償時 :

一、可以依照民法第216條規定,但假若不能提供證據或方法證明損害時,發明專利權人得就其實施專利權通常可獲得之利益,減除專利權受侵害後實施同 一專利權所得之利益,以其差額為所受損害。

二、依照侵害人因該侵害行為所得之利益,且侵害人無法舉證成本或必要費用時,以銷售該項物品全部收入為其所得利益。

 上述之損害賠償計算方式可分為下列幾種 :

()具體損害(1款前段)

()差額(1款但書)

()總利益(2款前段)

()總銷售額(2段後款)

 假若發明人業務上的信譽因專利權受侵害而有所減損時,可以另外請求損害賠償,侵害行為假若是故意,法院亦可依照侵害的情節,酌定損害額以上的賠償。(但不可以超過損害額之三倍)

 受專利權侵害之專利請求權人的請求時效,區分為二,自請求權人知道有這個侵害行為及賠償義務人起,2年間不行使而消滅;自行為時起,超過十年不行使,亦同(專利法第84條第5)

  

參考資料 :

 

專利法(民國1001221日修正,本法規部分或全部條文尚未生效) 智慧財產法院,全國法規資料庫

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070007

專利法施行細則(民國 99 11 16 日修正) 智慧財產法院,全國法規資料庫

 http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070008

 曾陳明汝兩岸暨歐美專利法二版台北學林2004190-207頁。

 楊崇森,專利法理論與應用,二版,台北,三民,2007年,第475-516頁。

 劉國讚,專利實務論,台北,元照,2009年,第429-466頁。

 魯明德,解析專利資訊,台北,全華,三版,2010年,第264-274頁。

 徐振雄,智慧財產權法,台北,新文京開發出版,2010年,第211-213頁。

 謝銘洋,智慧財產權法,台北,元照,2009年,第325-333頁。

 陳銘祥、吳尚昆、陳昭華、張凱娜,智慧財產權與法律,台北,元照,2009年,第124-128頁。

 CHIEN Min-Cheng(簡敏丞), Etude de la protection par le brevet des techniques relatives aux semi-conducteurs,半導體相關技術之專利保護

Madame Joanna Schmidt-Szalewski, professeur émérite à l’Université de Strasbourg, Madame Shu-Yu Zeng, Professeur à l’université nationale de la défense de la République de Chine (Co-directrice),法國史特拉斯堡大學名譽教授Joanna Schmidt-Szalewski暨台灣國防大學曾淑瑜教授雙聯指導博士論文,2011年,354-364頁。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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專利侵害鑑定原則 

眾律國際法律事務所 專利程序助理許美盈

2012-07-05

 

專利侵害鑑定分為兩階段,分別為「解釋申請專利範圍[1]」與「比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象(物或方法)」。

而全要件原則、文義讀取、均等論、逆均等論與禁反言,皆是在進行專利侵害之鑑定時,所不可或缺的重要相關理論。

1. 全要件原則(All-Elements Rule):係指請求項中每一技術特徵均對應表現在待鑑定對象中,包括文義的表現及均等的表現。

2. 文義讀取:就請求向之文字意義作解釋,以了解期所指稱之技術特徵是否具體表現在被告之客體中。

3. 均等論(Doctrine of Equivalents):學理上,均等論係指系爭產品或方法與權利人已取得之專利,在目的功能、技術手段、達成效果上皆實質相同。

例如:申請專利範圍之構成要件為A+B+C,被控侵權之物品以D置換C(替代性實施方法),成為A+B+D,若DC實質上之功能相同,亦可達成實質上相同之效果。

4. 逆均等論(Reverse Doctrine of Equivalents):待鑑定對象已符合「文義讀取」,但實質上未利用發明(或新型)說明所揭示之技術手段時,適用此理論。

5. 禁反言(File Wrapper Estoppel):相當於我國民法總則規定之誠實信用原則[2],係指專利權人於申請過程之階段或提出之文件上,以明白表示放棄或限縮之部分,期嗣後於取得專利權後,或專利侵權訴訟中,不得再行主張已放棄或限縮之權利。

 

一開始訴訟案件進來的時候,會先對專利的申請範圍去做解釋,接下來才是以被控侵權的物或方法與專利的申請範圍做比對。首先會以全要件原則去比對是否符合文義讀取,如果是的話則適用逆均等論,否的話則適用均等論。如果符合「文義讀取」,便會判斷是否適用均等論,是的話則再進一步判斷是否適用禁反言或適用先前技術阻卻,否的話則落入專利權(均等)範圍,是的話則未落入專利權範圍。

 

 

 

參考資料

1. 專利侵害鑑定實務,林志信 專利師

2. 九十九年度第二次智慧財產實務案例評析座談會議紀錄(主題:均等論於我國專利侵害訴訟中之運用)

3. 專利侵害鑑定要點

 


[1] 解釋申請專利範圍之證據分為外部證據與內部證據。

[2] 民法第148條規定:

「權利之行使,不得違反公共利益,或以損害他人為主要目的。

  行使權利,履行義務,應依誠實及信用方法。」

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權利金相關實務:巨擘科技vs荷蘭飛利浦一案 

眾律國際法律事務所 專利程序助理許美盈

2012-06-26

壹、案件背景:

智慧財產法院民事判決98年度民專上更()字第9

雙方於86623簽訂可錄式光磁碟和約2.01,並於合約內約定巨擘科技得使用荷蘭飛利浦公司所授權之專利於中華民國製造被授權產品,並於其他有專利權之國家就此製造之產品為使用、出租、銷售或為其他處分之權利。而後因該產品市場價格下降,而權利金佔其出售價格比例越來越高,擘科技認本案有情事變更原則之適用而主張減少權利金,然荷蘭飛利浦公司則主張擘科技應當按照合約內容給付所約定之權利金,並按約定之月利率給付遲延利息。

貳、法院判決

(一)本案爭點

1. 系爭合約含授權金條款是否有效?

2. 本件有無情式變更原則之適用?

()判決要旨

  「法律行為之違反分成『效力規定』或『取締規定』,公平法第10條第2款係規定獨占之事業不得對商品價格或服務報酬為不當之決定維持或變更,而違反上開規定者,於同法第41條設有限期停止或改正之要求及罰鍰規定,對於未依限期停止或改正之行為人,同法第35條則設有刑罰之規定。故該款之目的係為阻止獨占事業就商品價格或服務報酬為不當之決定維持或變更之情形繼續存在,是以設有限期停止或改正之要求,而對於前已發生之行為或仍不停止改正之行為人,則以行政罰或刑罰處罰之,故其目的僅係為制止該行為之繼續,而非否認該行為之法律上效果。故該款之規定應為取締規定,屬民法第71條後段所述情形,違反該款規定之行為,並不因此而無效。」

  「民事法院於具體個案因當事人之請求或抗辯認應適用情事變更之原則時,所為之調整僅係增減如依約履行所生之顯失公平結果,而非調整其原有之契約條件,且民事法院所為之調整僅係增減不合理之部分使其不會顯失公平,而非決定何謂合理之契約給付。另按為達一定行政目的之公行政行為,其本意雖非為調整私契約之效力,但如經公行政行為所管制或禁止之行為,係契約之基本條件,且依原契約履行會導致顯失公平之情形時,則無不許當事人向民事法院請求依情事變更原則增、減給付或變更其他原有效果之理。

參、判決研析

        一、權利金之簡介

按專利法第96條之修正理由[1],專利權人得基於專屬授權契約向被授權人收取專屬授權關係之權利金,或是在專利權受侵害時,得向因故亦或過失侵害其專利權者請求損害賠償。

權利金的計算有以下四種:

(1)    頭期款(Upfront Fee):簽約時所要求的權利金。

(2)    定期的權利金(Patent Royalties):依照專利使用年限以及市場銷售狀況,雙方談定依一定數額或依售價的相當百分比計算所應支付的權利金。

(3)    技術移轉年費(Technology Fees):賣方移轉技術內容,買賣雙方訂定限定年限,在此年限內每年支付移轉費用,費用可依市場銷售價格而定百分比計算。

(4)    全期款(Lump Sum Payment):雙方同意將所有權利金一次付清,不論以後市場成長狀況如何,雙方各自承擔未來市場開發的風險。

        二、權利金之計算

一般而言,專利授權權利金的類型其計算方式可分為二大類:定額權利金與計量權利金。由於採取定額權利金仍不容易估計未來收益情形,因此實務上多採取計量權利金模式

當專利權人權利受侵害時,按專利法修正條文理由,現行係採總銷售說,明定於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時,以銷售該項物品全部收入為所得利益。惟依此方式計算損害賠償額,顯然將系爭之專利產品視為獨占該產品市場。然一方面專利並非必然是產品市場之獨占,侵權人之所得利益,亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益,非皆屬權利人應得之利益。另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時,因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人,其所得之賠償顯有過當之嫌。爰刪除專利法第97條第2款後段[2],於請求損害賠償時,依實際個案情況衡量計算之

        三、代結論

在本案判決中,法院認為情事變更係法院依職權公平裁量為增、減給付之判決,應審酌一方因情事變更所受之損失,他方因情事變更所得之利益,及其他實際情形,以定期增、減給付之數額。法院認在本案中荷蘭飛利浦公司與新力公司及太陽誘電公司於光碟片技術市場,具有壓倒性優勢,得排除其他事業參與競爭,屬獨占事業,在市場中占有優勢。在光碟片價格下滑的情況下,仍不給予被授權人談判之機會,仍維持原授權金之計價方式,,造成光碟廠商沉重負擔,已然違反公平交易法第10條第2款之行為。

 

 

 

參考資料

  1. 專利法修正總說明,9226
  2. 智慧財產法院民事判決98年度民專上更()字第9

 

 


[1]專屬被授權人僅得於被授權範圍內實施發明,其對第三人請求損害賠償或排除及防止侵害,自亦限於授權範圍內始能為之,爰予明定。至於專利權人為專屬授權後,得否行使損害賠償請求權以及侵害排除或防止請求權,經查各國(美、英、日、德、澳洲)立法例,並無此限制,且於專屬授權關係存續中,授權契約可能約定以被授權人之銷售數量或金額作為專利權人計收權利金之標準,於專屬授權關係消滅後,專利權人則仍得自行或授權他人實施發明,是以專利權人於專屬授權後,仍有保護其專利權不受侵害之法律上利益,不當然喪失其損害賠償請求權以及侵害排除或防止請求權,併此說明。

[2]九十七條  依前條請求損害賠償時,得就下列各款擇一計算其損害:

一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時,發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益,減除受害後實施同一專利權所得之利益,以其差額為所受損害。

二、依侵害人因侵害行為所得之利益。

三、以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害。

 

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專利侵權之相關實務判決 

眾律國際法律事務所 專利程序助理許美盈

2012-06-25

 

壹、審理流程簡介

按智慧財產組織法第3條第1款與第3款之規定,依專利法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟案件,或因專利法所生之第一審行政訴訟事件及強制執行事件,由智慧財產法院管轄。又依民國97424日院台廳行一字第0970009021號事件函知內容,民事有關事件為智慧財產法院管轄之部分為:(1)不當行使智慧財產權權利所生損害賠償爭議事件;(2)當事人以一訴主張單一或數項訴訟標的,其中主要部分涉及智慧財產權者,如係基於同一原因事實而不宜割裂,均為智慧財產權訴訟。

智慧財產民事訴訟事件審理模式為:(1)一審為民事訴訟;(2)兩造均為本國人(原告為專利權人,被告為行為人)(3)原告未申請更正申請專利範圍;(4)被告為專利權有效性抗辯;(5)配合案件流程管理制度。

在第1次言詞辯論期日前,兩造應依民事訴訟法第266條之規定提出各項事實及法律上爭點、理由及證據,暨提出調查證據或命當事人或第三人提出文書、物件之聲請,俾利於準備程序訂定審理計畫。又若當事人認應提出之文書涉及營業秘密,得依智慧財產案件審理法第11條及第12條之規定聲請核發秘密保持命令。

在準備程序中,係整理爭點和訂定審理計畫,其主要準備工作為:

1. 依民事訴訟法第268條之1整理並協議簡化爭點(例如申請專利範圍之解釋、權利有效性、侵權與否、損害賠償額計算之爭執等)。

2. 針對簡化之爭點,確立調查證據之方法及順序(例如有無鑑定、勘驗、調卷、函查之必要),訂定審理期日。

3. 命當事人或第三人於一定期間提出文書或物件。

4. 如當事人主張或抗辯專利有應撤銷之原因(權利有效性之爭執),必要時,得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟。

5. 專利有效性與侵權與否之審理次序依具體個案定之。

6. 法官諭知當事人如未依審理計畫遵期提出主張、答辯、證據,將依法發生「失權效果」。

準備程序完後,將第1次言詞辯論所欲辯論之爭點、使用之證據方法全數提交法院,並將繕本送達對造。兩造在經過至少1次的言詞辯論後,若再無言詞辯論的必要時,法院在60日的期間宣布判決結果。

 

壹、相關實務

隨著科技的進步與發展,社會大眾對於自身財產權的保護由有形財產延伸到無形財產,而專利權之侵害在近年來更是隨著案件量的增加,而越來越被重視,基於專業分工與加速解決訴訟紛爭的目的下,我國更是於200871成立智慧財產法院。

以下就智慧財產法院幾個主要判決對專利侵害作進一步的說明:

1. 99年度民專上字第24號民事判決

在此判決中,法院就專利侵害鑑定流程明確分為兩個階段,並進一步說明其鑑定步驟。

此判決將專利侵害之鑑定流程明確分為兩階段:(1)解釋申請專利範圍;(2)比對解事後之申請專利範圍與待鑑定對象(物或方法)

而判決文中更進一步說明其鑑定步驟:「就上開比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象(物或方法)則包括下列步驟:1.解析申請專利範圍之技術特徵;2.解析待鑑定對象之技術內容;3.基於全要件原則(all- elements rule / all-limitations rule),判斷待鑑定對象是否符合「文義讀取」;及4.基於全要件原則,判斷待鑑定對象是否適用「均等論」。鑑定侵害判斷應有一定之流程,即鑑定侵害之第一步需先明確申請專利範圍之內容,然後解析申請專利範圍技術特徵之構成及待鑑定樣品(侵害物)技術內容之構成,再適用全要件原則、均等論或逆均等論、禁反言原則等,加以判斷。」

        2. 99年度民專上字第15號

就專利侵權訴訟損害賠償之請求權方面,法院判決以填補損害為專利侵群賠償之主要目的,即若客觀上無損害發生,則僅能請求防止損害,而無法請求損害賠償。

法院見解為:「損害賠償之目的在於填補損害,倘損害並未發生,或無從證明確有損害,縱有上開排他行為之發生,仍非當然可請求「損害」之彌補,例如,侵害專利權物品之販賣,固可認為係對於專利權之侵害,且因侵權物品之販賣,對於專利權人確有產生排擠或減少權利金收入之效果,自得認為專利權人之損害確已客觀上發生,惟倘僅係為販賣之要約,或僅係製造,而未及販售,因客觀上對專利權人尚未有實際損害發生,亦尚未產生競爭產品之排擠效應,此時,此種未獲得專利權人同意而違反排他行為限制之行為,僅有侵害之虞,專利權人僅得請求防止之,不得因此請求損害賠償,此為當然解釋。而侵害專利權物品之販賣行為,既已產生排擠效果,且對專利權人應得之相當於授權金之收入確有損害,此際,專利權人即可依專利法第85條規定計算其損害。倘侵權行為人為侵害專利權物品之販賣,專利權人不論係依授權金計算其損害,或以侵害人所得之利益、或全部收入做為請求,性質上均應認為係對於同一侵權行為肇致之損害所為之彌補,專利權人依法僅得就上開計算方式「擇一」,不得主張除依權利金請求之外,對於其所減少販賣之商品價值、甚或被告銷售商品之全部收入,一併加計。」

        3. 99年度民專上字第27號民事判決

此判決係在對於專利侵權事實之判斷與有效性審查,並無存在先後順序關係。

其判決摘要為:「於專利侵權損害賠償訴訟程序中,倘當事人就專利之有效性有所主張或抗辯時,則法院固應就該專利是否具有應撤銷、廢止之原因自為調查,若該專利具有應撤銷、廢止之原因,縱然認為遭指控物之技術確有落入該專利範圍之情形,該專利權人亦不得對他造主張權利,亦即不得請求損害賠償。反之,倘被控侵權物品並未落入該專利申請專利範圍,而未侵害專利權,縱然專利權之有效性並無疑義,法院仍得據此駁回權利人之請求,無須再就損害賠償金額為計算。惟究竟應先就專利權有無應撤銷、廢止之原因,抑或就有無侵權事實為判斷,法未明文,自得由法院依其調查所得證據,本於法律確信,以為論斷。」

        4. 98年度民專訴字第136號

時效亦是在請求損害賠償時的重要要件,請求權人需在法定期間內行使請求損害賠償的權利,若未在期間內行使,便會因時效消滅,而無法主張請求權的行使,在時效之計算,法院有作詳細之說明。

法院見解為:「因侵權行為所生之損害賠償請求權,自請求權人知有損害及賠償義務人時起,2 年間不行使而消滅。自有侵權行為時起,逾10年者亦同。民法第197條第1項定有明文。所謂自請求權人知有損害時起之主觀「知」條件,倘係1次之加害行為,致他人於損害後仍不斷發生後續性之損害,該損害為屬不可分,或為一侵害狀態之繼續延續者,固應分別以被害人知悉損害程度顯在化或不法侵害之行為終結時起算其時效。惟加害人之侵權行為係持續發生,致加害之結果持續不斷,倘各該不法侵害行為及損害結果係現實各自獨立存在,並可相互區別者,被害人之損害賠償請求權,即隨各該損害不斷漸次發生,自應就各該不斷發生之獨立行為所生之損害,分別以被害人已否知悉而各自論斷其時效之起算時點,始符合民法第197條第1項規定之請求權罹於時效之本旨,且不失兼顧法秩序安定性及當事人利益平衡之立法目的。」

 

 


 

參考資料

  1. 智慧財產組織法
  2. 智慧財產法院99年度民專上字第24號民事判決
  3. 智慧財產法院99年度民專上字第27號民事判決
  4. 智慧財產法院99年度民專上字第15號民事判決
  5. 智慧財產法院98年度民專訴字第136號民事判決
  6. 智慧財產民事訴訟事件審理模式(以專利侵權事件為例)

http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=26:2011-01-27-06-22-22&catid=52:2011-01-04-01-50-21&Itemid=373 (最後拜訪日20120625)

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專利侵害之保全 

眾律國際法律事務所 專利程序助理許美盈

2012-06-22

壹、專利侵害之簡介

近年來,各個科技公司的競爭,由市場佔有率的爭奪延伸到法院的專利訴訟,藉由專利訴訟的進行,讓對方廠商因定暫時狀態處分,以禁止對手產品的上市。據統計,美國聯邦地方法院專利訴訟案件,自2000年突破2,000件後,2009-2010每年訴訟事件約3,000件,平均一天8件,至2011年專利訴訟案達4,000件。而兩大手機廠商蘋果與三星在荷蘭海牙法院的專利訴訟,也在近日作出判決,同時間HTC亦在2012615,向美國ITC要求重新審視從Google借得的5項專利,由此可查知各個科技大廠間的專利權爭奪與其訴訟的越演越烈。

台灣亦有億光與日亞化學,泰博科技與訊映科技等之類專利訴訟。在此就專利侵權之部分作介紹。在一專利侵權案件中,原告為了保障自己的權利,除得請求賠償損害外,並賦予排他妨害之禁止請求權。而專利侵害之民事救濟方法可分為事前與事後之救濟,事前救濟為專利侵害之保全,事後救濟為專利權人之請求權行使。按專利法修正理由,專利侵權之民事事後救濟方式,依其性質可分為二大類型,而排他妨害之禁止請求權其性質上類似物上請求權之妨害除去與防止請求,故客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足,是不以專利侵權行為人有故意或過失為要件。按專利法第96條之規定,禁止請求權之態樣有二:(1)發明專利權對於侵害其專利權者,得請求除去之;(2)有侵害之虞者,得請求防止之。

貳、保全程序

保全之概念有狹義與廣義之分,狹義之保全係指民事訴訟法第522條、第532條、第538條及第538條之1等民事保全程序。廣義之保全者系指包括狹義保全以外,法律規定之各種暫時性或緊急性之救濟程序。

聲請人在提出定暫時狀態處分聲請時,必要的程序要件為:(1)倘若聲請人為專利權人則應提出專利證書、專利說明書公告本及釋明相對人構成侵害事時之證據;(2)倘聲請人為被控侵權人則應提出證據釋明其未就相對人所主張之專利構成侵害之事實;(3)保全必要性之釋明。

專利侵權案件之審理法院為智慧財產法院,一審雖為民事訴訟,但其保全程序規定仍與民事訴訟法所規定的有所不同:(1)釋明不足不得以供擔保代替之;(2)提高聲請人之釋明責任;(3)法院得開示心證

        專利法第117條與智慧財產案件審理法第22條第2[1]之規定,皆是為了禁止權利人不當行使或濫用權利,致他人遭受損害。現代科技日新月異,新型商品的推出與上市皆對商品之銷售有重大影響,一旦遲延即可能錯過可獲利之最佳時機,故實務上不乏有聲請人利用保全程序去遲延對手產品的上市期間。法院在審理定暫時狀態處分之聲請時,就其必要性而應審酌之要件有:(1)聲請人將來勝訴可能性,包括權利有效性及權利被侵害之事實;(2)法院若否准定暫時狀態之處分,聲請人是否受到無可彌補之損害;(3)聲請之准駁對於雙方損害之程度;(4)公眾利益(例如醫藥安全或環境問題)造成如何之影響。

叁、近期實務之相關判決

智慧財產法院99年度民專上字第71號民事判決,係近期實務上有關於定暫時狀態處分之判決。在本案中,上訴人為上櫃公司,而被上訴人為Isola公司之董事兼執行長(與上訴人為同類產品之製造商)。本案上訴人認為被上訴人就本件司法爭訟過程僅發布對己有利之部分,未將全部內容詳實記載,且上訴人認為其在交易市場所受影響,完全係因被上訴人聲請定暫時狀態處分,以及在官方網站上發布新聞稿或信息所致,因而認被上訴人違反公平交易法之規定。[2]

在本案中,法院之見解為:「惟法院是否准許定暫時狀態假處分之聲請,係以兩造間爭執之法律關係有無為防止發生重大損害或避免急迫危險或其他相類情形而有必要者為限,是被上訴人聲請之前開假處分事件是否能經法院核准,實係以其有無發生重大損害或急迫之危險存在為審酌之前提要件。至於聲請定暫時狀態假處分之聲請人將來勝訴之可能性部分固亦為法院審酌保全必要性時之考量因素之一,然究與本案訴訟之確定終局判決(即被上訴人是否能於本案實體訴訟獲勝訴或敗訴之確定判決)並無必然一致之關聯。」

而法院在下文中更進一步論及:「再者,被上訴人聲請對上訴人為假處分,乃係依法行使其權利,與法院審理後是否核准其聲請一事無涉,至於被上訴人就前開聲請事件經駁回後是否聲請再抗告,乃被上訴人對程序處理之選擇權利。是以,被上訴人將其已對上訴人寄發警告函及聲請假處分之事實刊載於其公司網站,尚難認係妨害公平競爭之行為、或陳述散布不實情事而為競爭、或其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」

        縱觀上述,在本件判決中,法院認為被上訴人僅公開部分定暫時狀態處分之內容,而致處分相對人之損失不負不正競爭之責

 

 

 

 

參考資料

  1. 專利法
  2. 智慧財產案件審理法新智問答彙編
  3. 民事訴訟法

 

 


[1] 聲請定暫時狀態之處分時,聲請人就其爭執之法律關係,為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實,應釋明之。其釋明有不足者,法院應駁回其聲請。

[2] 公平交易法第19條、第22條、第24條。

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專利侵權行為與不正當競爭—美國華盛頓州《反不正當競爭法》與我國公平交易法

 

眾律國際法律事務所 實習律師陳映青

 

2012-04-11

 

壹、 前言

專利作為企業競爭有利工具之一,專利權人常利用專利的獨占性及其衍生的經濟價值,或藉以排除市場之競爭者,或藉以收取高額授權金。對於專利侵權人並得以訴主張損害賠償責任。

但專利侵權行為,若涉及生產製造銷售等行為,是否會同時構成不公平競爭?

貳、 美國華盛頓州《反不正當競爭法》[1]

美國華盛頓州《反不正當競爭法》於2011年7月時,增訂針對「非法使用盜版資訊技術從事不公平競爭行為」之規範。企圖藉此創造更為公平的市場競爭環境。

依此規範,凡符合一定條件之商品製造商、經銷商或銷售商,於美國華盛頓州境內,利用盜版軟、硬體或其衍生商品從事最終商品之製造,或對上述商品進行經銷行銷、物流倉儲等行為,即會構成不正當競爭行為。

此時,凡與涉案製造商有競爭關係之製造商或美國華盛頓州之檢察官,均得在係爭軟、硬體之專利權人提出書面警告後,對侵權人提起不公平競爭訴訟,請求法官禁止涉案商品於美國華盛頓州之販售(包括要約),或判命被告給付相當原告實際損失或正版技術市場價值之賠償金。在被告故意犯罪之情形,法官並得例外判命被告給付原告其損害金額3倍之懲罰性賠償金。

參、 臺灣公平交易法

第24條—

「除本法另有規定者外,事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」

第30條—

「事業違反本法之規定,致侵害他人權益者,被害人得請求除去之;有侵害之虞者,並得請求防止之。」

第31條—

「事業違反本法之規定,致侵害他人權益者,應負損害賠償責任。

第32條第1項—

「法院因前條被害人之請求,如為事業之故意行為,得依侵害情節,酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」

肆、 解析

我國之公平交易法是採列舉概括之規定方式,「專利侵權行為」雖不符第18條至第23條之列舉行為,惟依第24條之概括規定可知,凡足影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為,均屬不公平競爭行為而為公平交易法所規範。是以,若「專利侵權行為」之目的在於商品之製造或銷售,並已造成交易秩序之不公正時,該侵權行為除應受專利法規範外,並應受公平交易法所規制。

惟美國華盛頓州《反不正當競爭法》新修正之規定,則將「專利侵權行為」明文列為不公平競爭行為之一,雖其擴大行為主體及於製造商外之銷售商、行銷商,並將其行為態樣擴及商品之製造、經銷行銷、物流倉儲等行為,但其限縮行為客體於軟、硬體等資訊專利技術,又未以其行為是否足影響交易秩序為要件,似已脫離公平交易法之規範目的。

至於法律效果上,我國不公平競爭行為之效果,包括侵害之排除制止、損害之賠償和故意犯罪之懲罰性賠償金,與美國華盛頓州《反不正當競爭法》新修正規定大致上並無不同。

伍、 代結論

美國華盛頓州《反不正當競爭法》2011年7月增訂之「非法使用盜版資訊技術從事不公平競爭行為」規範,其目的在於提供更為公平之市場交易競爭秩序,但其規範方式似無法與規範目的扣合。相較我國以概括規定方式,依其行為是否足以影響交易秩序為判斷依據,反而較能扣緊規範目的,亦不致有掛一漏萬之虞。

 

 參考資料及連結:

1.吳志洋、黃鈺惠,華盛頓州新修訂之《反不正當競爭法》製造商、協力商使用盜版軟體前,不可不知之法律風險,勤業眾信通訊2012年02月號。 

http://www.deloitte.com/view/tc_TW/tw/48080/48084/136508/76bdf925dc655310VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm (最後拜訪日 20120411)

2.美國華盛頓州《反不正當競爭法》。

3.中華民國公平交易法。



[1] 吳志洋、黃鈺惠,華盛頓州新修訂之《反不正當競爭法》製造商、協力商使用盜版軟體前,不可不知之法律風險,勤業眾信通訊2012年02月號。

http://www.deloitte.com/view/tc_TW/tw/48080/48084/136508/76bdf925dc655310VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm (最後拜訪日 20120411)

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智慧財產侵權警告函之注意事項

眾律國際法律事務所 實習律師陳映青

2012-03-22

 

壹、 前言

實務上,智慧財產權人在其權利遭受侵害時,除會採取專利舉發、商標異議等行政救濟措施外,並會對加害人甚致其相關之交易對象發出警告函,請求其中止侵害行為,以免侵害狀況繼續擴大。

然而,警告函之發出是否有時間、方式上之限制?在事實狀況不明之前提下,任意散發警告涵是否有權利濫用之虞?

貳、 智慧財產權與公平交易

智慧財產權設立之目的,在於以立法方式賦予權利人排它性、獨占性之保障。然而,凡權利均有其行使上之界限,逾越合理範圍之行使即會構成「權利之濫用」。

相對於智慧財產權在於權利人個人財產之保障,公平交易法之立法目的則在於交易秩序和消費者利益之維護,以及市場公平競爭之確保。兩者均具有促進經濟、發展產業之目的,惟其仍有發生衝突之可能。

依公平交易法第45條,「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為,不適用本法之規定。」

換而言之,智慧財產權之權利行使若逾越「正當」範圍,除構成權利濫用外,更有違反公平交易法規定之虞。

參、 公平交易法

1. 第22條:

「事業不得為競爭之目的,而陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事。」

2. 第24條:

「除本法另有規定者外,事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」

3. 第45條:

「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為,不適用本法之規定。」

肆、 行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則(96.05.08)

1. 適用範圍:(第1點、第6點)

包括企業對於同一產銷階段或不同產銷階段競爭關係企業侵權之警告行為。

2. 適用客體:(第2點)

包括警告函、敬告函、律師函、公開信、廣告啟事,以及其他足以傳達訊息之書面

3. 警告函發送先行程序:(第3點、第4點)

(1) 原則—

a. 先經法院一審判決或著作權審議調解委員會確認侵權。

b. 事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商、代理商,請求排除侵害。且其無違反公平交易法第19條、第21條、第22條、第24條規定之違法情形,或已取得專利侵權鑑定報告。

c. 警告函內敘明智慧財產權之明確內容、範圍,及受侵害之具體事實,使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。

(2) 例外—

未踐行排除侵害通知,但已事先採取權利救濟程序,或已盡合理可能之注意義務,或通知已屬客觀不能,或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形,視為已踐行該通知程序。

4. 法律效果:(第5點)

a. 未踐行先行程序

若具有足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為者,構成公平交易法第24條之違反。

b. 已踐行侵害排除通知或警告函記載內容符合先行程序規定

若內容涉有不公平競爭情事者,仍可能違反公平交易法第19條第1款、第3款、第21條、第22條、第24條之規定。

伍、 代結論

由上可知,智慧財產權之行使仍受有權利濫用禁止之限制。是以,縱係為保全智慧財產權所發送之警告函、律師函等書信通知時,仍須符合「公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」中之先行程序規定,否則即有可能因該警告函之內容含有不公平競爭情事,或具有足以影響交易秩序之行為而違反公平交易法之相關規定,而受該法第36條至第39條之刑事責任。

 

參考資料及連結:

1. 公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則,公平交易委員會。

http://www.ftc.gov.tw/internet/main/doc/docDetail.aspx?uid=163&docid=224(最後閱覽日 20120322)

2. 顧振豪,智慧財產權權利濫用之問題分析,電子商務法律適用解析,第55~64頁。

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