眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

淺談設計專利侵權比對之注意事項

                                                實習律師李秋峰

一、美術創作之保護

按專利法第121條第1項「設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、
色彩或其結合，透過視覺訴求之創作」、著作權法第5條1項第4款
及智慧財產法院103年度民著訴字第63號民事判決之意旨
「所謂美術著作，包括繪畫、版畫、漫畫、連環圖（卡通）、素描、法書
（書法）、字型繪畫、雕塑、美術工藝品及其他之美術著作」。

依上開法律規定及實務見解，美術創作得同時受設計專利權與著作權之保護，
準此，本文將淺談及整理設計專利侵權比對之注意事項。

二、本文整理

實務上判斷著作權是否受侵害之要件有二，即接觸與實質近似。

於判斷「美術著作」此等具有藝術性或美感性之著作是否抄襲時，

特加注意著作間之「整體觀念與感覺」，

應以一般理性閱聽大眾之反應或印象為判定基準，

而非由具備專業知識經驗人士以鑑定方法判斷之必要。[1]

按智慧財產局所擬之專利侵害鑑定要點及智慧財產法院103年度民著訴字第62號

民事判決之意旨所揭示之設計侵害鑑定流程[2]，其中判斷該設計之技藝內容時

(如新穎性、進步性時)，應以該設計所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，

先就待鑑定物品之技藝內容進行解析，並排除功能性設計。

而於判斷設計的視覺性設計整體是否相同或近似，則應以普通消費者之水準。

另外智慧財產法院103年度民著訴字第62號民事判決亦援引「大發明大保護，

小發明小保護，無發明則不保護」之原則，如就已經開發成熟之系列產品，

僅就既有物品改良設計之新式樣，因其已開發成熟，市場同類商品多，

可援為創作參考，因非先創設計故所須創意較低，所耗資源較少，

其設計的近似範圍應予適當設限，否則會造成過度之保護，

他人所設計商品易落入其近似範圍，動輒得咎，而不利於社會工商發展。

綜上所述，設計專利本質為專利，仍需具有新穎性及進步性，與著作權不同，

故相似侵權比對時，應先判斷是否有新穎性及進步性；

又發明或新型專利係技術上之創新與設計專利係保護視覺性之創作也有本質上

之差異，故設計專利之侵權判斷，就新穎性與進步性而言，

並未如發明或新型專利所要求之創作高度；

而就待鑑定之物是否與系爭設計專利相似，則是採整體視覺性之判斷，

其標準應以普通一般人，而非以該領域之專業人士為斷。

且設計專利之權利範圍排除功能性設計，故亦無均等論適用之必要。

同時在比對系爭專利與系爭產品是否相同/近似時，

系爭專利圖面上被認定是功能性設計的部份，也會被排除不予比對。

[1]智慧財產法院98年度民專上字第1號民事判決

[2]智慧財產法院103年度民著訴字第62號民事判決

兩岸智財案件審理制度之比較 實習律師李秋峰

一、前言

依中國新聞報導[1]，2015年3月27日上海知識產權法院開庭審理一專利侵權案，

此案也是上海知識產權法院成立後受理的第1件案件。

本案之原告乃美國惠普公司於中國的子公司，

被告乃上海胤嘉國際貿易有限公司，原告訴稱被告未經許語，

以生產經營為目的、製造、許諾銷售型號為HP818XL的墨盒產品，

已侵害原告CN 14444523A的專利權。

緣此，本文將整理並比較兩岸關於智財案件審理制度。

二、智財案件審理制度比較

(一)中國知識產權法院設立背景及法源

2014年8月31日，中國人大常委會通過了

《全国人民代表大会常务委员会关于在北京、上海、广州设立知识产权法院的决定》

，於北京、廣州、上海三地設立知識產權法院。

而最高人民法院為因應知識產權法院的設立，

於2014年10月27日頒布了《最高人民法院关于北京、上海、广州知识产权法院案件管辖的规定》

共八條，規定了未來有關知識產權案件及目前已進行審理中案件的審級管轄。

(二)茲將兩岸智財案件審理制度，整理如下表所示

三、展望

由於智慧財產案件涉及技術，尤其專利訴訟更具有较高的技術性，

而為加強智財案件審判之專業化，固然法官本身技術領域之專業能力必須提升，

但另一方面，在專業法院中引進各種技術領域專業人力，建立審判輔助機制，

以協助法官為正確之裁判。

相較於日本「裁判所調查官」、韓國「技術審理官」及我國「技術審查官」制度，

中國(大陸)之知識產權法院並未設置專業人員諮詢制度，

有鑑於此，上海智慧財產權法院相關人士表示，

鑒定人的出庭有助於法庭瞭解涉案技術，

亦給法庭在進行產品技術比對時提供重要參考意見，

今後法院將設立技術調查官、鑒定人出庭接受質詢、

具有專門知識的人出庭作證、建立技術專家諮詢庫等方式，

以提高法院技術事實查明的能力。

[1]中國新聞網 http://www.chinanews.com/fz/2015/03-27/7165667.shtml，最後流灠時間：民國104年4月27日11:00

[2]最高人民法院关于北京、上海、广州知识产权法院案件管辖的规定第1條

[3]最高人民法院关于北京、上海、广州知识产权法院案件管辖的规定第5條、第6條及第7條

淺談行政訴訟職權調查主義於撤銷專利舉發訴訟之限縮適用

                                                     實習律師李秋峰

一、行政訴訟之職權調查主義

依行政訴訟法第133條前段規定「行政法院於撤銷訴訟，應依職權調查證據」。

按撤銷訴訟固以原處分作成時的事實狀態為裁判基準，惟所謂事實狀態，

乃專指原處分作成時已經發生的事實；證據則為證明事實之方法，

並非事實本身，故而行政法院為審查原處分認定事實有無違誤，

自得斟酌一切證據方法，不受原處分作成時所呈現的證據之限制，

且當事人於事實審言詞辯論終結前，得提出一切足以證明原處分

作成時事實狀態的證據供法院調查審酌，

而非應以原處分作成時呈現的證據狀態為裁判基準。

二、智慧財產案件審理法第33條第1項之限縮適用

(一)行政機關之第一次判斷權

基於憲法上權力分立原則，本於司法權與行政權之分立，

就行政權行使與否，為行政機關之第一次判斷權，司法機關應予尊重，

凡未經行政機關處分者，除有法律明文規定外，

不得於行政訴訟上由司法機關逕行第一次判斷權之行使。

(二)相關實務見解

準此，智慧財產案件審理法第33條第1項是否屬法律授權司法機關

得逕行第一次判斷權行使之例外規定？

實務見解認為，智慧財產案件審理法第33條第1 項

雖允許關於撤銷專利權之行政訴訟中，當事人就同一撤銷理由提出新證據，

惟本項之規定，就專利舉發案而言，係經專利專責機關為舉發不成立，

專利舉發人於對專利專責機關之處分不服而以該專責機關為被告所提起之

行政訴訟中始有適用，並應限縮解釋於舉發人為原告之情形。

至於專利舉發案經專利專責機關為舉發成立而撤銷專利權之情形，

專利權人若不服該撤銷專利權之審定，經訴願程序後，

專利權人作為原告提起撤銷訴訟，作為被告之專利專責機關及參加人之舉發人

均非屬得依本項提出撤銷專利權新證據之當事人。[1]

三、本文見解

管見以為，行政訴訟對於訴訟之引進與審理範圍係採處分權主義，

而對於判決之基礎事實，乃採職權調查主義[2]，

由於行政訴訟審理標的涉及行政機關於公法事項對外行使其權職，

具有公益、公示作用，此與僅涉及私益之民事訴訟迥然不同。

撤銷專利舉發訴訟係指被訴願機關撤銷專利權之權利人因不服訴願機關

撤銷其專利之處分或舉發人不服訴願駁回其請求之處分兩種情形，

由於專利權除具有財產權之性質外，由於專利權之存否繫於專利專責機關

之准駁處分，對外具有公示作用，具有公益性，性質上屬於行政訴訟，

故原則上應有處分權主義、職權調查主義之適用。

於被訴願機關撤銷專利權之權利人作為原告，而提起撤銷專利舉發訴訟之情形，

倘允原告得將「未經原處分機關、訴願機關審查之主張」，

例如系爭專利請求項3、4之組合，作為證據證明系爭專利符合專利要件，

將產生申請專利範圍之擴張效果，而違反專利法第43條之規定，於此情形下，

原告確已逾越原起訴範圍而達訴之變更、追加。依行政訴訟法第111條第4項規定，

因變更或追加之訴為撤銷訴訟而未經訴願程序者，不適得為訴之變更或追加，

因此實務限縮智慧財產案件審理法第33條第1項之適用，值得肯定。

然而若作為原告之專利權人，所提出之證據雖未經原處分機關、訴願機關審查，

但其主張之證據並未造成請求項範圍之擴張，

單純屬系爭專利是否符合專利要件之舉證，基於訴訟經濟、紛爭一次解決，

應允原告得提出新的證據。

[1]智慧財產法院101年度行專訴字第34號判決。

[2]最高行政法院103年度裁字第1485號裁定。

淺談專利法第 21條「自然法則」-簡評智財法院103年行專訴字第14號判決

                                                      實習律師李秋峰

一、前言

發明專利乃利用自然法則之技術思想之創作，專利法第 21條定有明文。

所謂利用自然法則，係指所利用之原理應符合已確立之自然法則。

本文將以智財法院 103年行專訴字第14號判決為例，

簡要說明何謂利用自然法則， 並提供建議。

二、智財法院 103年行專訴字第14號判決之摘要

(一)系爭發明之技術特徵

原告主張，按電功率之計算乃P=IV ，在蓄電池輸出電流不變的情況下，

藉由「電動機與發電機之電樞轉軸同一及加粗線圈與繞組」，

將可得到「升高電壓」的效果，使同步電發動力機組輸入予蓄電池的

電壓大於蓄電池輸出至同步電發動力機組之電壓，而達到P_out > P_in的效果。

如此的循環運作而產生「恆動力」磁電能力，使回儲充電之輸入電能量值，

「永遠大」於蓄電池電能量之輸出值，而可作為「永備」直流電能量儲存庫。

系爭發明之實施例之參考圖

(二)判決摘要

基於能量守恆定律之自然法則 ，在無外接電能或機械能供予系爭案之

獨立自主自由式積複激自動環聚同步磁能動力發電機之情況下，

待蓄電池串並聯機組所儲存之電能量因直流電動機及交直流發電機之銅損、

電刷損失、鐵心損失、機械損失及雜散損失而耗盡，該獨立自主自由式

積複激自動環聚同步磁能動力發電機勢必停止運轉，更遑論系爭案之

獨立自主自由式積複激自動環聚同步磁能動力發電機尚需輸出電能量

及機械能量，故系爭專利系爭之技術內容實已違反能量守恆定律之自然法則。

三、本文見解

(一)判決結論值得肯定

管見以為，原告之技術特徵源自P=IV 之公式，並主張只要使蓄池輸入

同步磁能動力發電機之電流等於同步磁能動力發電機

輸出至蓄池之電流相同下，藉由提高同步磁能動力發電機之輸出電壓時，

即能達成P_out > P_in的效果。依據原告102年7月12日之專利說明書修正本，

原告僅提出如何提高輸出電壓的實施說明，並未說明「蓄池輸入同步磁能

動力發電機之電流等於同步磁能動力發電機輸出至蓄池之電流相同」

係如何達成，亦即原告忽略輸出電流均不變係理想條件之假設前提，

固依電動勢之公式，原告藉由增加線圈匝數可得到提高輸出電壓之效果，

然按能量守恆定律（energy conservation law ）

「在一孤立系統（ isolated system ）中， 隨時間的推移，能量的總額不變。」

這個定律是指能量只能從一種形式 轉成另一種形式，能量不能被創造或消滅。

故 在封閉系統中，我們對於能量所能做的，僅是改變它的型態，

例如將化學能轉變成動能 。

查原告之獨立自主自由積複激自動環聚同步磁能動力發電機 (包含蓄電池)，

在無其他能量提供下，為一封閉系統，由電池輸入同步磁能動力發電機之電流

所轉換成之機械動能，再機械動能將由發電機轉換成之電能輸出，

恆小於蓄電池所輸入之電量。

綜上，智財法院 103年行專訴字第14判決認為系爭專利違反能量守恆定律之

自然法則， 其見解值得肯定。

(二)建議申請策略

本件發明之主要技術特徵，依請求項 6所示，在於「恆動、永備」。

而縱使元件永不損壞， 於現已確立、存在之自然法則下，斷無可能有永動、

恆動機之存在。

本文之淺見認為，原告可強調如何使發電機與電動機共用同一定子，

而達成回補蓄電池之電能，而有效大幅延長系統運作之時數，而非永備電源。

一、法院成立背景

我國為了提升智慧財產案件的審理速度，以跟上國際趨勢，因此在民國97年設置智慧財產法院，希望能夠將智慧財產相關案件交由專業的法院審理，其中最主要的目的有三：

(一) 避免民、刑事案件停止訴訟之延滯，加速解決訴訟紛爭

(二) 累積審理智慧財產案件之經驗，達成法官專業化需求

(三) 促進國家經濟發展

二、智慧財產法院之管轄權

依據智慧財產法院組織法第3條規定：「智慧財產法院管轄案件如下：

一、依專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、營業秘密法、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟事件。

二、因刑法第二百五十三條至第二百五十五條、第三百十七條、第三百十八條之罪或違反商標法、著作權法、公平交易法第三十五條第一項關於第二十條第一項及第三十六條關於第十九條第五款案件，不服地方法院依通常、簡式審判或協商程序所為之第一審裁判而上訴或抗告之刑事案件。但少年刑事案件，不在此限。

三、因專利法、商標法、著作權法、光碟管理條例、積體電路電路布局保護法、植物品種及種苗法或公平交易法涉及智慧財產權所生之第一審行政訴訟事件及強制執行事件。

 四、其他依法律規定或經司法院指定由智慧財產法院管轄之案件」

由以上可知，智慧財產法院此一專門法院，特別之處在於，其所受理之案件，包含民事案件、刑事案件、行政案件等，此三種類型皆有在智慧財產法院審理之可能。

三、智慧財產法院僅屬優先管轄權而非專屬管轄

智慧財產法院的性質，有時候會被錯誤解讀成專屬管轄之性質，然而從智慧財產法院組織法當中可以得知其並非專屬管轄法院，與民事訴訟法第10條所規定之不動產案件專屬管轄有別，智慧財產法院僅是擁有優先管轄權，普通法院在收到智慧財產相關案件時，普通法院仍然有義務要受理，換言之，我國各地方法院對於智慧財產案件仍然擁有管轄權。

四、結論

智慧財產法院所管轄的案件，基本上以智慧財產權相關案件為主，因此智財法院可以審理刑事案件、民事案件以及行政案件；然而要注意的是，智慧財產法院僅擁有優先管轄權，並非專屬管轄權，所以一般法院不得以管轄錯誤為由逕行將地方法院案件移轉至智慧財產法院，故智慧財產案件不一定要在智慧財產法院進行訴訟這點必須加以留意。

參考資料：智慧財產法院網站，http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php，最後瀏覽日：2014年10月19日。 

淺談職務上與非職務上之發明

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-16

一、前言

日本政府預計在2015年國會上提出專利法修正案，計劃將員工在職務上發明的專利權，將從現行「員工所有」無條件改為「公司所有」，以提升日本產業整體競爭力。我國對於職務上發明之規定，根據專利法第七條、第八條簡述之。

二、僱傭關係存續認定

(1) 僱傭關係

根據民法第482條規定，「稱僱傭者，謂當事人約定，一方於一定或不定之期限內為他方服勞務，他方給付報酬之契約。」雇用人提供資源環境、支付薪給與受雇人，受雇人提供勞力、心智，形成彼此供需關係。

(2) 僱傭關係存續

A. 職務上發明

當受雇人在僱傭關係存續時，基於本身職責所授與之工作範圍所完成之發明，其要點：

1. 發明是屬於工作範圍內。

2. 發明是執行職務之結果。

所以，受雇人本身執行職務所負擔之工作內容，必須為直接或間接關係之發明。

B. 非職務上發明

即使僱傭關係存續中，完成與職務無關之發明，則非屬職務上發明；所以並非所有在僱傭關係存續中之發明，均屬職務發明。

因此，是否為職務上之發明，取決於職務工作內容與發明、新型或設計之內容比較，而不單以僱傭關係存續與否、即是否於上班時間內完成判定之。

(3) 適當報酬

專利法第七條第一項，其中表明「雇用人應支付受雇人適當之報酬」；因為專利權為無體財產權，具財產價值，而研發成果所得專利權產生之價值可能遠高於受雇人依僱傭契約之報酬。鑑於此情形，使受雇人享有額外之報酬，才符合公平性。

三、所使用之資源環境

所謂職務上所完成之發明，必與其受雇之工作有關聯，但顧及平衡雇用人與受雇人間之權利義務關係，其重點在於受雇人所研發之專利，依據是否使用雇用人所提供之資源環境：

1. 與實際之職稱無關。

2. 與契約上所約定之工作內容無關。

故應以實際於公司所參與之工作，及其所研發之專利是否使用雇用人所提供之設備、費用、資源環境等，進而完成之發明、新型或設計專利，以作為判斷依據。

四、出資從事研發

所謂出資聘人，其法律關係或為承攬或為其它契約關係，但不包括僱傭關係；由一方出資，聘請他方從事研究工作，而通常是按件計酬。

出資人除出資外、較無主導地位，僅提供所需資金即可；至於相關技術、設備及研究過程，一般均受聘人自行決定之。故其研發成果權利之歸屬：

1. 原則上應依當事人之約定。

2. 如未約定，則歸屬發明人、新型創作人或設計人。

但出資人出資聘人研發，如果不能實施該研發成果，顯然不符合公平性，所以但書規定之：

3. 出資人得實施其發明、新型或設計，不須得發明人、新型創作人或設計人之同意。

五、結語

專利法中明定應備適當的專利報酬，但顯然並無細部規範其實際報酬依據，是一筆固定獎金、還是依照所創造或保護的專利之商業價值來換算之；魚幫水、水幫魚，在利益共生之資本市場裡端視僱傭彼此如何撥打算盤。

參考

專利法

專利法逐條釋義103.6.13版

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

專利權之效力

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-15

一、前言

根據專利法逐條釋義，專利法第五十八條是有關發明專利權之效力規定，同時也對專利權之範圍作了界定。以下對專利權之效力之摘要內容。

二、排除他人實施之權利

專利法第五十八條之一「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。」

專利申請案經過專利專責機關之審查，符合可專利性之要件，則國家授予有一定期限之排他權利：

(1) 排他權

其意涵在於專利申請人取得專利權後，專有排除他人實施其專利之權，因專利權屬於無形存在之權利，非一般有體財產，故稱為無體財產權。

(2) 專利權

專利權人在一定期間內對其發明創作享有競爭上之優勢，任何人未經專利權人同意，不得實施其發明。專利權具有經濟上、商業上之利益與價值，為讓與、繼承或設定質權之標的。

發明專利權人，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。廣義具三種模式，實施所謂發明之權：

1. 專利權人自行實施：

專利權人自行使用自己的設備及技術製造專利物，或將其方法專利自己在製造中應用。

2. 授權他人實施：

自己不實施，利用授權契約，授權他人實施。

3. 將專利權讓與他人實施：

授權他人實施，專利權主體並未異動，讓與則為專利權主體發生變動。

三、發明實施的具體態樣

專利法第五十八條之二「物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。」

實施具體之態樣，共分「製造」、「為販賣之要約」、「販賣」、「使用」與「進口」五類。從事此五種行為中至少一種，才構成侵權；反之，五種行為以外，不構成直接侵權。

(1) 製造：

以發明專利及新型專利而言，作出具有請求項所載的全部技術特徵之物；以設計專利而言，作出具有設計專利的圖式所表徵之物品。

(2) 為販賣之要約：

除為販賣要約行為外，亦包括意圖銷售專利產品之行為，即“要約及要約之誘引”；行為人明確表示其販賣意思者即屬之，如物品標示售價並陳列、於網路、報章雜誌或媒體廣告等。

(3) 販賣：

有償讓與專利物品之行為，包括買賣、互易等行為。

(4) 使用：

實現專利的技術效果之行為，包括對物品之單獨使用、或為其他物品之部分使用。

(5) 進口：

共分為“國內製造而進口”、“國內販賣而進口” 、及“國內使用而進口”之三種目的。

四、發明實施的行為

根據專利法第五十八條之三，專利權人專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。

簡言之，專利權人享有「排除他人」之以下權利：

1. 不可使用專利方法之權。

2. 不可使用依專利方法所製成之物品之權。

3. 不可為販賣之要約依專利方法所製成之物品之權。

4. 不可販賣依專利方法所製成之物品之權。

5. 不可進口依專利方法所製成之物品之權。

五、結語

因此，假設專利權人擁有是“一種可彎曲螺絲”發明，則專利權人則具有排除他人進行製造、為販賣之要約、販賣、使用、或進口“一種可彎曲螺絲”之權利。

參考

專利法

專利法逐條釋義103.6.13版

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

專利權效力所不及

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-15

一、前言

專利權固然是保護發明人而賦予其合法排他之權利，即在保護專利權人合法權益之前提下，同時又維護技術使用者及社會公眾之利益，以維持正常之交易秩序及研發秩序。以下根據專利逐條釋義摘要如下。根據專利法第五十九逐條釋義簡述之。

二、非出於商業目的之未公開行為

英國專利法第60條第5項(b)款「It is done for privately and for purpose which are not commercial」，多數國家主要所採取之免責要件，必須該行為：

1. 客觀上未公開

2. 主觀上不具有商業目的

然而Private use定性依照我國法制，可區分「私人行為」與「未公開行為」兩種不同選項，進一步將其採取為「未公開行為」，其範圍內容將更易於了解。而非商業使用行為，在本質上仍對於專利權的侵害，因此類型為即使免責仍不宜公開，以致造成太大之專利權損失。又商業目的之意義，並不設限於「以營利為目的」。

三、以研究或實驗為目的而實施發明之必要行為

通常基於原技術之基礎，必須取得專利權人同意始得以進行研究、教學或試驗的話，將妨礙而不利技術之創新，故違反專利法之基本精神。故研究、教學或試驗行為對於技術創新及學術之貢獻，倘若無營利行為且不致影響專利權人之商業利益，此為專利權效力所不及之事項。

1. 所指研究或實驗，不僅指學術性研究或實驗、亦包含工業上之研究或實驗。

2. 實施發明之必要行為，涵蓋研究實驗行為本身及直接相關之製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口等實施專利之行為；必須符合比例原則，以免偏離研究、實驗之目的，進而影響專利權人之經濟利益。

四、申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者

(1) 先使用權：

由於專利法條規定，專利申請是採先申請原則，所以申請取得專利權之人不一定是先發明之人、或先實施發明之人。假設授予專利權後，對先實施之人主張專利權，此顯然不公平將造成先實施人投資浪費。因此，各國均保障主張先用權者

具排除專利權之效力。

(2) 國內實施：

1. 在國內已製造相同之物品或使用相同之方法，包括販賣、使用或進口相同之物品，或是依據相同方法直接製成之物品。

2. 不限於自己實施，委託他人實施者亦適用本規定；例如受委託之人之製造亦屬先使用權之範圍。

(3) 已完成必須之準備：

為了製造相同之物品或使用相同之方法，已經在國內做了必要之準備。

A 客觀上可被認定的事實：

1. 已經進行相當投資。

2. 已完成發明之設計圖。

3. 已經製造或購買實施發明所需的設備或模具。

B 不可被認定的事實：

1. 主觀上實施發明之準備。

2. 購買實施設備而向銀行借款準備行為。

(4) 保留權利

專利申請人之發明於申請日前雖經公開，符合第22條第3項之規定，仍具6個月之優惠期，故專利申請人若已聲明保留其專利權的話，自應優先保障專利申請人之權益。本款所稱專利申請人，包括實際申請人及其前權利，其保留權利：

1. 如發明人未聲明保留權利，則在申請日前得知者可立即實施該發明，並享有先用權。

2. 如發明人聲明保留權利，但未在6個月內申請專利，則得知者可實施該發明，並享有先用權。

五、僅由國境經過之交通工具或其裝置

對於進入我國境內進行運輸任務的交通工具，包括船舶、航空器、陸地運輸等，以及其上為維持運作所需之裝置，專利權所不及。

六、非專利申請權人所得專利權被舉發而撤銷

假設專利申請人不具備申請權，即使獲准專利得依法提起舉發；若舉發成立，撤銷專利權確定後，其權利視為自始不存在，即非專利申請權人自始至終都未取得專利權。

1. 專利申請權：指得依本法申請專利之權利。

2. 專利申請權人：指發明人、新型創作人、設計人、其受讓人或繼承人

七、結語

舉例，發明人是否申請專利依其意願，若一直不提出申請，不僅影響他人開發、投資之意願，亦阻礙產業發展，故將期限設定為6個月。故專利精神，除保護權人合法權益外，仍基於社會公眾之最大利益考量。

參考

專利審查基準

專利法施行細則

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

權利耗盡原則

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-15

一、前言

賦予專利權人專有排除他人未經其同意而實施專利物品之權。以下根據專利法逐條釋義解說之。

二、權利耗盡原則

根據專利法第58條之六，「專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣，不以國內為限。」

專利權人製造、販賣或同意他人製造、販賣之專利真品(物品)，若從真品中已獲取利益，若再對真品主張專利權，將影響私權與公益平衡之問題；因此，真品第一次流入市場後，專利權人已經行使其專利權，表示真品之權利已經耗盡，不得再享有額外權能，即權利耗盡原則(principle of exhaustion)。即一旦權利耗盡，每一件已流通出去的真品，專利權人不再具有權利。

所謂「真品」，即專利權人自己製造、販賣或同意他人製造、販賣之專利物品。

三、不以國內為限

權利耗盡後，無論以何種方式實施該真品，專利權人都無權干預，但非指該專利所屬之權利從此被用盡。共分為國內際耗與國際耗盡二種：

(1) 國內耗盡原則：

側重專利權人之保護，專利權只會因將真品投入國內市場而權利耗盡，不因在國外實施而耗盡。

1. 專利權人仍享有進口權。

2. 他人未經專利權人同意而進口真品於國內、不允許真品自國外平行輸入，則構成侵權。

(2) 國際耗盡原則：

側重公共利益之保護，即使專利權人將專利物品投入國外市場，亦造成包括進口權之權利耗盡，無法禁止他人進口該物品。

1. 專利權人對於真品之進口，行為不得主張權利。

2. 若我國境內之專利權人與外國專利權人非同一人的話，即使他人在外國合法取得專利物品，仍不得進口至我國境內銷售，否則將構成侵權。

(3) 我國採用國際耗盡原則

民國100年11月29日三讀通過修正，我國權利耗盡原則明確採用國際耗盡原則。

四、我國平行輸入

對於專利品之平行輸入，我國採國際耗盡原則後，因專利權已耗盡。所以國外上市流通之專利品，其貿易商之進口行為：

1. 雖未取得專利權人同意，專利權人亦不得主張進口權。

2. 不得禁止真品之平行輸入。

五、結語

國際廠商間往往因跨國產業鏈之龐大，彼此間產品技術交錯複雜，所以涉及授權與權利耗盡相關須知，除了與該廠商簽訂專利授權契約外，並須了解下游廠商相關合作關係之產品，以不致於被控訴侵權。

參考

專利法

專利法逐步釋義 103.6.13版

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

簡述專利侵權(二)

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-19

一、前言

專利制度是政府藉授予申請人專有排他之專利權，以保護其研發之發明或創作，並鼓勵其公開研發成果，使公眾能利用之制度。

二、間接侵權與直接侵權之關係

如不實施所有要件，則不構成專利權之侵權，例如電話之發明專利已A、B、C要件所構成，如果只生產A或B或C其中之一，是否構成侵權。又例如，一個產品生產線經由不同上下游廠商所完成，若當產品本身已經侵權、或許其中一廠商所使用製造技術已侵權，則其他上下廠商是否連帶要負侵權之責任。

我國在專利法並無對「間接侵權」有明確相關法律規定。根據民法第一百八十五條規定：「數人共同不法侵犯他人之權利者，連帶負所害賠償責任，不能知其中熟為加害者，亦同。造意人及幫助人視為共同行為人。」故間接侵權視為"共同"侵權，以供為法律追朔責任之用。

間接侵權之概念，主要為了防止利用專利發明之一部分，又與不用所有申請專利範圍來判斷直接侵權之邏輯違背，同時也可能超過了專利權本來權利之範圍。故間接侵權之概念發展，其他國家立場如下：

(1) 日本立場

根據日本專利法，解釋間接侵權與直接侵權之關係，並是否以直接侵權為前提。

1. 獨立說：

間接侵權屬於專利權本來效力之外，所附加之其他效力，不論是否直接侵權存在與否，即可構成侵害。德國專利法採此立場。

2. 從屬說：

間接侵權非擴張專利範圍本身，其應該以直接侵權存在為前提之下才成立。

(2) 美國立場

美國對專利侵權細分較詳細，其中間接侵權又分為幫助侵權與引誘侵權。又間接侵權之成立，必備下列因素：

1. 所售之物本身須未取得專利。

2. 所售之物須構成專利權之發明之一個主要部分。

3. 所售之物須為了用於侵害專利之用，而特別製造或特別改造。

4. 出賣人必須第三要件知情。

5. 所出售之物必須非"適於主要非侵害用途之主要物品或商品"。

三、專利侵權之態樣

(1) 直接侵權

專利權授予專利權人排出他人實施其發明，以下行為若未經專利權人同意，則構成侵權：

1. 製造專利物品或專利方法直接製成之物品。

2. 使用專利方法。

3. 使用專利物品或專利方法直接製成之物品。

4. 販賣專利物品或專利方法直接製成之物品。

5. 為商業目的製造、販賣、使用專利物品，而進口專利物品。

6. 為販賣或使用以專利方法直接製成之物品，而進口該物品。

(2) 間接侵權

目前專利法就間接侵權雖無明文規定，但透過民法及判例之補充，仍有間接侵權之依據：

1. 由第三人引誘侵權人直接從事專利的侵害行為。

2. 第三人未經專利權人的同意，以生產營利為目的製造、銷售只能用於裝配專利產品的零件，或者只能用於實施專利方法的設備。

四、結語

專利權屬無體財產權，而非一般的所有權，在經濟上、商業上具有龐大之利益與價值；一旦侵害專利權人之權利，也就是侵犯一種財產權之型式。

參考

專利法

專利法逐條釋義103.6.13版

專利法理論與應用 楊崇森 三民書局

專利實務論(第四版) 冷耀世 全華出版社

專利實務論 劉國讚 元照出版社

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

簡述專利侵權

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-19

一、前言

專利制度是政府藉授予申請人專有排他之專利權，以保護其研發之發明或創作，並鼓勵其公開研發成果，使公眾能利用之制度。

二、侵犯專利之何權

專利權給予專利權人在法律所保護範圍內，享有獨占性、及完全排他之權利行為，以排除專利權人對於發明實施之權利；即法律規定外，任何人未經專利權人同意或授與人同意，"不得製造、販賣、使用或進口其專利產品，或使用其專利方法"，若有屬實，必然構成專利權之侵權。

根據專利法第五十八條，專利權給予專利權人之權利：

(1) 排他權：

發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。

(2) 發明之實施：

物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。

方法發明之實施，指下列各款行為：

一、使用該方法。

二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。

三、侵權之證明要件

(1) 證明專利權有效

1. 專利權具有區域性：

專利權具屬地主義，僅在授予該專利權之國家境內受該國法律的保護。

2. 專利權具有時效性：

僅在授予該專利權之保護期間內受該國法律的保護；期間屆滿或者專利權經撤銷確定，即失去法律效力而為社會所共有，任何人都可實施其專利權。

(2) 證明侵權行為之事實

專利權授予專利權人排出他人實施其發明，以下行為若未經專利權人同意，則構成侵權：

1. 製造專利物品或專利方法直接製成之物品。

2. 使用專利方法。

3. 使用專利物品或專利方法直接製成之物品。

4. 販賣專利物品或專利方法直接製成之物品。

5. 為商業目的製造、販賣、使用專利物品，而進口專利物品。

6. 為販賣或使用以專利方法直接製成之物品，而進口該物品。

上述之專利侵害行為，專利權人必須證明於「何時、何地、如何被製造、使用、販賣、或進口其專利方法或專利物品」，具備以上條件才能構成有專利侵害之行為事實。

(3) 證明侵權行為人之故意或過失

根據專利法第九十六條第二項，「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」其中故意或過失解釋：

1. 故意行為：

行為人已預見未經專利權人的同意就製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口的行為是屬於侵權行為，仍然執意去做。

2. 過失行為：

行為人沒有去查閱專利公報之專利，以至於他所製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口的行為，已經侵害他人的專利權。

四、結語

專利權屬無體財產權，而非一般的所有權，在經濟上、商業上具有龐大之利益與價值；一旦侵害專利權人之權利，也就是侵犯一種財產權之型式。

參考

專利法

專利法逐條釋義103.6.13版

專利法理論與應用 楊崇森 三民書局

專利實務論(第四版) 冷耀世 全華出版社

專利實務論 劉國讚 元照出版社

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

專利權消滅之簡介

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-19

一、前言

專利法第七十條，規定專利權當然消滅之事項，以下根據專利法逐條釋義摘要簡介之。

二、專利權當然消滅

所謂當然消滅是指一旦有下列事由，即發生權利消滅之效果，不需要任何人主張，也不需要專利專責機關判定通知。

專利權當然消滅後，其技術即屬於公知領域成之公共財，任何人均可以自由利用；特別地，當然消滅之效力是往後發生，不影響消滅前有效之專利權效力。根據專利法第七十條，規定下列事項發生時專利權當然消滅：

(1) 專利權期滿：

專利權是賦予專利權人一定期間排他之權利，並非無限期。專利權期限為自申請日開始計算，專利權期限屆滿的話當然消滅。

1. 發明為20年。

2. 新型為10年。

3. 設計為12年。

(2 ) 無繼承者：

法人並無死亡、繼承之問題，故此所指的是專利權人為自然人之情形。專利權為私權，得為繼承之標的，故自然人之專利權人死亡後，其專利權歸屬：

1. 繼承人繼承

如果繼承人有多數人時，在未分割前由所有繼承人公同共有。

2. 無主張繼承者

該專利權歸屬公共財，即變成公共技術，任何人均可利用。

(3) 專利權人拋棄：

專利權人拋棄時，向專利專責機關以書面表示抛棄專利權，其消滅日期從書面表示之日。

(4) 未繳交專利年費：

專利年費之繳交，為專利權人對於其專利權是否繼續維持之考量，所以第2年後之專利年費，應於屆期前繳納；依第94規定，未於應繳納專利年費之期間內繳費，得於期滿後6個月內補繳。

故第2年後之專利年費：

1. 未於補繳期限屆滿前繳納者，自原繳費期限屆滿後消滅。

2. 未於屆期前繳納，又未於期滿後6個月內補繳，其專利權自原繳費期限屆滿後當然消滅。

三、專利權復權制度

(1) 非因故意未繳納

若申請人「非因故意」而未依時繳納，若一時疏於繳納、而懲罰不准其申請回復，則與專利本質上鼓勵研發、創新之用意相互違背。然而國際立法例上，例如專利法條約(PLT)第12條、歐洲專利公約(EPC)第122條、專利合作條約(PCT)施行細則第49條第6項、大陸專利法施行細則第6條，皆有相關申請回復之規定。

故明定專利權人如非因故意，未於第94條第1項所定期限補繳者，得於期限屆滿後1年內，申請回復專利權。

(2) 非因故意需繳納年費

除了天災或不可歸責當事人之事由例外，以非因故意之事由，申請再行繳費者，申請人所應繳納之專利年費數額，與補繳期限內繳費者，其需繳納：

1. 原應繳納之專利年費。

2. 另應按比率加繳專利年費。

經核准復權者，應同時繳納3倍專利年費，專利專責機關應將增加費用事實公告之。

四、結語

此外，另一專利權當然消滅情形為，同日分別申請發明專利及新型專利之一案兩請之情形，申請人就發明專利申請案繳納第1年年費及證書費後，新型專利權自發明專利公告之日即消滅。

參考

專利法

專利法逐條釋義103.6.13版

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

均等理論簡介

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-12

一、前言

判斷侵權與否，必須詳細審視說明書與申請專利範圍而比對之，而均等理論屬於一種通用之判斷原則。

二、發展由來

1853年美國Winans v. Denmead侵權案中，最高法院依據“構造、操作模式、得到結果”而判定侵權設計，此事為均等論之起源。1950年Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Product s Co.一案中，在焊料專利中更引用均等論判定，來說明構成相同、電焊操作相同、只是猛與鎂之材料替換差異而判定侵權，此判決奠定往後均等論之判別根據。

三、均等理論

均等理論doctrine of equivalents的意義，表面上被控侵權物件之名稱、形式或應用等與申請專利範圍不一樣，但實質上是均等的物件，即申請專利範圍相同而構成侵權。均等理論不依發明整體(as a whole)之方式比對，而是比對被控侵權物件是否具實質相同方法、是否具實質相同功能、是否具實質相同結果，來判斷侵權關係；並且在方法比對時，必須物件對物件逐一比對之。以下對均等理論之闡述：

(1) 美國

表示均等理論應該以各別請求項限定(claim limitations)、而非整體發明(invention as a whole)來考量。其判斷步驟：

1. Performs substantially the same function 是否產生實質相同功能。

2. In substantially the same way 是否使用實質相同方法。

3. To yield substantially the same result是否產生實質相同結果。

(2) 法國

其中“the accused device contains means having the same function in order to obtain the same result被控訴物件包含了使用相同功能以達到相同結果之方法”，闡釋了比對物件所含之“功能、結果、方法”之三者關係之均等理論。

四、判別原則

均等理論之依序判斷步驟：

1. 是否相同結果？

2. 是否相同功能？

3. 是否相同方法？若是需逐一比對物件元素。

若判斷為相同結果、相同功能、相同方法且逐一比對物件元素也確定相同，則構成均等侵權；反之，若只要其中一項不相同，則不構成均等侵權。

五、結語

均等理論之意義在於辨別兩物，達成何種結果、具何種功能又以何種方法所達成，而判定兩物是否均等，其屬於辨別通則但細部規定仍需依照不同法規參照之。

參考

專利實務論(第四版) 冷耀世編著全華出版社出版

Wiki　http://en.wikipedia.org/wiki/Doctrine_of_equivalents

專利權與其他無體財產權的區別

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-11

一、前言：

比較專利權與營業秘密、商標和著作權的區別。

二、專利保護與營業秘密之比較：

以專利形式的保護與以營業秘密保護之間差異：

1. 1.  均為法定的權利，專利所保護的是技術本身，但營業秘密保護的是保密的狀態而非技術本身。
2. 2.  以專利形式的保護依照專利的類別不同，有不同的保護法定期限，而營業秘密沒影一定的期限，可以長達百年以上。
3. 3.  專利制度的特性之一是技術要公開，而營業秘密的特性是保密不公開。
4. 4.  專利權的售予需經過法定申請過程，由專利專責機關頒發專利證書以確定權利。營業秘密則經由技術擁有者或契約當事人的保密而自動形成保護的方式。
5. 5.  專利權具有專有排他性，與專利申請範圍相同的技術不能同時受到專利的法律保護，而營業秘密不具有排他性，數個廠商彼此分享配方或相同技術。
6. 6.  專利權的審查須符合專利要件，即產業利用性、新穎性和進步性。但是營業秘密所保護的配方或技術不需要經過審查，也未必符合專利要件。
7. 7.  技術申請專利之後，因為有公開的法定過程，無法再以保密的形式以營業秘密的狀態存在。營業秘密只要符合專利要件，即可以轉換為專利形式的保護，改變其原本未公開的保密狀態。

三、設計專利與商標的區別：

設計專利保護的是物品的形狀、花紋、色彩或者其結合所做出之產品的新設計，是透過視覺訴求之創作。商標是用以表彰或區別商品的標記。單個商標不足以展現產品的外觀設計，不屬於設計專利保護的範圍內。若由數個商標組成預定的圖案，對產品的外型做具體的描述，可供產業上利用，則也可以成為設計專利保護的範圍。

四、設計專利與著作權保護範圍之比較：

設計專利與著作權在法律上保護範圍主要區別在於：

1. 1.      設計專利有「新穎性」的法定專利要件，即申請日前與國內外出版物公開發表過或國內使用過的設計不同或不近似 ;而著作權要求的是「原創性」，即作品必須是自己創作的作品，即使內容與其他作品雷同，都受到著作權法的保護。
2. 2.      設計專利需要經過法律的審查，由專利法授予專有排他的權利，其保護年限為自申請日起算十二年屆滿。著作權則是自作者完成作品後即受到著作權法的保護，保護年限則至作者身故後許多年，著作權人如果不是自然人，則為固定數年。
3. 3.      設計專利的作品必須具物品性，必須應用於物品的外觀，可供產業上的利用。著作權保護的創作是無關乎產業利用性，甚至可以是抽象或不可能存在的形體或外觀。

參考資料:

1. 1.      專利實務論(第四版)，冷耀世編著，全華出版社出版(2011)。

專利權的行使

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-11

一、前言：

列舉專利權的行使原則和實例。

二、專利號數的標示原則：

我國專利法第九十八條規定：「專利物上應標示專利證書號數；不能於專利物上標示者，得於標籤、包裝或以其他足以引起他人認識之顯著方式標示之；其未附加標示者，於請求損害賠償時，應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物。」專利號數標示原則屬於專利權人的權利，未附加標示者，不得請求損害賠償，或者發生專利侵權請求損害賠償時，負有舉證責任，證明侵權人明知或事實足以證明他理應知道為專利物品。

三、適法的警告行為：

當智慧財產權受到侵害時，專利權利人即可請求侵權人停止侵害或請求法院則另侵權人停止侵害。請求侵權人停止侵害的通常處理常式，是以寄發警告信函或類似行為之先行通知，以期達到制止的效果。在散發侵害專利權警告函時，若函中未附法院判決或公正客觀的侵害鑒定報告，則必須陳明其專利權內容、範圍及受侵害之具體事實。

四、正確行使權利的步驟：

專利權人一旦發現有疑似侵權的商品，所應該採取的合法行動及步驟為：1.搜證：可購買所獲得的疑似侵權的商品，取得發票作為販賣或銷售的證明。2.分析比對或取得鑒定報告。3.檢視專利有效性及專利權利的正當行使：檢視專利權是否仍在有效期間、有無續繳專利年費、有無標示專利證書號碼，若尚未標示者應即時進行專利證書號碼的標示。4.發出警告信函：若欲排除相同產品在市場上的干擾，則發出警告信函的時間點是即時，若欲收取權利金已取的創新的報酬，則應先等待一段時間，俟時機成熟之後再發出警告信函。5.和解、授權與舉發答辯：若被控侵權人的磣品已經在市場上大量流通或販賣、銷售、生產，那麼有可能他在收到警告信函後會進行先前技術的調查與檢索以舉發該專利為優先步驟，專利權人此時即要進行答辯以維護其專利權 ;若無舉發的可能性存在的話，則侵權人能會尋求和解或授權。6.民事訴訟與保全程式：若前述步驟無效，則專利權人可以聲請保全程式及提起民事訴訟請求損害賠償，以維護法律保障的專有排他性的權益。

五、接獲警告信函的處理原則：

國內的警告信函主要是透過郵局寄發的存證信函方式來進行，若是收到警告信函，首先應表明非故意侵權，要求延長回復期限以研究專利資料，並主動要求專利權人提供具體的技術比對及產品型號，甚至是鑒定報告。回復前的同時，檢視對方行使權力的正當性：1.是否為專利權人或專屬授權人名義出發 ; 2.有無怠惰行使權利 ; 3.有無違反公平交易法的情事。再者做專利技術的分析：1.專利的有效性 ; 2.研發人員分析產品的構成要件 ; 3.是否提起舉發。接下來進行產品的分析判斷：1.權利金額度的高低 ; 2.繼續製造或停止銷售 ; 3.替代技術是否存在，是否可以用回避設計的方式發展自有技術 ; 4.產品線是否結束。第二次或其後的回復時，可再次表明非故意侵權而且對專利權被侵害的事情毫不知悉，如果未侵權，則最好附上未侵權的鑒定報告。再者，尋求和解的途徑，以支付權利金或交互授權的方式來解決。如果和解仍未能解決爭執，則不得已提起民事訴訟，除了證明未侵權之外，可提出專利無效，即專利舉發，之訴訟。我國專利法第一百零一條：「舉發案涉及侵權訴訟案件之審理者，專利專責機關得優先審查。」

六、民事訴訟與保全程式：

專利權人尋求法律的保護或求償，可以以民事訴訟為之 ;提起民事訴訟時，伴隨的是聲請保全程式。保全程式又可分為假處分與假扣押，例如，若專利權人經鑒定報告確認被控侵權人確實侵犯其專利權之後，可向法院提出假處分聲請，只要相關事證完備，法院原則上會裁定債權人(專利權人)在一定金額擔保後，命令被控侵權人(債務人)不能再繼續生產有專利侵權疑慮之產品和銷售行為，否則有被拘提、管收或被罰款之風險。此時，被控侵權人可以向法院提出對該假處分裁定的抗告，同時提存反擔保金提出反擔保，聲請撤銷假處分。法院收到反擔保金，原則上會撤銷該執行命令及該假處分。

參考資料:

1. 1.      專利實務論(第四版)，冷耀世編著，全華出版社出版(2011)。
2. 2.      中華民國專利法。

專利侵權抗辯

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-10

一、前言：

列舉專利侵權不成立的原則和例子。

二、申請過程禁反言原則：

禁反言原則即禁止反悔原則，意思是在專利案的申請過程中，不論是受到核駁的審查意見的影響，或是申請人的主動修正，而限縮或放棄主張的發明範圍，申請人不可以在事後反悔、翻供，重新為拋棄的部分做主張，也不得主張適用均等論。

三、揭露奉獻原則：

說明書中已揭露的部分未能於申請專利範圍中請求的話，其將視為公共財產，任何人皆可使用該項披露的技術。

四、專利侵權的例外：

專利法第五十九條，發明專利權的效力，不及於以下情況：

(1)非出於商業目的之為公開行為(非營利行為)。

(2)以研究或實驗為目的實施發明之必要行為(科學研究及實驗目的的非營利使用)。

(3)申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者(先用權)。但於專利申請人處得知其發明後未滿六個月，並經專利申請人聲明保留其專利權者，不在此限。

(4)僅由國境經過之交通工具或其裝置(臨時過境)。

(5)非專利申請權人所得專利權，因專利權人舉發而撤銷時，其被授權人在舉發前，以善意在國內實施或已完成必須之準備者(善意使用)。

(6)專利權人所製造或經其同意製造之專利物販賣後，使用或再販賣該物者。上述製造、販賣，不以國內為限。 (即專利權利耗盡原則：專利權人在銷售某專利物品後，就喪失了對該物品的控制權)

(7)專利權消滅後，至專利權人回復專利權效力並經公告前，以善意實施或已完成必須之準備者。

五、專利無效之抗辯：

可向專利專責機關：經濟部智慧財產局，提出舉發申請案，由專利三組審查確定專利的有效性。一般法院受理侵權案件後，通常會等待舉發案件確定後再為判決。

六、未侵權抗辯：

被控侵權人需比對被控侵權物的技術特徵，是否在專利申請範圍之內，發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，通常需向參考鑑定機構取得「不侵權」的法律意見書或鑑定報告，來做為未侵權抗辯的依據。

七、怠惰行使權力的抗辯：

當專利權人「知情」有侵權人的事實開始算起，「兩年」內不行使請求損害賠償的請求權的話，訴訟時效就會消滅，不得再向侵權人請求損害賠償。如果專利權人不知道有人侵權，侵權行為若超過「十年」，專利權人都沒有採取任何法律行動的話，訴訟時效也是就會消滅，等同於免費提共技術讓他人使用。

八、默示授權之抗辯：

當專利權人知道有侵害專利的情形時，遲遲不去主張權利，讓侵權人以為專利權人無意主張權利或採取法律行動，直到一段時間之後，專利權人才採取法律行動主張權利，專利侵權人因為事態擴大而將導致重大損失，可提出漠視授權的抗辯。

九、專利權濫用的抗辯：

專利權濫用的例子有，專利權人利用自己的專利所有權，讓他人在或的專利授權的同時購買或使用非專利產品，從而獲得專利權以外的市場壟斷權 ;或者產品專利權人要求購買者同時向自己購買非專利產品等等。在訴訟中。主張權利者必須本身的行為無瑕疵，如果權利人本身已有違法行為，則無權主張他人行為的違法性。

十、迴避設計：

尋找替代技術或是以迴避設計的方式以避免侵害他人的專利權。迴避設計的方法有：(1)購件數量的減少(2)相對關係的改變(3)習知技術的利用(4)不同領域技術的運用。迴避設計的結果不僅可以達到不侵權的效果，還可以為自己爭取到一個新的專利權!!!

參考資料:

1. 1.      專利實務論(第四版)，冷耀世編著，全華出版社出版(2011)。
2. 2.      中華民國專利法。

專利均等論

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-09

一、前言：

如果兩個物體可以達到相同的功能，以相同的方式達成相同的結果，那麼這兩個物體可以被視為均等。在均等論的準則下，可判定侵權物是否侵犯到被侵權物的專利權，如果兩者被判定為均等的話，則答案是肯定的。

二、三步測試法：

1.「三步測試法」的判斷原則為：作用­­—­­方法—結果(work-way-result)，即same work、same way、same result，則兩物均等。實際測試均等理論的步驟依序為「結果­­—­­作用—方法」，即被控侵權物與專利的發明判斷是否能產生相同的結果，如果是則兩者均等，再者進一步比對是否作用方式相同 ;如果否，則兩物不均等，不構成侵權。如果被控侵權物與專利的發明產生相同的結果的作用方式相同，則進一步比對是否達成相同作用方式的方法也相同 ;如果作用方式不同，則兩物不均等，不構成侵權。若被控侵權物與專利的發明的構成元件進行一對一(element by element)的比較，所達成相同作用方式所使用的方法相同的話，則兩者均等，即構成侵權 ;如果否，則兩者不均等，不構成侵權。

2.置換容易性與可能性：

若被控侵權物省略或取代申請專利範圍的某一元件，則此替代或取代元件是否被視為在均等的範圍內，端視其置換容易性及置換可能性。置換容易性，端視置換的目的、功效及作用效果。置換可能性端視置換的手段是否為本領域的普通技術人員所容易聯想得到，而無須經過「創造性勞動」。

三、逆均等論：

被控侵權物在專利範圍內，在字面上相符合，雖然字面侵權，但是如果完成相同功能上，所利用的原理或方法與專利的發明有實質的不同，則視為技術不同，適用逆均等論，不構成侵權。

參考資料:

1.專利實務論(第四版)，冷耀世編著，全華出版社出版(2011)。

專利侵權

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-09

一、前言：

專利侵權的定義為：在專利權的有效期限內，任何人未經專利權人的同意就製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口的行為。

二、專利侵權的要件：

1. 專利權的有效性：

包括國家或地區的有效專利、專利在保護期限內、專利未遭舉發撤銷、按期繳納專利年費。

2. 有專利侵害的行為事實：

任何人未經專利權人的同意就製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口的行為

3. 侵權人有故意或過失：

侵權行為人明知未經專利權人的同意就製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口的行為是屬於侵權行為，仍然執意去做，屬於故意的行為。侵權行為人沒有去查閱專利公報之專利，以至於他所製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口的行為，已經侵害他人的專利權，屬於過失的行為。根據專利法第九十六條第二項：「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」

三、侵權的損害與賠償：

1. 故意罰三倍：故意侵權的代價是可能遭到判罰三倍損害賠償，外加對方的律師費用。根據專利法第九十七條第二項：「依前項規定，侵害行為如屬故意，法院得因被害人之請求，依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」

2. 損害賠償請求權的期限：被侵權人知道有侵犯專利權的人起開始，可以請求侵權人損害賠償，此請求權的行使期限是兩年。自被侵權人知道有侵犯專利權的行為發生起開始，可以請求損害賠償，此請求權的行使期限是十年。根據專利法第九十六條第六項：「第二項及前項所定之請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者，亦同。」

3. 發明人的姓名表示權：發明人對於其所發明的專利有姓名表示權的行使權利，一旦姓名表示權受到侵害時，可以請求姓名表示權或回復名譽。根據專利法第九十六條第五項：「發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。」

參考資料:

1. 1.    專利實務論(第四版)，冷耀世編著，全華出版社出版(2011)。
2. 2.      中華民國專利法。

專利的邊境保護措施

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-05

一、前言：

為強化對專利權之保護，加強執行專利權邊境管制措施，即專利權人得提供保證金或相當之擔保，書面向海關申請查扣有侵害其專利權之虞之進口物;被查扣人得提供反擔保以廢止查扣。

二、專利：

專利法第九十七條之一至第九十七條之四明文規定專利權邊境管制措施。

專利權人有正當理由懷疑有侵害其專利權之物進口，為防止造成損害，得申請海關查扣該侵權物。申請查扣之程序應以書面申請，並解釋清楚侵害之事實並提供保證金或擔保，以顧及申請人與被查扣人雙方權益。海關受理申請人申請，實施查扣，有義務書面通知申請人及被查扣人。被查扣人可提供二倍保證金或相當之擔保請求廢止查扣。海關依申請所為查扣，著重專利權人行使侵害防止請求權之急迫性，至於查扣物是否為侵害物，尚不得而知。海關在不損及查扣物機密資料保護之情形下，得依申請同意其檢視查扣物。查扣物經確定判決認屬侵害專利權之物者，被查扣人應負擔查扣物之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費等有關費用。

專利法第九十七條之二規定海關廢止查扣的措施和條件：一、申請人於海關通知受理查扣之翌日起十二日內，未依第九十六條規定就查扣物為侵害物提起訴訟，並通知海關者。海關得視需要延長十二日，不區分工作日或例假日。二、申請人對查扣物為侵害物所提訴訟經法院裁判駁回確定者。三、查扣物經法院確定判決，不屬侵害專利權之物者。四、申請人申請廢止查扣者。五、被查扣人繳交保證金或擔保。廢止查扣事由，均屬可歸責於申請人之情形，對當事人兩造權益造成影響之訴訟程序進行可能之結果，依訴訟程序先後排列。

專利法第九十七條之三規範查扣所生之保證金的返還問題及損害賠償，其請求返還之事由及受償範圍。查扣物經法院確定判決不屬侵害專利權之物者，申請人應賠償被查扣人因查扣或提供保證金所受之損害。申請人就其繳交之保證金，被查扣人就其所繳交之保證金，與質權人有同一權利。但所規定之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費等有關費用，優先於申請人或被查扣人之損害受償。有下列情形之一者，海關應依申請人之申請，返還按所規定繳納之保證金: 一、申請人取得勝訴之確定判決，或與被查扣人達成和解，已無繼續提供保證金之必要者。二、因廢止查扣，致被查扣人受有損害後，或被查扣人取得勝訴之確定判決後，申請人證明已定二十日以上之期間，催告被查扣人行使權利而未行使者。 三、被查扣人同意返還者。有下列情形之一者，海關應依被查扣人之申請，返還其所繳納之保證金: 一、因廢止查扣，或被查扣人與申請人達成和解，已無繼續提供保證金之必要者。二、申請人取得勝訴之確定判決後，被查扣人證明已定二十日以上之期間，催告申請人行使權利而未行使者。三、申請人同意返還者。查扣物經法院確定判決不屬侵害專利權之物者，申請人理應賠償被查扣人因查扣所受之損害；申請人提供保證金在擔保被查扣人因查扣或提供反擔保所受之損害；被查扣人提供保證金，在擔保申請人因被查扣人提供反擔保而廢止查扣後所受之損害，所以申請人的保證金與被查扣人的保證金，與質權人有同一之權利。所規定之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費等有關費用，屬實施查扣及維護查扣物所支出之必要費用，為法定程序主張權利所應支出之有益費用，故明定應優先於申請人或被查扣人之損害受償。

專利法第九十七條之四規定申請查扣、廢止查扣、檢視查扣物、保證金或擔保之繳納、提供、返還之程序、應備文件及其他應遵行事項之辦法，由經濟部會同財政部訂定「海關查扣侵害專利權物實施辦法」。

參考資料:

1.中華民國專利法。

2.經濟部智慧財產局網站公布之「專利法逐條釋義 」(http://www.tipo.gov.tw/public/data/461317374071.pdf)

專利的授權

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-05

一、前言：

專利授權意指專利權人同意讓其專有排他的專利權利授予被授權人實施，以進行製造、販賣與使用。

二、專利授權的意義：

專利的排他權可經由授權契約讓與授權人實施其專利，並允諾不起訴被授權人侵權的一種協議。

關於「實施」的定義，我國專利法第五十八條第二項、第三項明文規定：「物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。方法發明之實施，指下列各款行為：一、使用該方法。二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。」所謂「物之發明」，包括物品發明與物質發明。實施該發明的具體行為有製造、為販賣之要約、販賣、使用及進口。行為人只有從事這五種行為中至少一種，才有侵權的行為。所稱「為販賣之要約」，包括意圖銷售專利產品之行為，如於物品上標示售價並陳列、於網路、報章雜誌或其他傳播媒體為廣告等。

三、專利授權的種類：

1. 專屬授權：專利權人將其專有之製造、販賣、為販賣之要約及使用之排他權利全部且無限制地授予被授權人實施。

2. 非專屬授權：專利權人保留其再授權或另授權他人的權利，僅一部分或有限制地授予非專屬被授權人實施其專利 ;專利權人仍有權自己使用其專利並且繼續將專利的實施權轉讓給他人。

3. 交互授權：專利權人雙方約定在特定技術領域下相互同意對方使用自己的專利或專有技術，據以分享彼此的專利技術。

4. 專利聯盟：將一個專利權人或多個專利權人之間相互同意交換專利權，透過中介的公司或組織，再授權給第三方。

四、專利的強制授權：

強制授權是指在維護公共利益的條件下，依政府部門依法律可以不經過專利權人同意，藉由國家的強制力強制性地授予第三人可以實施該項專利技術的特權。關於強制授權的法律規定，明訂於專利法的第八十七條至第九十一條：

1.      強制授權的主要目的在於：(1)因應國家緊急危難或其他重大緊急情況(專利法第87條第1項) ; (2)增進公共之利益(專利法第87條第2項第1款)(以申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權為限) ; (3)促進專利技術的利用(專利法第87條第2項第2款)(以申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權為限); (4)防止專利權之濫用，如限制競爭或不公平競爭(專利法第87條第2項第3款)。

1. 1. 2.      規定強迫授權申請人應給予專利權人適當的補償金：「強制授權之審定應以書面為之，並載明其授權之理由、範圍、期間及應支付之補償金。」(專利法第88條第3項)。
   2. 3.      強制授權的效力僅止於國內：「強制授權之實施應以供應國內市場需要為主。」(專利法第88條第2項)

4.      強制授權的實施權，應與強制授權實施有關之營業一併轉讓、信託、繼承、授權或設定質權：「強制授權不得讓與、信託、繼承、授權或設定質權。但有下列情事之一者，不在此限：一、依前條第二項第一款或第三款規定之強制授權與實施該專利有關之營業，一併讓與、信託、繼承、授權或設定質權。二、依前條第二項第二款或第五項規定之強制授權與被授權人之專利權，一併讓與、信託、繼承、授權或設定質權。」(專利法第88條第5項)

5.      當某一項發明專利權被准與強制實施後，不妨礙他人就其同一發明專利權再取得實施權：「強制授權不妨礙原專利權人實施其專利權。」(專利法第88條第4項)

1.      當強制授權實施的原因消滅時，專利專責機關得依申請廢止強制授權的實施：「有下列各款情事之一者，專利專責機關得依申請廢止強制授權：一、作成強制授權之事實變更，致無強制授權之必要。」(專利法第89條第2項第1款)

參考資料:

1.專利實務論(第四版)，冷耀世編著，全華出版社出版(2011)。

2.中華民國專利法。

3.經濟部智慧財產局網站公布之「專利法逐條釋義 」(http://www.tipo.gov.tw/public/data/461317374071.pdf)