眾律國際專利事務公告
提供與企業跨國法律事務協商、管理與爭議處理。全球專利商標布局、管理與維權。新創公司、投資併購與證券交易。商品及服務國際貿易合約安排。企業及民眾常用合約範本、各種民刑、行政訴訟的介紹。以供參考用之法規介紹,案例簡介、法庭觀察及法律小品文章與範例以供企業與網民參閱。本部落格的文章及其回覆,不代表本所的正式法律意見。如需進行各種商業交易的合法審查、各國商務契約的草擬談判、提起訴訟或應訊應訴、專利布局授權、商標布局授權,請諮詢您所委任的商務律師、訴訟律師、商標律師及專利師、專利代理人。如需本所正式法律意見、法律服務、專利服務、商標服務,請就近聯繫台北所02-27595585,新竹所03-6675569。E-mail:info@zoomlaw.net。本所詳細資訊請自行參閱:http://www.zoomlaw.net/files/11-1138-725.php 執行合夥律師 范國華博士敬啟

目前分類:台灣專利訴訟 (71)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

一、前言

  為了調和專利權人與公眾的利益,專利法設有「舉發」之公眾輔助審查制度,其藉由公眾的協助,智慧財產局可就已公告的專利案再審查,使專利權之授予更為正確無誤。而我國專利新法於20111129日經立法院三讀通過,其中對於舉發範圍亦有大幅增修。

二、專利新法修正舉發範圍相關規定

  為符合國際趨勢並鼓勵創新、保護研發之成果,在本次修法中修正舉發範圍以下就新舊法之差異敘述說明。

舊法

新法

第六十七條 有下列情事之一者,專利專責機關應依舉發或依職權撤銷其發明專利權,並限期追繳證書,無法追回者,應公告註銷:

一、違反第十二條第一項、第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條或第四十九條第四項規定者。

二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。

三、發明專利權人為非發明專利申請權人者。

以違反第十二條第一項規定或有前項第三款情事,提起舉發者,限於利害關係人;其他情事,任何人得附具證據,向專利專責機關提起舉發。

舉發人補提理由及證據,應自舉發之日起一個月內為之。但在舉發審定前提出者,仍應審酌之。

舉發案經審查不成立者,任何人不得以同一事實及同一證據,再為舉發。

第七十一條 發明專利權有下列情事之一,任何人得向專利專責機關提起舉發:

一、違反第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條、第三十二條第一項、第三項、第三十四條第四項、第四十三條第二項、第四十四條第二項、第三項、第六十七條第二項至第四項或第一百零八條第三項規定者。

二、專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。

三、違反第十二條第一項規定或發明專利權人為非發明專利申請權人。

以前項第三款情事提起舉發者,限於利害關係人始得為之

發明專利權得提起舉發之情事,依其核准審定時之規定。但以違反第三十四條第四項、第四十三條第二項、第六十七條第二項、第四項或第一百零八條第三項規定之情事,提起舉發者,依舉發時之規定。

(一)除依職權審查之制度

參考德、日、韓及大陸地區等國際相關法例其專利權之撤銷,是以兩邊當事人提起舉發,不由專利專責機關發動,因此刪除「依職權撤銷」之規定。

()更正實質擴大或變更公告時之申請專利範圍

經核准更正之說明書、申請專利範圍或圖式公告於專利公報後,將自申請日生效,不允許專利權人任意更正說明書、申請專利範圍或圖式,藉以擴大或變更其應享有之專利保護範圍。專利權人僅得就請求項之刪除、申請專利範圍之減縮、誤記/誤譯之訂正或不明瞭記載之釋明之事項向專利專責機關申請更正,申請人在申請過程中經常為了克服審查意見而必須進行修正,且修正不得超出原申請時所揭露的範圍。

三、結語

為使專利權之授予更為正確無誤,在本次修法中廢除依職權審查之制度並修正得提起舉發之事由,並明定其舉發事由依核准審定時之規定。

 

 

 

參考資料

專利法修正總說明及條文對照表,經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2769&guid=45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&lang=zh-tw

專利法(民國九十九年九月十二日施行),智慧財產法院,全國法規資料庫

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawOldVer_Vaild.aspx?PCODE=J0070007

 

文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

專利法修正損害賠償計算方式(§97)

 

眾律國際法律事務所

眾律國際專利商標事務所

專利工程師暨法務 簡敏丞

 

現行專利法(民國990825 )第八十五條規定 :

『依前條請求損害賠償時,得就下列各款擇一計算其損害:

一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時,發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益,減除受害後實施同一專利權所得之利益,以其差額為所受損害。

二、依侵害人因侵害行為所得之利益。於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時,以銷售該項物品全部收入為所得利益。

除前項規定外,發明專利權人之業務上信譽,因侵害而致減損時,得另請求賠償相當金額。

依前二項規定,侵害行為如屬故意,法院得依侵害情節,酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。』

 

修法後之專利法(民國1001221日修正,民國1020101日施行)第九十七條 : 『依前條請求損害賠償時,得就下列各款擇一計算其損害:

一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時,發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益,減除受害後實施同一專利權所得之利益,以其差額為所受損害。

二、依侵害人因侵害行為所得之利益。

三、以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害。』

 

在比較上述新舊專利法之侵害專利權之損害賠償計算方式差異,修法後第一項第一款並未修正,維持舊法可獲得之利益,減除受害後實施同一專利權所得之利益。而同項第二款對於依侵害人因侵害行為所得之利益維持不變。刪除了同款後段之侵害人不能就其成本或必要費用舉證之情況,不再以銷售該項物品全部收入列為所得利益(該種情況易將爭議之專利產品視為獨占該產品市場)

一方面專利並非必然是產品市場之獨占,而侵權人之所得利益,有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益,並非全屬專利之權利人應得利益。另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時,因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人,其所得之賠償顯然不符合比例原則,因此新專利法於請求損害賠償時,依實際個案情況衡量計算。

 

修法後第一項第三款為新增款,由於專利權之無體性,侵害人未得專利權人同意而實施專利之同時,專利權人仍得向其他第三人授權,並取得授權金而持續使用該專利。畢竟假若依照傳統民法上損害賠償之概念,專利權人於訴訟中須舉證證明高額之授權金或因該專利侵權導致無法於市場上將其專利授權予第三人(損害賠償所失利益之法理)因此參照美國專利法、日本特許法及大陸地區專利法之規定,明定以合理權利金作為損害賠償方法之規定,就專利權人之損害,設立一個法律上合理之補償方式,以適度免除權利人舉證責任之負擔。

 

而就現行條文刪除兩項,一為發明專利權人之業務上信譽受損時,得請求賠償相當之金額或其他回復名譽之適當處分(民法§195 I)。由於法人無精神上痛苦可言,因此司法實務上均認其名譽遭受損害時,登報道歉已足回復其名譽,不得請求慰藉金,以避免專利權人為法人時,有異於民法損害賠償體制,因此將本項規定刪除,回歸我國民法侵權行為體系規定適用之。

 

另一項刪除部分,則為三倍懲罰性賠償金,回歸我國對於一般民事損害賠償係採損害之填補原則體制。此部分就個人管見以為,雖然英美普通法之損害賠償制度賠償之數額超過實際損害之程度,其立法目的不外乎是威嚇有侵害權利之虞者,且就無體財產權之侵害判斷而言,既然是無體財產,就算是用損害之填補體制,又如何補齊無體財產權之實際損害?為了將專利法之害賠償帶入一般民事損害賠償之體制而忽略了保護專利法之目的,似乎不盡完善。

 

至於專利標示的部份,現行條文(專利法§79)容易讓人誤解因為未標示即不可請求損害賠償,因此修正後之專利法(新專利法§98)刪除了「其未附加標示者,不得請求損害賠償」等文字,而進一步改為「於請求損害賠償時,應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物。」因專利標示僅為舉證責任之分配問題,而非如部分判決認定專利標示為提起專利侵權損害賠償之前提要件或特別要件。

 

參考資料 :

 

專利法,(民國990825日修正),全國法規資料庫,

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawOldVer_Vaild.aspx?PCODE=J0070007

專利法,(民國1001221日修正本法規部分或全部條文尚未生效,自中華民國10211日施行。),全國法規資料庫,

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070007

民法,(民國 101 06 13 日修正),全國法規資料庫,

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=B0000001

經濟部智慧財產局,專利法相關法規,2012911日,

http://www.tipo.gov.tw/ch/Download_DownloadPage.aspx?path=1616&Language=1&UID=13&ClsID=14&ClsTwoID=15&ClsThreeID=28

經濟部智慧財產局,專利法修法專區,2012911日,

http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2769&guid=45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&lang=zh-tw

曾陳明汝,兩岸暨歐美專利法,台北,學林,2004年,第199205頁。

蔡明誠,專利侵權要件及損害賠償計算,智慧財產培訓學院教材,2006年,第10頁。

劉國讚,專利實務論,台北,元照,2009年,第440-449頁。

日本民法§703 §723、特許法§29 I §101 §102、美國專利法§284、中華人民共和國§65

東京地判平成11.7.16(惡路脫出具-新型專利權)

東京高判平成11.6.15(蓄熱材製造方法)

 

 

 

 

文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

專利法修正專利侵權要件釐清(§96)

 

眾律國際法律事務所

眾律國際專利商標事務所

專利工程師暨法務 簡敏丞

 

現行專利法(民國9908 25)第八十四條規定 :

『發明專利權受侵害時,專利權人得請求賠償損害,並得請求排除其侵害,有侵害之虞者,得請求防止之。

專屬被授權人亦得為前項請求。但契約另有約定者,從其約定。

發明專利權人或專屬被授權人依前二項規定為請求時,對於侵害專利權之物品或從事侵害行為之原料或器具,得請求銷燬或為其他必要之處置。

發明人之姓名表示權受侵害時,得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。

本條所定之請求權,自請求權人知有行為及賠償義務人時起,二年間不行使而消滅;自行為時起,逾十年者,亦同。』

 

修法後之專利法(民國1001221日修正,民國1020101日施行)第九十六條規定 :

『發明專利權人對於侵害其專利權者,得請求除去之。有侵害之虞者,得請求防止之。

發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者,得請求損害賠償。

發明專利權人為第一項之請求時,對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料或器具,得請求銷毀或為其他必要之處置。

專屬被授權人在被授權範圍內,得為前三項之請求。但契約另有約定者,從其約定。

發明人之姓名表示權受侵害時,得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。

第二項及前項所定之請求權,自請求權人知有損害及賠償義務人時起,二年間不行使而消滅;自行為時起,逾十年者,亦同。』

在比較上述新舊專利法之法條差異,修法後除了基本條次有所變更外,針對專利侵權之民事救濟「損害賠償」類型,參照民法之規定,侵權之行為人在主觀上應以行為有故意或過失為必要。而對於民事救濟「除去、防止侵害」類型之侵害排除請求權或防止請求權(修法後之專利法§96 I 後段),性質上類似物上請求權之妨害除去請求權與防止請求權,只要侵害專利權之人在客觀上以有侵害事實或侵害之虞就可以了,不須要再討論侵害專利權之人的主觀要件為故意或過失。因此修法後之專利法將侵害除去請求權與防止妨害請求權之類型於第九十六條第一項明定,其主張不以行為人主觀上有故意或過失為必要,另於同法第二項明定關於損害賠償之請求權,以行為人主觀上有故意或過失為必要,以釐清並杜絕現行法條之爭議。

 

修法後之專利法§96 III,將「物品」修正為「物」,主要係參考日本特許法第二條第三項第一款、韓國專利法第二條第三項第一款及澳洲專利法第三條之立法例,明定物之發明之實施之定義。所謂「物之發明」,包括物品發明與物質發明,與新型及設計之標的限於「物品」有所區隔。對於侵害專利權之物或從事侵害行為之原料器具請求銷毀,應為「排除、防止侵害」請求類型之一,因此明定僅於為第一項之請求時,始得為此等請求。

 

修法後之專利法§96 VI為現行條文第二項修正後移列。專屬被授權人僅得於被授權範圍內實施發明,其對第三人請求損害賠償或排除及防止侵害,自亦限於授權範圍內始能為之。至於專利權人為專屬授權後,得否行使損害賠償請求權以及侵害排除或防止請求權,經查各國(美、英、日、德、澳洲)立法例,並無此限制,且於專屬授權關係存續中,授權契約可能約定以被授權人之銷售數量或金額作為專利權人計收權利金之標準,於專屬授權關係消滅後,專利權人則仍得自行或授權他人實施發明,是以專利權人於專屬授權後,仍有保護其專利權不受侵害之法律上利益,不會因此喪失其損害賠償請求權以及侵害排除或防止請求權(智慧財產法院98年度民專訴字第95號民事判決)(司法院98年度智慧財產法律座談會第15 號決議)。

 

修法後之專利法§96 V為現行條文第四項移列,內容未修正。

 

修法後之專利法§96 VI為現行條文第五項修正後移列。現行條文第五項所定請求權時效之規定,原即係針對損害賠償請求權所定,本條第二項及第五項有短期請求權消滅時效之適用(參照民法§197 I)。至於第一項侵害排除或防止請求權之消滅時效,應適用民法一般消滅時效期間(參照民法§125)

 

參考資料 :

 

專利法,(民國990825日修正),全國法規資料庫,

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawOldVer_Vaild.aspx?PCODE=J0070007

專利法,(民國1001221日修正本法規部分或全部條文尚未生效,自中華民國10211日施行。),全國法規資料庫,

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070007

民法,(民國 101 06 13 日修正),全國法規資料庫,

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=B0000001

經濟部智慧財產局,專利法相關法規,2012911日,

http://www.tipo.gov.tw/ch/Download_DownloadPage.aspx?path=1616&Language=1&UID=13&ClsID=14&ClsTwoID=15&ClsThreeID=28

經濟部智慧財產局,專利法修法專區,2012911日,

http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2769&guid=45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&lang=zh-tw

曾陳明汝,兩岸暨歐美專利法,台北,學林,2004年,第167-169頁。

謝銘洋,智慧財產權法,台北,元照,2008年,第277-284頁。

蔡明誠,專利侵權要件及損害賠償計算,智慧財產培訓學院教材,2006年,第10頁。

劉國讚,專利實務論,台北,元照,2009年,第439-440頁。

王清峰,專利之國際授權,台北,政治大學碩士論文,1977年,第23頁。

洪健樺,有關專利權中授權問題之研究,台北,政治大學碩士論文,1987年,第40頁。

請參閱歐洲公約執行規則§24、歐體專利規則草案§19III準用§15IIIII、英國專利法§30、日本特許法§77IV §103、韓國專利法§100IV、大陸地區專利法§12

經濟部智慧財產局880907日(88)智法字第88007117號函。

最高法院58年度台上字第1421號判例。

臺灣高等法院臺中分院95年度智上易字第18號民事判決。

智慧財產法院98年度民專訴字第95號民事判決。

司法院98年度智慧財產法律座談會第15 號決議。

文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

一、前言

  專利權係法律賦予專利權人排他的權利。若被告確有侵害專利權之行為,即須負責損害賠償責任。專利權損害賠償金額以我國專利法新法第九十七條規定設有損害賠償的制度。除我國專利法外,法院尚有運用民法及民事訴訟法作為損害賠償額度計算方式。

二、計算方式

  依我國法規,我國專利侵權損害賠償金額計算方式分述如下:

  (一)具體損害賠償說

  根據我國專利法新法第九十七條第一項第一款:「依前條請求損害賠償時,得就下列各款擇一計算其損害:一、依民法第兩百十六條之規定。」,此種方法又稱為具體損害計算法。民法第兩百十六條為民事法律損害賠償之基礎規定,其計算方式為:填補權利人因侵權行為所受損害以及所失利益為限。所受損害指現存財產因損害事實之發生而被減少,所失利益則指因損害事實之發生致受害人原本應增加之財產或利益未增加。

  (二)差額說

  即比較專利權人遭受侵權行為前後之收益差別作為賠償額度之計算。根據我國專利法新法第九十七條第一項:「…但不能提供證據方法以證明其損害時,發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益,減除受害後實施同一專利權所得之利益,以其差額為所受損害。」專利權人雖能證明侵害人具有侵權行為而無法證明其損害時,專利權人可就自身之實施專利權前後收益之差別,而為損害賠償金額之主張。通常所可獲得之利益,應指在專利侵害期間,若無侵權行為專利權人所預期之利益。

  (三)總利益說

  總利益說是以侵權行為人之所得扣除商品成本後之利益總額,作為專利權人得請求之損害賠償數額,根據我國專利法新法第九十七條第一項第二款:「依侵害人因侵害行為所得之利益。」可知專利權人只要證明侵害人因侵權行為受有利益即可請求損害賠償,但侵害人可以反證推翻,例如:證明其利益所得與侵權行為之間並無因果關係存在,或舉證證明其所得之利益少於所付出之成本等。

  (四)合理權利金

根據我國專利法新法第九十七條第三項:「以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害。」明定以合理權利金作為損害賠償方法之規定,就專利權人之損害,設立一個法律上合理之補償方式,以適度免除權利人舉證責任之負擔。

  (五)法院酌定賠償數額:

  根據民事訴訟法第二百二十二條第二項規定:「當事人已證明受有損害而不能證明其數額或證明顯有重大困難者,法院應審酌一切情況,依所得心證定其數額。」專利侵權訴訟屬民事訴訟範圍,適用民事訴訟法定其訴訟程序。因此,法院得依民事訴訟法第二百二十二條第二項定其損害賠償數額,且無法證明損害數額或證明顯有困難,法院可依情況定其賠償數額。

三、結語

  在此簡單的說明侵犯專利權時應如何賠償專利權人的損失。但是,由於相關的因素非常的複雜,並不能完全的直接套用,仍需要依照每個案例的特性,作充分的研究、分析,才能準確的計算侵權賠償金額。

 

 

參考資料

民法(民國一百零一年六月十三日修正),全國法規資料庫

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=B0000001

專利法修正總說明及條文對照表 (民國一百年十一月二十九日三讀通過),經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2769&guid=45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&lang=zh-tw

民事訴訟法(民國九十八年七月八日修正),全國法規資料庫

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=B0010001

文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

一、前言

  專利權是一種排他權利。專利權人在一定期間內,享有專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。若他人未經專利權人同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口其專利物品或使用其專利方法之行為,即侵害專利權。

二、專利侵害之態樣

  根據我國專利法第五十六條:「物品專利權人,除本法另有規定者外,專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。方法專利權人,除本法另有規定者外,專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權…」、專利法第一百零六條:「新型專利權人,除本法另有規定者外,專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權」及專利法第一百二十三條:「新式樣專利權人就其指定新式樣所施予之物品,除本法另有規定者外,專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新式樣及近似新式樣專利物品之權…」可知受法律保護之發明、新型及新式樣專利權利。

  若其專利之物品或方法落入侵害專利權範圍,則為專利侵害,其樣態如下所述。

  (一)專利直接侵害

  將他人的專利之物品或方法一模一樣的加以製造、使用、販賣或進口。

  (二)專利間接侵害

目前專利法就間接侵權雖無明文規定,但透過民法及判例之補充,仍有共同侵權及間接侵權之法源依據。依民法第一百八十五條第一項之規定,若數人共同不法侵害專利權人之專利權,需負連帶賠償責任,又稱共同侵權。依民法第一百八十五條第二項之規定,「造意人及幫助人,視為共同行為人」,即為目前現行法下間接侵權之依據。而其樣態如下:

1.由第三人引誘侵權人直接從事專利的侵害行為。

2.第三人未經專利權人的同意,以生產營利為目的製造、銷售只能用於裝配專利產品的零件,或者只能用於實施專利方法的設備。

三、結語

  專利權人的專利在遭到侵害時必須證明三件事:1.證明專利權有效2.證明有侵權行為之事實3.證明侵權行為人有故意或過失。確認該專利目前是有效的及證明專利侵害之行為事實才能向司法機關尋求協助。而證明侵權行為人有故意或過失可依據專利法第八十五條第三項:「依前二項規定,侵害行為如屬故意,法院得依侵害情節,酌定損害額以上之賠償。但不得超過損害額之三倍。」索求賠償。

 

 

參考資料

民法(民國一百零一年六月十三日修正),全國法規資料庫

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=B0000001

專利法(民國九十九年九月十二日施行),智慧財產法院,全國法規資料庫

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawOldVer_Vaild.aspx?PCODE=J0070007

專利侵害鑑定要點,經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=819&guid=af253442-f923-4ee3-9606-a2f8e691806d&lang=zh-tw

魯明德,解析專利資訊,台北,全華,第三版,第258頁至第260頁

劉國照,專利實務論,台北,元照,出版,第341頁至第371頁

文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

一、前言

  專利之排他權,並非意味著有關製造、販賣及使用之權必須由專利權人加以實施。專利權人可藉由讓與或授權方式由受讓人或被授權人實施其專利,其中專利授權係指專利權人對該專利仍保有其完整的權利,只是將實施該專利權利的全部或部分,於特定條件下,授權予他人在授權範圍內,行使該專利之全部或部分權利,於授權期期滿或其他條件成就時,專利權人即自動恢復其全部權能。

二、專利授權之樣態

  專利授權為專利所有權人基於本身之利益而將其所擁有之專利,以一定條件授予他人特定範圍之權限,而授權的各種類型依授權範圍劃分有兩種樣態,如下所述。

(一)專屬授權

  根據我國著作權法第三十七條第四項:「專屬授權之被授權人在被授權範圍內,得以著作財產權人之地位行使權利,並得以自己名義為訴訟上之行為。著作財產權人在專屬授權範圍內,不得行使權利。」可知專屬授權是指被授權人在一定的地域範圍和一定的時間期限內專屬擁有授權人該專利之實施權。即被授權人為該專利的唯一授權使用者,授權人和任何第三人均不得在該地域和期間內使用該項專利,且被授權人完全享有該專利之實施權,但專利的所有權仍屬於授權人。依照專屬授權契約的規定,專利權人無權再將該項專利的實施權轉讓他人而且專利權人本人也不能實施該專利。只有當契約期滿後,專利權人才擁有實施該項專利或向他人轉讓該項專利的權利。此外,專利已為專屬授權之狀態下,除另有約定外,該專利所有權仍得讓與或繼承。

(二)非專屬授權

  專屬授權與非專屬授權最主要之區別,即在於我國新法專利法第六十三條:「專屬被授權人得將其被授予之權利再授權第三人實施。但契約另有約定者,從其約定。非專屬被授權人非經發明專利權人或專屬被授權人同意,不得將其被授予之權利再授權第三人實施。再授權,非經向專利專責機關登記,不得對抗第三人。」非專屬授權即授權人得將受法律保護專利之各項排他性權利,在相同期間或地域範圍內,得同時或先後分別授權予不同對象,而在授權範圍內,被授權人得以自由行使該項被授予之權利,而免於侵權之疑慮,但無控制或排除專利權人或第三人使用相同專利,而與其競爭之情況,或者,對於授權專利受侵害時,亦無權提起訴訟。再者,除非授權雙方間另有約定,否則被授權人無再將該權利受予第三人之權,即指其無再授權之權利。

  也就是說,非專屬授權是一種允許授權人多次授權的授權方式,除了允許被授權人在規定的地域或時間內實施其專利外,還可以繼續允許其他第三者實施其專利,並且專利權人仍保留著自己對其專利的使用權。

三、結語

  無論是專屬授權或非專屬授權均有其優缺點,因此須以當事人之需要及協議加以決定,但其中所採取之授權類型所規範的內容,則必須符合或不違反相關法令之規定,使其秩序不受到破壞。

 

 

參考資料

淺談專利法之專屬授權,黃俊益

http://www.aipo.com.tw/advance/0401.asp?SID=24

著作權法(修正日期民國九十九年二月十日),智慧財產法院,全國法規資料庫

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070017

專利法(修正日期民國一百年十二月二十一日),智慧財產法院,全國法規資料庫

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070007

文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

一、前言

  所謂權利耗盡原則,指權利人就其所製造、創作或經其同意或製造或重製之物品,於第一次進入市場後,即喪失其對該物品之販賣權與使用權。亦即權利人就該物品之販賣權、使用權已經被耗盡,任何合法取得該物品之第三人,均可自由將該物品讓與他人或任意使用,權利人不得予以干預或主張權利。權利耗盡規定之目的是為了對專利權人行使其發明之販賣權、使用權加以適當之限制,使該專利品可順利自由流通並發揮其使用效益。但專利權人是否有權禁止他人平行輸入專利品之行為,這裡則以我國專利法規及其效力來探討。

二、現況

  平行輸入是指沒有經過專利權人或其代理商的授權,從國外買到其製造物後,自行輸入國內販售。在民國九十九年專利法第五十七條第六款:「專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後,使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。」中規定第一次銷售後其專利權人之專利耗盡,且其中規定製造、販賣不以國內為限,但是平行輸入之行為乃是在外國製造,在國內販售,且民國九十九專利法中第五十七條中明訂販賣之區域,由法院依事實認定之。

  若是以其權利耗盡之原則探討,關於權利耗盡原則依其效力可分為國內耗盡與國際耗盡二種,其意涵分述如下:

  (一)國內耗盡:所謂權利的國內耗盡,係指權利人就其所製造、創作或經其同意製造或重製之物品,於本國內第一次進入市場後,其對該物品之販賣權與使用權始被耗盡,因 此,對於在外國第一次進入市場之物品,權利人對該物品之權利仍未耗盡,而得於本國內就該物品主張其權利。

  (二)國際耗盡:在外國的第一次銷售行為即使權利人就該物品之權利耗盡者,則為權利的國際耗盡理論。換言之,權利人對其所製造、創作或經其同意製造或重製之物品,於本國或外國第一次進入市場後,其就該物品之販賣權與使用權即被耗盡,而不得復行主張。

  而我國在民國一百年十一月二十九日立法院三讀通過「專利法」修正案中修正我國權利耗盡原則明確採用國際耗盡原則。

三、結語

  根據我國九十九年專利法第五十七條之規定無法明確界定其平行輸入是否侵害專利權人之販售權,其販售之侵害由法院依事實認定之。但我國在民國一百年十一月二十九日立法院三讀通過「專利法」修正案中修正我國權利耗盡原則明確採用國際耗盡原則,從而界定該物品在外國第一次銷售行為即耗盡專利所有權人之權利。

 

參考資料

專利法(民國九十九年九月十二日施行),智慧財產法院,全國法規資料庫

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawOldVer_Vaild.aspx?PCODE=J0070007

專利法修正總說明及條文對照表(民國一百年十一月二十九日三讀通過),專利法修法專區,經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2769&guid=45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&lang=zh-tw

謝銘洋,智慧財產權法,台北,元照,第一版,第262頁至第265

文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

專利法第56條第3項規定,「發明專利權範圍,以說明書所載之申請專利範圍為準,於解釋申請專利範圍時,並得審酌發明說明及圖式。」參考美國專利侵害訴訟實務,自1995年Markman v. Westview Instruments案起即確立將所有解釋申請專利範圍之依據分為內部證據(intrinsic evidence)及外部證據(extrinsic evidence)。

內部證據為被解釋之申請專利範圍及該專利本身相關的申請文件,包含專利說明書及申請歷史檔案(prosecution history)。其中,內部證據的適用順序為,先參考申請專利範圍,然後是說明書,最後是參考申請歷史檔案,申請歷史檔案例如是專利權人所表示之陳述(申復/答辯)、或是審查人員之見解。。

而外部證據則泛指非屬內部證據之資料或證詞,包括:普通字典、科學字典、教科書、工具書、權威著作、百科全書、學術論文、刊物、發明人證詞、專家證詞、期刊文獻申請人之相關專利、未被該專利引用之先前技術及具有通常知識者之觀點等。

引用外部證據解釋申請專利範圍,主要目的是協助法官理解系爭專利相關之科學原理、技術用語之意義及申請時該發明所屬技術領域之水準,而非直接用來解決申請專利範圍不明確之問題。然而,引用外部證據解釋申請專利範圍時的不確定性比較高,因為在同時有多個外部證據解釋同一技術出現分歧時,將無法確定法官會採用何種外部證據。

通常地,內部證據會優於外部證據,也就是在內部證據足夠解釋申請專利範圍時,將不會考慮外部證據。依「專利侵害鑑定要點」,若內部證據足使申請專利範圍清楚明確,則無須考慮外部證據;若外部證據與內部證據對於申請專利範圍之解釋有衝突或不一致者,則優先採用內部證據。其理由在於申請專利範圍、說明書及申請歷史檔案資料等內部證據一經公告則具有公示功能或效果,社會公眾基於對政府公告的正當信賴,內部證據已為明確的情況下,應以其為解釋申請專利範圍的唯一依據,外部證據僅屬補充性質,亦即其係依內部證據無法明確解釋申請專利範圍的情況下所使用之補充證據。

 

參考資料

台灣專利法

顏吉承,專利說明書撰寫實務

文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

台灣專利法是依據巴黎公約以及其他國家的專利法制訂而成,並且在修法的時候也常常會參考其他國家的判決,如美國、日本、大陸或歐洲等等。其中,美國的專利法已經施行百年以上,其相關判決的數量也遠遠大於台灣,參考美國的判決應有助於釐清國內專利判決的走向。其中,本文所要討論的即為貢獻原則(dedication rule)

貢獻原則係美國最高法院於1926年所創設有關解釋申請專利範圍的法則,指申請人掲露於說明書或圖式但未載於申請專利範圍中之技術手段,應視為貢獻給社會公眾,但可成為先前技術,作為核駁後申請案之新穎性及進步性的依據。此外,美國聯邦巡迴上訴法院(CAFC)於Johnson & Johnson v. R.E. Service Co.案中曾判決:即使說明書中所揭露但未載於申請專利範圍的部分,與記載於申請專利範圍的部分均等,因貢獻原則之適用,不得再主張均等論。

另外,在專利侵害鑑定要點中亦有提到,發明說明中有揭露但並未記載於申請專利範圍之技術,應被視為貢獻給社會大眾,例如申請專利範圍中記載之技術特徵為A,待鑑定對象對應之元件、成分、步驟或其結合關係為B,雖然發明說明中記載有A、B,但申請專利範圍中僅記載A而未記載B,即使BA之均等物或方法,但因B未記載於申請專利範圍,應被視為貢獻給社會大眾,而不適用「均等論」。由此可見,台灣對於貢獻原則的適用,應是與美國判決相類似。

具體而言,有些人為了核駁答辯的預留空間以及省申請專利範圍項數規費的考量,可能會在發明說明中撰寫了額外技術,但是卻不放入申請專利範圍內。此種寫法的好處已經如前所述,但是也有缺點,例如,若是在經過審查委員實體審查之後,直接發予核准專利的通知,此時申請人將會因為貢獻原則而拋棄在說明書已揭露的額外技術。

換言之,若是在沒有經費的考量下,最好的方式應該是將所有在發明說明或圖式中所揭露之技術,都納入申請專利範圍之中,或許會因此而多出了一些官方規費,但至少可以避免前述的問題,而造成了競爭對手可迴避該項專利的空間。

不過,也有人反其道而行,故意留下實際上會造成較高成本或較低效率的可迴避技術空間,使競爭對手針對該技術進行研發而無法突破,以保持本身原有的領先地位。

 

 

參考資料

台灣專利法

顏吉承,專利說明書撰寫實務

文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

專利權係授予專利權人在法律規定的有效期限內,享有法律所賦予之排他性效力之權利,除法律另有規定外,得排除他人未經專利權人同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口其專利物品(或該新式樣專利及近似新式樣物品)或使用其專利方法之行為,否則即侵害專利權。是否侵害專利之認定,關鍵在於他人製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口之「物品」或其使用之「方法」是否落入系爭專利之專利權範圍。

至於專利權人該如何證明自己的專利遭到侵害呢?專利侵害鑑定要點中提到三點:

一、證明專利權有效

專利權具有區域性及保護期間。專利權人所取得的專利權,僅在授予該專利權之國家境內及一定期間內始受該國法律的保護,期間屆滿或者專利權經撤銷確定者,專利權即失去法律效力而為社會所共有,任何人都可實施該專利權。

二、證明有侵權行為之事實

()專利權係使專利權人專有排除他人未經其同意而實施其專利之權。因此,如僅有實施的想法或侵權之準備,但尚未有製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口等實施專利權之行為事實,或雖有實施專利權之行為事實,但係經專利權人同意或默許的實施行為時,均不構成專利侵害。

()上述之專利侵害行為,專利權人必須證明於何時、何地、如何被製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口專利物品或專利方法,始構成專利侵害之行為事實。

三、證明侵權行為人有故意或過失

()行為人若已預見自己製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口之行為侵害專利權,而仍為之者,即屬故意。

()行為人雖不知其製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口行為已構成專利侵害,惟依民法第一百八十四條第二項之規定:「違反保護他人之法律,致生損害於他人者,負賠償責任。」惟若該等行為人能證明其行為無過失者,則依民法同條項但書規定,免負賠償之責。

   

在此舉出一判決例,在101年度民專上字第8號之判決中:

上訴人主張:

上訴人為新型第187718號「車輛之手剎車結構改良」專利下稱系爭專利)之專利權人,專利權期間自民國9141 日起至101 1015日止。詎被上訴人沛碩科技有限公司(下稱沛碩公司)未經上訴人同意或授權,製造、販賣與系爭專利相同之型號LCU-01之手剎車產品(下稱系爭產品),上訴人委由客戶德國「ZAPTECHNIX GMBH 」公司(下稱ZAP 公司)向被上訴人沛碩公司購得系爭產品,並送鑑定,得知系爭產品已落入系爭專利之申請專利範圍,其屬文義侵權。嗣上訴人與被上訴人張嘉雄間就侵害專利事宜進行協商,被上訴人張嘉雄對於仿冒系爭專利之事實坦承不諱。職是,被上訴人故意侵害上訴人之系爭專利。而上訴人所製造、銷售之專利產品,其自974 10日起至978 18日期間所出貨者,雖未標示專利證書號碼,然978 18日後出貨者,即以新標籤標示有專利證書號碼。且被上訴人曾查詢上訴人之專利,是被上訴人主觀上明知上訴人產品應有專利存在之可能,被上訴人仍製造與銷售系爭產品,可證被上訴人至少有侵害系爭專利之未必故意。

 

被上訴人主張:

被上證2 於系爭專利申請日前已存在,上證1 為發明人Robert L. Barnett延續自被上證2 而來,發明人Robert L.Barnett887 15日提出上證1 專利申請案後,經營美國貿易事業之上訴人即於891016以相同之裝置構造申請系爭專利。則系爭專利是否基於上訴人之法定代理人吳麗滿之創作,或僅係上訴人於市場上得知該裝置構造後,搶先申請專利,顯有疑義。況系爭專利之裝置構造幾乎與被上證2 申請案專利說明中揭露之裝置構造相同,兩連結座均呈現階梯狀之三角構造、調節螺絲之設置位置相同。系爭專利之技術特徵已為被上證2 所揭露,系爭專利之技術特徵於申請前,已公開使用或已為公眾所知,其欠缺新穎性。

 

在前述的兩造主張中,上訴人舉出專利權的有效性、侵權事實以及被上訴人之故意侵害,而被上訴人則指稱系爭專利之發明人有疑問,此外更具有新穎性之問題,因此主要是攻擊系爭專利的專利權有問題。

因此,在法律上攻防專利侵權時,通常是從這三點進行攻擊或防禦手段,例如,在專利權有效性的判斷中,被告通常會提出先前技術藉以舉發系爭專利;或是行為人非故意,或證明本身之行為並無過失,例如,專利權人未在系爭產品標示專利證書號,致使行為人不知系爭產品已侵犯系爭專利。

 

   

 

參考資料

台灣專利法

專利侵害鑑定要點

文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

專利法第56條規定,「物品專利權人,除本法另有規定者外,專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。」其中,為販賣之要約係指明確對外表示有償讓與專利物品之行為。參照世界貿易組織(WTO )中「與貿易有關之智慧財產權協定」(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property RightsTRIPs )第28條第1 項規定,將「為販賣之要約」(offering for sale )列為專利權之效力範圍。所稱「為販賣之要約」,係採廣義解釋,包含要約及要約之誘引,行為人明確表示其販賣意思者即屬之,如於物品上標示售價並陳列、於網路上廣告、以電話表示等。然而,在台灣的判決實務見解中,又是如何判斷呢?

 

一、97年度台上字第365

本案裁判書之理由中,最高法院認為況依專利法第一百零六條第一項規定之文義觀之,似不含製造前之「設計」行為,而依民法第一百五十四條第二項規定,貨物「標定賣價」陳列者,始視為要約,但僅價目表之寄送,則不能視為要約,則單純「陳列」或其他為販賣之要約前之「廣告行為」,似亦非上開規定所得排除他人為之。」最高法院認為,就目前專利法以及民法上的解釋,專利權的排他效果,並無法適用在製造前的設計行為,或是單純陳列」,亦或是販賣之要約前之「廣告行為」。

 

【小結】

在最高法院這樣的判斷之下,似乎讓人有規避法令的空間,例如某公司製造侵權物之成果並放置於網路上,說明其為技術研發,若是有興趣者歡迎私下聯絡云云。此種方式就非常類似販賣之要約前之「廣告行為」,這也很容易造成專利權人無法有效舉證侵權人的侵權行為。

 

 

二、98年度民專訴字第85

該案中,原告主張被告之「SL-760Series」工業用縫紉機商品型錄,並於大陸地區購得該機器乙台,經與前揭四件專利請求項為比對,結果均分別落入該四件專利請求範圍內,顯有侵害原告專利權,並且依據該機器之型錄中所使用之字為繁體字,且其封面之內頁底部即有標示「星菱縫機股份有限公司」以及「公司:台北縣林口鄉工二工業區○○路10號」之字樣,認為該機器之生產地應在台灣。

被告則主張原告所述之種種理由係為推測,並且認為實際上生產該機器皆是在大陸地區,僅係為了台商方便所以才使用繁體字。此外,被告並認為該機器與原告之專利保護範圍並不相同。

至於智財法院之判決中,首先闡明專利權之保護係採屬地主義,雖兩造不爭執原告於大陸購得之機器侵犯系爭專利之申請專利範圍,但原告卻無法證明該機器為在台灣製造或販賣,因此,被告於大陸製造、販賣之系爭機器或商品型錄,縱侵害原告於台灣所申請並經核准之專利權,但原告系爭發明既未於大陸享有專利權之保護,則亦無侵害原告之權利可言。

另外,智財法院更提到,按民法第154 條第2 項規定:「貨物標定買賣陳列者,視為要約。但價目表之寄送,不視為要約。」原告主張被告之公司網站上刊載系爭型號為「SL-760」之工業用縫紉機圖片,屬專利法第56條規定為販賣之要約,侵害原告系爭專利權等語云云。經查依據原告所提網路上資料,該等縫紉機圖片,無論有無顯示侵害原告系爭專利之零件,其並無定價或建議售價,揆諸前揭規定,其既不能認為係貨物之價目表,則亦不能認為已屬販賣之要約,故原告以此主張被告已為販賣之要約,而侵害原告系爭專利權,堪難採信。

 

【小結】

本案智財法院之判決中,除了更加強化了對97年度台上字第365號最高法院之判決之外,對於販賣之要約有較明確的描述,如果無定價或建議售價,並無法認定網路上資料有要約的成立。

 

三、99年度民專訴字第59

在該案中,原告主張被告在網頁上張貼系爭TA2154產品之型錄及規格書,對不特定之人為販賣之要約,自具有侵害系爭專利之故意。且至少在20107 16日前,宣鈦公司網頁上尚繼續張貼系爭TA2154產品之型錄及規格書,以向顧客為「販賣之要約」。另外,在被告網頁中點選技術支援」(Technical Supports),亦顯示有銷售部門(Sales),提供報價(Price and Availability),甚至提供品質保證(Quality Assurance),足證被告實有製造並販賣系爭產品之行為。且在被告之產品目錄最後一欄「Product schedule」可見「MP」二字,該二字係業界「Mass Production 」(量產)之縮寫,更可顯示被告實有製造並販賣系爭TA2154產品之事實,故被告推諉宣鈦公司僅在研發階段,而無該產品存在云云實不足採。且宣鈦公司在其網站從未表示其乃以「研發」為業,更未標示其網站上所刊登之規格書僅為「曾研發產品」。宣鈦公司確已製造系爭晶片,並已販賣TA2154產品之意思對外提供報價詢問,並於其網頁上張貼TA2154產品之型錄及規格書,以促使潛在客戶得以瀏覽進而訂購該產品,核被告之行為,至少該當於「為販賣而要約」無疑。

被告則主張,網頁上所刊載產品資料,只要沒有標價販賣,便欠缺買賣契約必要之點,依據民法第154 條第2 項規定,不符合販賣要約之要件,原告之主張顯不可採。而宣鈦公司的網站上,曾經做過的研發產品都有附規格書,宣鈦公司主要是從事研發,該規格書僅係對外表示宣鈦公司有研發的能力。正因宣鈦公司以研發為業,乃在網站上刊載曾研發過產品的規格書,以利潛在客戶瞭解其研發能力,以便洽談合作事宜。足見宣鈦公司並非為販賣產品才在網站上刊載各產品規格書。且最高法院判決亦指明,專利權人僅專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用權利,尚未及於排除他人製造前之「設計」、或是販賣要約前之「陳列」等廣告行為。故縱宣鈦公司曾經研發TA2154產品,但並未製造或販賣該產品,則無論有無使用他人專利之情,均未侵害原告之專利權。況實務見解亦認,網頁上所刊載產品資料,只要沒有標價販賣,便欠缺買賣契約必要之點,而不符合販賣要約之要件。又專利侵權行為所指之「使用」,應限於使用「專利物品」、使用「專利方法」、或使用「專利方法直接製成物品」,而 「專利物品」,即指滿足專利申請範圍全部構成元件之物品,應以實體產品為限。至於使用「專利方法直接製成物品」,顯然亦必須有一實體產品存在,而非只是紙上之虛擬物品。故會構成「使用」之專利侵權行為,現實上應有一實體產品存在。亦即若僅於紙上描繪出專利申請範圍之全部構成元件,尚非專利法所稱之「使用」之專利侵權行為。另參考美國判決,其認為展示滿足專利申請範圍全部構成元件之實體物品,並非屬於「使用」之專利侵權行為。相較於此,可非難性更低之「於紙上描繪出專利申請範圍之全部構成元件」之行為,實不應被視為「使用」之專利侵權行為。

 

【小結】

本案中,原告主張被告已有「為販賣之要約」之事實,並且嘗試從被告公司網頁上具有之資料,盡可能的說明其已具有量產之事實,而被告則主張其在網頁上所具有之資料係用來展示其公司之研發能力。雖智財法院並未明確表明同意原告或被告有關「為販賣之要約」說法,但於裁判書第十九點中舉出…「被告天鈺公司於原告起訴後仍於公司網頁上就上開晶片產品『為販賣之要約』並提供規格書…」,就此段之描述,似乎較同意原告之見解。

 

【代結論】

本國專利法雖於民國33年5月29日制定全文至今,惟,各種相關判決並不如美國充足,在各種實務上的判決,通常無法具有足夠多的材料來判斷法條整體之全貌。就本文主要討論之「為販賣之要約,實務上必然有許多方式可供規避的方式,所以就很容易造成專利權人的權利受損,並且難以舉證。

 

參考資料

99年度民專訴字第59

98年度民專訴字第85

97年度台上字第365

專利審查基準

台灣專利法

文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

    專利法第79條規定,「發明專利權人應在專利物品或其包裝上標示專利證書號數,並得要求被授權人或特許實施權人為之;其未附加標示者,不得請求損害賠償。但侵權人明知或有事實足證其可得而知為專利物品者,不在此限。」專利專責機關認其係專利權人標示專利號之義務,故該條所稱「專利物品」或「其包裝」其意乃專利權人在可得標示之專利物品或其包裝上負有標示之責任,避免有因不知物品享有專利保護而發生侵害專利之行為,此亦符合專利制度促進產業進步之核心目的。參照國外立法例,專利權人或其被授權人未為專利標示固不得請求賠償,但經專利權人通知後之侵權,仍應負損害賠償責任。

    在實務的判例中,亦採取相同見解,認為專利侵權訴訟的損害賠償仍回歸到民事的過失責任主義,專利物品若無專利標示,則推定侵權行為人無過失無庸負擔損害賠償。另外,專利權人未為專利標示,仍得依據侵權行為之法律關係請求損害賠償,在智慧財產法院97 年度民專上易字第3 號判決:「專利權人雖無法證明其已為合法之專利標示,惟被控侵權人於書狀已自承其於正式生產JH-301 保溫、保冷茶桶時,曾於90 4 月委託聯律專利商標事務所查證有無侵害他人專利,並經連燦煌君查證後告知有關上訴人之專利權『出水裝置之結構改良』(系爭專利)等情,故前述事實已足證被上訴人明知或可得而知訴人擁有一『出水裝置之結構改良』專利,故本件應有專利法第82 條但書的適用。是以縱使上訴人所提之證據不足證明其標示義務,惟其仍得依據侵權行為之法律關係請求損害賠償。至於請求損害賠償有無理由,則需以專利權有無受侵害做進一步判斷。」

    雖然在專利物品上需標示專利證書號實為對專利權人之負擔,然而,非所屬技術領域的第三人(如零售商、進口商)檢索特定物品是否具有專利,必須花費大量的時間與人力18,不僅檢索成本太高,而且很容易發生檢索遺漏之情形。專利權人履行專利標示之義務,並不會造成其過大的負擔,專利標示之成本也遠低於他人進行專利檢索之成本,因此,藉由專利標示可讓社會大眾輕易地得知物品是否具有專利權,降低社會大眾判斷是否具有專利之代價,並可讓他人請求授權或進行迴避設計。專利標示對於社會大眾所得之利益將遠大於對專利權人所生之限制。

 

參考資料

智慧財產法院97 年度民專上易字第3

陳政大,論專利標示

專利審查基準

台灣專利法

 

文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

專利法第56條規定,「物品專利權人,除本法另有規定者外,專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。」其中,為販賣之要約係指明確對外表示有償讓與專利物品之行為。參照世界貿易組織(WTO )中「與貿易有關之智慧財產權協定」(Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property RightsTRIPs )第28條第1項規定,將「為販賣之要約」(offering for sale )列為專利權之效力範圍。所稱「為販賣之要約」,係採廣義解釋,包含要約及要約之誘引,行為人明確表示其販賣意思者即屬之,如於物品上標示售價並陳列、於網路上廣告、以電話表示等。然而,在台灣的智財法院,實務上又是如何判斷呢?

98年度民專訴字第85號之判決中,原告主張被告之商品型錄中,登錄有侵害原告專利權之產品;而被告則主張原告所提之證據並非販賣型錄。

在兩造雙方的主張之下,智財法院亦採取類似的見解,在該98年之判決中,被告在公司網站上刊載系爭型號為「SL-760」之工業用縫紉機圖,其並無定價或建議售價,因此依照民法第154 條第2 項規定:「貨物標定買賣陳列者,視為要約。但價目表之寄送,不視為要約。」在沒有定價或建議售價的前提下,則無法將網站上之工業用縫紉機圖片視為貨物之價目表。因此,不能將此視為販賣之要約。

 

【小結】

台灣對於專利的重視在近幾年各大科技廠遭受外國訴訟之下,始重視之,所以對於各種判決出爐,後面所代表的含義應重視之。在本案中,雖沒有標上價目表,並不得視為販賣之要約或誘引,但既然被告已在網站上刊載商品圖樣及其型號,那麼就一般消費者而言應該也會認知該商品應是用以販賣為主,若有意願,將會直接通過網站之聯絡方式而私下詢價,所以個人認為此一判決或許提供了有心者逃避法律規定的空間。

 

參考資料

98年度民專訴字第85

專利審查基準

台灣專利法

文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

我國專利法就方法專利舉證責任分配原則,依循TRIPS第34條第1 項第(a)款所揭櫫之基本原則,考量方法專利之舉證困難,就舉證責任分配有民事訴訟法之特殊規定,而於第1項明定於一定要件下,得推定侵權而將舉證責任轉換予被告,唯有在適用第87條第1項之推定後,被告始有提出反證之責,或提出文書或勘驗物之義務。準此,於權利人主張被告侵害系爭方法專利部分,須於符合該製造方法申請專利前為國內外未見者,始有推定之適用,而生舉證責任倒置之結果,否則仍須由主張責任原因成立之權利人就被告侵害其所有之系爭方法專利權,負舉證之責任(最高法院98年度臺上字第367號民事判決參照)。

換言之,方法專利權人若要主張專利法第87條第1項時之「判斷」時,需有幾個要件:一、該方法所製成之物品為國內外未見;二、系爭產品與該方法專利所製成之物相同。為何要特別說明為「判斷」?因為即便符合了上述的兩個原則,並不代表系爭產品是以該方法專利所製成,只有在侵權者無法提出證據證明之情況下,才會推定系爭產品是以該方法專利所製造。

因此,在98年度民專訴字第100號的判決中,原告(專利權人)欲主張被告(侵權人)所生產之系爭產品已落入專利法第87條第1項的適用。而被告則主張系爭專利所製成之物在申請日前就已有在其他專利說明書或公開資料中出現。

至於智財法院之判決呢?根據專利法第87條第1項之適用情況,需同時符合前開段落所描述的兩個要件,然而,在證明「系爭產品與該方法專利所製成之物相同」時,卻發生了「無法證明」的窘境!也就是說,在無法證明的情況之下,就沒有專利法第87條第1項之適用。也因此,被告甚至連提出反證(也就是系爭產品的製造方法與該方法專利不同)的需要都沒有,就獲得了有利的判決。

因此,專利申請人在主張方法專利時,必須考慮到舉證上不易的問題。甚至於,在申請該方法專利時,就應該先考慮如以此方法所製成之物,會有甚麼可以證明的方法,例如可由科學儀器檢驗、或是產品會有其他製造方法不會產生的特殊結構等等,此時,所撰寫之方法專利始具有保護該方法所製成之物之價值。

  

參考資料

98年度民專訴字第100

最高法院98年度臺上字第367 號民事判決

台灣專利法

專利審查基準

文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

在專利侵權的攻防戰,被告方通常所採用的策略不外乎就是,使其專利無效,或是以各種方法限縮其申請專利範圍,另外就是說明產品實質上未落入系爭專利之申請專利範圍。在使專利無效的手段中,通常是舉發系爭專利之新穎性、進步性或是說明書不明確之要件作攻防。利用專利權人為非專利申請人做為舉發理由,實質上不太會發生。因為,要以此做為舉發理由僅限於利害關係人,再者,通常在專利產生之前的技術研發,雙方就會先簽訂相關之契約,並且約定因該技術研發所產生之產品、技術或專利之歸屬為何者。

100年度行專訴字第82號之判例中,專利申請人以事前與專利權人簽定之契約證明目前的專利權人並非真正的專利申請人,而請求智慧局撤銷其專利權。因此,智慧局則依照專利法第107條第1項第3款,逕予撤銷該系爭專利之專利權。

至於智財法院之判決呢?智財法院認為系爭專利提出舉發,則參加人(本文所稱之專利申請人)所提出舉發之事由係屬其與原告(本文所稱之專利權人)之私權爭執,並非公法事件,應由普通法院以民事訴訟程序確定之,被告機關(專利局)對於參加人與原告間之私權爭執,並無審酌與認定之權限。縱被告機關就參加人與原告間之私權爭執表示意見,亦無確定參加人與原告間民事法律關係之效力,至為明確。換言之,雖專利法第107條規定在專利權人非專利申請權人之情況下,專利專責機關應撤銷其專利權,然而,專利專責機關卻無權限審酌與認定該私權爭執。

相對地,在審酌新穎性、進步性或明確性的舉發時,專利專責機關則有權限認定前述舉發事由。換言之,即便是舉發案件,亦會因舉發理由之不同,而有不同的處理原則。

智慧局分析檢討本案之狀態,雖認為其本身所做出之判決於法有據(專利法第107),並且需依舉發之申請而有相對應之作為。然而,針對私權糾紛之權限,智慧局亦同意應於民事侵權訴訟審定後,始作成舉發成立之審定,應可免於智財法院所稱舉發審定理由於法不符之情事發生。    

參考資料

100年度行專訴字第82

台灣專利法

文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

專利法第26條第2項規定,「發明說明應明確且充分揭露,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,能瞭解其內容,並可據以實施。」另外,專利法第26條第3項規定,「申請專利範圍應明確記載申請專利之發明,各請求項應以簡潔之方式記載,且必須為發明說明及圖式所支持。」簡言之,申請專利範圍需簡潔,並且發明說明及圖式要支持該申請專利範圍,而發明說明又必須讓通常知識者可以實施。然而,實際上專利權所保障的範圍僅為申請專利範圍,並不包含發明說明,或許讀者在此開始有些混淆,那麼,發明說明除了用來「實施」之外,主要還有甚麼用處?

審查基準中對於申請專利範圍之認定實際上如後所示,「申請專利範圍之認定應以申請專利範圍中所載之文字為基礎,並得審酌發明說明、圖式及申請時的通常知識。認定申請專利範圍時,原則上應以每一請求項中所記載之文字意義及該文字在相關技術中通常所總括的範圍,予以認定。對於申請專利範圍中之用語,若發明說明中另有明確揭露之定義或說明時,應考量該定義或說明;對於申請專利範圍中之記載有疑義而需要解釋時,則應一併考量發明說明、圖式及該發明所屬技術領域中具有通常知識者之通常知識。」換言之,若是對於申請專利範圍中之記載有問題而需要解釋時,可以考慮發明說明的文字。

在98年度行專訴字第128號判決之判決要旨中亦同意審查基準之說明,並且更進一步的針對發明說明與申請專利範圍之關係。其中,發明說明及圖式雖可於申請專利範圍不明確時作為解釋申請專利範圍之參考,但申請專利範圍方為定義專利權之根本依據,因此發明說明及圖式僅能用來輔助解釋申請專利範圍中既有之限定條件(文字、用語),而不可將發明說明及圖式中的限定條件讀入申請專利範圍,亦即不可透過發明說明及圖式之內容而增加或減少申請專利範圍所載的限定條件,否則將混淆申請專利範圍與發明說明及圖式各自之功用及目的,亦將造成已公告之申請專利範圍對外所表彰之客觀權利範圍變動,違反信賴保護原則。

 

【小結】

實務上,在核駁答辯的過程中,即便是具有多年經驗的專利工程師,也可能會在答辯過程中,因為不小心將僅在發明說明揭露之限定條件讀入申請專利範圍,導致於在答辯過程中因為沒有實質限定申請專利範圍,而無法說服審查委員先前技術與申請專利範圍之區別。另外,就發明人之角度而言,因為發明人往往會就申請專利之發明說明所揭露之內容,認定前案與申請專利截然不同,而忽略了專利權所保護之標的實為申請專利範圍本身。 

 

參考資料

98年度行專訴字第128號判決

台灣專利法

專利審查基準

文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

專利法第7條第2項規定,職務上之發明、新型或新式樣,指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。所謂職務上所完成之發明,必與其受雇之工作有關聯,即依受雇人與雇用人間契約之約定,從事參與或執行與雇用人之產品開發、生產研發等有關之工作,受雇人使用雇用人之設備、費用、資源環境等,因而完成之發明、新型或新式樣專利,其與雇用人付出之薪資及其設施之利用,或團聚之協力,有對價之關係,故專利法規定,受雇人關於職務上之發明、新型或新式樣,其專利申請權及專利權屬於雇用人。其立法意旨在於平衡雇用人與受雇人間之權利義務關係,其重點在於受雇人所研發之專利,是否係使用雇用人所提供之資源環境,與其實際之職稱無關,甚至與其於契約上所約定之工作內容無關,而應以其實際於公司所參與之工作,及其所研發之專利是否係使用雇用人所提供之資源環境為判斷依據。

專利法逐條釋義中亦說明,職務上發明係指受雇人於僱傭關係存續中,基於本身派受工作之範圍內,所完成之發明,發明為工作內容之一,也是執行職務之結果。如於僱傭關係存續中,完成與職務無關之發明,則非屬職務上發明,故並非所有雇傭關係存續中之發明,均屬職務發明。亦即與受雇人本身執行職務所負擔之工作內容有直接或間接關係之發明,方屬之。因此,是否為職務發明,取決於職務工作內容與發明、新型、新式樣之內容,而不在於是否於上班時間內完成。

前述之判斷,只要受雇人在雇傭關係時,所發明之創作若是有使用到本身執行職務所負擔之工作內容有直接或間接關係之經驗,應當視為職務發明,其專利申請權及專利權屬於雇用人。

然而,實務上是否為職務發明之判斷,很容易會因為證據的不同而產生不同的判決結果。

舉例而言,100年度民專訴字第89號判決以及智慧財產法院民事判決100年度民專上字第51號中,其係為同一案件之不同審級判決。其中,在100年度民專訴字第89號判決中,由於雇用人提出與受雇人之相關契約之等等證據,佐證該受雇人所申請之專利為職務上發明,是故,法官據此做出專利申請權及專利權屬於雇用人之判決。然而,受雇人提出上訴,亦即智慧財產法院民事判決100年度民專上字第51號之判決,受雇人提出種種證據,例如職務上僅為管理該公司的研發部分、證人證詞佐證或是系爭專利並非該公司之研發方向等等。是故,法官針對此些證據重新判定系爭專利非屬職務上發明。

實務上常有公司與其受雇人間針對專利權歸屬發生爭議之案例,對於是否屬職務上發明,通常並非單純自客觀形式認定,尚應就綜合情事,探求當事人真意而為認定。換言之,其重點在於受雇人所研發之專利,是否係使用雇用人所提供之資源環境,與其實際之職稱無關,甚至與其於契約上所約定之工作內容無關,而應以其實際於公司所參與之工作,及其所研發之專利是否係使用雇用人所提供之資源環境為判斷依據。

 

 

參考資料 

100年度民專訴字第89號判決

智慧財產法院民事判決100年度民專上字第51

台灣專利法

專利審查基準

文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

專利法第一百零九條第一項規定新式樣,指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合,透過視覺訴求之創作。簡言之,新式樣專利主要是訴求於物品之外觀之保護。然而,當進入到新式樣專利侵權判斷之際,實務上又是如何判斷?

智慧財產法院民事判決100年度民專上字第7號中,判決要旨明載,新式樣專利之侵害判斷,應包括「解釋申請專利之新式樣範圍」,及「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與被控侵權物品」之步驟,而「解釋申請專利之新式樣範圍」應限制在申請時,對照於申請前之先前技藝,在客觀上透過視覺訴求使其具新穎性、創作性之新穎特徵,並排除功能性之設計。至於「比對解釋後申請專利之新式樣範圍與被控侵權物品」,則應以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準,解析被控侵權物品之技藝內容,進而以普通消費者之水準,判斷解析後被控侵權物品與解釋後申請專利新式樣之物品與視覺性設計整體是否相同或近似。若被控侵權物品與申請專利新式樣之物品及視覺性設計整體相同或近似時,再進而以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準,判斷被控侵權物品是否包含申請專利之新式樣的新穎特徵,若被控侵權物品與申請專利新式樣的物品及視覺性設計整體相同或近似,且包含新穎特徵,始落入申請專利之新式樣範圍,而構成侵害。

其中,從判決理由中更可看出實際判斷產品是否侵害新式樣專利時,主要需系爭專利分析、系爭產品技術內容、物品相同或近似判斷、整體視覺性設計相同或近似判斷、系爭產品是否包含新穎特徵之判斷等等之要點。

另外,關於請求損害賠償之金額,由於專利法規定以銷售侵權物品全部收入為所得利益做為損害賠償之金額,是故法院認為上訴人抗辯以系爭產品十分之一計算系爭產品之獲利,做為賠償金額,顯屬無據。然而,這次專利法修正案,基於專利並非必然是產品市場之獨占,侵權人之所得利益,亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益,非皆屬權利人應得之利益。另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時,因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人,其所得之賠償顯有過當之嫌,因此,刪除總銷售說之規定,於請求損害賠償時,應依實際個案情況衡量計算之,故未來個案損賠如何主張計算,殊值觀察。

 

參考資料 

 

智慧財產法院民事判決100年度民專上字第7

台灣專利法

專利審查基準

 

文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

根據審查基準,申請專利範圍(即請求項)得分項記載申請人認為是界定申請專利之發明的必要技術特徵,請求項為決定是否符合專利要件、提起舉發或主張專利權等的基本單位。依記載形式之差異,請求項分為獨立項及附屬項兩種,兩種請求項僅在記載形式上有差異,對於申請專利範圍實質內容的認定並無影響。

獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵(專施18.II亦即獨立項應指定申請專利之標的名稱,並敘明解決問題不可或缺的必要技術特徵,以呈現申請專利之發明的整體技術手段。必要技術特徵,指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的技術特徵,其總和整體構成發明的技術手段,係申請專利之發明與先前技術比對之基礎。技術特徵,於物之發明為結構特徵;於方法發明為條件及步驟等特徵。

附屬項係包含所依附請求項之所有技術特徵(專施18.III後段),並另外增加技術特徵,而就被依附之請求項所載的技術手段作進一步限定之請求項。附屬項得避免相同內容重複記載,簡潔、明確區分附屬項與被依附之請求項,且易於認定其申請專利範圍。附屬項包含所依附請求項之所有技術特徵,故附屬項為被依附之請求項的特殊實施方式,其申請專利範圍必然落在被依附之請求項的範圍之內。

為使讀者更快速了解獨立項及附屬項之差異,假設一組申請專利範圍如下所示:

  1. 一種書桌,包含一桌面(A)以及四桌腳(B)
  2. 如申請專利範圍第1項所述之書桌,更包含一抽屜(C),設於該桌面之下。
  3. 如申請專利範圍第1項所述之書桌,更包含一書架(D),設於該桌面之上。

由上述可知,申請專利範圍第1項是獨立項,並且其特徵為A+B;而申請專利範圍第23項為附屬項,其特徵分別為A+B+C以及A+B+D。換言之,附屬項可以認知為一種減少撰寫文字的一種簡潔寫法方法,並且包含了所依附申請專利範圍之所有技術特徵。

綜上,獨立項以及直接或間接依附該獨立項之附屬項可視為一組申請專利範圍。其中,獨立項具有最大的權利保護範圍,而附屬項是基於該獨立項的特徵限縮。因此,若是獨立項具有可專利性時,其附屬項亦具備可專利性,而獨立項不具有可專利性時,其附屬項不一定不具備可專利性。因此,就專利工程師的角度,常常會適度的擴大原發明之構想,使用多數的上位概念構築獨立項,接著一步一步限縮權利保護範圍,並且限縮至產品本身或更小的保護範圍,藉此,當審查委員核駁該件專利申請時,才較能推知該件專利申請可核准範圍為何。

 

參考資料

專利審查基準

專利法(民國100年12月21日修正,本法規部分或全部條文尚未生效) ,智慧財產法院,全國法規資料庫
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070007

文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

從侵權角度討論以手段功能用語表示之申請專利範圍(四)

眾律國際法律事務所

眾律國際專利商標事務所

專利師 楊智成

 

案例7:美國IMS v. HAAS

系爭請求項

1. A programmable microcomputer control apparatus for controlling the relative motion between a tool and a workpiece comprising: …

interface means for transferring a control program and control parameters from an external medium into said alterable memory and for recording the control arameter contents of said memory onto an external medium; …

系爭請求項簡述

此專利提供一種interface means (介面裝置),讓NC工具機的操作者可透過介面裝置直接輸入控制參數來決定NC工具機的作動。詳言之,首先,NC工具機的記憶體中儲存著與NC工具機作動方式有關的各個data block (資料區塊)。操作者可在interface means上根據display means (顯示裝置)的提示,透過data entry means(資料輸入裝置) 逐步輸入各資料塊所需的參數。另外,根據此專利的說明書的揭示,程式碼係儲存在tape cassette中,並透過tape cassette transport進行存取。

地方法院的判決

IMS(被授權使用此專利生產NC工具機的的公司)控告HAAS(另一家生產NC工具機的公司)侵權一案的爭點主要在於interface meansdata block兩個元件。首先,地方法院認為,請求項中的interface means是手段功能用語,在參照此專利的說明書之後,進一步判定HAASfloppy disk drive與此專利所揭露的tape cassette transport並不均等。另外,有關data block的部分,地方法院亦認為此專利所揭示的控制參數並不包含HAAS所使用的G碼或M碼。因此,HAAS並未侵犯IMS的專利權。

CAFC的判決

首先,CAFC同意地方法院的見解,認為請求項中的interface means是手段功能用語,並具有兩個功能(transferring control parameterrecording control parameter)。然而,判斷HAAS是否侵權IMSinterface means時必須先判斷兩者的功能是否相同,然後再判斷兩者在結構上是否構成美國專利法第112條第6段的"均等範圍"。據此,CAFC判定,由於HAASfloppy disk drive明顯亦具有transferringrecording的功能,因此判定兩者結構是否均等便成為侵權是否成立的關鍵。關於兩者的結構是否均等,CAFC作出一個非常重要的見解若請求項以手段功能用語的方式撰寫,但若是說明書中對應的結構對整體發明的重要性很低,則應給予說明書中對應的結構較大的均等範圍(換言之,在此條件下,不適合嚴格比較兩者的結構)。另外,CAFC進一步指出,所謂「均等範圍」並非只是嚴格的結構均等,判斷時不應只是把焦點放在結構上。最後,CAFC認為,所屬技術領域中具通常知識者可輕易地透過替換兩者,因此兩者均等。另外,關於data block的部分,CAFC認為,在此專利的請求項中,data block並非以手段功能用語的方式撰寫,故不屬於美國專利法第112條第6段的規範中。最後,CAFC駁回地方法院的判決。

 

案例8:智慧財產法院(99,行專訴,47)

本案係有關於實務上舉發以手段功能用語表示之申請專利範圍。判決書中提到:

系爭專利申請專利範圍第1項揭示:「一種元件裝卸裝置,其包含:

(a)一元件槽座的環座,其包括定義在一具有一中心之板的多個孔,該等孔係垂直於該板子的平面,該環座的中心與該板的中心係同心的;

(b)藉旋轉該板而使環座繞其中心旋轉的機構;

(c)在環座旋轉所經的路徑中,用以承收一元件流路並使元件歸位於槽座中之機構;

(d)用以將元件固持於其槽座中的半真空吸引機構;

(e)在環座旋轉所經的路徑中,用以充份地將槽座內元件電氣接觸以對元件進行測試之機構;

(f)複數個儲盒;

(g)在環座旋轉所經的路徑中,用以將各測試後的元件自其槽座中噴出並將元件導引至數個儲盒中選定的一儲盒之機構;以及

(h)用以偵測未被噴出方式所噴出之元件的機構。」

其中技術特徵 (b)(c)(d)(e)(g)(h)為手段功能用語,,故技術特徵(b)之範圍應解釋僅能包含有說明書第9頁第2-4行、第10頁第18-21行以及圖1及圖3;技術特徵 (c)之範圍應解釋僅能包含有說明書第19頁第4行至第20頁第1行以及圖131010a14;技術特徵 (d)之範圍應解釋僅能包含有說明書第9頁第18行至第10頁第13行以及圖5616;技術特徵 (e)之範圍應解釋僅能包含有說明書第11頁第14行至第15頁第5行以及圖7-9;技術特徵(g)之範圍應解釋僅能包含有說明書第16頁第6行至第17頁第14行以及圖31112;技術特徵(h)之範圍應解釋僅能包含有說明書第22頁第13行至第23頁第7行以及圖33a3b

系爭專利申請專利範圍第17項技術特徵(c)(d)(h)皆為手段功能用語,上開證據均未揭示前揭技術特徵於解釋其範圍時應包含於發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料及其均等範圍,據此,如附表項次17所示證據組合之擇一均難以證明系爭專利申請專利範圍第17項不具進步性。綜上所述,系爭專利申請專利範圍第117項之技術內容與原告所提出舉發證據之差異並非為運用申請前既有之技術或知識,而為熟習該項技術者所能輕易完成。

 小結

在判斷是否落入手段功能用語的均等範圍時,必須先判斷功能是否相同,再考量結構是否均等。以上述案例8之舉發案為例,僅管手段功能用語的所有功能用途皆已經被引證案所揭露,但說明書中所記載對應於該功能之結構、材料及其均等範圍未被揭露時,仍不能指稱以手段功能用語表示之申請專利範圍不具進步性。另外,若是說明書中對應的結構對整體發明的重要性很低,則應給予說明書中對應的結構較大的均等範圍。

 

案例9:智慧財產法院(99,民專上,5)

本案係有關於實務上不被視為手段功能用語之例子。判決書中提到:

系爭專利申請專利範圍僅1 項:「,該中繼齒輪(30)在一導引板作用下可在針板座(6)上自由轉動」。其中一造指稱申請專利範圍第1項中所載之「導引板」為功能性元件,而適用專利法施行細則第18條第8項之解釋方法。

法院認為:該「導引板」之記載並非手段功能用語,從系爭專利申請專利範圍第1項所載之「該中繼齒輪在一導引板作用下可在針板座上自由轉動」,已可理解該導引板應涵蓋所屬技術領域中具有通常知識者已知可導引中繼齒輪樞轉的所有結構,而無專利法施行細則第18條第8 項之適用

 

案例10:智慧財產法院(98,民專上,22)

本案係有關於實務上不被視為手段功能用語之例子。判決書中提到:

系爭專利申請專利範圍第1項所示:「至少一個該冷陰極螢光燈電路包含一感測阻抗,用以感測流經該冷陰極螢光燈電路之電流」以及「一控制器,用以至少部分依據流經該冷陰極螢光燈電路之電流而調整該電壓源」,顯非手段功能用語。

被上訴人自承「感測阻抗(impendance)之定義包含用於感測之電阻與電容、電阻與電感及其組合」,足徵「至少一個該冷陰極螢光燈電路包含一感測阻抗,用以感測流經該冷陰極螢光燈電路之電流」一詞,顯非未詳述其他元件之結構、材料或動作,故其根本非一手段功能用語。復查,「至少一個該冷陰極螢光燈電路包含一感測阻抗,用以」本身亦非單純的「手段(或裝置)用以」之用語記載,且「至少一個該冷陰極螢光燈電路包含一感測阻抗,用以感測流經該冷陰極螢光燈電路之電流」之內容,對該領域具通常知識者而言,其記載亦足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作,因此亦顯不符專利審查基準之手段功能用語記載之條件,故其根本非一手段功能用語。

小結

由上述案例910可知,僅管申請專利範圍中的元件是用手段功能用語表示,若所述技術領域具有通常知識者都可以了解所述裝置對應到的所有結構,則實務上仍不會被視為一種手段功能用語界定的元件,從而不能適用專利法施行細則第18條第8項之解釋方法。


 

提出的解決方案

專利侵害之鑑定流程,首先是解釋申請專利範圍,其次為比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象。故解釋申請專利範圍的原則至關重要。手段功能用語申請專利範圍之解釋,提出的解決方案如下:

1. 少用手段功能用語:先前已敘述,使用手段功能用語反而限縮權利保護範圍。因此除非當技術特徵無法以結構、材料或動作充分作界定,或者以結構、材料或動作作界定不如以功能或功效作界定來得明確的情形下,才使用手段功能用語。另外,欲使用手段功能用語撰寫專利說明書的人員,有義務告知客戶了解手段功能用語在解讀申請專利範圍,後續侵權判斷中的效果。

2. 了解基本判斷原則:專利法課予申請人撰寫說明書時,應明確且充分揭露,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,能瞭解其內容,並可據以實施的義務。因此申請人欲以手段功能用語撰寫申請專利範圍時,使用的文字至少需「形式上」符合。若想規避手段功能用語,故意使用型式上不符合的文字用語,且僅記載特定功能,未記載足以達成該特定功能的完整結構。日後有侵權侵害糾紛時,法院仍有可能認定為手段功能用語。

3. 說明書撰寫應更為完善以獲得完善保護:由於解釋申請專利範圍時,應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。因此申請人欲獲得較完善的保護,須於發明說明中的實施例敘述對應於該功能之結構、材料或動作,越完善越好。申請人若沒有在發明說明中的實施例敘述對應於該功能之結構、材料或動作,將導致所屬技術領域中具通常知識者無法理解或想像出具體,使得申請專利範圍不明確。由於在解釋申請專利範圍時必須包含發明說明中所述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍,因此,以手段功能用語撰寫申請專利範圍時,說明書務必充份揭露各種實施例,以免後續侵權解釋時,權利範圍的主張不夠完整。

4. 少用贅語:同一請求項中,申請人已敘述完整結構後,再加上手段功能用語,或者將裝置加以純功能性的描述。除了需要承受申請專利範圍不明確而有被撤銷的風險外,此時手段功能用語本質上應只是幫助理解該發明因結構所帶來的功效。未來涉及侵權鑑定判斷時,因請求項已有完整結構之敘述,故功能性用語不列入侵權限定要件。

5. 補救措施:若是申請人已提早警覺或發現到實施例不充分,或者發現申請時未考慮到某些實施例,可能導致後續侵權解釋手段功能用語的權利範圍時,被限縮在實施例中對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍,對專利權人不利,而想追加或補正實施例。但此時已屬於加入新事項的情況,補充或修正應不被允許。認為藉由國內優先權制度補充實施例可彌補上述的不足,也許是個解決方案。雖說這樣似乎不是國內優先權制度建立的本意,但給了申請人因使用手段功能用語所帶來天生的不利,而可行的一種補救措施。

 

參考資料:

1.      Construing the "Function" of a Means-Plus-Function Claim Element    
2.      Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 2181
3.      Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 2183
4.      專利判決解析   陳啟桐   專利師雜誌
5.      功能記載之申請專利範圍之解釋    劉國讚   專利師雜誌
6.      手段功能用語之解釋與應用   劉爾順   世新大學法學院碩士論文
7.      智慧財產法院判決書 (98,行專訴,41)
8.      台中地方法院判決書 (96,,13)
9.      智慧財產法院判決書 (97,民專訴,18)
10.    智慧財產法院判決書 (97,民專訴,22)
11.    智慧財產法院判決書 (98,民專上,19)
12.    智慧財產法院判決書 (99,行專訴,47)

13.    智慧財產法院判決書 (99,民專上,5)

14.    智慧財產法院判決書 (98,民專上,22)
文章標籤

ZoomlawPatent 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Close

您尚未登入,將以訪客身份留言。亦可以上方服務帳號登入留言

請輸入暱稱 ( 最多顯示 6 個中文字元 )

請輸入標題 ( 最多顯示 9 個中文字元 )

請輸入內容 ( 最多 140 個中文字元 )

reload

請輸入左方認證碼:

看不懂,換張圖

請輸入驗證碼