眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

   在此科技爆炸、網路無國界的時代，發明人於各國申請專利已成為重要趨勢。於不同國家申請專利，由於存在一定空間距離、又各國程序規定不盡相同，且將中文說明書正確地翻譯成官方指定語言需要耗費一段時間，因此發明人必須熟知專利法中的「國際優先權」，以保障自身的權益。

   運用國際優先權之前，應先瞭解其基本要件。依我國專利法之規定，申請人在世界貿易組織（以下稱WTO）會員或與我國相互承認優先權之外國第一次申請專利，以該外國申請之專利申請案為基礎，於12個月（新式樣為6個月）期間內在我國就相同技術申請專利者，申請人得主張該外國專利申請案之申請日為優先權日，作為判斷該申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、進步性及先申請原則等專利要件之基準日。主張國際優先權者，需於申請專利的同時提出聲明，惟現行專利法規定，倘申請人非因故意，未於申請專利同時主張優先權，或因申請書中未載明法定聲明事項，或未檢送證明文件而被視為未主張優先權者，得於最早優先權日後十六個月內，申請回復優先權主張（專利法第29條第4項參照）。應注意者，關於申請人因遲誤法定期間而申請回復原狀者，現行專利法已於第17條第2項明文排除對於國際優先權之適用。

   此外，依專利法施行細則第26條之規定，優先權證明文件須為正本，若申請人於規定期間內所檢送之優先權證明文件為影本，專利專責機關有義務通知申請人限期補正，屆期未補正或補正後仍不齊備者，則視為未主張優先權。惟，優先權證明文件正本已向專利專責機關提出者，得以載明正本所依附案號之影本代之；或者，優先權證明文件經專利專責機關與該國家或WTO會員之專利受理機關已為電子交換者，視為申請人已提出。

   綜上，確認並把握優先權法定期間為主張國際優先權之專利申請人首要任務之一，優先權證明文件亦須準備齊全，其餘更詳細審查要件與規定，申請人可自行參考台灣專利法、專利法施行細則以及專利審查基準，以使主張優先權之專利申請案能夠順利審查。

參考

1.台灣專利法

2.專利法施行細則

由於專利制度係採行屬地主義，發明人欲在某（些）國家獲得專利權之保護，便需依該（些）國家之專利法規定，向其專利專責機關提出專利申請，並獲得審定核准公告。。然而，創作人經常因為語言、距離或市場開發之障礙、或專利布局考量等因素，無法同時在各國進行專利申請；或者由於先在一國進行申請，而造成其專利技術已經公開或實施之事實，以致無法就相同發明或創作，取得多國專利權之保護。

有鑑於此，為使創作人於國際間進行技術交流時，毋須擔心喪失在他國獲准專利之情況，於是催生了所謂的「國際優先權」制度。

「國際優先權」制度首先揭櫫於 1884 年生效的「巴黎公約（ Paris Convention ）」。該公約之第四條明定：「會員國國民或準國民在某會員國申請專利後，再到其他會員國提出相同專利之申請時，得依專利種類之差異，分別給予一年或六個月的優先權期限。」其中，發明與新型專利之優先權期限，係自在國際間第一次提出專利申請之申請日起十二個月內，而新式樣專利之優先權期限則為六個月。

簡言之，申請人只要於上述優先權期間內，在其他會員國就相同發明或創作申請專利者，得主張該外國專利申請案之申請日為「優先權日」，而將專利要件實體審查之基準時點，提早至該外國專利申請案之申請日，此即「國際優先權」制度。

我國已於民國83年修正專利法時，導入國際優先權制度，然我國並非巴黎公約之會員國，如此對於我國發明或創作人向外國申請專利至為不利。透過我國政府積極的爭取加入世界貿易組織（ WTO ），終於在2002年1月1日，我國如願以償的成為WTO之會員。由於WTO會員皆應遵守巴黎公約及與貿易有關智慧財產權（TRIPS）協定，故WTO會員彼此間皆應享有優先權。亦即，我國賦予WTO會員在我國申請專利時主張優先權之權利，而其他WTO會員依照規定亦應受理我國申請案主張之優先權。

我國專利法第28條規定：「申請人就相同發明在與我國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日後十二個月內，向我國申請專利者，得主張優先權。申請人於一申請案中主張二項以上優先權時，優先權期間之計算以最早之優先權日為準。外國申請人為非世界貿易組織會員之國民且其所屬國家與我國無相互承認優先權者，如於世界貿易組織會員或互惠國領域內，設有住所或營業所，亦得依第一項規定主張優先權。並且主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。」

惟應注意，WTO會員向我國主張之專利（或商標）優先權日，不得早於91年1月1日。最高行政法院95年度判字第01281號即為與此有關之判決，有興趣之讀者可上網自行查閱。

參考文獻

1.台灣專利法

2.專利審查基準第二篇第五章

3.專利申請人須留意之優先權主張 經濟部智慧財產局 徐七冠 專利審查官

http://ipcc.moeasmea.gov.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=741:ip-column-20120601&catid=92:2010-07-12-06-49-56&Itemid=143

一般發明或新型之申請案，其專利要件之審查以申請日為準；若發明或新型之後申請案同時主張優先權者，則其專利要件之審查以優先權日為準，因此並不會因為在優先權日至申請日之間有已見於刊物、已公開實施、已為公眾所知悉、申請在先而在申請後始公開或公告之申請案或有同一發明或新型同日申請之申請案等不符專利要件之事由，而被核駁。

在國內優先權(二)中概述優先權之三態樣及形式審查要件，此文重點則在於實體審查之要件與注意事項。首先針對國內優先權之實體要件加以敘述：

(1)後申請案應就先申請案記載於專利說明書、申請專利範圍或圖式中的相同發明或新型主張優先權。

(2)判斷是否為「相同發明」，即二個以上申請案間任一請求項所載之發明或新型相同者。

(3)主張複數國內優先權時，各請求項中之申請標的應符合發明單一性之規定。單一性意即二個以上之發明於技術上相互關聯而屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請。專利法所稱二個以上發明「屬於一個廣義發明概念」，指二個以上之發明，於技術上相互關聯。技術上相互關聯，指請求項中所載之發明應包含一個或多個相同或對應的特別技術特徵，其中特別技術特徵（specialtechnical feature）係使申請專利之發明整體對於先前技術有所貢獻之技術特徵，亦即相較於先前技術具有新穎性及進步性之技術特徵。二個以上之發明屬於一個廣義發明概念者，即具發明單一性。

(4)判斷後申請案申請專利範圍各請求項之優先權主張是否認可，係以先申請案說明書、申請專利範圍或圖式為依據，而不單以申請專利範圍為準。未出現在先申請案申請專利範圍中之技術內容，但已記載於說明書或圖式者，仍可以在後申請案中被撰寫為新的請求項。

(5)先申請案中未曾被主張優先權之發明或新型，仍可以在其他後申請案中被主張優先權，但相同的發明或新型不得被複數後申請案主張優先權，以免產生一發明二申請之情況。

其次則進一步敘述審查之注意事項：

(1)若先申請案為未完成之發明或新型，後申請案所記載者為已完成之發明或新型，則後申請案無法對該先申請案主張優先權。

(2)若先申請案為生物材料或利用生物材料之發明，後申請案主張國內優先權時，須注意先申請案是否已依專利法之規定寄存該生物材料。

(3)主張國內優先權時，先申請案自申請日後滿十五個月視為撤回，即使後申請案申請人認為其僅就先申請案的部分發明主張優先權，該先申請案仍全部視為撤回。若欲保留未主張優先權之部分不被視為撤回，得於先申請案被主張國內優先權前將該部分申請分割。此一情況，分割案不得再被主張優先權，但修正後之先申請案仍可被後申請案主張國內優先權。

(4)先申請案曾主張喪失新穎性或進步性之例外，後申請案仍可對先申請案主張國內優先權。國內優先權制度，後申請案有取代先申請案中相同發明之效果，故後申請案亦得主張先申請案曾主張之喪失新穎性或進步性之例外。

(5)先申請案為分割案時，不得被主張國內優先權，但已主張國內優先權之後申請案，仍得申請分割，且其分割案可援用原優先權日。

(6)進入實體審查階段後始發現有違反主張國內優先權形式或實體要件之情事，而不認可國內優先權之主張時，可於核駁審定書中併予敘明。若為核准審定者，應先行通知該國內優先權之主張不予認可，俟逾限未提起行政救濟後，始發出核准審定書。

(7)實體審查時，國內優先權之主張是否認可，應於審定書中就各主張優先權之請求項分別敘明。

(8)被主張國內優先權之先申請案，於被視為撤回之前，即使有提出修正本，於判斷是否認可優先權時，仍以先申請案取得申請日之專利說明書、申請專利範圍或圖式為比對基礎。

一般而言，申請人以修正的方式對原申請案申請之補充、修正或加入新實質，常被認定為超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，而不被接受；若以提出新專利申請同時主張國內優先權之方式，則仍有機會合併成一申請案，進而對申請專利之內容有更完整的保護。另專利權期間係自申請案之申請日起算，因此主張國內優先權之後申請案可獲得專利權期間屆滿之日延後最多一年之效果。因此專利申請人應進一步瞭解並妥善運用國內優先權。

參考

1.專利審查基準 第二篇 發明專利實體審查 第四章 發明單一性及第五章優先權

         國內優先權包含下列三種態樣：

(1) 一般優先權：在我國申請專利並主張優先權之申請案（以下稱後申請案），其申請專利範圍中所記載之發明已全部揭露於一件申請人據以主張國內優先權之本國基礎案（以下稱優先權基礎案）中，該後申請案以該優先權基礎案主張優先權者，稱為「一般優先權」。

(2) 複數優先權：後申請案申請專利範圍中所記載之複數個發明已全部揭露於多件優先權基礎案中，而該後申請案以該多件優先權基礎案主張優先權者，稱為「複數優先權」。

(3) 部分優先權：後申請案申請專利範圍中所記載之複數個發明中之一部分已揭露於一件或多件優先權基礎案，而該後申請案以該一件或多件優先權基礎案主張優先權者，稱為「部分優先權」。

承國內優先權(一)中所述，申請人須於申請時一併提出主張優先權之聲明，為維持專利程序之穩定性，此種聲明並不容後補。為了儘可能地排除可專利性之障礙，縮小審查時可能據以核駁之引證案之搜尋範圍，申請人在主張優先權時應格外注意，是否存在主張複數優先權之情況。

以下更進一步地整理國內優先權之形式審查要件。

(1)優先權期間不得延長或累積：先申請案中所記載之發明或新型已經依專利法第28 條或第30 條規定主張國際優先權或國內優先權者，不得為後申請案再次據以主張國內優先權，否則會實質延長優先權期間。惟先申請案中未主張優先權之部分，則無此限制。例如先申請案甲係以發明A為請求標的；申請人在一年內提出請求標的包含發明A與B之先申請案乙同時就申請案甲主張優先權；申請人更於其後一年內提出後申請案，請求標的包含發明A、B與C，並就先申請案乙主張優先權。此時由於對發明A累積主張優先權，不發生優先權之效果。僅發明B可以先申請案乙的申請日承認優先權。

(2)一發明一申請；同一先申請案不可被複數後申請案主張國內優先權，如此即違反一發明一申請之原則。

(3)分割案或改請案不得作為國內優先權之基礎案：申請案若為另一申請案所分割出之申請案，或為改變欲申請專利類型後之改請案，因該分割案、改請案已援用原申請案之申請日，故不得再被後申請案據以主張國內優先權。

(4)已公告或確定不予專利之發明或新型案不得作為國內優先權之基礎案：先申請案為發明，已經公告或不予專利審定確定者、或先申請案為新型，已經公告或不予專利處分確定者，俱不得被後申請案據以主張國內優先權。

(5)已經撤回、拋棄或不受理之申請案不得作為國內優先權之基礎案：先申請案已經撤回、拋棄或不受理者，該申請案即不復存在，自然不得被後申請案據以主張國內優先權。至若申請人於主張國內優先權且經受理後，其先申請案始撤回、拋棄或不受理者，不影響國內優先權之效果。

(6)被據以主張優先權之先申請案，自先申請案之申請日起15 個月後，即視為撤回，以避免重複公開、重複審查。所謂視為撤回，即先申請案自其申請日起算滿15 個月時，法律上即視之為不存在。此種法定視為撤回之情形，無須發函通知或處分，於法定期間屆至即生法律效果。

(7)被據以主張國內優先權之先申請案於申請日後15 個月撤回前，實質上已為後申請案所取代，且不再續行審查程序，然在不影響作為優先權先申請案適法性之前提下，於後申請案審定前，得辦理分割申請或變更代理人、變更地址等變更事項（台北高等行政法院95 年訴字第1539 號判決參照）。

(8)分割案因援用原申請案之申請日，致分割案與原申請案之申請日相同，故分割案不生以原申請案作為先申請案主張國內優先權之問題。

以上，申請人主張國內優先權應先區分申請案為三種態樣中之何者，爾後參照形式審查要件確認申請案是否符合各要件，以順利完成各申請案。

參考

1.台灣專利法

2.專利審查基準第一篇第七章優惠權及優惠期

3.國內優先權之運用 經濟部智慧財產局專利二組 黃文儀副組長

http://www.cnfi.org.tw/cnfi/ipr/36-67/44-3.pdf

所謂國內優先權即申請人在國內首次提出一發明或新型專利申請後，日後因加以補充、修正或加入新實質後，提出另一個申請案，申請人得就先申請案申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型，主張國內優先權。

國內優先權依專利法第三十條規定：｢申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型，主張優先權。但有下列情事之一，不得主張之：

一、自先申請案申請日後已逾十二個月者。

二、先申請案中所記載之發明或新型已經依第二十八條或本條規定主張優先權者。

三、先申請案係第三十四條第一項或第一百零七條第一項規定之分割案，或第一百零八條第一項規定之改請案。

四、先申請案為發明，已經公告或不予專利審定確定者。

五、先申請案為新型，已經公告或不予專利處分確定者。

六、先申請案已經撤回或不受理者。

前項先申請案自其申請日後滿十五個月，視為撤回。

先申請案申請日後逾十五個月者，不得撤回優先權主張。

依第一項主張優先權之後申請案，於先申請案申請日後十五個月內撤回者，視為同時撤回優先權之主張。

申請人於一申請案中主張二項以上優先權時，其優先權期間之計算以最早之優先權日為準。

主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。

依第一項主張優先權者，應於申請專利同時聲明先申請案之申請日及申請案號數；未聲明者，視為未主張優先權。｣

以下為主張國內優先權之要件：

(1)   申請人：先、後申請案之申請人應為同一人；如先申請案為複數申請人時，亦應完全一致。若有不一致之情形，應通知補正，申請人可就先申請案辦理申請權讓與，使其先、後申請案申請人一致。先、後申請人一致，始可受理。

(2)   申請案：僅適用於先、後申請案皆為發明或新型專利，不適用設計專利。且二個以上之先申請案可以被同一後申請案主張複數優先權。

(3)   優先權法定期間：法定期間為12 個月，起算日為先申請案申請日之次日截至後申請案之申請日當日為止。一申請案中主張二以上之先申請案優先權時，其優先權期間之起算日為最早之優先權日之次日。

(4)   聲明事項：申請人應於申請專利同時聲明先申請案之申請日及申請案號數；未聲明者，視為未主張。若主張複數優先權者，各先申請案均應載明。前述聲明事項以載明於申請書之聲明事項欄位為原則，惟如申請同時檢送之文件中已載明先申請案之申請日及申請案號數者，亦屬合法。

綜上，欲主張國內優先權之申請人，應注意各項形式要件，並於法定期間內主張其權利，至於程序審查應注意之事項則於國內優先權(二)詳細說明。

參考

1.台灣專利法

2.專利審查基準

台灣專利法之新穎性審查係採「絕對新穎性」原則，亦即只要申請前已見於刊物、或已公開使用、或已為公眾知悉者，無論國內或國外，皆將喪失新穎性。(絕對新穎性之比較標準為世界任何地方公開之技術；相對新穎性之比較標準為該法制地區內，只包含國內。)

專利法第二十二條規定：｢可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：

一、申請前已見於刊物者。

二、申請前已公開實施者。

三、申請前已為公眾所知悉者。

發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。申請人有下列情事之一，並於其事實發生後六個月內申請，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事：

一、因實驗而公開者。

二、因於刊物發表者。

三、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。

四、非出於其本意而洩漏者。

申請人主張前項第一款至第三款之情事者，應於申請時敘明其事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。｣

茲將第二十二條第三項各款之情形簡要說明如下：

1. 因實驗而公開者，意指對於已完成之發明，針對其技術內容所為之效果測試，而不論其公開之目的，因此，商業性實驗或學術性實驗皆得主張本情事。

2. 因於刊物發表者，意指申請人對於已完成之設計，出於己意於刊物發表其內容，且不論究其發表之目的，因此，商業性發表或學術性發表皆得主張本情事。專利法所稱之刊物，指向公眾公開之文書或載有資訊之其他儲存媒體，不論其於世界上任一地方或以任一種文字公開，只要得經由抄錄、攝影、影印、複製或網際網路傳輸等方式使公眾得獲知其技術內容者均屬之。

3.因陳列於政府主辦或認可之展覽會者，在此專利法所稱之陳列，指各種與展覽會相關而使申請專利之發明能為公眾得知之行為，例如展覽會期間以物品或圖片等方式展出該發明、該期間或其前後於展覽會發行之參展型錄或展覽會網站公開該發明等；而專利法所稱之展覽會，則指我國政府主辦或認可之國內、外展覽會。所稱政府認可，指曾經我國政府之各級機關核准、許可或同意等。

4.非出於其本意而洩漏者，意指他人未經申請人同意而洩漏申請專利之發明的技術內容，使其能為公眾得知者。關於本情事之適用，若申請人於申請前或審查意見通知前已得知申請專利之發明的技術內容被洩漏，得不敘明該事實，亦得敘明之；若於審查意見通知後始得知技術內容被洩漏，得於申復時敘明該事實。

綜合以上，申請人，亦包含申請人之前權利人(所稱前權利人包含專利申請權之被繼承人、讓與人，或申請權人之受雇人或受聘人等)。若有因實驗而公開、因於刊物發表、因陳列於政府主辦或認可之展覽會或非出於申請人本意而洩露，致有前述公開事由，並於事實發生日後六個月內提出專利申請，敘明事實及有關之期日，並於指定期間內檢附證明文件，則該公開事實不致使其喪失新穎性。(前述之六個月期間，稱為優惠期。)

參考

1. 台灣專利法

2. 專利審查基準

台灣專利法第二十三條「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖示載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」

基本概念：

1. 所謂公開係指先申請案為發明之狀況。依專利法第三十六條規定：「專利專責機關接到發明專利申請文件後，經審查認為無不合規定程式，且無應不予公開之情事者，自申請日後經過十八個月，應將該申請案公開之」。

2. 所謂公告則指依專利法第五十二條之規定：「申請專利之發明，經核准審定者，申請人應於審定書送達後三個月內，繳納證書費及第一年專利年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告。」以及依第一百二十條之規定：「第五十二條第一項，於新型專利準用之。」

3. 如先申請案有撤回或不受理情事致未公開或公告，即不得據以判斷後申請案是否擬制喪失新穎性。

4. 按專利權之授與，係採一發明一申請主義。既已有先前技術存在而欠缺新穎性，自不得授與專利。但發明專利之申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。應注意，先、後申請案之發明人是否相同在所不論，只要申請人相同即可。

5. 申請案之申請日及申請人，係就申請書所載者予以認定。若經認定為兩案具有相同申請人，即使事後因變更、繼承或合併等事由而有申請人不一致之情形，原相同之認定仍為有效。若係共同申請之情況，須兩者之申請書所載之申請人完全相同，始得認定為相同。

6. 先申請案（引證案）僅限於國內發明或新型申請案，且在審查時已公開或公告。

結語：

綜合以上得知，擬制喪失新穎性僅適用於不同申請人在不同申請日有先、後兩申請案，且先申請案僅限於在審查時已公開或公告之國內發明或新型申請案。審查時係以後申請案之申請專利範圍所載內容為對象，逐一比對申請日之後始公開或公告之先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖示之內容，若兩申請案內容實質上相同，則後申請案不得取得發明專利。

參考

1. 經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ch/

1. 專利法(三) http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Csv6zvtpfAQJ:fkckaeru.mtwww.mt.au.edu.tw/front/bin/download.phtml%3FPart%3D20120918%26Nbr%3D79%26Category%3D0+&cd=12&hl=zh-TW&ct=clnk&gl=tw&client=firefox-a
2. 新穎性http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:o8IajykX4KkJ:homepage.ntu.edu.tw/~r00641045/novelty.pptx+&cd=11&hl=zh-TW&ct=clnk&gl=tw&client=firefox-a

職務發明

專利法第七條第一、二項規定：「受雇人於職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。（第一項）前項所稱職務上之發明、新型或新式樣，指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。（第二項）」。

由於雇用人，有相當程度指示及監督權限，及投入相當設備及資力，因此於僱傭關係所生之職務上發明其成果歸屬之認定，宜從保障雇用人之立場為設計。此外如受僱人已申請取得專利權者，雇主亦得依同條規定，請求受僱人移轉返還該專利權。

另外基於發明人之權益之保障，專利法第七條第四項規定：「依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人或創作人享有姓名表示權。」關於舉證責任之分配上，雇用人與受僱人就某項發明或創作是否於僱傭關係存續中所完成，或是否為職務上之發明或創作有所爭議時，應由雇主對此負舉證責任。

非職務發明

依專利法第八條：「受雇人於非職務上所完成之發明、新型或新式樣，其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或新式樣係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或新式樣（第一項）。受雇人完成非職務上之發明、新型或新式樣，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程。（第二項）雇用人於前項書面通知到達後六個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張該發明、新型或新式樣為職務上發明、新型或新式樣。（第三項）」

考量非職務上之發明，雖完成於僱傭關係存續期間，但與僱傭關係之存在並無關聯或關聯微薄，原則上雇用人對於非職務上發明並無指示或監督之貢獻，亦未提供研發資訊、設備等成本，故專利申請權與專利權應歸屬於受僱人為宜。

另外專利法第九條規定：「前條雇用人與受僱人間所訂契約，使受僱人不得享受其發明、新型或新式樣之權益者，無效。」目的乃在於保障於僱傭關係中經濟地位較低之受僱人方，避免因締約地位之不平等而喪失其所有之專利申請權或專利權。

以下列舉一例關於僱傭關係下職務與非職務發明，桃園地方法院九十六年智字第十一號判決，訴訟事由為:

1.  僱用人認為依受僱人未離職前之職務自包括就公司物料之使用有監督維護
、並針對需求而有改進並發明新式產品之職責，惟其竟利用職務之便加以
改良後自行申請而分別取得我國及大陸之專利，受僱人就此料帶之改良
與雇用人之產品有直接關連，應屬職務上之發明。

2.  受僱人當時主要係管理營業處關於市場行銷之業務，至於制品處、研發處
、資材處等則非受僱人管理之職務範圍，因此僱用人之製造研發等工作與
受僱人無關，受僱人亦不為原告從事設計研發等工作。且僱用人並未生產
包裝用料帶。

判決結果為:

主因受僱人擔任副總期間所管轄業務不包括研發部門，研發非受僱人職務內容，且僱用人公司主要生產物品並不包括受僱人發明內容之相關產品之生產，以及其他證據，因此判定此案僅屬「職務有關之發明」，非專利法第七條之職務上發明。

參考

1. 經濟部智慧財產局 專利商品化教育宣導網站，

論職務發明之專利申請權的讓與及返還－日本2010 年知財高裁「加工工具」事件判決研析 劉國讚

http://pcm.tipo.gov.tw/pcm2010/pcm/pro_show3.aspx?sn=316

1. 教育部補助計畫案 「產學合作手冊編撰與標準合約制定」

http://www.iaci.nkfust.edu.tw/2006Industry-EducationHandbook/index.html

1. 經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ch/

1. 中華人民共和國國家知識產權局

http://www.sipo.gov.cn/zcfg/flfg/zl/bmgfxwj/200804/t20080403_368933.html

1. 司法院法學資料檢索系統，臺灣桃園地方法院 裁判書 -- 民事類96,智,11

http://jirs.judicial.gov.tw/FJUD/

所謂職務上發明係指受雇人於僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或新式樣。

依據台灣專利法第7條第1項之規定，受雇人於職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於雇用人，雇用人應支付受雇人適當之報酬。但契約另有約定者，從其約定。前項所稱職務上之發明、新型或設計，指受雇人僱傭關係中之工作所完成之發明、新型或設計。一方出資聘請他人從事研究開發者，其專利申請權及專利權之歸屬依雙方契約約定；契約未約定者，屬於發明人、新型創作人或設計人。但出資人得實施其發明、新型或設計。依第一項、前項之規定，專利申請權及專利權歸屬於雇用人或出資人者，發明人、新型創作人或設計人享有姓名表示權。

台灣專利法第八條規定受雇人於非職務上所完成之發明、新型或設計，其專利申請權及專利權屬於受雇人。但其發明、新型或設計係利用雇用人資源或經驗者，雇用人得於支付合理報酬後，於該事業實施其發明、新型或設計。受雇人完成非職務上之發明、新型或設計，應即以書面通知雇用人，如有必要並應告知創作之過程。雇用人於前項書面通知到達後六個月內，未向受雇人為反對之表示者，不得主張該發明、新型或設計為職務上發明、新型或設計。

以及台灣專利法第九條規定前條雇用人與受雇人間所訂契約，使受雇人不得享受其發明、新型或設計之權益者，無效。

關於受僱人發明制度，無疑問的應衡平保護提供技術思想完成創作發明之受僱人，以及提供資金、設備及人力等資源之僱用人。問題在於，如何設定衡平保護之基準及方法？相較於台灣專利法目前尚缺乏明確的職務發明獎勵法則，中華人民共和國專利法積極地訂定明確的職務發明獎勵實施細則，詳見以下表格。

有關兩岸「職務發明」規定之比較

因此企業無論是基於提供受雇人誘因、鼓勵其發明創作或是提升自身獲利可能性之考量，均無可避免會遭遇到職務發明及就職務發明支付「合理的適當報酬」的問題，由於台灣專利法沒有祥細獎勵規範，如果能就企業內部明定獎勵規範，定可增加員工職業發明之熱情，並且提高公司的競爭力。

出處

1. 智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/ch/
2. 中華人民共和國專利法實施細則http://www.6law.idv.tw/6law/law-gb/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9C%8B%E5%B0%88%E5%88%A9%E6%B3%95%E5%AF%A6%E6%96%BD%E7%B4%B0%E5%89%87.htm
3. 中華人民共和國專利法 http://www.6law.idv.tw/6law/law-gb/%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9C%8B%E5%B0%88%E5%88%A9%E6%B3%95.htm#b16
4. 淺談決定職務發明適當報酬支付標準之程序規定(2006年4月)http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=185
5. 職務發明http://wiki.mbalib.com/wiki/%E8%81%8C%E5%8A%A1%E5%8F%91%E6%98%8E
6. 法源法律網http://www.lawbank.com.tw/treatise/pl_article.aspx?AID=P000211749#t1

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2013-01-21

前言

專利文件的語句文法複雜，使用一般翻譯機常常無法得到理想的結果。歐洲專利局因為開始收錄大量的中文專利，為了專利從業人員不要因語言隔閡而產生困難，因此推出了專門針對專利文件的中英互譯服務，中翻英部份對於我們華人在看英文專利的時候也會有些幫助，下面將進行簡單介紹。

一、操作步驟

1.連至http://worldwide.espacenet.com/

2.選取畫面右上方的搜尋方式(有smart, advanced, classification三種)

3.輸入欲搜尋的資料並選取目標文件

4.由右上方選單選擇想觀看的文件部分  

5.文件中有個”patenttranslate”按鈕，選好欲翻譯語言後即可翻

6.出現翻譯文件，游標移至翻譯段落會跳出相應原文，方便比對

二、小節

1.此功能針對EPO內部有收錄的專利文件。

2.並非所有文件皆有翻譯功能(不過EPO收錄的專利文件並非都有完整資料，所以有時不能翻譯也不會特別奇怪)

3.對於專利格式的寫法，翻譯品質不錯，對於理解上很有幫助，但細節部份還是得對照英文確認

4.為簡體中文，會在中文上補上分段原文，對於比對上很有幫助

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2013-01-02

 前言

Canon因為回收業者將其具有專利權的墨水匣回收並販售，因而提出專利訴訟；雖然日本最高法院最後判定回收業者侵權，然則實質上，作為消耗品的專利產品是否應該允許回收，此問題應該不只牽涉專利權利，還牽涉環保、市場等層面，以下嘗試以各層面進行討論，並思考政策上的可能制定方向。

技術發展層面

專利制度藉提供發明人專利排他性以使發明公開，而使他人得以理解發明而促進技術發展。以此來看，給予具有專利權的墨水匣商品保護是必要的，然而若是允許回收墨水匣，可促進將不能重複使用的墨水匣改進成可以重複使用，以此來看允許回收未必全無好處。

市場層面

若回收開放，對於真品的銷售必然會有一定程度的衝擊，但是真品仍會有一定的市佔率，因為回收產品必須要以用過的真品作為回收產品的材料。以此來看，開放回收仍可能使專利權人從專利產品獲得合理的利潤。

環境保護層面

以環境保護角度自然傾向允許回收，一來墨水匣由塑膠製作，其由石油製造，而石油在未來將會越來越匱乏；二來塑膠不易分解，若不回收將會造成垃圾處理問題。

政策的可能制定方向討論

由以上討論可以看出，開放回收是有其必要，尤其墨水匣在墨水使用完後其結構大致未被破壞，在回收後仍可得到不錯品質的回收產品。然則以保護專利權人的角度，無條件的開放仍會傷害專利權人，之後可能會不利於相關產業的發展或使發明人刻意隱藏發明。以此來看，若是制定政策，鼓勵或要求墨水匣廠商(或任何產品適合回收的廠商)處理回收相關事務，要不自己回收專利產品，要不讓回收廠商來處理回收事務，但是得以要求支付合理的權利金，如此便能兼顧專利權人利益以及環保議題。

結語

專利制度是帶有強烈公眾事務性質的制度，除了保護發明人利益，以促進產業與技術發展之外，其他可能會對社會造成的影響，諸如環保議題，也應該納入相關政策的考量中。以墨水匣的案件來看，以支付權利金給專利廠商等有條件開放回收的方式，或許是個能兼顧專利權人利益與環保議題的處理方法。

參考資料

專利師季刊第十一期(2012 十月)    中華民國專利師公會發行

Wikipedia: Exhaustion doctrine

http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaustion_doctrine

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2013-01-02

前言

在專利權耗盡的售後限制(Post-Sale Limitations)部分，即購買人或最終使用者對於專利製品使用權利的相關限制，常常因理論上有灰色地帶而有爭議。以下就Canon案在日本最高法院的判決進行相關討論。

事件概要

Canon公司(以下稱原告)有墨水匣專利權，Recycling assist公司(以下稱被告)在墨水匣用完與回收後，重新填充墨水並販售，原告認為被告侵權，被告則主張專利權耗盡抗辯。

判決

最高法院認同高等法院的判決結論，認定專利權未耗盡成立，但不認同其理由。最高法院認為，將欠缺專利製品同一性的專利製品重新製造時，專利權人得容許行使專利權。至於究竟上述專利製品是否認定為重新製造，需考慮交易之實情綜合判斷，如專利製品的屬性、替換部材在專利製品中的技術功能以及經濟價值等因素。

討論

此案在地方法院和高等法院判決時，法院主要以被告是否有重新實施發明的本質部份來決定專利權是否耗盡。在地方法院時，法院認為被告僅填充墨水，沒有實施利用特殊界面結構使墨水匣不會溢出墨水的發明本質部份，因而判定專利權耗盡。在高等法院時，法院認為被告在填充墨水前有進行洗淨墨水匣的動作，此動作會使失效的特殊界面結構恢復功效，因而重新實施發明的本質部份而判定專利權未耗盡。最高法院認為是否重新實施發明的本質部分並非最重要，只要有進行把欠缺專利製品同一性的專利製品重新製造的動作，便可能使專利權未耗盡成立。此處的欠缺專利製品同一性是指，假如有一專利製品為A+B，B為耗材而當B耗盡只剩發明本質功能喪失的A時，A≠A+B。此時若回收業者將A添加B使恢復成具有發明本質功能的A+B時，則稱為將欠缺專利製品同一性的專利製品重新製造。由此判決可以看出，高等法院某種程度認同美國案例中不承認發明本質部分的看法，其認為專利是在整體組合或功能上，不是在個別部件。大體來看，此看法的確比地方法院和高等法院的看法周全，因為無論被告在填充墨水匣時有沒有重新實施發明的本質部分，其都必然會使原來喪失功能的專利製品恢復功能，而這樣的行為必然侵犯到原告當初申請專利時所想保護的權利，由此可看出有時以整體觀來看專利會是較合理的作法。

結語

專利權耗盡在處理售後限制部分時，往往情況會因理論有灰色地帶而變得複雜。由此案我們可以看出，最高法院判定專利權有無耗盡的判斷基礎，來自於被告究竟是否有把欠缺專利製品同一性的專利製品重新製造以及相關案情因素，此看法與美國案例看法類同，以此案來看此看法也是較周全的作法。

參考資料

專利師季刊第十期(2012 七月)    中華民國專利師公會發行

專利師季刊第十一期(2012 十月)    中華民國專利師公會發行

Wikipedia: Exhaustion doctrine

http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaustion_doctrine

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-28

前言

在專利權耗盡的售後限制(Post-Sale Limitations)部分，即購買人或最終使用者對於專利製品使用權利的相關限制，常常因理論上有灰色地帶而有爭議。以下就Canon案在日本高等法院的判決進行相關討論。

事件概要

Canon公司(以下稱原告)有墨水匣專利權，Recycling assist公司(以下稱被告)在墨水匣用完與回收後，重新填充墨水並販售，原告認為被告侵權，被告則主張專利權耗盡抗辯。

判決

判定專利權未耗盡的場合有兩種，第一種是以社會或經濟立場來判斷，專利製品的耐用期間過了而進行再使用的情況；第二種是以技術立場來判斷，在替換專利製品的部材時，其中牽涉到專利的發明本質部份。墨水匣當墨水用完時，社會並未共識其耐用期限已過，因此此案件不適用於第一種場合。至於第二種場合，經Canon表述，墨水匣在墨水用完後，乾燥墨水將會阻斷墨水匣的特殊界面結構，其利用毛細原理使墨水匣界面部份不會溢出墨水，為發明本質部分，而被告重新填充墨水時，會先將乾燥墨水洗淨才填充墨水，因此法院認為，被告在替換專利製品的部材時會牽涉到專利的發明本質部分，判定專利權未耗盡。

討論

此案在地方法院判決時，原告僅主張被告填充墨水以達成墨水匣的重製，因此法院認為被告並沒有重新實施發明的本質部分，因而判定專利權耗盡。但在最高法院判決時，原告主張被告除了填充墨水之外，還在填充之前洗淨墨水匣內部以達成墨水匣的重製，因此法院認為此洗淨行為重新實施了發明的本質部分而判定專利權耗盡。雖然地方法院和高等法院的判決結果不同，但基本上是奠基於同一準則，即重製專利品時是否有重新實施發明的本質部分。然則即使如此，此準則仍有造成爭議的可能，舉例來說，一輪胎具有特殊胎痕，其胎痕因具高抓地力而具有專利權，一天一使用者因胎痕塞入泥巴而找服務人員清洗，此行為重新實施發明的本質部分，此服務人員是否侵權？依照常理判斷此服務人員應該沒有侵權，真正的侵權情況應該是，有人將因耗損而胎痕消失的輪胎重新雕出類似胎痕。由上例可以發現，對於是否有重新實施發明的本質部分，在判定上應依實例情況仔細衡量。

結語

專利權耗盡在處理售後限制部分時，往往情況會因理論有灰色地帶而變得複雜。由此案我們可以看出，法院判定專利權有無耗盡的判斷基礎，來自於究竟是否有重新實施發明的本質部份，然則此準則仍需搭配其他的判斷因素，以符合實際案情。

參考資料

專利師季刊第十期(2012 七月)    中華民國專利師公會發行

Wikipedia: Exhaustion doctrine

http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaustion_doctrine

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-28

前言

在專利權耗盡的售後限制(Post-Sale Limitations)部分，購買人或最終使用者對於專利製品使用權利的相關限制，常常因理論上有灰色地帶而有爭議。以下就Canon案在日本地方法院的判決進行相關討論。

事件概要

Canon公司有墨水匣專利權，Recycling assist公司在墨水匣用完與回收後，重新填充墨水並販售，Canon認為Recycling assist侵權，Recycling assist則主張專利權耗盡抗辯。

判決

法院認為墨水匣於墨水用完後並未破損，而其主要專利內容部份，即利用毛細原理使墨水匣界面部份不會溢出墨水，在墨水使用完畢後仍然殘存。此外，回收墨水匣的比例不低，在未來比例仍可能提高，於環保頗有幫助。因此法院認為專利權耗盡成立。

討論

在法院進行判決時，有參考之前的另一案件，其中被告在特殊可拋式相機已用完後，將其底片重新安裝，法院認為當可拋式相機攝影完畢並取出底片後，在社會通念上其效用已結束，將其底片安裝為重製專利品，因此認定專利權耗盡不成立。在此案件中，墨水用完後墨水匣沒有破損，其發明的本質部份，即墨水匣的特殊界面結構，沒有被破壞，因而填充墨水並不算重製專利品；拋棄式相機在替換底片時，會重置底片從底片盒拉出的狀態，其為此相機的發明本質部份，因此將認定重新安裝底片為重製專利品。兩者比較之下，可以看出法院判定專利權究竟有沒有耗盡，又或者說到底算不算重製專利品，主要是看在重置過程中是否牽涉到重置發明的本質部份。另外，對於環保有無幫助應該與專利權耗盡是否成立無關，假如有關的話，此案發生在一開始回收率很低和後來回收率較高的時候，其判決就會有所不同，這是不合理的。

結語

專利權耗盡在處理售後限制部分時，往往情況會因理論有灰色地帶而變得複雜。由此案我們可以看出，法院判定專利權有無耗盡的判斷基礎，來自於究竟是否有重新實施發明的本質部份。另外，雖然環保議題十分重要，但不應該一定與專利權耗盡有掛勾，應該仔細研究案件後才能判定。

參考資料

專利師季刊第十期(2012 七月)    中華民國專利師公會發行

Wikipedia: Exhaustion doctrine

http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaustion_doctrine

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-27

前言

專利法第57條指出，在專利申請前已使用，或完成必須之準備者，即使其落在專利的範圍內，相關使用者仍可以使用原技術範圍的相關技術而不侵權，此稱為先使用權；在申請專利實體審查的時候，新穎性要件要求專利範圍不可以包含申請日之前所有能為公眾得知的資訊，從此角度來看，若有技術在專利申請前已被使用且不為保密狀態，則此專利無法通過新穎性審查，因而便沒有先使用權的問題，由此我們可以發現先使用權和新穎性之間有些緊張關係，以下進行相關討論。

先使用權和新穎性的矛盾

中國蘇州鋼鐵廠在1985年初設計了具有波紋狀爐頂爐牆的加熱爐，之後一發明人申請了”一種內壁多凸起式火焰爐爐型”的專利並得以通過，其技術手段為相同，故蘇州鋼鐵廠提起專利權無效之訴。蘇州鋼鐵廠認為，若有除申請人之外的任何不負保密義務的人在專利申請之前實施了相同的技術內容，就意味著該技術內容已經喪失了新穎性，而此觀點的確符合專利法條對於新穎性的規定，然則審查委員會最後判定，蘇州鋼鐵廠有先使用權，但駁回專利權無效之訴，其認為究竟是否為公眾所知，需要通過實體證據來予以證明。

概念討論

在先使用可以分為在先秘密使用與在先公開使用，在先公開使用會破壞後發明的新穎性，而在先秘密使用則被歸入先使用權的範疇，因此究竟要用新穎性還是先使用權作為準則，可由是否公開使用來分別。然則究竟如何判別為公開使用，我們或許可從專利制度的基本精神來推敲：專利制度藉由授予發明人的獨占實施權保障，使其願意公開相關技術而使公眾得以享受此發明的相關益處。由此可以看出，當相關技術能使公眾得以享受到相關益處時，此時授予專利才會具有意義。因此，專利準則雖然認為技術處於公眾可能接觸並得知的狀態，便為先前技術而可破壞新穎性，但實際上如果技術沒有真的被寫成公開文件、發表、或是公開討論，基本上公眾是不會享受到益處的，不應被認為能破壞新穎性的先前技術。實務上的審查基本上符合此精神，審查官要以新穎性核駁一發明時，必須要能夠提出刊物上公開的先前技術作為引證文件。

案件討論

一農民想出一種新式童車，自己使用但不做商業使用，鄰居也知道這種童車，但除此之外基本上無人知曉，之後一童車廠商也構思出相似童車並申請專利，競爭企業認定該專利喪失新穎性並請求宣告無效。以此案例來看，雖然此新式童車在專利申請前處於公開狀態，但實際上大眾並不知曉此發明且無法享受相關益處，所以應駁回請求無效之訴。

結語

雖公開使用與祕密使用的區別有模糊空間，導致先使用權和新穎性有緊張關係，但若我們仔細衡量專利法的基本精神，即讓公眾得到發明相關益處為准予專利的基礎，則可明確理解，僅有當的確有明確證據(如刊物)為公眾所知的情況，才會破壞後發明的新穎性。

參考資料

專利法(民國九十九年) http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawOldVer_Vaild.aspx?PCODE=J0070007

專利法實施細則(民國九十三年)

http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=bde5aa98-77be-4c15-8941-d0bfff601182.pdf

在先使用權與專利新穎性的“衝突”─由一則無效宣告案例所想到的

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PM_IsMNV0eEJ:hi.baidu.com/yingkeiplawyer/item/ecd28d49cd8feceda4c06661+&cd=1&hl=zh-TW&ct=clnk