眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

眾律國際法律事務所   專利工程師  鄧旭敦

2014.02.17

一、前言

專利年費減免辦法自民國83年5月30日發布施行，其間曾為二次修正，最近一次修正施行日期為95年7月6日。為因應於102年1月1日施行之新版專利法及配合實務需要，本辦法應配合修正，其修正要點如下：

一、配合專利法修正援引條次及相關適用規範。（修正條文第一條、第五條）

二、配合專利法本次修正，明定與專利法同日施行。（修正條文第九條），

對於新修正之後增修了哪些規定，在此列舉其修正內容，並比較前後之差異。

二、專利年費減免辦法部分條文修正要點：

(一) 第一條修正：為配合專利法修正，故修正授權訂定之條文為：「本辦法依專利法（以下簡稱本法）第一百四十六條第二項規定訂定之。」

(二) 第五條修正：按新版專利法修正「第八十二條規定」為「第九十四條規定」。並配合專利法修正後援引條次及文字，修正「加倍補繳專利年費」為「以比率方式加繳專利年費」。

(三) 刪除第八項：按本條規定前係配合本辦法自九十二年一月三日修正之條文施行後，得減免專利年費者，其就尚未到期之專利年費得申請減免之配套過渡適用規定，現行已無必要，故刪除之。

(四) 修正第九條為：「本辦法中華民國一百零一年十一月○日修正條文，自中華民國一百零二年一月一日施行。」

三、結語

此次專利年費減免辦法已按102年1月1日生效施行之新版專利法做出修正，是故，專利權人或申請人應注意新專利法施行後所造成之各種權利影響。

參考資料

「專利年費減免辦法」部分條文業於101年11月29日修正發布，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=318907&ctNode=7452&mp=1

  眾律國際法律事務所   專利工程師  鄧旭敦

2014.02.17

一、前言

發明創作獎助辦法於85年7月31日發布施行以來，歷經七次修正，最近一次修正之施行日期為101年2月13日。茲為配合專利法於100年12月21日修正，並於102年1月1日施行，及考量國家整體預算編列及運用，並使相關獎助規定更資明確，故修正本辦法，對於新修正之後增修了哪些規定，在此列舉其修正內容，並比較前後之差異。

二、發明創作獎助辦法修正條文修正要點：

（一） 為配合專利法修正，修正本辦法授權條次，並修正新式樣專利為設計專利，創作為新型或設計之創作，創作人為新型創作人或設計人，以此相關名詞及依據，修正本辦法條文第一條、第二條、第四條、第六條、第七條、第八條、第九條、第十六條與第十七條。

（二） 發明創作獎助辦法修正條文第五條修正要點：為配合國家整體預算編列及運用，並維持鼓勵優良專利作品之原則，故在各獎項獎牌數不變之前提下配合調整獎金數額為：發明獎，金牌：每件頒發獎助金新臺幣四十萬元，銀牌：每件頒發獎助金新臺幣二十萬元，創作獎，金牌：每件頒發獎助金新臺幣二十萬元，銀牌：每件頒發獎助金新臺幣十萬元。

（三） 依行政院法規會辦理法制業務之共識規定第3點(1)規定，於作用法內設置任務編組部分，不稱「委員會」，故修正「委員會」為「審議會」，並以此修正本法條文第十一條、第十二條、第十三條、第十四條、第十五條與第十六條。

（四） 修正條文第十七條修正摘要：

1. 修正第三項之「曾獲補助」為「曾獲專利專責機關補助」，以資明確。

2. 為有效應用政府補助款，本補助以不重複補助為原則，且相關補助不得超出補助項目所須經費，故第三項增訂曾獲他單位補助者僅能就超支部分向專利專責機關申請補助。

3. 第五項修正：增訂申請補助款注意事項及應附申請表格式或文件，由專利專責機關定之。

（五） 修正條文第十九條修正：現行條文所稱「國際發明展補助」，專利專責機關僅補助得獎者部分機票、運費等費用，非獎助參加國際展之得獎者，且得獎者於他國參賽獲獎，即便「該作品專利權經撤銷，或所檢附之相關證明文件，有抄襲或虛偽不實之情事」，該參展國家並未撤銷其得獎資格，故刪除「參加著名國際發明展之發明、創作」之文字。

（六）修正第二十二條為：「本辦法自中華民國一百零二年一月一日施行」。

三、結語
 

此次發明創作獎助辦法修正條文已按102年1月1日生效施行之新版專利法做出修正，是故，專利權人或申請人應注意新專利法施行後所造成之各種權利影響。

參考資料

「發明創作獎助辦法」業於101年12月26日修正發布，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=318909&ctNode=7452&mp=1

眾律國際法律事務所   專利工程師  鄧旭敦

2014.02.17

 一、前言

專利權期間延長核定辦法自86年1月1日發布施行，歷經二次修正，最近一次修正之施行日期為93年3月3日，為配合於100年12月21日修正公布之新版專利法，故修正本辦法，對於新修正之後增修了哪些規定，在此列舉其修正內容，並比較前後之差異。

二、專利權期間延長核定辦法修正條文修正要點：

(一) 修正條文第一條修正：專利權期間延長核定辦依新版專利法第五十三條第五項規定訂定之。
 
(二) 修正條文第三條修正摘要：

1. 修正本條文乃依新版專利法第五十三條規定修訂。

2. 配合專利法施行細則，修正用詞「專利權號數」為「專利證書號數」。

3. 配合專利法於102年1月1日施行而修正之專利申請書表格式，刪除第六款。
 
(三) 修正條文第四條修正摘要：

1. 因「藥品查驗登記審查準則」及實務作業規定，並未特別區分國內或國外臨床試驗（包含銜接性試驗）而為不同之認定，故將現行條文第一項第三款有關「外國臨床試驗」之規定併入第一款。

2. 按臨床試驗所證明之安全性及有效性是否符合核發藥品許可證之要件，應經中央目的事業主管機關審核，且為避免所採計之試驗範圍過廣，故新增訂第二項，予以明定，以資明確。

3. 第三項之「申請人未適當實施為取得許可證所應作為之期間」修正為「可歸責於申請人之不作為期間」。

(四) 修正條文第五條修正摘要：

1. 現行條文第一項序文之「藥品許可證影本」移列第三款，並配合修正條文第四條第二項規定修正。

2. 第一款修正內容中，所謂國內外臨床試驗期間與起、訖日期之證明文件，例如試驗報告，不限於官方出具之證明文件，試驗單位自行出具者亦可。另增訂「清單」之規定，以便於專利專責機關將國內外臨床試驗送請中央目的事業主管機關確認。

3. 配合修正條文第四條第二項規定，修正現行條文為「…，如該國外臨床試驗期間曾在國外申請延長專利權且已核准，…」。

(五) 修正條文第六條修正摘要：

1. 有關「外國試驗期間」規定之現行條文，依「農藥田間試驗準則」及「農藥許可證申請及核發辦法」等規定，並未特別區分國內或國外試驗而為不同之認定，故將現行條文第三款併入第一款。同時，農藥品得申請延長之期間僅包含國內外田間試驗期間。

2. 新增第二項：為避免所採計之試驗範圍過廣，明定：「按試驗所證明之安全性及有效性是否符合核發農藥許可證之要件，應經中央目的事業主管機關審核」，以資明確。

3. 因實務上農藥品在國內外進行之數場田間試驗，均係針對同一作物、病蟲害，其試驗期間不宜合併採計，故以此修正第三項。

4. 第四項參照修正條文第四條第三項，修正「申請人未適當實施為取得許可證所應作為之期間」為「可歸責於申請人之不作為期間」。

(六) 修正條文第七條修正摘要：

1. 按修正條文第五條體例及現行農藥管理法之用詞，修正第一款及第二款文字。同時，有關國內外田間試驗期間之起、訖日期應如何認定，另於專利權期間延長審查基準明定之。

2. 第二項配合修正條文第六條第一項第一款修正。

 
(七) 修正條文第八條修正摘要：

1. 第一項修正，增訂試驗開始日在專利案公告日之前者，為取得許可證而無法實施發明之期間起算日，以臻明確。又因進行試驗而無法實施發明之期間，應自「試驗開始日」起算，故予以修正。

2. 新增第二項，按藥品查驗登記及農藥登記審查流程，醫藥品之「核准許可日」、「領證通知函日」、「取得許可證日」，農藥品之「通知審查通過日」、「申請人辦理登記日」、「發證日」均有時間落差，中央目的事業主管機關通知申請人已經核准登記，可以辦理領證程序時，至申請人備齊證件申請核發許可證時，有三個月或二年之期限，而申請人申請領證至中央目的事業主管機關核發許可證，又有約一日至十四日之落差，專利專責機關應如何認定「為取得許可證而無法實施發明」之期間訖日滋生疑義，故配合本法用詞明定之，以臻明確。同時，如申請人於申請核發許可證之過程中，有「可歸責於申請人之不作為期間」，則應依修正條文第四條第三項或第六條第四項之規定，自「為取得許可證而無法實施發明」之期間中扣除。

(八) 刪除現行條文第九條。

(九) 新增修正條文第九條：

依本法第三條規定申請延長專利權期間者，申請書應載明申請延長之期間，而延長申請案件依法將公告。嗣後於延長案審查過程中，有因期間證明文件及採計等問題而導致不一致之情形，如經審查可採計之期間比申請擬延長之期間短時，專利專責機關將發出審查意見通知申請人申復，如未克服，則以專利專責機關審查之結果給予延長；惟經審查可採計之期間比申請擬延長之期間長時，應如何處理即生疑義，故明定以申請書所載申請延長之期間給予延長。

(十) 修正第十條為：「本辦法自中華民國一百零二年一月一日施行」。

三、結語

本次專利權期間延長核定辦法已按102年1月1日生效施行之新版專利法做出修正，是故，專利權人或申請人應注意新專利法施行後所造成之各種權利影響。

參考資料

「專利權期間延長核定辦法」業於101年12月28日修正發布並於102年1月11日，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=318913&ctNode=7452&mp=1

眾律國際法律事務所   專利工程師  鄧旭敦

2014.02.14

一、前言
 
專利規費收費辦法於民國70年10月2日訂定發布，前後歷經11次修正，最後修正施行日期為102年1月1日。

為配合「發明專利加速審查作業方案」，修正本辦法第四條，並配合於本辦法第十一條第二項增訂修正條文之施行日期。

二、專利規費收費辦法第四條修正：

為鼓勵綠能技術之發展及配合「發明專利加速審查作業方案」自一百零三年一月一日起，凡發明專利申請案為綠能技術相關者，申請人得申請加速審查，惟因申請人以此事由提出加速審查申請，並無簡化專利專責機關檢索及審查程序，為落實「使用者付費」原則，本次修正中增訂第三款，明定申請人對該申請案之實體審查提出加速審查之申請者，亦應繳納申請費，以符公平。

三、專利規費收費辦法第十一條修正條文
 

本次修正中，增訂第二項以配合本次修正，明定修正條文之施行日期。

三、結語
 

此次專利規費收費辦法修正之處，專利權人或申請人應注意新法施行後所造成之各種權利影響。

參考資料

修正「專利規費收費辦法」第4條、第11條，經濟部智慧財產局
http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=502899&ctNode=7452&mp=1

眾律國際法律事務所   專利工程師  鄧旭敦

2014.02.14 

一、前言

李貴敏委員等26人所提「專利法增訂部分條文草案」及黃偉哲委員等16人所提「專利法第一百四十三條條文修正草案」，增訂專利法第九十七條之一至第九十七條之四條文；並修正第一百四十三條條文，經立法院於103年1月3日下午三讀通過，並於103年1月22日之總統府公報中公布施行。 
 

二、增訂專利法第九十七條之一至第九十七條之四條文
  

(一) 第九十七條之一

專利權人對進口之物有侵害其專利權之虞者，得申請海關先予查扣。

前項申請，應以書面為之，並釋明侵害之事實，及提供相當於海關核估該進口物完稅價格之保證金或相當之擔保。

海關受理查扣之申請，應即通知申請人；如認符合前項規定而實施查扣時，應以書面通知申請人及被查扣人。

被查扣人得提供第二項保證金二倍之保證金或相當之擔保，請求海關廢止查扣，並依有關進口貨物通關規定辦理。

海關在不損及查扣物機密資料保護之情形下，得依申請人或被查扣人之申請，同意其檢視查扣物。

查扣物經申請人取得法院確定判決，屬侵害專利權者，被查扣人應負擔查扣物之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費等有關費用。

(二)第九十七條之二

有下列情形之一，海關應廢止查扣：

一、申請人於海關通知受理查扣之翌日起十二日內，未依第九十六條規定就查扣物為侵害物提起訴訟，並通知海關者。

二、申請人就查扣物為侵害物所提訴訟經法院裁判駁回確定者。

三、查扣物經法院確定判決，不屬侵害專利權之物者。

四、申請人申請廢止查扣者。

五、符合前條第四項規定者。

前項第一款規定之期限，海關得視需要延長十二日。

海關依第一項規定廢止查扣者，應依有關進口貨物通關規定辦理。

查扣因第一項第一款至第四款之事由廢止者，申請人應負擔查扣物之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費等有關費用。

(三)第九十七條之三

查扣物經法院確定判決不屬侵害專利權之物者，申請人應賠償被查扣人因查扣或提供第九十七條之一第四項規定保證金所受之損害。

申請人就第九十七條之一第四項規定之保證金，被查扣人就第九十七條之一第二項規定之保證金，與質權人有同一權利。但前條第四項及第九十七條之一第六項規定之貨櫃延滯費、倉租、裝卸費等有關費用，優先於申請人或被查扣人之損害受償。

有下列情形之一者，海關應依申請人之申請，返還第九十七條之一第二項規定之保證金：

一、申請人取得勝訴之確定判決，或與被查扣人達成和解，已無繼續提供保證金之必要者。

二、因前條第一項第一款至第四款規定之事由廢止查扣，致被查扣人受有損害後，或被查扣人取得勝訴之確定判決後，申請人證明已定二十日以上之期間，催告被查扣人行使權利而未行使者。

三、被查扣人同意返還者。

有下列情形之一者，海關應依被查扣人之申請，返還第九十七條之一第四項規定之保證金：

一、因前條第一項第一款至第四款規定之事由廢止查扣，或被查扣人與申請人達成和解，已無繼續提供保證金之必要者。

二、申請人取得勝訴之確定判決後，被查扣人證明已定二十日以上之期間，催告申請人行使權利而未行使者。

三、申請人同意返還者。

(四)第九十七條之四

前三條規定之申請查扣、廢止查扣、檢視查扣物、保證金或擔保之繳納、提供、返還之程序、應備文件及其他應遵行事項之辦法，由主管機關會同財政部定之。

三、專利法第一百四十三條條文修正

本次修正中，按專利法第九十六條第三項之銷毀使用文字為「毀」，與第一百四十三條第二項使用之「燬」明顯不同，為求法律用字明確及法條文字統一，故參考國語辭典酌予文字修正。

三、結語

此次修法有諸多修正之處，是故，專利權人或申請人應注意新專利法施行後所造成之各種權利影響。

參考資料

總統令增訂並修正專利法條文，經濟部智慧財產局
http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=506113&ctNode=7452&mp=1

                                                                                                                                                                                                                       眾律國際法律事務所   專利工程師  鄧旭敦

2014.02.14 

一、前言
 

立法委員李貴敏、丁守中、薛凌及許忠信，針對專利法第32條、第41條、第97條、第116條及第159條所提「專利法部分條文」修正案，於102年5月31日經立法院三讀通過，並於102年6月11日之總統府公報中公布施行。

二、專利法第三十二條修正

修正第一項，增訂申請人應於申請時分別聲明，其就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利。修正第二項，改採「權利接續制」，將現有第二項之「新型專利視為自始不存在」，改為「其新型專利權，自發明專利公告之日起，歸於消滅」，以接續權利並杜爭議，保障專利申請人之權益。

三、專利法第四十一條修正

由於專利法第三十二條對於相同發明分別申請發明專利和新型專利，改採權利接續制，對於發明專利公告之前他人之實施行為，如果可以同時主張補償金與新型專利權之損害賠償，將造成重複，故於第三項規定新增但書，要求專利申請人於補償金和新型專利權損害賠償間擇一行使。

四、專利法第九十七條修正

1.第一項第三款修正：現行第三款之損害賠償計算方式恐使侵害行為人無意願先行取得授權，蓋因專利權侵害而以合理權利金法計算之損害賠償數額，同於事前取得授權之權利金數額。故將本條款修正為「…收取之合理權利金為基礎計算損害」。

2. 新增第二項：鑑於智慧財產權乃無體財產權特性，損害賠償計算本有其困難，考量我國其他法規及國外立法例，增定懲罰性損害賠償之規定。

五、專利法第一百十六條修正

由於新型專利採形式審查，未對是否合於專利要件進行實體審查，即賦予專利權，為防止權利人濫發警告函，新型專利權利人進行警告時，有提示新型專利技術報告作為客觀判斷資料之必要，惟其並非提起訴訟之前提要件。為彰顯新型專利技術報告在行使新型專利權時之重要性，故明定權利人如未提示新型專利技術報告，不得進行警告，以資明確。

六、專利法第一百五十九條修正

增訂第二項，明定修正條文自公布日施行。

三、結語

此次修法有諸多修正之處，是故，專利權人或申請人應注意新專利法施行後所造成之各種權利影響。

參考資料

總統令修正公布專利法部分條文修正案，經濟部智慧財產局
http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=457665&ctNode=7452&mp=1

楊宛妮 程序助理  東海大學外國語文學系學士

學歷:東海大學外國語文學系學士 (2007-2011)

經歷: 美商梅西百貨後勤人員(2011-2012)、何嘉仁國際文教集團專職美語教師(2012-2013)

證照與曾受訓練：American TESOL Institute 結業證書 (2012)

語言:國語、英語

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Tiffany Yang     Procedure Assistant

Education:

Tunghai Univeristy, Foreign Languages and Literature (2007-2011)

Professional Experience:

Recovery , Support Associate, Macy’s at Dadeland Mall, FL, US (2011-2012)

English Teacher at Hess International Educational Organization (2012-2013)

Certificate:

Certificate of Completion, American TESOL Institute, FL, US(2012)

Languages:

Chinese, English

許維蓉 專利工程師 台灣科技大學 專利研究所碩士

學歷 :

國立台北科技大學化工系(在職進修中2013-)

日本國立九州工業大學生命情報(生物資訊)工學府留學生(2012-2013)

國立臺灣科技大學專利研究所碩士(2010-2013)

私立輔仁大學生命科學系學士 (2003-2007)

經歷 :

眾律國際法律事務所專利工程師2013-

泰博科技股份有限公司專利部專員 2009-2010

振翔智財股份有限公司專利工程師 2008-2009

疾病管制局行政人員2007-2009

專長 :生活科技、醫療器材技術領域;生物技術領域。專利領域:專利說明書撰寫答辯;專利檢索、專利地圖分析、可專利性、FTO分析。

證照或訓練課程:

1. 智慧財產培訓學院結訓認證: 專利工程師基礎班、智慧財產權法制班、專利工程師中階班-專利書說明書撰寫實務、品牌商標管理專班、專利爭訟實務班。

2. APEC 智財推廣員認證。

3. 台灣智慧財產管理制度TIPS 自評員認證。

著作:

1. 變動中的可專利客體適格性判斷標準 ——「Mayo v. Promethus案」之後／何美瑩、許維蓉、鄭中人專利師期刊(2012)

2. 醫療檢測方法專利適格性之探討-以美國聯邦最高法院Prometheus判決為中心。論文發表 (2013)

語言:國語、英語、日語、台語

林志信 專利師/專利顧問/程序主管 清大工程碩士

眾律國際專利商標事務所 專利顧問兼任程序主管

學歷：國立清華大學動力機械工程學系學士(2000)、國立清華大學動力機械工程學系碩士(2003)、文化大學法律學分班(2010)

經歷：眾律國際法律事務所專利顧問兼任程序主管(2012)、廣流智權事務所專利部主任/專利師(2008-2012)、台灣先智專利商標事務所主任(2004-2008)、德律國際專利商標法律聯合事務所專利工程師(2004)

專長：國內外專利申請、答辯作業、國內外專利舉發/異議、訴願、專利行政訴訟、專利侵害鑑定/分析、迴避設計、專利教育訓練；擅長技術領域：機構、熱流學、控制工程、電機/電子、軟體

證照與曾受訓練：中華民國專利師證書(2011)、APIPA/LHHB專利申請書撰寫技巧及權利完全保護策略訓練課程研習(2011)

著作與演講：微星科技專利課程講師(2011)、「迴避設計：專利爭議的突圍利器」研討會，「專利迴避設計實務」講題主講人(2011年6月)、美國專利複審進行與暫停訴訟審理之關連(2011年3月廣流電子報)、簡介美國專利無效制度(2011年1月廣流電子報)、熱泡式噴墨頭之液滴成形觀測(2003年清大碩士論文)

最近處理過的重大案件：100年度行專訴字第57號

語言：台語、國語、英語

專業社團：專利師公會

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Chi-Shin Lin (Jerome Lin) Patent Attorney and Procedure Manager

Education:
Laws Program at Chinese Culture University (2010)
National Tsing Hua University, MSc. in Power Mechanical Engineering (2003)
National Tsing Hua University, BSc. in Power Mechanical Engineering (2000)

Experience:

 Patent Advisor/Patent Attorney, Wideband IP Office
 Advisor, Taiwan Advance Patent & Trademark Office
 Patent Engineer, Direction International Patent Trademark & Law Office

Areas of Specialization:
Taiwan and international patent application,
Patent litigation
Taiwan and international patent review/drafting
Taiwan and international patent briefs and responses
Patent training
Technical areas of expertise: mechanism, thermal/fluid Science, control engineering, electrical/electronics, software

Qualifications and Certificates:
Patent Attorney of R.O.C.
Patent application writing skills and strategies program of APIPA/LHHB

Publications and Invited Talks:
Speaker, “Patent Design Around” Seminar at MSI (June, 2011)
“The Relationship Between US Patent Re-examination and Pause of Examination.” (Wideband News in March, 2011)
“Visualization and Measurement of Droplet Ejection from High-Resolution Thermal-Bubble Inkjet Printhead” (Master Thesis, National Tsing Hua University, 2003)

Memberships and Professional Associations:
Taiwan Patent Attorneys Association

Languages:
Taiwanese, Chinese and English

陳弘易 專利工程師 台大電機工程碩士

學歷：台灣大學電機工程學系學士(1997)、台灣大學電機工程學研究所碩士(1997-1999)

經歷：工研院電子所/晶片中心工程師/課長(1999-2005)、聯發科技資深工程師/技術副理(2005-2010)、聯發科技新加坡分公司經理(2007-2008)、工研院資訊與通訊研究所經理(2011-2012)

專長：法律特定領域專長、專利特定技術領域專長、類比與混合式訊號半導體積體電路設計、積體電路設計專利發明、積體電路設計專利技術分析

證照與曾受訓練：11篇獲證美國專利、9篇獲證台灣專利、其他獲證之大陸與歐洲專利

著作與演講：18th International Mixed-Signals, Sensors, and Systems Test Workshop 論文發表(2012)、交大電子工程學系人才培訓中心課程“Data Converters in AFE”講師(2011)、經濟部工業局半導體學院課程“Data Converters for Communications”講師(2004)、中華大學研究所電子相關課程講師(2003-2004)、碩士論文 "同軸電纜等化器的設計與實作”(1999)

語言：台語、國語、英語

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廖慧琳 律師/商標顧問 中國中南財經政法大學法學碩士

學歷：中南財經政法大學經濟法學學士(2000-2004)、中南財經政法大學經濟法學碩士(2004-2006)

經歷：技嘉科技股份有限公司法務專員(2006-2008)、眾律國際法律事務所商標律師(2009迄今)

專長：商標申請及爭議案件處理：1、為數十家公司進行申請前檢索及商標地圖分析、全球商標申請策略建議；2、處理商標全球申請、延展（中國、日本、新加坡、韓國、印度、歐盟、美國、加拿大、非洲知識產權聯盟、阿聯、沙烏地、阿根廷、墨西哥、巴西等60多國）8000餘件，熟悉各國商標申請及延展程序；3、艾爾莎商標26國商標所有權移轉及技酷商標11國商標所有權移轉；4、代表客戶處理商標爭議案件談判；5、處理中國、歐盟商標異議申請與答辯、核駁答辯、商標撤銷案件。

證照與曾受訓練：TOEIC英文考試高級(2006)、中國司法考試及格(2008)

語言：國語、英語

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Huilin Liao (Lisa Liao)Attorney-at-Law and Trademark Consultant

Education:
Zhongnan University of Economics and Law, LL.M. (2006)
Zhongnan University of Economics and Law, LL.B. (2004)

Professional Experience:
Zoomlaw Attorneys-At-Law, Trademark Consultant
GIGABYTE TECHNOLOGY CO., LTD, Legal Specialist

Areas of Specialization:
Trademark application and dispute prosecution
Trademark search and trademarks map analysis
Global trademark filing strategy recommendations
Global trademark applications and renewals (China, Japan, Singapore, South Korea, India, the European Union, the United States, Canada, the African Intellectual Property Alliance, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Argentina, Mexico, Brazil). Over 8,000 cases filed.
ELSA trademark ownership transfer in 26 countries and Gecube trademark ownership transfer in 11countries
Representing clients in trademark disputes negotiations
Dealing with trademark opposition applications & responses
Response to rejections, trademarks cancellation cases in China and the EU

Qualifications and Certificates:
People’s Republic of China Judicial Examination (2009)

Languages:
Chinese and English

一、前言

經濟部智慧財產局於103 年 01 月 16 日發布「專利審查基準第二篇第三章」部分規定修正，對於新修正之後增修了哪些規定，在此列舉其修正內容定並比較前後之差異。


二、專利審查基準第二篇第三章專利要件修正要點：

(一) 擬制喪失新穎性之申請人一節，在「認定時點應為後申請案之申請日」處新增補充說明：「於我國申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日」（2.6.5節）。
 
(二) 先申請原則之前言一節，關於發明專利間，修正第 5.1 節之記載，以符合現行專利法第 31 條第 1、2 項。同時，關於發明與新型專利間，修正第 5.1 節之記載，以符合現行專利法第 31 條第 4 項、第 32 條及修正前第 32 條（5.1節）。
 
(三) 審查程序中不同申請人一節，關於不同人於不同日有二個以上申請案為相同發明時，因為先申請案經公開或公告即得作為引證，與其申請專利範圍是否修正並不相關，似非擬制喪失新穎性優先於先申請原則適用之理由，本節之相關論述不明確之處，經過修正後，已明確指出先申請原則之比對對象為申請專利範圍，會因修正而變動，而擬制喪失新穎性之比對對象為說明書或圖式，不因修正而變動，因此，審查是否擬制喪失新穎性之論理基礎較為穩定，自應優先於先申請原則適用（5.6.1.1節）。

(四) 新增「5.7 權利接續」與「5.8 權利擇一」兩節。

(五) 權利接續一節中，關於現行專利法第 32 條「同一人」之認定，修正後之記載已明確指出於我國申請專利至發明專利公告之期間等 4 個時點，發明與新型專利之權利人須完全相同，並未以優先權日之時點為同一人之認定。同時修正後之記載已明確揭櫫於我國申請專利至發明專利公告之期間等 4 個時點，發明與新型專利之權利人須完全相同。若為單獨讓與或分別讓與之行為，於發明專利審定前，改依第 31 條先申請原則為審查；於發明專利審定後至公告前，發明專利則不予公告。（5.7節）。
 
(六) 權利接續之審查程序與審查注意事項中關於「發明專利核准審定前…應通知申請人限期擇一」之處，修正後之記載已從寬給予申請人選擇機會，得於第一次審查意見通知函即就相同創作為擇一，亦得於已克服其他不准專利事由之第二次審查意見通知函始就相同創作為擇一，已完全符合專利法第 32 條之立法意旨（5.7.1~2節）。

三、結語
 
此次專利審查基準第二篇第三章專利要件已按102年6月13日生效施行之新版專利法做出修正，是故，專利權人或申請人應注意新專利法施行後所造成之各種權利影響。

參考資料
修正「專利審查基準第二篇第三章及第五篇第一章」部分規定，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=505570&ctNode=7127&mp=1

一、前言

經濟部智慧財產局於103 年 01 月 16 日發布「專利審查基準第五篇第一章」部分規定修正，對於新修正之後增修了哪些規定，在此列舉其修正內容定並比較前後之差異。


二、專利審查基準第五篇第一章專利權之舉發修正要點：

(一) 提起舉發之事由之法定舉發事由一節中，關於同一人於同日就相同創作分別申請發明及新型專利，並於嗣後取得發明及新型專利權者之內容，配合102年6月13日生效施行之專利法第32條規定，增修2.3.1之(11)，成為(11)、(11-1) ~ (11-3)。並於本節第1段及第2段之間，增加一段敘述，說明增列之理由（2.3.1節）。
 
(二) 舉發聲明一節中，按專利法第32條修正條文明定一案兩請改採權利接續，不論是發明專利權之接續或新型專利權之當然消滅，均為全案概念；另參考中國大陸一案兩請權利接續相關規定，專利權人聲明放棄實用新型專利權，亦採全案消滅之作法，故依本章2.3.1「法定舉發事由」一節中所載(11-2)及(11-3)之舉發，不得就部分請求項請求撤銷專利權，而應請求撤銷全部請求項（2.4.1節）。
 
(三) 舉發聲明之態樣一節中，以本章2.3.1「法定舉發事由」一節中所載，增列舉發事由(11-2)及(11-3)請求撤銷全部請求項之態樣（2.4.1.1節）。

(四) 爭點認定之態樣一節中，以本章2.3.1「法定舉發事由」一節中所載，增列爭執舉發事由(11-2)及(11-3)者，舉發理由及全部請求項構成一個爭點（4.2.1節）。
 
(五) 爭點整理之闡明權之行使一節中，按102年6月13日生效施行之專利法第32條提起之一案兩請，於申請時未分別聲明應適用本法第31條規定。若舉發人錯誤引用本法第32條規定，無須行使闡明權，得逕予適用正確法條，於是在本節之第3段及第4段之間增加一段文字以玆說明（4.2.2節）。

(六) 在先申請原則之審查一節中，增述審查先申請原則舉發之判斷原則。並依102年6月13日生效施行後之專利法第32條，同一人於同日就相同創作分別申請發明及新型專利者，申請人必須負擔於申請時聲明之義務，始能享有權利接續之利益。未聲明者，其後續之法律效果與第31條之一案兩請並無區別，因此，有關舉發的處理，應適用本法第31條規定（4.3.1.3.4節）。
 
(七) 新增「4.3.1.3.5 於本法第 32 條 102 年 6 月 13 日生效施行前後有關第 32 條一案兩請舉發之審查」一節，總合說明專利法第32條於102年6月13日生效施行前後有關第32條一案兩請舉發之審查處理原則。

(八) 新增「4.3.1.3.6 有關第 32 條一案兩請舉發之審查注意事項」一節，依102年6月13日生效施行後之專利法第32條條文之立法意旨，同一人於同日就相同創作分別申請，已於申請時分別聲明，而仍發生發明及新型專利權同時並存的情況，應對系爭發明專利提起舉發。若舉發人對系爭新型提起舉發，因與本法第32條102年6月13日生效施行條文規定不合，自應審定舉發駁回，但基於專利權人申請第32條一案兩請已盡聲明義務，專利專責機關應為行政上之權宜處理，應另行公告新型專利權自發明專利公告之日消滅，因此明定此審查注意事項。
 

三、結語
 

此次專利審查基準第五篇第一章專利權之舉發已按102年6月13日生效施行之新版專利法做出修正，是故，專利權人或申請人應注意新專利法施行後所造成之各種權利影響。

參考資料

修正「專利審查基準第二篇第三章及第五篇第一章」部分規定，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=505570&ctNode=7127&mp=1

一、前言

經濟部智慧財產局於103 年 01 月 27 日發布「2014年版電腦軟體相關發明審查基準」修訂，以因應電腦軟硬體相關技術之演進、國際間該技術領域審查標準之變化，及審查實務上陸續所累積之議題，對於新修訂之後增修了哪些規定，在此列舉其修訂內容定並比較前後之差異。

二、電腦軟體相關發明審查基準修訂要點：

(一) 配合新版專利法及專利審查基準總則之修正，調整文字及架構。本次修正中刪除與總則重複之段落並將案例均移至第 5 節。

(二) 電腦軟體相關發明之定義一節經過修改，強調判斷申請專利之發明是否符合發明之定義時，應考量申請專利之發明的內容，而非申請專利範圍的記載形式（2節）。
 
(三) 電腦軟體相關發明之定義中非利用自然法則者一節，關於電腦實現商業方法是否符合發明定義，參照第 2.2.2 節「簡單利用電腦」做出修正（2.1節）。  
 
(四) 非技術思想者中單純之資訊揭示一節，新增「使用者介面」及「資料格式」的相關判斷準則（2.2.1 節）。
 
(五) 修正2.2.2節章節名稱由「單純的利用電腦進行處理」改為「簡單利用電腦」，並因應國際趨勢及實務操作，進一步詳述判斷之依據（2.2.2節）。
 
(六) 修正2.3節之注意事項一節，以明確性通知修正時，若請求項明顯不符發明之定義，仍應併予指明（2.3節）。

(五) 3.1 節說明書及圖式中，修正「手段（步驟）功能用語」對於說明書是否符合可據以實現要件之判斷方式（3.1 節）。
 
(六) 申請專利範圍中電腦可讀取記錄媒體請求項一節中，刪除「技術性」的說明，移至第 2節「電腦軟體相關發明之定義」。並因應電腦軟體模組化、函式化及平行處理的概念，說明請求項可以模組、函式、手段、資料結構等形式界定，而不

僅限於步驟（3.2.2.2節）。

(七) 申請專利範圍中電腦程式產品請求項一節中，刪除「資料結構產品」之相關段落，而將其囊括於「1.前言」所說明之「或其他類似標的名稱」，並在「5.案例」中以「資料結構產品」為例，而不再特地強調此標的名稱（3.2.2.3節）。

(八) 申請專利範圍中請求項明確性之判斷一節經過修正，區隔「一般功能界定物」與「手段（步驟）功能用語」之明確性判斷。並說明手段功能用語之請求項特徵解讀方式（3.2.3節）。
 
(九) 專利要件之進步性一節中，刪除「基於公知事實或習慣的設計變更」，將其例示移至新增之「4.2.5 無助於技術性的特徵」說明（4.2節）。
 
(十) 專利要件中新增「無助於技術性的特徵」一節，強調發明解決問題的手段必頇是涉及技術領域的技術手段。對於無助於技術性的特徵，應直接視為習知技術之運用，並可與其他先前技術輕易結合（4.2.5節）。
 
(十一) 案例一節中，增加漸進式案例說明（5節）。
 

三、結語
 
本次修訂內容主要在於釐清審查標準並促使其一致化，同時對於電腦軟體相關發明較常發生疑義之「是否符合發明之定義」，包含「單純之資訊揭示」及「簡單利用電腦」等嘗試提供進一步的判斷準則，並透過漸進式案例之說明，希望能幫助申請人與審查人員瞭解何種申請案係具有技術性。


參考資料

2014年版電腦軟體相關發明審查基準修訂說明，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=507355&ctNode=7127&mp=1

      眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

 2013.07.04 

前言 :

      從聯邦法院判例，基於101條有三限制條件 1. 避免重複申請(double patenting) 2. 符合專利標的(4大類及排除在外之科學之基本科技) 3. 有用。因此一專利必須符合為可專利標的（subject matter）且符合實用性(utility)。專利標的部份，可參閱本所相關文章，不贅述。本文欲藉由回顧美國審查基準(Manual of Patent Examining Procedure，MPEP2107)探討美國實用性及我國產業利用性[1]之認定差異。

一、美國審查基準概述 :

     MPEP2107之基準，不只針對專利101條(有用的)亦針對112條第一段(說明書內容須充分接露、據以實施等規定)。

      美國判斷步驟分兩部分如下:

     重點在於第二步審查一發明是否為有用的發明(實用性)。可區分成兩要件，如下 :

要件一 : 一申請案無法敘明其特定且實質的實用性

要件二 : 敘明之用途是否可信

其中，第一部份:

        特定的實用性，限定於所請求之標的且提供大眾一明確定義及特定的利益。特定的實用性與一般的實用性(其為該發明的廣泛應用)不同。例如: 僅說明一化合物可治病或僅敘述一多核苷酸為一基因探針不會認為是揭露一具

體的DNA目標。診斷一非特定疾病，亦被認定非具體用途。

        有關實質的實用性，申請者須證明該發明對大眾有用，而不需再經由未來的研究才能達到有用程度。其已 EST (短片段DNA判決為例)申請者發明了多個EST(expressed sequence tags)可用來找出在細胞中有哪些基因及其轉

譯之蛋白質。然而，在該申請案中未找出該蛋白質的用途。因此判定所請求的EST片段尚未被研究至能夠在真實世界中有用處，因此不為專利。治療已知或新發現疾病的治療方法或檢測特定複合物的檢測方法被認定是真實世界的

應用。

        此外，審查基準中，亦針對不同情況認定是否具有實用性說明。以下摘列如下:

   1. 研究用工具是有效的，其例如篩選方法、基因定序方法等，其對於分析一物是有用的。

   2. 若一發明僅部分有效並具有有用之結果不適合以實用性核駁。

   3. 申請人假定的實用性足以認定符合101條實用性規定。

有關第二要件，是否值得信賴。有兩種情況會被認定是不被信賴。

   1. 假設的實用性有嚴重邏輯錯誤

   2. 基於該假設的事實與該假設明顯不一致

二、美國實用性及我國產業利用性之比較 :

綜合上述，基於我國有關產業利用性[2]，比較如下表之比較如下表 :

結論 :

        無論美國及我國，若被認定不具實用性或產業利用性，申請人可藉由申復答辯的機會說明其發明對特定實際的用途是有效的且該領域技藝人士認為值得信賴。在美國針對是否能被信賴可提供實驗證據、該技術領域之專家宣

示書或已於其他專利中出現而克服。雖然在我國及美國會因實用性或產業利用性有所爭議之案件較少見。惟在生技、醫藥申請案件中亦常有爭議。作者認為，在我國答辯時，亦可考慮以實驗證據、專家證明佐證或其他已存在書

面最為輔助證據，以說服審查官。

  
參考資料：   

 [1]專利法第22條第一款可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利： ..
  
 [2]我國現行審查基準第三章專利要件 2013