眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

眾律國際法律事務所   專利工程師  鄧旭敦

2014.02.26

一. 歐洲專利公約European Patent Convention（EPC）簡介：

歐洲專利制度自1973年簽署生效，至今已有已有38個成員國和2個延伸國(波士尼亞與蒙特內哥羅) [EPO Members] ，其申請時只須對一個統籌單位（European Patent Office，歐洲專利局，簡稱EPO）往來答辯，予以核准專利後藉此途徑進入EPC締約國與部分簽有延伸協議的非EPC締約國，就能在指定的國家中取得並行使專利權，具有很大的成本和時效之優勢。

二. 歐洲專利種類：

歐洲專利分為「發明專利與新式樣專利」等兩種；其中發明專利採實體審查制，且必須自公開日起6個月內提出實體審查，而新式樣專利採註冊制；發明專利之權利期限為自申請日起20年，而新式樣專利之權利期限自申請日起5-25年；專利核准後，發明專利必須自申請日起第3年開始逐年繳納年費，且發證通知公告後之次年起，即須向各指定國繳納，而新式樣專利自申請日起第6年開始，每5年繳納延展費，並可延展四次。

三. 歐洲專利申請流程圖：

圖片來源：European Patent Office (EPO)

四. 歐洲發明專利申請流程：

1. 提出專利申請前，申請人必須進行專利檢索，並決定申請發明專利或是新式樣專利。

2. 提出申請，受理局為任何會員國的專利局。

3. 形式審查

4. 檢索後提出報告與專利性初步意見。

5. 專利說明書與檢索報告會一起於申請日或優先權日後18個月公開，若申請時沒有提出實體審查，可於公開後6個月內提出實審。

6. 實體審查，根據審查提出正式審查報告，包括核准、核駁與其他溝通意見。

7. 核准專利

8. 進入指定國，生效後就能在指定的國家中取得並行使專利權。

9. 可於專利公告核准後九個月內提出異議（opposition），將由三位歐洲專利審查委員進行審查。

10. 專利權人於審查決定後，可依結果提出權利限制或是撤回專利權，同時，專利權人可於核准後主動提出權利限制要求，或是撤回專利權。

11. 不滿之爭議決定，可由訴願（Appeal）程序進行救濟。

參考資料

European Patent Office (EPO)

http://www.epo.org/applying/basics.html

歐洲將實施單一專利與單一法院制度

http://ttbic.rsh.ncku.edu.tw/files/14-1197-111847,r1453-1.php

眾律國際法律事務所   專利工程師  鄧旭敦

2014.02.26

一、美國專利的種類：

美國專利分為「發明專利(Utility patent)、設計專利(Design patent) 與植物專利(Plant Patent)」等三種：

1. 發明專利： 其保護標的為「發明或發現新穎實用之方法、機器、製品或物之組合，或新穎實用之改良者」，其權利期限自申請日起20年，並自領證日起第3.5年、第7.5年及第11.5年須繳納維持費。

2. 設計專利：其保護標的為「創作出針對製造品的新穎、獨創和裝飾性的外觀設計者」，其權利期限自領證日起14年，獲得專利後無須繳納年費或維持費。

3. 植物專利：其保護標的為「發明或發現和利用無性繁殖培植出任何獨特而新穎的植物品種包括培植出的變形芽、變體、雜交及新發現的種子苗者」，其權利期限自申請日起20年，獲得專利後無須繳納年費或維持費。

上述三種專利皆採自動實體審查制，專利申請後申請人無須提出審查申請，美國專利商標局對於提出的申請案皆會自動對其進行實體審查。

二. 美國專利申請流程圖：

圖片來源： 美國專利局USPTO

三. 美國發明專利申請流程：

步驟1，申請人可透過資料庫專利檢索，確認該發明是否已經獲得專利。

步驟2，申請人需確認申請類型：發明專利、設計專利或植物專利。

步驟3，申請人需確定申請策略，若是要在美國申請專利則進行下一步。

步驟4，申請人要決定申請臨時或非臨時的發明專利。

步驟5，申請人可以考慮選擇加速審查：「1.優先審查 2.發明專利加速審查作業方案（Accelerated Examination Program，AEP）3.首次審定書面詢計畫（First Action Interview）4.專利審查高速公路（Patent Prosecution Highway，PPH）」。

步驟6，申請人可選擇自行申請，或是委託律師或專利代理人申請（推薦）。

步驟7，準備電子申請並確定申請程序所需費用，同時申請用戶編號與數位憑證。

步驟8，建議申請人以註冊後的e-Filer使用電子申請系統來申請專利 （EFS Web ）

步驟9，美國專利商標局對申請案進行實體審查，若通過則進入步驟12，若不通過進行步驟10。

步驟10，申請人可在收到最終核駁後六個月內提出RCE申請（Request for Continued Examination，請求繼續審查）並繳交特定的費用後，使申請案可獲得持續審查，或是根據需要進行訴願（Appeal）。

步驟11，若克服了專利審查員之反對與拒絕的核駁理由後，美國專利商標局將發出核准與費用通知。

步驟12中，申請人支付領證費和公告費後，美國專利商標局授予專利。

步驟13，獲證專利必須於3.5年、7.5年與11.5年時繳交維持費。

參考資料

Process for Obtaining a Utility Patent ，USPTO

http://www.uspto.gov/patents/process/index.jsp

Patent Process Overview ，USPTO

http://www.uspto.gov/patents/process/ppo_textonly.jsp

眾律國際法律事務所   專利工程師  鄧旭敦

2014.02.25

一、前言

經濟部智慧財產局於102 年 03 月 11 日發布修正專利審查基準「誤譯訂正之申請」、「說明書、申請專利範圍或圖式之更正」及「一事不再理原則」部分規定修正，並自102年1月1日生效，對於新修正之後增修了哪些規定，在此列舉其修正內容，並比較前後之差異。

二、專利審查基準「第二篇第八章以外文本提出申請案之審查」之「4.1誤譯訂正之申請」部分內容修正：

於審查階段中，可能同時或先後申請誤譯訂正及修正，若是先申請修正後再申請誤譯訂正，由於該誤譯訂正之訂正本將取代取得申請日之中文本，導致先前之修正本的審查基礎產生改變，因此修正現行規定為：「……。另若先前曾修正者，除檢附以中文本為劃線比對基礎之訂正部分劃線之訂正本（頁）外，另須檢附以該訂正本（頁）為比對基礎之修正部分劃線之修正本（頁）及無劃線之修正本（頁）。」（第2-8-5頁）

三、專利審查基準「第四篇第一章形式審查」之「6.說明書、申請專利範圍或圖式之更正」部分內容修正：

依現行專利法第118條第2項第2款，比對基礎為「公告時」之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者，而本節之記載：「若更正之申請專利範圍所增加之限制條件係源自於公告時之說明書，得認定未明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」恐有悖離專利法之虞，故比對基礎應依已公告之申請專利範圍或圖式，來認定有無超出既有的專利保護範圍，無須另行比對說明書，故刪除該段部分文字。（第4-1-19頁）
 

四、專利審查基準「第五篇第一章專利權之舉發」之「5.5.1一事不再理原則」部分內容修正對照表：

本節之記載:「惟前舉發案以某證據主張系爭專利不具進步性，由於進步性係以新穎性為前提，故後舉發案以同一證據主張不具新穎性，應有一事不再理之適用。」與本節［例5］所舉事例有未竟調和一致之處，有鑑於國際趨勢多已刪除一事不再理之規定，且本基準亦限縮一事不再理之適用時點及適用範圍，故刪除該段記載。（第5-1-41頁）

五、結語

此次審查基準第二篇第八章及第四篇第一章及第五篇第一章部分規定修正已按102年1月1日生效施行之新版專利法做出修正，是故，專利權人或申請人應注意新專利法施行後所造成之各種權利影響。

參考資料

修正專利審查基準「誤譯訂正之申請」、「說明書、申請專利範圍或圖式之更正」及「一事不再理原則」，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=318981&ctNode=7127&mp=1

眾律國際法律事務所   專利工程師  鄧旭敦

2014.02.26

一. 日本專利種類與簡介：

日本專利分為「特許(發明)、實用新案(新型)、意匠(設計)」等三種；其中特許專利採實體審查制，而實用新案與意匠專利採註冊制；而特許專利之權利期限為自申請日起20年，實用新案專利之權利期限自申請日起10年，意匠專利自註冊日起15年；其中必須注意的是，特許專利需自申請日起3年內提出實體審查，而實用新案權主張時，需先請求「技術評價書」才能行使其專利權，同時三者都必須逐年繳納年費以維持專利。

二. 日本專利申請流程圖：

圖片來源： Japan Patent Office

三. 日本發明專利申請流程：

（1）申請：日本採先申請系統（first-to-file system），當兩者就同一發明申請專利時，先申請者將被受理。

（2）形式審查：日本特許廳將檢查申請專利是否滿足必要的程序與形式要求。

（3）公開未經審查的申請：自申請日起18個月，日本特許廳將會將申請專利公開。

（4）提出審查請求：特許專利必需自申請日起3年內提出實體審查申請。

（5）撤回專利（不申請審查）：3年內若不提出實體審查申請，則申請案自動被視為撤回。

（6）實體審查：

1. 是否是利用了自然法則的技術思想

2. 是否可在產業上加以利用

3. 在申請前，是否已存在該技術思想

4. 是否為該領域的技術專業人員能輕易發明的

5. 是否比他人先提出申請

6. 是否違反公共秩序或善良風俗

 7. 說明書的記載必須符合規定

（7）核駁理由通知

（8）書面意見/修正：申請人在收到核駁理由通知書後，可以提出任何書面的解釋，例如聲稱發明不同於現有技術等，並進行修正。

（9）決定核准專利：專利審查員若未找出申請案不具專利性的理由，則會決定核准專利。

（10）核駁審定：如果專利審查員的核駁理由仍未消除，才會作出核駁審定（審查階段的最終評定）。

（11）對核駁審定提出訴願：若不滿專利審查員之核駁審定，申請人可以提出訴願。

（12）訴願審查（對核駁審定）：核駁審定訴願將由三或五名訴願審查委員審理，並發出訴願決定。

（13）登記（專利繳費）：一但授予專利，申請人必須繳納專利費，則專利權將正式生效。

（14）出版專利公報：專利權的內容將刊登在專利公報上。

（15）對專利無效的訴願：任何人均可對已核准的專利提出舉發訴願。

（16）訴願審查（對專利無效）：舉發訴願將由三或五名訴願審查委員審理，並做出無效與否的決定。

（17）智慧財產高等法院：訴願最高可上訴至智慧財產高等法院。

參考資料

Procedures for Obtaining a Patent Right ，JPO

http://www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/tetuzuki_e/t_gaiyo_e/pa_right.htm

眾律國際法律事務所   專利工程師  鄧旭敦

2014.02.25

一、前言

經濟部智慧財產局於102 年 03 月 11 日發布修正專利審查基準「誤譯訂正之申請」、「說明書、申請專利範圍或圖式之更正」及「一事不再理原則」部分規定修正，並自102年1月1日生效，對於新修正之後增修了哪些規定，在此列舉其修正內容，並比較前後之差異。

二、專利審查基準「第二篇第八章以外文本提出申請案之審查」之「4.1誤譯訂正之申請」部分內容修正：

於審查階段中，可能同時或先後申請誤譯訂正及修正，若是先申請修正後再申請誤譯訂正，由於該誤譯訂正之訂正本將取代取得申請日之中文本，導致先前之修正本的審查基礎產生改變，因此修正現行規定為：「……。另若先前曾修正者，除檢附以中文本為劃線比對基礎之訂正部分劃線之訂正本（頁）外，另須檢附以該訂正本（頁）為比對基礎之修正部分劃線之修正本（頁）及無劃線之修正本（頁）。」（第2-8-5頁）

三、專利審查基準「第四篇第一章形式審查」之「6.說明書、申請專利範圍或圖式之更正」部分內容修正：

依現行專利法第118條第2項第2款，比對基礎為「公告時」之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍者，而本節之記載：「若更正之申請專利範圍所增加之限制條件係源自於公告時之說明書，得認定未明顯超出公告時之申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。」恐有悖離專利法之虞，故比對基礎應依已公告之申請專利範圍或圖式，來認定有無超出既有的專利保護範圍，無須另行比對說明書，故刪除該段部分文字。（第4-1-19頁）
 

四、專利審查基準「第五篇第一章專利權之舉發」之「5.5.1一事不再理原則」部分內容修正對照表：

本節之記載:「惟前舉發案以某證據主張系爭專利不具進步性，由於進步性係以新穎性為前提，故後舉發案以同一證據主張不具新穎性，應有一事不再理之適用。」與本節［例5］所舉事例有未竟調和一致之處，有鑑於國際趨勢多已刪除一事不再理之規定，且本基準亦限縮一事不再理之適用時點及適用範圍，故刪除該段記載。（第5-1-41頁）

五、結語

此次審查基準第二篇第八章及第四篇第一章及第五篇第一章部分規定修正已按102年1月1日生效施行之新版專利法做出修正，是故，專利權人或申請人應注意新專利法施行後所造成之各種權利影響。

參考資料

修正專利審查基準「誤譯訂正之申請」、「說明書、申請專利範圍或圖式之更正」及「一事不再理原則」，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=318981&ctNode=7127&mp=1

眾律國際法律事務所   專利工程師  鄧旭敦

2014.02.25

一、前言

一件經過審查核准的專利都是通過實體審查的，不但要滿足專利要件，還必須審查其技術內容確保充分揭露，並足以讓所屬技術領域中具有通常知識者根據該說明書所記載的內容便可據以實現，因此專利所能提供的技術資訊是非常實用可靠的，同時，申請專利並不便宜，且專利權也有時間限制，因此通常真正具有商業價值的發明才會申請專利，因此對於學術研究與科技研發而言，各國官方專利資料庫是不可忽視且相當重要的技術資料來源，透過檢索專利能幫助企業避免研發資源重複投入與產品上市前侵權風險評估甚至能監控競爭對手的研發，也能適當的提供研發人員靈感，本文簡介常用的專利檢索知識。

二. 常見的官方專利資料庫：

中華民國專利資訊檢索系統

http://twpat.tipo.gov.tw/

美國專利局資料庫

http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.htm

歐洲專利局專利資料庫

http://ep.espacenet.com/

中國國家知識產權局

http://www.sipo.gov.cn/zljs/

三. 檢索方法：

1. 一般檢索：使用關鍵字搜尋，是一般資料庫使用最普遍的機制，也是接受度最高的檢索功能，並可指定檢索的欄位進一步限縮查詢範圍，例如：專利細目（Patent Details）、專利案號（Patent Number）、專利名稱（Title）、發明人（Inventor）、所有權人（Assignee）等等。

除了欄位之外，檢索尚可使用布林運算符號（AND、OR、ANDNOT）進一步限縮查詢結果，「AND」就是「且」，「OR」就是「或」，「NOT」就是「不要」，值得注意的是，檢索條件愈多，檢索結果必然愈少，雖可得到較為精確的檢索結果，卻也容易過濾掉其他重要的專利，同時，檢索時所用的關鍵字也必須考慮其同義字，以避免遺漏相關資訊。

2. 進階檢索：

關鍵字可能是一般使用者最常用的檢索方法，但是其誤檢率很高，容易造成專利檢索的效率降低，使用「專利分類號」是更為精確的專利資訊檢索方法，在檢索條件中加入國際分類號（International Patent Classification, IPC）、美國專利分類號（US Patent Classification, UPC）或是日本的F-term，將能大幅提高專利檢索的效率。

四. 以美國專利檢索為例：

由於美國是全世界最重要的市場之一，各大企業與重要的專利大都會申請美國專利，因此在初步檢索時，先檢索美國專利可以幫助快速了解該發明領域的先前技術。

美國專利局（USPTO）提供1790年至今的美國專利及2001年後早期公開申請案的線上查詢，其中 1790 到 1975 年的專利只提供影像檔案。USPTO具有 References Cited 的功能，可以連結到引用及被引用此專利之美國專利，同時免費提供所有美國專利授證的專利全文影像檔，並提供三種檢索方式：簡易檢索(Quick Search)、進階檢索(Advanced Search)及專利證號檢索 (Patent Number Search)。

簡易檢索提供兩組欄位以做布林邏輯（AND、OR、NOT）的組合搜尋；並接受片語檢索，以雙引號 " " 標住片語；並提供字串切截 (Truncation)搜尋功能，$ 代表右切截的字母，其關鍵字串至少需4個英文字，例如搜尋「wave$」則可搜尋到「waveform、wavefront、waveguide ...」的結果；和各種國家查詢（例如台灣使用TW代替）。

進階檢索：在檢索詞前加上一個斜槓（／）並輸入欄位代碼，例如常用的：TTL（Title）、ABST（Abstract）、DN（Document Number）、ACLM（Claims）、SPEC（Description/Specification）、IN（Inventor Name）、AN（Assignee Name）等等，以限縮搜尋範圍。

五、結語
在一般人都熟悉網路搜尋的今天，Google亦提供介面親和的「Google Patent」專利搜尋服務，任何人都可以輕易地搜尋自己所需的專利資料，但「Google Patent」還是無法完全取代如USPTO等官方網站，因為少了最近幾個月的新專利與申請中的專利。如能善用專利檢索與分析，將能有效提高學術界之研究與業界之研發的競爭力。

參考資料

US Patent & Trademark Office

http://appft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-adv.html

專利與專利資訊檢索，國立臺灣大學圖書資訊學系
http://www.lib.ntu.edu.tw/Publication/univj/uj2-4/uj2-4_7.htm

眾律國際法律事務所   專利工程師  鄧旭敦

2014.02.25

一、前言
經濟部智慧財產局於102 年 1 月 9 日發布「專利審查基準第二篇第十四章」修訂，對於修正之後增修了哪些規定，在此列舉其內容，並比較前後之差異。

二、專利審查基準第二篇第十四章生物相關發明修正要點：
（一）在「1.前言」一節中，參考近期修正之相關發明審查基準新增「本章所列舉之實例，僅係為說明本基準而設，並非說明書撰寫之範本，而且僅在所說明的特定議題上有其意義，不能據此推論該實例已經符合其他專利要件。」之敘述。

（二）在「3.1申請標的之範疇」一節中，新增「生物相關發明之申請標的，…，形式上為用途的請求項應視為相當於方法請求項」。同時於(7)基因、(9)蛋白質、(10)抗體、疫苗之例示增列形式上為用途的請求項。

（三）在「3.3.1動、植物及生產動、植物之主要生物學方法」一節中，依據行政院基因改造產品跨都會工作小組之統一規範用語，將「轉殖基因」之敘述修正為「基因改造」。

（四）在「4.說明書」一節中，配合新專利法施行細則第17條第1項修正說明書應載事項。同時配合修正後之專利法，將「可據以實施」之敘述修正為「可據以實現」。

（五）在「4.1說明書的記載原則」一節中，依新版專利法第26條第1項之規定及解釋，將原基準「4.1.3生物材料之記載」部分置於「充分揭露而可據以實現申請專利之發明」項下。並將「可據以實現要件」下分列為「微生物/其他生物相關發明之記載」，並導入「能夠製造」、「能夠使用」概念予以說明。

（六）在「4.2.2生物材料之寄存與提供」一節中，配合新專利法第27條做內容之修正，並配合新修正「生物材料寄存辦法修正草案」第7條之規定，存活證明已包含於生物材料所開具之寄存證明中，而將其敘述內容予以修正。

（七）在「4.2.4寄存資料之記載」一節中，將標題刪除「取得來源」，且「無須寄存生物材料者，應註明生物材料取得之來源」部分予以刪除，同時，因對於申請人應檢附寄存者已同意申請人於說明書或申請專利範圍引述所寄存之生物材料之證明文件規定並無必要，故將4.3.5一節刪除。

（八）在「4.4.1寄存生物材料之修正」一節中，將原來「實質變更」之敘述修正為於總則第六章修正所稱之「超出」及「引進了新事項」的敘述方式，並依審查基準總則內容將第3段修正為「…除非該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請時說明書、申請專利範圍或圖式之敘述可直接且無歧異的推論出該性質外，否則該修正被視為超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，引進了新事項」。

（九）在「5.1請求項之記載方式」一節中，例示(1)基因及例示(6)蛋白質中「『多個』胺基酸…」之界定不夠明確，故將其修正為「一種將界定於(i)之胺基酸序列進行1至『x個』胺基酸之取代、刪除或添加後…。」。

（十）在「6.2新穎性」一節中，(7)重組蛋白質之「醣鏈」修正為「糖鏈」。

（十一）在「6.3進步性」一節中，依專利法第22第2項，將「是否為顯而易知」修正為「是否依先前技術所能輕易完成」，並依專利審查基準總則第三章3.4.2.1進步性判斷因素，將「無法預期之有利效果」修正為「無法預期之功效」。

（十二）在「7.發明單一性」一節中，參照專利法施行細則第27條第1、2、3項及基準總則第四章1.文字予以改寫，並將「相同或相對應的技術特徵」修正為「相同或對應的特別技術特徵」，將「特定技術特徵」修正為「特別技術特徵」，並進一步定義「特別技術特徵」及「有所貢獻之技術特徵」。

三、結語
此次專利審查基準第二篇第十四章生物相關發明已按102年1月1日生效施行之新版專利法做出修正，是故，專利權人或申請人應注意新專利法施行後所造成之各種權利影響。

參考資料

修訂「專利審查基準第二篇第十四章」，並自102年1月1日生效，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=318919&ctNode=7127&mp=1

眾律國際法律事務所   專利工程師  鄧旭敦

2014.02.17

一、前言

專利年費減免辦法自民國83年5月30日發布施行，其間曾為二次修正，最近一次修正施行日期為95年7月6日。為因應於102年1月1日施行之新版專利法及配合實務需要，本辦法應配合修正，其修正要點如下：

一、配合專利法修正援引條次及相關適用規範。（修正條文第一條、第五條）

二、配合專利法本次修正，明定與專利法同日施行。（修正條文第九條），

對於新修正之後增修了哪些規定，在此列舉其修正內容，並比較前後之差異。

二、專利年費減免辦法部分條文修正要點：

(一) 第一條修正：為配合專利法修正，故修正授權訂定之條文為：「本辦法依專利法（以下簡稱本法）第一百四十六條第二項規定訂定之。」

(二) 第五條修正：按新版專利法修正「第八十二條規定」為「第九十四條規定」。並配合專利法修正後援引條次及文字，修正「加倍補繳專利年費」為「以比率方式加繳專利年費」。

(三) 刪除第八項：按本條規定前係配合本辦法自九十二年一月三日修正之條文施行後，得減免專利年費者，其就尚未到期之專利年費得申請減免之配套過渡適用規定，現行已無必要，故刪除之。

(四) 修正第九條為：「本辦法中華民國一百零一年十一月○日修正條文，自中華民國一百零二年一月一日施行。」

三、結語

此次專利年費減免辦法已按102年1月1日生效施行之新版專利法做出修正，是故，專利權人或申請人應注意新專利法施行後所造成之各種權利影響。

參考資料

「專利年費減免辦法」部分條文業於101年11月29日修正發布，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=318907&ctNode=7452&mp=1

鄧旭敦 專利工程師 中正大學物理所碩士

學歷：
輔仁大學物理系學士(2001)
中正大學物理所碩士(2003)
台灣大學光電所博士候選人(2013)

經歷：
中研院原分所研究助理(2006-2009)

專長：
有機光電元件製作與量測

語文：
國語，英語

----------------------------------------------------------------

Hsu-Tun Teng (Simon Teng) Patent Engineer

Education:
Graduate Institute of Photonics & Optoelectronics of National Taiwan University, Ph.D Candidate (2013)

National Chung Cheng University, M.S. in Physics (2003)

Fu Jen Catholic University, B.S. in Physics (2001)

Professional Experience:

Research Assistant , RiTEK Display Corporation

Research Assistant , Institute of Atomic and Molecular Sciences Academia Sinica

Research Assistant , National Chiao Tung University

Research Assistant , National Chung Cheng University

Areas of Specialization:
Optoelectronics and Physics

Languages:
Chinese and English

眾律國際法律事務所   專利工程師  鄧旭敦

2014.02.19

一、前言

依據亞東關係協會與公益財團法人交流協會於102年11月5日簽署之優先權證明文件電子交換合作瞭解備忘錄，智慧局與日本特許廳定於102年12月 2日開始進行優先權證明文件電子交換，訂定「臺日優先權證明文件電子交換作業要點」，並自中華民國102年12月2日生效，申請人以日本發明或新型專利申請案作為優先權主張之基礎案向台灣申請發明或新型專利，或以台灣發明或新型專利申請案作為優先權主張之基礎案向日本申請發明或新型專利者，可以申請優先權證明文件電子交換，不需要再提送紙本優先權證明文件。

二、臺日優先權證明文件電子交換作業條文要點摘要：

(一) 為揭示本作業要點之訂定目的訂定第一條：「為強化臺日合作關係、便利申請人主張優先權及提高審查效率，並執行專利法施行細則第二十六條第三項規定，特訂定本作業要點。」
 
(二) 為明定臺日優先權證明文件電子交換作業之定義及適用範圍訂定第二條：「臺日優先權證明文件電子交換作業，係指我國經濟部智慧財產局（以下簡稱智慧局）與日本特許廳（以下簡稱特許廳），透過相互合作，以電子交換方式相互取得專利優先權證明文件之作業。本作業要點所稱專利，僅適用於發明或新型專利，不適用於設計專利。」
 
(三) 第三條訂定本作業要點用詞，定義如下：

1.「第一局：係指申請人第一次提出專利申請，為主張優先權基礎案之申請局。」

2.「第二局：係指申請人已在第一局提出專利申請後，又就相同創作提出專利申請並主張第一局之專利申請案為優先權基礎案之受理局。」

3.「存取碼（Access-Code）：係指由第一局所核發，可取得申請人第一次提出專利申請之申請案電子檔，確認其申請案號、申請日、專利類別等資料之案件代碼。」

(四) 第四條訂定智慧局作為第一局時之作業流程。
 
(五) 第五條訂定智慧局作為第二局時之作業流程。

(六) 訂定第六條說明未能依本作業要點規定，取得優先權證明文件電子檔之補救方式：

1.因網路傳輸系統故障或郵寄失誤等不可歸責於申請人之因素造成者，由智慧局或特許廳以排除故障、補寄等方式補救之。經補救後，視為申請人已於法定期間內，提出優先權證明文件。

2.因申請人提供之存取碼或基礎案申請案號有錯誤等可歸責於申請人之因素造成者，應通知申請人，限期二個月內補正正確存取碼或基礎案申請案號，或補送紙本優先權證明文件；屆期未補正或未補送者，視為未提出優先權證明文件。

(七) 因臺日優先權證明文件電子交換案件之申請日，並不限於本要點施行日之後，故明訂第七條：「專利申請案之申請日，於本作業要點施行日之前者，亦得依本作業要點辦理之。」
 

三、結語

此次「臺日優先權證明文件電子交換作業要點條文」已中華民國102年12月2日生效，是故，專利權人或申請人應注意新作業要點條文施行後所造成之各種權利影響。

參考資料

訂定「臺日優先權證明文件電子交換作業要點」，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=494908&ctNode=7452&mp=1

眾律國際法律事務所   專利工程師  鄧旭敦

2014.02.19

一、 前言

為配合專利法第32條於102年6月11日修正公布，故修正專利審查基準第一篇第二章、第十七章、第十八章及第二十二章相關規定，對於新修正之後增修了哪些規定，在此列舉其修正內容，並比較前後之差異。

二、專利審查基準第一篇「程序審查及專利權管理」第二章、第十七章、第十八章及第二十二章部分規定修正要點：

(一) 第二章：專利申請書修正摘要：

於「6.聲明事項」一節中新增：「同一申請人就相同創作，於同日分別申請發明專利及新型專利者，應於申請同時在發明專利申請書及新型專利申請書分別聲明一案兩請之事實，未於申請時分別聲明者，不得嗣後補正聲明。」（1-2-2頁）
 
(二) 第十七章：專利權之取得與維持修正摘要：

1. 在「1.2授予專利權公告及延緩公告」一節中，依專利法第32條第2項權利接續之規範意旨，申請人應負有於發明專利「公告前」維繫其新型專利權利有效存續之義務，智慧財產局將於申請一案兩請案件之准予發明專利審定書載明，如發明專利公告之日，新型專利權已當然消滅或撤銷確定者，發明專利申請案將不予公告。同時，智慧財產局為發明專利公告時，發現新型專利已當然消滅或撤銷確定者，則該發明專利應不予公告。（1-17-2頁）
2. 在「3.3專利年費之補繳及復權」一節中，增加專利權復權金額之計算案例，便利申請人在申請回復專利權時計算應繳納之金額。（1-17-4頁）

(三) 第十八章：專利權期間延長修正摘要：

1. 在「1.申請延長專利權期間之申請人」一節中，為配合102年2月19日修正發布之專利審查基準第二篇第十一章，修正「專利權期間延長之申請人」可為專利權人或經登記之專屬被授權人，並分別明定申請延長之專利權為醫藥品或其製造方法。（1-18-1頁）

2. 在「3.申請延長專利權期間之應備文件」一節中，增訂申請延長之專利權為農藥品或其製造方法，所應檢附之證明文件。（1-18-2頁）

(四) 第二十二章：專利權之消滅、撤銷及回復修正摘要：

在「1.專利權消滅」一節中，智慧財產局於審查確認申請案符合一案兩請要件，且無專利法第32條第3項的情事時，將於發明專利申請案核准審定前，通知申請人限期擇一，申請人選擇發明專利者，發出發明專利申請案核准審定書，申請人就發明專利申請案繳納第1年年費及證書費後，新型專利權自發明專利公告之日消滅。（1-22-1頁）

三、 結語

此次專利審查基準第一篇「程序審查及專利權管理」第二章、第十七章、第十八章及第二十二章部分規定已按102年6月11日生效施行之新版專利法做出修正，是故，專利權人或申請人應注意新專利法施行後所造成之各種權利影響。

參考資料

修正「專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理第二章、第十七章、第十八章、第二十二章」部分規定，並自即日起生效，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=480897&ctNode=7127&mp=1

 眾律國際法律事務所   專利工程師  鄧旭敦

2014.02.19

一、前言

專利規費收費準則於70年10月2日訂定發布，前後歷經十次修正，基於「使用者付費」及「建立合理收費機制」之原則，專利申請所產生之費用應合理反映在規費上，各項專利申請，尚有發明再審查、發明及新型之舉發及新型專利技術報告均係針對申請專利範圍之請求項逐項進行比對，其費用之收取亦應採行依請求項數逐項收費，以符合「建立合理收費機制」之精神，並與國際規範相調和。

本次修訂乃因應102年1月1日施行之新版專利法修正與配合實務需要而修正，對於新修正之後增修了哪些規定，在此列舉其修正內容，並比較前後之差異。
 

二、「專利規費收費辦法修正條文」修正要點：

(一) 配合專利法修正，修正法規名稱「專利規費收費準則」為「專利規費收費辦法」。
 
(二) 修正發明再審查、發明及新型之舉發及新型專利技術報告申請費之規費收取方式，採行依申請專利範圍之請求項數逐項收費，以此修正條文第二條與第五條。

(三) 為配合專利法修正，增訂申請回復優先權主張、申請誤譯之訂正、依專利法第一百五十六條或第一百五十七條規定，申請改為物品之部分設計或改為衍生設計專利申請案之申請費，並以此修正條文第二條、第五條與第六條。

(四) 修正條文第二條修正摘要：

1. 配合專利法將申請專利範圍及摘要獨立於說明書之外。

2. 新增第四款，配合專利法第二十九條第四項規定，增訂申請回復優先權主張之申請費。

3. 新增第五款，配合專利法第四十四條第三項規定，增訂申請誤譯之訂正之申請費。

4. 修正條文第十二款及第十三款配合專利法第八十四條將「特許實施」一詞修正為「強制授權」。

5. 新增第五項，取得專利權之發明專利，申請人得以誤譯之訂正為由申請更正，如有其他更正事由，依專利法施行細則第三十八條規定，亦得併同提出更正申請，此種情形，僅收取一筆申請費。
 
(五) 新增修正條文第三條：被主張國內優先權之發明先申請案及發明申請案申請改請者，在下列條件下，可申請退還審查費用：

1. 撤回申請案。

2. 依專利法第三十條第二項或第一百二十條準用第三十條規定視為撤回。

3. 改請。
 
(六) 修正條文第五條修正摘要：

1. 新增第二款，配合專利法第一百二十條準用第二十九條第四項規定，增訂申請回復優先權主張之申請費。

2. 新增第三款，配合專利法第一百二十條準用第四十四條第三項規定，增訂申請誤譯之訂正之申請費。

3. 新增第三項，取得專利權之新型專利，申請人得以誤譯之訂正為由申請更正，如有其他更正事由，依專利法施行細則第四十五條準用第三十八條規定，亦得同時提出更正申請，此種情形，僅收取一筆申請費。

(七) 修正條文第六條修正摘要：

1. 配合新版專利法，修正「新式樣」為「設計」。

2. 新增第二款，配合專利法第一百四十二條第一項準用第二十九條第四項規定，增訂申請回復優先權主張之申請費。

3. 新增第三款，配合本法第一百四十二條第一項準用第四十四條第三項規定，增訂申請誤譯之訂正之申請費。

4. 第八款配合專利法第一百二十三條規定修正「圖說」為「說明書及圖式」。

5. 新增第三項：取得專利權之設計專利，申請人得以誤譯之訂正為由申請更正，如有其他更正事由，依專利法施行細則第六十一條準用第三十八條規定，亦得同時提出更正申請，此種情形，僅收取一筆申請費。

(八) 修正條文第八條：為明確規範各項變更事項之申請費，明定收取變更規費之收費事項、收費金額及方式。

(九) 修正第十一條條文為：「本辦法自中華民國一百零二年一月一日施行。」

三、結語

此次「專利規費收費辦法修正條文」已按102年1月1日生效施行之新版專利法做出修正，是故，專利權人或申請人應注意新專利法施行後所造成之各種權利影響。

參考資料

「專利規費收費辦法」業於101年12月22日修正發布，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=318906&ctNode=7452&mp=1 

 眾律國際法律事務所   專利工程師  鄧旭敦

2014.02.18

一、前言
 
「發明專利加速審查作業方案」於98 年1月1日起試辦，並自99年1月1日起開始受理本方案申請，而自100年7月1日起，為符合專利制度申請案公開的精神以及落實使用者付費原則，本方案之專利申請案必須已公開。

此次修正，乃為配合103年1月1日起施行「所請發明為綠能技術相關者」可作為申請發明專利加速審查之事由，並依據專利法施行細則第2條第2項規定，修正發明專利加速審查作業方案、申請書及答客問，對於新修正之後增修了哪些規定，在此列舉其修正內容，並比較前後之差異。

二、發明專利加速審查作業方案重點摘要：

發明專利申請案經本局通知即將進行實體審查或再審查後，且該專利申請案已公開，不論是否已進行審查，申請人符合下列所述四種事由之一者，得檢附相關文件提出「發明專利加速審查」申請。

(一) 外國對應申請案經外國專利局實體審查而核准者：
 所謂「外國對應申請案」可為與在我國主張優先權之基礎案屬同一專利家族者，但不排除未於我國主張優先權之對應申請案，其判斷原則為申請案之申請專利範圍中所載發明已揭露於該對應申請案之說明書或圖式中。另外申請人可一併提出任何其認為有利於本局加速審查之文件。

(二) 外國對應申請案經美日歐專利局核發審查意見通知書及檢索報告但尚未審定者：

申請人在依據本事由提出加速審查時，至少應提供第一次審查意見通知書和其之前所得到的檢索報告(包括歐洲專利局主動發出，或是 PCT 指定三局所發出之檢索報告)，若是沒有檢索報告則無需提供。

(三) 為商業上之實施所必要者：

申請之專利案為申請人商業上之實施所必要者，為使申請人儘速明確其申請案之可專利性，得提出加速審查申請，若申請人提出加速審查時該專利申請案尚未公開者，應一併提出提早公開申請。

(四) 所請發明為綠能技術相關者：

專利申請案之發明係與綠能技術相關者，為使申請人能儘速明確其申請案之可專利性進而使用綠能技術發明，得提出加速審查申請，若申請人提出加速審查時該專利申請案尚未公開者，應一併提出提早公開申請。

我國綠能技術之範圍係以世界智慧財產權組織(WIPO)所定義之替代能源技術領域及我國行政院推動「綠色能源產業旭升方案」及「能源國家型科技計畫」所包含之綠能產業作為依據，如符合下列綠能相關技術之專利申請案即可提出發明專利加速審查：

(1) 涉及節省能源技術、新能源、新能源汽車等技術領域之發明專利申請案。

(2) 涉及減碳技術及節省資源使用之發明專利申請案。

申請綠能相關技術加速審查之申請案，其請求項所請發明須與我國綠能技術範圍所含括之技術直接相關，或藉由說明書、圖式內容或其他資料佐證請求項所請發明屬於我國綠能技術範圍所含括之相關技術。

三、結語

此次「發明專利加速審查作業方案」已按103年1月1日起施行「所請發明為綠能技術相關者」可作為申請發明專利加速審查之事由做出修正，是故，專利權人或申請人應注意新作業方案施行後所造成之各種權利影響。

參考資料

公告修正「發明專利加速審查作業方案」、「發明專利加速審查申請書」及「發明專利加速審查作業方案答客問」，並自103年1月1日生效，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=501197&ctNode=7127&mp=1

 眾律國際法律事務所   專利工程師  鄧旭敦

2014.02.18

一、前言

專利法第十九條：「有關專利之申請及其他程序，得以電子方式為之；其實施辦法，由主管機關定之。」明訂專利之申請及其他程序可以電子方式為之，將可促進審查效率，且有利於日後資料之運用，故依據此授權規定，擬具專利電子申請實施辦法。

本次經濟部於102年12月6日修正發布名稱及第2、10、16條條文；增訂第5-1、15-1、15-2條條文；並自102年12月1日施行，對於新修正之後增修了哪些規定，在此列舉其修正內容，並比較前後之差異。

二、「專利電子申請及電子送達實施辦法」部分條文修正修正要點：

(一) 修正「專利電子申請實施辦法」之名稱為「專利電子申請及電子送達實施辦法」。

(二) 修正條文第二條修正摘要：

1. 新增第八款：「電子公文：指專利專責機關於專利申請及其相關程序中，以電子方式作成之各式公文書。」

2. 新增第九款：「受送達人：指以紙本或電子方式為專利申請及其相關程序，同意專利專責機關為電子送達之人。」

3. 新增第十款：「電子送達：指專利專責機關將電子公文傳送至電子公文下載平台，並經受送達人下載該電子公文。」

4. 新增第十一款：「電子公文下載平台：指專利專責機關提供受送達人下載電子公文之資訊系統。」

(三) 新增第五條之一：「專利電子申請文件所載代理人有二人以上時，得由其中一人為代表以其電子憑證傳送，其餘未為傳送者，除有表示異議外，均推定已受委任。」

(四) 第十條修正「書面」為「紙本」。 

(五) 新增第十五條之一：「專利專責機關應送達專利申請人或其代理人之公文，得以儲存於電子公文下載平台之電子公文代之，其與紙本公文有同一效力。

專利專責機關就專利案件為電子送達前，應經專利申請人或其代理人同意。

前項同意，由專利專責機關訂定電子形式之同意書，供專利申請人或其代理人簽署。」
 
(六) 新增第十五條之二：「專利專責機關得以電子郵件通知受送達人至電子公文下載平台下載該電子公文。

同一申請案如有二個以上送達處所相同之代理人，若其中一人同意電子送達，則不另行寄送紙本公文。

同一申請案如有二個以上送達處所相同之受送達人，任一受送達人均有下載電子公文之權限，但其中一人下載完成後，其他人即不得下載。

電子送達之時間，以專利專責機關之資訊系統所記錄受送達人下載電子公文之時間為準，並自次日起算法定期間。

受送達人未於專利專責機關傳送電子公文至電子公文下載平台後五個工作日內下載電子公文者，專利專責機關應取下該電子公文，改以紙本公文送達之。」

(七) 修正第十六條為：「本辦法中華民國一百零一年七月三日修正之條文，自本法施行之日施行。

本辦法中華民國一百零二年○月○日修正之條文，自一百零二年十二月一日施行。」

三、結語

此次「專利電子申請及電子送達實施辦法」部分條文已做出修正，是故，專利權人或申請人應注意新辦法施行後所造成之各種權利影響。

參考資料

經濟部令：修正「專利電子申請實施辦法」名稱為「專利電子申請及電子送達實施辦法」並修正部分條文，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=499524&ctNode=7127&mp=1

 眾律國際法律事務所   專利工程師  鄧旭敦

2014.02.18

一、前言
 
有關專利申請之生物材料寄存辦法於91年6月21日發布施行，並於92年12月10日修正，93年7月1日施行，為配合專利法於100年12月21日修正公布，故修正本辦法，對於新修正之後增修了哪些規定，在此列舉其修正內容，並比較前後之差異。

二、有關專利申請之生物材料寄存辦法修正修正要點：

(一) 配合專利法修正，修正授權條次，修正第一條為：「本辦法依專利法（以下簡稱本法）第二十七條第六項規定訂定之。」
 
(二) 為避免與專利法之專利申請人混淆及統一用詞，將「申請人」、「寄存者」修正為「申請寄存者」；並配合專利法第十一條之規定，將「專利代理人」修正為「代理人」，並以此修正本辦法第二條、第五條至第九條、第十一條、第十三條及第十七條至第十九條。

(三) 為配合新保存技術之發展、現行實務作業及案例，修正寄存方式、所用容器規格、相關用詞及書表等。修正本辦法第四條至第六條、第十一條、第二十二條及附表一至三、五。

(四) 配合專利法第二十七條規定採寄存證明與存活證明合一之制度，修正相關條文之文字；並將現行申請存活試驗報告應繳納費用併入寄存費用，及增訂撤回寄存、生物材料確認不存活時，得申請退費之規定。以此修正本辦法第七條至第九條、第十一條及第十九條。

(五) 第五條新增第四款：「其他應寄存之生物材料，應寄存之數量由寄存機構認定。」，明定其他應寄存之生物材料應寄存之數量，由寄存機構認定，例如，寄存種子者，應寄存至少二千五百個，並平均分裝於一百袋。

(六) 第六條按寄存機構並無須測試特性，亦無從了解生物材料是否退化，且實務上並無相關案例，故刪除現行條文第一項第四款「退化」之規定。

(七) 第十一條第二項因應實務上之需求增訂撤回寄存時，該生物材料除銷燬外，亦可交還申請寄存者，故新增「…，寄存機構應將該生物材料銷燬或交還申請寄存者，…」。

(八) 因進行存活試驗需使用成本較高之宿主試驗，故將噬菌體應繳納費用由新臺幣二千四百元提高為四千八百元，並以此修正修正條文第二十條。

(九) 為保障申請人權益，增訂新舊寄存證明書過渡適用之規定，新增修正條文第二十四條：「本法修正施行前申請寄存生物材料，而於本法修正施行後申請生物材料或利用生物材料之發明專利者，發明專利申請人於本法第二十七條第二項或第三項規定期間內檢送之寄存證明書未包括存活證明時，應於專利專責機關指定期間內補送存活證明，屆期未補送者，視為未寄存。」

(十) 修正第二十五條為：「本辦法自中華民國一百零二年一月一日施行。」

三、結語

此次「有關專利申請之生物材料寄存辦法」已按102年1月1日生效施行之新版專利法做出修正，是故，專利權人或申請人應注意新專利法施行後所造成之各種權利影響。

參考資料

「有關專利申請之生物材料寄存辦法」業經經濟部於中華民國101年12月4日以經智字第10104607580號令修正發布，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=318875&ctNode=7452&mp=1