眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

擬制喪失新穎性

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-16

一、前言

專利法第二十三條：申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。

二、新穎性

申請專利之發明未構成先前技術的一部分時，稱該發明具新穎性。專利法所稱之先前技術，指申請前已見於刊物、已公開實施或已為公眾所知悉之技術。申請專利之發明是否具新穎性，通常於其具產業利用性之後始予審查；若審查認定發明不具新穎性，不得予以專利。

三、兩案先後申請

由於申請在先之專利申請案，在後申請案申請當日之前尚未公開或公告，以致於不構成先前技術或習知技術，所以後申請案申請當日並無不具新穎性之道理。

所以先申請案並不構成先前技術的一部分，但避免將相同申請案先、後授予專利；故根據專利法規範產生兩種機制，當將後申請案與先申請案進行比對後，其判斷：

(1) 以先申請原則：

如果兩案所請之技術手段相同，則後申請案不予專利的話，此即專利法第31條先申請原則所定之「禁止重複授予專利權」。

(2) 以新穎性觀點：

如果兩案所請之技術手段相同，則後申請案不予專利的話，此著眼於新穎性之觀點，即本條規定之意旨。

四、擬制喪失新穎性

由於將發明或新型之先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容，規定為判斷後申請案中申請專利之發明，是否具新穎性之先前技術，又稱為「擬制喪失新穎性」。

擬制喪失新穎性為專利法之特別規定，其先前技術並未於後申請案申請日之前公開或公告，故不適用於進步性之審查。

五、判斷擬制喪失新穎性

擬制喪失新穎性所稱之「內容相同」，其判斷基準：

1. 完全相同。

2. 差異僅在於文字之記載形式，或能直接無歧異得知之技術特徵。

3. 差異僅在於相對應之技術特徵的上、下位概念等情事外。

4. 差異僅在於依通常知識即能直接置換的技術特徵。

其適用原則：

1. 先申請案必須申請在先，但公開或公告在後。

2. 先申請案與後申請案之申請人，需為不同人。

六、結語

擬制喪失新穎性，僅適用於不同申請人在不同申請日有先、後二個申請案，而後申請案請求項所載之發明與先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同的情況。

參考

專利法

專利法逐條釋義103.6.13版

專利審查基準

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

專利權之效力

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-15

一、前言

根據專利法逐條釋義，專利法第五十八條是有關發明專利權之效力規定，同時也對專利權之範圍作了界定。以下對專利權之效力之摘要內容。

二、排除他人實施之權利

專利法第五十八條之一「發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。」

專利申請案經過專利專責機關之審查，符合可專利性之要件，則國家授予有一定期限之排他權利：

(1) 排他權

其意涵在於專利申請人取得專利權後，專有排除他人實施其專利之權，因專利權屬於無形存在之權利，非一般有體財產，故稱為無體財產權。

(2) 專利權

專利權人在一定期間內對其發明創作享有競爭上之優勢，任何人未經專利權人同意，不得實施其發明。專利權具有經濟上、商業上之利益與價值，為讓與、繼承或設定質權之標的。

發明專利權人，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。廣義具三種模式，實施所謂發明之權：

1. 專利權人自行實施：

專利權人自行使用自己的設備及技術製造專利物，或將其方法專利自己在製造中應用。

2. 授權他人實施：

自己不實施，利用授權契約，授權他人實施。

3. 將專利權讓與他人實施：

授權他人實施，專利權主體並未異動，讓與則為專利權主體發生變動。

三、發明實施的具體態樣

專利法第五十八條之二「物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。」

實施具體之態樣，共分「製造」、「為販賣之要約」、「販賣」、「使用」與「進口」五類。從事此五種行為中至少一種，才構成侵權；反之，五種行為以外，不構成直接侵權。

(1) 製造：

以發明專利及新型專利而言，作出具有請求項所載的全部技術特徵之物；以設計專利而言，作出具有設計專利的圖式所表徵之物品。

(2) 為販賣之要約：

除為販賣要約行為外，亦包括意圖銷售專利產品之行為，即“要約及要約之誘引”；行為人明確表示其販賣意思者即屬之，如物品標示售價並陳列、於網路、報章雜誌或媒體廣告等。

(3) 販賣：

有償讓與專利物品之行為，包括買賣、互易等行為。

(4) 使用：

實現專利的技術效果之行為，包括對物品之單獨使用、或為其他物品之部分使用。

(5) 進口：

共分為“國內製造而進口”、“國內販賣而進口” 、及“國內使用而進口”之三種目的。

四、發明實施的行為

根據專利法第五十八條之三，專利權人專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。

簡言之，專利權人享有「排除他人」之以下權利：

1. 不可使用專利方法之權。

2. 不可使用依專利方法所製成之物品之權。

3. 不可為販賣之要約依專利方法所製成之物品之權。

4. 不可販賣依專利方法所製成之物品之權。

5. 不可進口依專利方法所製成之物品之權。

五、結語

因此，假設專利權人擁有是“一種可彎曲螺絲”發明，則專利權人則具有排除他人進行製造、為販賣之要約、販賣、使用、或進口“一種可彎曲螺絲”之權利。

參考

專利法

專利法逐條釋義103.6.13版

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

專利權效力所不及

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-15

一、前言

專利權固然是保護發明人而賦予其合法排他之權利，即在保護專利權人合法權益之前提下，同時又維護技術使用者及社會公眾之利益，以維持正常之交易秩序及研發秩序。以下根據專利逐條釋義摘要如下。根據專利法第五十九逐條釋義簡述之。

二、非出於商業目的之未公開行為

英國專利法第60條第5項(b)款「It is done for privately and for purpose which are not commercial」，多數國家主要所採取之免責要件，必須該行為：

1. 客觀上未公開

2. 主觀上不具有商業目的

然而Private use定性依照我國法制，可區分「私人行為」與「未公開行為」兩種不同選項，進一步將其採取為「未公開行為」，其範圍內容將更易於了解。而非商業使用行為，在本質上仍對於專利權的侵害，因此類型為即使免責仍不宜公開，以致造成太大之專利權損失。又商業目的之意義，並不設限於「以營利為目的」。

三、以研究或實驗為目的而實施發明之必要行為

通常基於原技術之基礎，必須取得專利權人同意始得以進行研究、教學或試驗的話，將妨礙而不利技術之創新，故違反專利法之基本精神。故研究、教學或試驗行為對於技術創新及學術之貢獻，倘若無營利行為且不致影響專利權人之商業利益，此為專利權效力所不及之事項。

1. 所指研究或實驗，不僅指學術性研究或實驗、亦包含工業上之研究或實驗。

2. 實施發明之必要行為，涵蓋研究實驗行為本身及直接相關之製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口等實施專利之行為；必須符合比例原則，以免偏離研究、實驗之目的，進而影響專利權人之經濟利益。

四、申請前已在國內實施，或已完成必須之準備者

(1) 先使用權：

由於專利法條規定，專利申請是採先申請原則，所以申請取得專利權之人不一定是先發明之人、或先實施發明之人。假設授予專利權後，對先實施之人主張專利權，此顯然不公平將造成先實施人投資浪費。因此，各國均保障主張先用權者

具排除專利權之效力。

(2) 國內實施：

1. 在國內已製造相同之物品或使用相同之方法，包括販賣、使用或進口相同之物品，或是依據相同方法直接製成之物品。

2. 不限於自己實施，委託他人實施者亦適用本規定；例如受委託之人之製造亦屬先使用權之範圍。

(3) 已完成必須之準備：

為了製造相同之物品或使用相同之方法，已經在國內做了必要之準備。

A 客觀上可被認定的事實：

1. 已經進行相當投資。

2. 已完成發明之設計圖。

3. 已經製造或購買實施發明所需的設備或模具。

B 不可被認定的事實：

1. 主觀上實施發明之準備。

2. 購買實施設備而向銀行借款準備行為。

(4) 保留權利

專利申請人之發明於申請日前雖經公開，符合第22條第3項之規定，仍具6個月之優惠期，故專利申請人若已聲明保留其專利權的話，自應優先保障專利申請人之權益。本款所稱專利申請人，包括實際申請人及其前權利，其保留權利：

1. 如發明人未聲明保留權利，則在申請日前得知者可立即實施該發明，並享有先用權。

2. 如發明人聲明保留權利，但未在6個月內申請專利，則得知者可實施該發明，並享有先用權。

五、僅由國境經過之交通工具或其裝置

對於進入我國境內進行運輸任務的交通工具，包括船舶、航空器、陸地運輸等，以及其上為維持運作所需之裝置，專利權所不及。

六、非專利申請權人所得專利權被舉發而撤銷

假設專利申請人不具備申請權，即使獲准專利得依法提起舉發；若舉發成立，撤銷專利權確定後，其權利視為自始不存在，即非專利申請權人自始至終都未取得專利權。

1. 專利申請權：指得依本法申請專利之權利。

2. 專利申請權人：指發明人、新型創作人、設計人、其受讓人或繼承人

七、結語

舉例，發明人是否申請專利依其意願，若一直不提出申請，不僅影響他人開發、投資之意願，亦阻礙產業發展，故將期限設定為6個月。故專利精神，除保護權人合法權益外，仍基於社會公眾之最大利益考量。

參考

專利審查基準

專利法施行細則

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

權利耗盡原則

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-15

一、前言

賦予專利權人專有排除他人未經其同意而實施專利物品之權。以下根據專利法逐條釋義解說之。

二、權利耗盡原則

根據專利法第58條之六，「專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後，使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣，不以國內為限。」

專利權人製造、販賣或同意他人製造、販賣之專利真品(物品)，若從真品中已獲取利益，若再對真品主張專利權，將影響私權與公益平衡之問題；因此，真品第一次流入市場後，專利權人已經行使其專利權，表示真品之權利已經耗盡，不得再享有額外權能，即權利耗盡原則(principle of exhaustion)。即一旦權利耗盡，每一件已流通出去的真品，專利權人不再具有權利。

所謂「真品」，即專利權人自己製造、販賣或同意他人製造、販賣之專利物品。

三、不以國內為限

權利耗盡後，無論以何種方式實施該真品，專利權人都無權干預，但非指該專利所屬之權利從此被用盡。共分為國內際耗與國際耗盡二種：

(1) 國內耗盡原則：

側重專利權人之保護，專利權只會因將真品投入國內市場而權利耗盡，不因在國外實施而耗盡。

1. 專利權人仍享有進口權。

2. 他人未經專利權人同意而進口真品於國內、不允許真品自國外平行輸入，則構成侵權。

(2) 國際耗盡原則：

側重公共利益之保護，即使專利權人將專利物品投入國外市場，亦造成包括進口權之權利耗盡，無法禁止他人進口該物品。

1. 專利權人對於真品之進口，行為不得主張權利。

2. 若我國境內之專利權人與外國專利權人非同一人的話，即使他人在外國合法取得專利物品，仍不得進口至我國境內銷售，否則將構成侵權。

(3) 我國採用國際耗盡原則

民國100年11月29日三讀通過修正，我國權利耗盡原則明確採用國際耗盡原則。

四、我國平行輸入

對於專利品之平行輸入，我國採國際耗盡原則後，因專利權已耗盡。所以國外上市流通之專利品，其貿易商之進口行為：

1. 雖未取得專利權人同意，專利權人亦不得主張進口權。

2. 不得禁止真品之平行輸入。

五、結語

國際廠商間往往因跨國產業鏈之龐大，彼此間產品技術交錯複雜，所以涉及授權與權利耗盡相關須知，除了與該廠商簽訂專利授權契約外，並須了解下游廠商相關合作關係之產品，以不致於被控訴侵權。

參考

專利法

專利法逐步釋義 103.6.13版

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

  眾律國際法律事務所正式加入英僑商會專業諮詢服務(BCCT Advisor Network)

http://www.bcctaipei.com/advisor-network/

Zoomlaw Attorneys-at-Law is a full-service law firm with both tracks of legal affairs and intellectual property matters. “ZOOM-LAW” indicates a close observation of the laws, not simply accepting but continuously examining established rules, to adhere to the law without being restricted by it from the possibilities concluding the philosophies of Zoomlaw Attorneys-at-Law.

 — 和范國華在眾律國際法律事務所 Zoomlaw Attorneys-at-Law 。

手段功能用語簡介(一)

眾律國際法律事務所專利工程師  楊明樺

2014-10-01

一、前言

手段功能用語或步驟功能用語之認定與解釋，目前尚缺乏能夠一體適用之規範，使得每件發明專利案，都需要依照事實加以判斷個案。

二、以功能界定物或方法之請求項

(1)以功能界定

對於請求項之界定，通常採用方式：

1. 物之發明：以“結構或特性”界定請求項。

2. 方法之發明：以“步驟”界定請求項。

若某些技術特徵，無法以上述之結構、特性或步驟界定的話，或者以功能界定較為清楚的話，即以功能界定之請求項方式。

根據專利審查基準，依照說明書中明確且充分揭露的實驗或操作，若能直接確實驗證該功能時，得以功能界定請求項。並且請求項中包含功能界定之技術特徵，解釋上應包含所有能夠實現該功能之實施方式。

(2) 手段功能用語(步驟功能用語)

例如在某些發明案中，數個技術特徵難以結構形式描述彼此關聯性，像是資訊、通訊及電腦相關發明專利案等，常用以功能界定其數個技術特徵，例如：

1. 一種計算裝置，用以擷取接收訊號之波形函數；

2. 一種顯示裝置，用以顯示產生一代表反應物之三度空間結構影像；

因為一種計算裝置或顯示裝置係數個技術特徵所構成，如果在請求項中繁雜敘述數個技術特徵之運作，實在不屬於好方法。所以一種簡潔撰寫方式是將此數個技術特徵，其所結合後所產生新穎的功能或應用，用以此「功能」來界定此數個技術特徵，即為手段功能用語之目的及作用。

三、手段功能用語(步驟功能用語)之解讀

(1) 我國專利法施行細則之規定

根據專利法施行細則第十八條第八項，對於技術特徵組合發明進一步規定，「複數技術特徵組合之發明，其申請專利範圍之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時，應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。」

(2) 所記載之均等範圍

根據上述專利法施行細則之解釋，請求項中以手段功能用語或步驟功能用語，表示其技術特徵者，解釋其申請專利範圍應該根據：

1. 說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。

2. 非以其所載之功能。

意思即，審查委員只在說明書內容裡尋找、判定其實質均等對應之內容範圍，故此時僅以說明書內所揭露技術特徵之內容來限縮權利範圍。

四、手段功能用語(步驟功能用語)之判定

請求項中物之技術特徵，以手段功能用語表示時，或方法之技術特徵，以步驟功能用語表示時，其必須為複數技術特徵組合之發明。

是否為手段功能用語或步驟功能用語，請求項中之記載須符合下列三項條件：

1. 使用「手段(或裝置)用以(means for)……」或「步驟用以(step for)……」之用語記載技術特徵。

2.「手段(或裝置)用以……」或「步驟用以……」之用語中必須記載特定功能。3.「手段(或裝置)用以……」或「步驟用以……」之用語中不得記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作。

五、結語

以手段功能用語所撰寫之請求項在審查時，可能為認定請求項所主張的範圍，而要求限縮解釋為說明書所揭露之「可完成該功能的必要結構、材料」及其均等，若說明書內未揭露之結構、材料；以手段功能用語是一種簡便的撰寫方式，但相對也可能帶來限縮權利範圍之困擾，所以通常不鼓勵專利申請人採用手段功能用語撰寫請求項。

參考

專利法

專利法逐條釋義103.6.13版

專利審查基準

專利法施行細則

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

經濟部智慧財產局  MPEP對於手段功能用語審查的最新變革暨我國智慧財產法院的相關判決探討

簡述專利侵權(二)

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-19

一、前言

專利制度是政府藉授予申請人專有排他之專利權，以保護其研發之發明或創作，並鼓勵其公開研發成果，使公眾能利用之制度。

二、間接侵權與直接侵權之關係

如不實施所有要件，則不構成專利權之侵權，例如電話之發明專利已A、B、C要件所構成，如果只生產A或B或C其中之一，是否構成侵權。又例如，一個產品生產線經由不同上下游廠商所完成，若當產品本身已經侵權、或許其中一廠商所使用製造技術已侵權，則其他上下廠商是否連帶要負侵權之責任。

我國在專利法並無對「間接侵權」有明確相關法律規定。根據民法第一百八十五條規定：「數人共同不法侵犯他人之權利者，連帶負所害賠償責任，不能知其中熟為加害者，亦同。造意人及幫助人視為共同行為人。」故間接侵權視為"共同"侵權，以供為法律追朔責任之用。

間接侵權之概念，主要為了防止利用專利發明之一部分，又與不用所有申請專利範圍來判斷直接侵權之邏輯違背，同時也可能超過了專利權本來權利之範圍。故間接侵權之概念發展，其他國家立場如下：

(1) 日本立場

根據日本專利法，解釋間接侵權與直接侵權之關係，並是否以直接侵權為前提。

1. 獨立說：

間接侵權屬於專利權本來效力之外，所附加之其他效力，不論是否直接侵權存在與否，即可構成侵害。德國專利法採此立場。

2. 從屬說：

間接侵權非擴張專利範圍本身，其應該以直接侵權存在為前提之下才成立。

(2) 美國立場

美國對專利侵權細分較詳細，其中間接侵權又分為幫助侵權與引誘侵權。又間接侵權之成立，必備下列因素：

1. 所售之物本身須未取得專利。

2. 所售之物須構成專利權之發明之一個主要部分。

3. 所售之物須為了用於侵害專利之用，而特別製造或特別改造。

4. 出賣人必須第三要件知情。

5. 所出售之物必須非"適於主要非侵害用途之主要物品或商品"。

三、專利侵權之態樣

(1) 直接侵權

專利權授予專利權人排出他人實施其發明，以下行為若未經專利權人同意，則構成侵權：

1. 製造專利物品或專利方法直接製成之物品。

2. 使用專利方法。

3. 使用專利物品或專利方法直接製成之物品。

4. 販賣專利物品或專利方法直接製成之物品。

5. 為商業目的製造、販賣、使用專利物品，而進口專利物品。

6. 為販賣或使用以專利方法直接製成之物品，而進口該物品。

(2) 間接侵權

目前專利法就間接侵權雖無明文規定，但透過民法及判例之補充，仍有間接侵權之依據：

1. 由第三人引誘侵權人直接從事專利的侵害行為。

2. 第三人未經專利權人的同意，以生產營利為目的製造、銷售只能用於裝配專利產品的零件，或者只能用於實施專利方法的設備。

四、結語

專利權屬無體財產權，而非一般的所有權，在經濟上、商業上具有龐大之利益與價值；一旦侵害專利權人之權利，也就是侵犯一種財產權之型式。

參考

專利法

專利法逐條釋義103.6.13版

專利法理論與應用 楊崇森 三民書局

專利實務論(第四版) 冷耀世 全華出版社

專利實務論 劉國讚 元照出版社

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

簡述專利侵權

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-19

一、前言

專利制度是政府藉授予申請人專有排他之專利權，以保護其研發之發明或創作，並鼓勵其公開研發成果，使公眾能利用之制度。

二、侵犯專利之何權

專利權給予專利權人在法律所保護範圍內，享有獨占性、及完全排他之權利行為，以排除專利權人對於發明實施之權利；即法律規定外，任何人未經專利權人同意或授與人同意，"不得製造、販賣、使用或進口其專利產品，或使用其專利方法"，若有屬實，必然構成專利權之侵權。

根據專利法第五十八條，專利權給予專利權人之權利：

(1) 排他權：

發明專利權人，除本法另有規定外，專有排除他人未經其同意而實施該發明之權。

(2) 發明之實施：

物之發明之實施，指製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物之行為。

方法發明之實施，指下列各款行為：

一、使用該方法。

二、使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成之物。

三、侵權之證明要件

(1) 證明專利權有效

1. 專利權具有區域性：

專利權具屬地主義，僅在授予該專利權之國家境內受該國法律的保護。

2. 專利權具有時效性：

僅在授予該專利權之保護期間內受該國法律的保護；期間屆滿或者專利權經撤銷確定，即失去法律效力而為社會所共有，任何人都可實施其專利權。

(2) 證明侵權行為之事實

專利權授予專利權人排出他人實施其發明，以下行為若未經專利權人同意，則構成侵權：

1. 製造專利物品或專利方法直接製成之物品。

2. 使用專利方法。

3. 使用專利物品或專利方法直接製成之物品。

4. 販賣專利物品或專利方法直接製成之物品。

5. 為商業目的製造、販賣、使用專利物品，而進口專利物品。

6. 為販賣或使用以專利方法直接製成之物品，而進口該物品。

上述之專利侵害行為，專利權人必須證明於「何時、何地、如何被製造、使用、販賣、或進口其專利方法或專利物品」，具備以上條件才能構成有專利侵害之行為事實。

(3) 證明侵權行為人之故意或過失

根據專利法第九十六條第二項，「發明專利權人對於因故意或過失侵害其專利權者，得請求損害賠償。」其中故意或過失解釋：

1. 故意行為：

行為人已預見未經專利權人的同意就製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口的行為是屬於侵權行為，仍然執意去做。

2. 過失行為：

行為人沒有去查閱專利公報之專利，以至於他所製造、為販賣之要約、販賣、使用或進口的行為，已經侵害他人的專利權。

四、結語

專利權屬無體財產權，而非一般的所有權，在經濟上、商業上具有龐大之利益與價值；一旦侵害專利權人之權利，也就是侵犯一種財產權之型式。

參考

專利法

專利法逐條釋義103.6.13版

專利法理論與應用 楊崇森 三民書局

專利實務論(第四版) 冷耀世 全華出版社

專利實務論 劉國讚 元照出版社

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

專利權消滅之簡介

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-19

一、前言

專利法第七十條，規定專利權當然消滅之事項，以下根據專利法逐條釋義摘要簡介之。

二、專利權當然消滅

所謂當然消滅是指一旦有下列事由，即發生權利消滅之效果，不需要任何人主張，也不需要專利專責機關判定通知。

專利權當然消滅後，其技術即屬於公知領域成之公共財，任何人均可以自由利用；特別地，當然消滅之效力是往後發生，不影響消滅前有效之專利權效力。根據專利法第七十條，規定下列事項發生時專利權當然消滅：

(1) 專利權期滿：

專利權是賦予專利權人一定期間排他之權利，並非無限期。專利權期限為自申請日開始計算，專利權期限屆滿的話當然消滅。

1. 發明為20年。

2. 新型為10年。

3. 設計為12年。

(2 ) 無繼承者：

法人並無死亡、繼承之問題，故此所指的是專利權人為自然人之情形。專利權為私權，得為繼承之標的，故自然人之專利權人死亡後，其專利權歸屬：

1. 繼承人繼承

如果繼承人有多數人時，在未分割前由所有繼承人公同共有。

2. 無主張繼承者

該專利權歸屬公共財，即變成公共技術，任何人均可利用。

(3) 專利權人拋棄：

專利權人拋棄時，向專利專責機關以書面表示抛棄專利權，其消滅日期從書面表示之日。

(4) 未繳交專利年費：

專利年費之繳交，為專利權人對於其專利權是否繼續維持之考量，所以第2年後之專利年費，應於屆期前繳納；依第94規定，未於應繳納專利年費之期間內繳費，得於期滿後6個月內補繳。

故第2年後之專利年費：

1. 未於補繳期限屆滿前繳納者，自原繳費期限屆滿後消滅。

2. 未於屆期前繳納，又未於期滿後6個月內補繳，其專利權自原繳費期限屆滿後當然消滅。

三、專利權復權制度

(1) 非因故意未繳納

若申請人「非因故意」而未依時繳納，若一時疏於繳納、而懲罰不准其申請回復，則與專利本質上鼓勵研發、創新之用意相互違背。然而國際立法例上，例如專利法條約(PLT)第12條、歐洲專利公約(EPC)第122條、專利合作條約(PCT)施行細則第49條第6項、大陸專利法施行細則第6條，皆有相關申請回復之規定。

故明定專利權人如非因故意，未於第94條第1項所定期限補繳者，得於期限屆滿後1年內，申請回復專利權。

(2) 非因故意需繳納年費

除了天災或不可歸責當事人之事由例外，以非因故意之事由，申請再行繳費者，申請人所應繳納之專利年費數額，與補繳期限內繳費者，其需繳納：

1. 原應繳納之專利年費。

2. 另應按比率加繳專利年費。

經核准復權者，應同時繳納3倍專利年費，專利專責機關應將增加費用事實公告之。

四、結語

此外，另一專利權當然消滅情形為，同日分別申請發明專利及新型專利之一案兩請之情形，申請人就發明專利申請案繳納第1年年費及證書費後，新型專利權自發明專利公告之日即消滅。

參考

專利法

專利法逐條釋義103.6.13版

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

如何有助於專利請求項撰寫

眾律國際法律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-29

發明專利請求項，得以一項以上之獨立項申請之，而項數之多寡以及獨立項之組數會影響申請人需繳納各國專利規費的金額有關，例如：依中華民國之規費規定，於申請實體審查時請求項十項為一個基本額度(七千元)，而超過十項者，每項酌加收八百元。若為節省申請之規費考量時，專利撰稿時，妥善運用獨立項與附屬項之組合，並注意各項技術特徵相互的鋪陳架構。

請求項撰寫之架構大致分為專利標的(subject matter)、前言(preamble)、連接詞(transition)、元件(element)。

獨立項應敘明專利標的之名稱，以及發明人所認定的主要技術特徵；前言部份若需要指明專利標的之功能者；連接詞分為開放式用語以及封閉式用語，主要為標明主要技術特徵的組成元件是否得有其他額外之元件存在，撰寫時使用開放式用語，於爭端解決時，比對該請求項功效之產生，其他元件存在無礙於該請求項之涵攝；反之，若使用封閉式用語，則僅限於該請求項中所列舉之所有元件，該功效之發生不得有其他元件之存在。而獨立項中之元件，則是由該份發明專利之主要技術特徵之所有要件所組成。

對於撰寫者人之鋪陳獨立項，以申請時，通常知識者依據先前技術者，所撰寫架構之專利範圍，若過廣，則使獨立項限於說明書之實施例無法支持、或是習知技術被涵蓋進去；而若過於窄，雖申請時，雖易於獲證，然發明人主張該項權利時，會發現，各項權利項之限制條件過多，致技術公開給公眾學習。

對於獨立項之撰寫，於發明人與撰稿人間訪談時，敘明各該限制條件屬於必要技術特徵，亦或者是僅是產生輔助之功效，而非屬 “必要”者，則可置於附屬項，均有助於鋪陳請求項之架構。

參考資料：

中華民國 專利法

中華民國 專利規費收費辦法

專利請求項之功能性用語

眾律國際法律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-29

專利請求項之目標，常見以物、或是方法二類去做撰寫，物之發明，主要以物之結構去描述；而方法之發明，主要是以步驟為請求項之元件去描述；但若以上述二類的撰寫方式描述，較不適合請求項精簡、確實之要求時，有時也會以功能性用語，撰寫專利範圍。

以功能性用語撰寫專利範圍時，必須於說明書實施例段落，記載相對應之步驟或是流程敘述，才能達到說明書明確且有具體揭露的要求，而在解釋以該功能性用語撰寫之專利範圍時，應包含該實施例段中，說明書敘述相對應段落之說明所能包含到實施該功能性用語之實施方式。

        依審查基準之分類中，又分為手段功能用語、以及步驟功能用語。手段功能用語系用於物之請求項中，其用語為「手段(裝置)，用以…(記載功能)」，說明書實施例段落，記載該功能之相對應之結構或是材料等；而步驟功能用語擇系用於方法之請求相中，其用語為「步驟，用以…(記載功能)」，而說明書中應記載請求項中該功能之功能的動作，且應為複數個技術特徵組合之發明。

        判斷是否為手段功能用語之流程，

1. 1.          該請求項記載技術特徵的記載形式是否為「手段(或是裝置)用以(means for)…」、「步驟用以(steps for)…」。
2. 2.          該請求項之「手段(或是裝置)用以…」「步驟用以…」用語，是否有記載特定功能性用語，亦即該習知技術領域中之特定功能性用語。
3. 3.          該請求手段功能用語，不得于該請求項中，記載詳述之步驟、結構或是材料。

于撰寫專利請求項時，手段功能用語僅是一種撰寫之工具，在特定技術特徵

情況比較適合使用，某種程度放寬以習知領域中之特定功能性用語撰寫技術特徵，然需要於說明書中記載相對應該特定功能性用語中，於該專利說明書中記載之相對應於該特定功能之具體步驟、結構或是材料，若說明書段落記載之具體技術手段無法對應，反而會使得專利範圍的可專利性受影響。

參考資料：

中華民國 專利審查基準

相同發明案之官方程序處理

眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-26

相同發明之審查對象是以每一個請求項為對象，逐項去做審查，分別去做新穎性、進步性等可專利性之審查。倘若甲、乙兩份說明書雖均為敘明物之製造以及物的發明，甲說明書以裝置之製造方法為請求項，乙說明書以裝置為請求項，甲、乙二說明書則被認定為不同發明。

呈上，相同發明之發明，參酌說明書、申請專利範圍、圖式、通常知識等，判斷準則，依內容是否決定請求項是否(1)完全相同；(2)差異僅在文字記載形式或是可直接無歧異的得知之技術特徵；(3)差異僅在文件之相對應技術特徵的上下位觀念；(4)可以依通常知識即能直接置換的技術特徵。

        舉例來說，甲發明之請求項為下位概念，而以乙發明之請求項為上位概念，則倘若甲發明先申請，則乙之發明會被認為甲之相同發明；反之，乙先申請，並不會使得甲之發明被認定為乙之相同發明。

        倘若，甲乙二發明為相同發明。相同發明之審查原則，若為甲乙二發明為不同申請日，則若申請人相同，優先適用擬制新穎性之規定，而待先申請案公開公告後，再進行後申請案之審查，並應考量先申請案於申請過程中之變動過程，考量後申請案核駁之原審查意見審查範圍的正確性，以利於後申請人之後續修正及申復。若申請日相同，則敘明為相同發明，發出審查意見通知。

        而若甲乙二發明之申請人不同且相同申請日時：

(1)均尚未公告：已無其他核駁理由者，則應指定限定期限內，要求申請人申復雙方協議之結果，若屆期不申復，核駁所有申請案。而申請人於指定期限內申報協議結果，且撤回其他相關申請案後，應就申報之協議結果准其專利。

        (2)若一申請案已公告：應通知所有申請人指定期限，要求申復雙方協議專利權結果，依尚在申請案之修正、申復情形後續續行；若協議仍不成或是未回報協議結果，則核駁全部申請案。

參考資料：

中華民國 審查基準

Novelty: Online Article as Prior Art

眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-25

1. 1.          內容簡介

 美國專利法102(a)、(b)規定，無下列情形之一者，專利可以獲證，(a)在專利申請人發明及申請之前，已在本國為他人習知或使用，或在國內外已獲准專利或在印刷刊物上登載者(or described in a printed publication)，或(b)在美國申請一年前，該發明已在國內外獲准專利或在印刷刊物上登載，或在國內為公開使用或販售者；規定欠缺新穎性者不得獲證，而其比對的標準為習知技藝，透過專利或是印刷刊物登載公開，若與習知技藝比對，欠缺新穎性，則不具可專利性；可以為訴訟當中兩造常就該證據是否可以為適用於先前技藝的載體爭執，一旦為比對新穎性或是進步性適用的載體，欠缺新穎性、進步性的機會就大增。

原意可為唯有可對外傳播之載體才能夠傳遞先前技術，但是，在專利法立法時，傳遞資訊大量印製書刊，原可以登載先前技術的載體，由人手書寫擴及至印刷刊物，將資訊傳遞非限於人手書寫規定於專利法內，無思及有其他載體存在的可能性，卻導致後續的專利訴訟，許多問題會產生於是否可為“印刷刊物”，而必須去解釋”印刷刊物”字眼。

兩造常會回推至，專利法的法源基礎，(美國憲法第一條第八款第八項)，國會有權授予政府，為促進科學與實用技藝的進步，對作家和發明家的著作與發明，在一定期限內給予專利權的保障[1]，與人民用排他權的利益交換人民的技術，若是公眾可得為之的公開資訊，國家自然不需要拿排除他人製造、使用販賣的權利，與專利權人交換資訊，藉此理由，最高法院由國會立法理由或是其他判決先例各種情境下，針對一些爭議性的“印刷刊物”字眼做出一些解釋，原判決先例很多是在圖書館藏案例是否可為“印刷刊物”的載體，而在網路雲端時代來臨，網路資訊更為蓬勃，線上刊物可否為“印刷刊物”，字面而看線上刊物，也許並非印刷物，可否成為先前技術的載體，然網路傳遞資訊比實體資訊傳遞的更為快速，此問題更形重要，較難去驗證具體個案是有誰讀取該資訊，為求節省司法資源，不需要在每個個案中，在一個個論述是否可為“印刷刊物”，將其判斷標準統一建立起來也變成重要。

1. 2.          案例解析：Voter Verified,Inc. v. Premier Election Solutions,Inc. , 698 F.3d 1374 (Fed. Cir. 201)

2.1      案件說明（Caption）

2.2      事實（Fact）

再發證專利號Re40,449(′449專利)專利權人為Voter Verified於2008年8月5日獲證，′449號專利的優先權日為2000年12月7日。系爭專利揭露了具有自我驗票機制的自動投票系統以及方法，並請求了相對應的專利請求項，該自我驗票機制是在選民提交選票前，去偵測由機器與人員操作的錯誤，並且改正其錯誤。簡而言之，選民進入電子投票系統操作選票，將會暫時性的將選民的操作紀錄於儲存空間，並印製相對應的選票。為了增進投票的準確性，印製出的選票，就可以由選民透過目視去比對錯誤；或是經由機器掃描方式偵測選票、並與儲存空間中選民的操作紀錄作比對。各該些方式，只有與選民心中想選並輸入的人員相符的選票，才會進入最後選票的表格並提交出去；請求項獨立項第1、25、56、94項的標的物是自我驗票的 “系統”，獨立項第49、85、93項的標的物是關於該投票之方法。以方法項獨立項第49項為例：

49、一種提供一自我驗票機制的投票方法，該方法包括以下步驟：

(a)        一選民利用一電腦投票工作站進行一投票，該工作站用以顯示一選票、接受來自該選民相應於該選票上選項的投票輸入，暫時性儲存該選民的投票選項；

(b)       從該工作站之該電腦的儲存空間中讀取並列印該選民之該投票選項；

(c)        由該選民判斷是否列印之該選票是否可接受；

(d)       由該選民輸入資訊用以表示選民對該選票的接受度；

(e)        提交該選民可接受的該選票，用以列印。

被告製造並推銷自動投票系統。

2.3      訴訟歷程（Procedural History）

2009年11月，Voter Verified於佛羅里達州的中部地區地方法院，提起基於′449專利內容幾乎一樣的侵權起訴狀。一件訴訟案對象是Premier和Diebold，另外一件則是Election System。被告否認侵權，並基於系爭專利為可預見性、顯而易見、且不明確的不同理由，提出專利無效的確認訴訟。

在地方法院審理期間，經過兩造一連串的即席判決的聲請後，地方法院裁定(held)被告並未侵犯請求權第1~93項。更甚於，地方法院裁定基於專利法35USC 112第2款，請求項94項是不明確的，因而無效；基於35USC 103規定， 鑒於於一份刊登於網路上的定期周刊Risks Digest上名為Benson的文章，該雜誌主要是刊登關於電腦安全與保密的文章，請求項49項無效。地方法院裁定不利於Premier和Election System的即席判決，然而在他們反訴中提出關於請求項1~48，50~84，86~92項的專利無效性的爭議上，地方法院仍然認為被告並未提出任何有利於專利無效性判決的證據，被告之舉證並未達到“明確且使人確信”的地步。最後，就如同Premier和Election System關於請求項85、93項專利無效性的反訴一樣，地方法院不帶有岐視意見的駁回Diebold關於請求項1~48，50~93項專利無效性的反訴。

Voter Verified基於美國專利號Re40449再發證專利上訴，訴因包括不侵權與無效性的裁判，同時Premier與Election也對於專利請求項1~48，50~84，85~92的有效性提起交互上訴。依據於28U.S.C1295(a) (1)，CAFC對於請求權基礎為源自於專利權的上訴案件具有專屬管轄[2]，而且由於相關的訴狀事實有十足的相關聯，CAFC將兩個案件一同審判。

CAFC依據聯邦民事事件處理規則56條，依照地方法院裁定即席判決的相同標準下，去重新審視即席判決合不合法理。

2.4      爭點（Issues）

(1).     網路上刊物是否可為 35 U.S.C.§102(b)定義中 “印刷刊物”，亦即網路上刊物所載之技術，可否為35U.S.C. § 102(b)所稱的先前技術？

(2).     網路刊物的索引是否為決定公開可近性(public accessibility)的關鍵因素？

(3).     本案系爭網路刊物是否具有公開可近性?

(4).     系爭專利發明請求項49項是否與Benson的文章所載先前技術有無差異?

2.5      法院見解（Holdings）

(1).     不一定，CAFC認為當一份參考資料是否得為 “印刷刊物上”記載之先前技術要考量時，其關鍵因素應該是該參考資料是否輕易的容易讓公眾取得該記載內容之先前技術。

(2).     否，CAFC認為 “網路的索引並非決定網路參考資料具有公開可近性的必要條件”，只是決定具備公開可近性的眾多要素之一。

(3).     是，該網路定期刊物是知名刊物且提供眾多方便的檢索工具，得以容易的取得該份參考資料。

(4).     CAFC認為系爭專利請求項49項與Benson文章所載之先前技術沒有差別。

2.6      理由（Rationale）

(1)   網路刊物是否得為“印刷刊物”

上訴法院引用In re Cronyn見解，在對一份參考資料做是否得為記載一先前技術 “印刷刊物”的裁量時，其中的重點在該份參考資料對於該項技能有興趣的公眾是否在關鍵日期前就具有充足的近取性。上訴法院因而認為網路刊物可以為35USC§102(b)所定義記載先前技術的 “印刷刊物”載體。

(2)   網路的索引對於公開近取性的判斷是否具有決定性?

★        公開近取性是依判定的基礎事實所做的一項法律裁定

   上訴法院引用In re Lister判決，“一份參考資料是否具有公開近取

性是個案判斷，依據事實以及與該份參考資料所揭露之對象所處之情境   

判斷”，而援引Cooper Cameron Corp. v. Kavaerner Oilfield Prods的法理，

公開可近性是依據判定的基礎事實所做的一項法律裁定。

★        網路索引對公開近取性判斷的爭議

(3)   個案認定公開近取性

   在本案，關於關鍵性日期前Benson文章是具有公開近取性的裁定，證據上是支持地院的裁定， “於1999年，12月7日，關鍵性日期前，(系爭’449專利最早之優先權日一年前)

(4)   與先前技術的比對

地方法院在正確的確認Benson的網路文章為先前技術後，被告的專

家證人在地方法院提出一篇Benson的文章，作為一項說服證據。而地方法院隨即續行判斷依據Benson的文章做出請求項49項是顯而易見的專利無效的裁判；而原告Voter Verified並未提出任何不同的證據，於上訴時關於該證據之爭點也沒有提出任何證據。

2.7      結論（Disposition）

CAFC裁判確認地方法院的判決，網路上定期刊物得為先前技術於35USC§102(b)所稱之 “印刷刊物”，系爭網路刊登文章致使請求項49項專利無效，被告於有效之專利請求項並不侵權。

1. 3.          總結

3.1              本案例小結

2010年版本的MPEP 第八版 §2128審查基準中關於印刷刊物的規定，顯見在審查實務上，早已引進相關的法院判例，如引用In re Wyer案見解，認為傳統“印刷”和“刊物”的二分法不再正確，因此需要有統一見解。有鑑於目前資料備份、資料儲存以及數據檢索系統的技術狀態，“印刷”字義上對於“傳播的可能性”的標準，已經於1836年建立專利制度時代不同了；因此，“印刷”與 “刊物”分別代表 “傳播的可能性”以及 “資訊近取性”(Information Access)的意義，直接使用“印刷刊物”字面判斷反倒是多餘的。

也就是公開資訊，隱含的是其實任何對該技術領域有興趣的人，其實透過一些努力，即可以取得傳播的複製資訊，因而獲取所需資訊，而不需要去證明到底有誰獲取此公開資訊。另外原索引即代表有公眾近取性的判斷，也受挑戰，即便是有索引，但是索引與所要顯示之技術無任何關聯性，基本上對公眾取得該項資訊亦有難處，(如In re Cronyn案)，對於公眾取得該資訊與沒有該索引的狀態下是相同的。只需要在客觀環境下，審視在該情境下，對於有興趣的人是否有足夠的條件，讓其取得該資訊。

對於科技進步的時代，與其判斷是否有足夠多的人數取得該資訊，以及花時間去判斷專利權人是否有接觸該資訊的可能性，倒不如反推回原保管先前技術的體系是否有足夠的公眾近取性，容任任意的有此技術有興趣的公眾取得該項技術，進而對該項技術進步有所貢獻，而為公眾習知技術領域內，才是原專利法對“印刷刊物”的立法意旨，用以排除給予專利權人專利的新穎性規定。

2012年AIA美國專利法改革，修改條文§102(a)(1)任何人應有權獲專利獲證，除非在所請求發明有效申請日前，所請專利已獲證、載於印刷刊物、公開使用、為販賣使用、或以其他方式可為公眾取得；增加「或以其他方式可為公眾取得」為可為新穎性判斷之先前技術的載體，將最高法院之前實務上所常用的原則，列入條文，將一些可能為公眾習知領域的其他方式，一併列入可為先前技術載體的內容，只要其具有 “可為公眾取得”特性。

參考資料：

1.美國專利法

2.Voter Verified,Inc. v. Premier Election Solutions,Inc

美國專利之忠實揭露訊息義務(duty of disclosure)

眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-22

由於專利權的取得會涉及公眾利益，因此，美國專利依規定，要求各個專利申請人必須陳報對於可專利性有實質影響性的資訊(duty to disclose information material to patentability)，忠實地(in good faith)向專利局陳報相關資訊。

        若於專利仍處於申請階段時，該訊息之義務都拘束專利申請人，直到各該涉及之專利範圍被刪除或是撤回。倘若現存之專利請求項，與該訊息對於可專利性無實質影響力，則可以不用陳報；反之，則仍須提報該資訊。

依規定相關需陳報之揭露訊息如下：各該對應案官方檢索報告中之引證案，以及於申請時，申請人認為與該專利申請案最接近之任何資訊或是前案。

各該次揭露中第一次IDS資訊之揭露時間，官方規定提報IDS資訊，依申請程序上之規定，不得於晚於其他相對應案官方引用該引證案之三個月，若合於相當規定則可以少付官方規費(IDS提報費用)。

而若非英文之文件是對應案官方所引用之文件或是專利說明書，則需提出全文英文翻譯或是指明相對應與各該有關段落之翻譯。

參考資料：

Manual of Patent Examining Procedure(USPTO) MPEP 609

韓國專利局專利全文翻譯工具介紹：

眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-23

相較於 EPO 官網之翻譯工具，對於韓國專利多僅只提供摘要之翻譯，韓方官網所提供之專利翻譯為說明書全文翻譯 ( 除圖式外 ) ，可以節省一筆不小之翻譯費用，以下簡述該翻譯工具之操作流程 。

Step 1 ： 進入韓國專利檢索首頁 ，並輸入專利號

Step2: 選取 Unexam. Full Text 或是 Publ. Full Text ，再點擊 Machine Translation ，即可取得該專利相對應之英文翻譯文件

如此 ， 即可取得說明書之全文翻譯 。

參考資料：

韓國專利局 專利檢索官網 http://www.kipris.or.kr/khome/main.jsp