眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-27

概念

為保障發明人在申請專利時，無法預料到未來其發明被第三人以特別方式模仿，即刻意避開但實質實施的情況，專利相關規定認為，在解釋專利權範圍時，得以將範圍擴大到等同於原技術特徵的均等範圍，不僅限於原申請範圍的文義範圍，此稱為均等論。有時情況為系爭對象落入申請專利範圍的文義範圍，但系爭對象以實質不同的技術手段達成相同功能，在此時應判定系爭對象未落入專利權範圍，此稱之為逆均等論。此原則的目的在於避免申請專利範圍的不當擴張而超脫專利權人發明的合理範圍。逆均等論又可稱為消極均等論、表同實異論或均等相異論。

實務應用

當系爭對象基於全要件原則等原則判斷後認定落入專利的文義範圍時，被告可以藉由主張適用逆均等論來使系爭對象不落入專利的文義範圍。從程序來看，為先判定系爭對象落入專利文義範圍後，才審查逆均等論的判定是否成立(可參考下圖)。在實務專利侵害訴訟中很少人會主張逆均等論來防禦，理由有二：一者，當主張適用逆均等論時，就已經承認系爭對象落入專利的文義範圍了，但是在專利侵害訴訟中仍有許多其他手段可以做為防禦，如主張未侵權專利、專利無效、禁反言、先前技術阻卻。這些手段都是奠基在系爭對象並未落入專利文義範圍的假設上，最多僅是承認系爭對象落入專利的均等範圍，因此就防禦手段的順序而言，應該先對於系爭對象未落入申請專利範圍進行未侵權專利等主張，接著在系爭對象落入專利均等範圍的假設下進行禁反言、先前技術阻卻等主張，最後才是在系爭對象落入專利文義範圍的假設下進行主張，也就是說，逆均等論應該是專利侵害訴訟中的最後防禦手段。二者，當系爭對象已經被判定為落入專利文義範圍後，若被告主張適用逆均等論時，則被告須負起舉證責任，提出逆均等論成立的表面證據，這在實務上極難做到。CAFC目前尚未有基於逆均等論而判定不侵權的判決。

結語

基於均等論的理論基礎，逆均等論的出現是十分自然並能補足均等論未論及的部份。然則實務上逆均等論無論在程序上的考量還是主張成立難度的考量上都不易使用，因而使得逆均等論在實務上並不常見。

參考資料

逆均等論（The Reverse Doctrine of Equivalents）

http://patentdic.blogspot.tw/2007/03/reverse-doctrine-of-equivalents-u.html

Roche Palo Alto LLC v. Apotex, INC.判例探討 (2008年12月)

http://www.saint-island.com.tw/news/shownewsb.asp?seq=346&stat=y

專利侵害判斷之研究 － 以均等論下之先前技術阻卻研究為中心

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fethesys.yuntech.edu.tw%2FETD-db%2FETD-search-c%2Fgetfile%3FURN%3Detd-0731109-101707%26filename%3Detd-0731109-101707.pdf&ei=OZ7SUIqLNdHJmQWI34DYBg&usg=AFQjCNHykcTLWTsfqCXOtEE189q450k9Iw

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-26

前言

為了避免企業因有某些關鍵技術的專利而可能造成不法獨占市場的情況，專利法有特別規定一些情況得以強制授權於競爭對手，使市場可以維持正常的競爭情況。美國對於強制授權的判斷基準，主要使用關鍵設施理論(Essential facilities doctrine)，其認定當一獨占事業在具備以下四個要件的情況下，拒絕競爭對手使用系爭關鍵設施，而這個拒絕行為，可以將其獨占力量由一生產階段延伸到另一階段，或由一個市場延伸到另一市場，則法院得以反托拉斯法要求獨占事業以無歧視條件提供該關鍵設備，以避免不法市場獨占發生：

一、獨占事業控制關鍵設施

二、競爭對手事實上或從合理角度上看，沒有能力重製該關鍵設施

三、獨占事業拒絕該競爭對手使用該關鍵設施

四、獨占事業當時有能力提供該關鍵設施

以下就案例討論

Magill案件

Magill公司打算出版ITP、RTE、BBC等電視頻道的電視週刊並請求其提供每日節目表，然則ITP、RTE、BBC拒絕授權其節目表。歐洲最高法院最後認定ITP、RTE、BBC應該以合理權利金授權節目表，理由如下：

一、BBC等具有支配市場能力

BBC等電視頻道為當地大多數民眾收看的頻道，對於相關電視週刊而言，其內容必須由電視頻道決定，故BBC等具有支配市場能力

二、BBC等濫用其支配市場地位

當時僅有Magill一家公司具有較完整內容的電視週刊，但BBC等以拒絕授權的手段，排除電視週刊下游市場的全部競爭，將市場保留自己。

Mediaprint案件

Mediaprint報社具有當地獨家派報系統，Bronner報社因為自身用戶少，所以希望使用其系統以節省費用，最高法院最後認為Mediaprint可不提供派報系統，因為就算不使用其系統，Bronner報社也可以使用其他可能系統，如郵遞、店面販售等系統，所以其派報系統不具支配市場的能力。

IMS Health案件

IMS Health以磚型結構格式提供藥品資訊給實驗室，後來有一離職員工另外成立PII公司，也以相同格式提供相同服務，但IMS Health公司不提供相關授權。最後最高法院認為其可不提供相關授權，理由如下：
一、IMS Health不具有支配市場能力
PII公司其實可以提供另一格式的資訊給實驗室，但因客戶比較習慣IMS Health公司使用的格式才使用IMS Health公司的格式。

二、兩個市場為同一市場

IMS Health和PII公司經營的市場為同一市場，而非上下游市場。

結語

由以上案件分析可以看出，關鍵設施理論的確可以有效處理獨占事業相關的案件，此理論對於相關法條的制定將會相當有幫助。

參考資料

以關鍵設施理論限制專利強制授權之範圍

http://www.rulingcom.com/cs/j0002.pdf

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-26

前言

國際專利文獻眾多，為了能迅速、有效地查詢和使用專利文獻，對於專利文獻進行有系統的組織和整理會是十分重要的，國際專利分類便是為此而生。以下簡介國際專利分類法的基本特性。

要件

一、符號簡單

使用英文和阿拉伯數字等簡單符號混合表示以方便辨識使用。

二、完整的相關索引

除了基本分類架構外，使用各種相關索引、附註等可以幫助使用者更容易找到所要資訊。

三、階層架構分明

總共分成五個階層，部、類、次類、目、次目。清楚的層次讓人容易了解相關特性並檢索所要專利。

四、清楚的範圍解釋

每個專利所包含的技術知識範圍皆不相同，在分類表中清楚明確的解釋將會幫助使用者理解發明。

五、涵蓋所有的技術領域

分類體系必須涵蓋所有技術以避免遺漏。

六、適應未來科技發展的需要

為避免未來專利遺漏，分類體系需能適應未來需要。

分類號賦予原則

一、功能取向

以發明本身的功能特徵作為基本分類基準，舉例來說，”床”這個分類指可讓人們以俯臥、仰臥或坐的方式，以達到休息、治療的功能。

二、應用取向

以發明的用途或目的作為基本分類基準，舉例來說，分類號A01K 75/02 ”漁網的發光裝置”指應用於魚網發光裝置的發明，但其並沒有歸屬於F21一般”照明”的分類。

三、功能與應用取向兼備

應用或功能取向是相對性而非絕對的，實務上會依照情況來決定兩者的比例。

分類編號

一、部(Section)

此為國際專利分類表的最上階層，總共分為八部，以A到H表示，比如：A表示人類生活必需。

二、次部(Subsection)

此分類階層僅有資訊性標題，而非真正的分類階層。

三、類(Class)

此為第二階層，為技術領域作出更明確的定義，由部的分類號再加上兩位數字組成，比如：A41表示服飾。

四、次類(Subclass)

此為第三階層，再更明確地指示技術內涵，由類的分類號再加上一個大寫字母組成，比如，A43C代表鞋子相關的鞋帶。

五、目(Group)

目為分類的第四階層，其內容主要限定在某一技術主題領域中，由次類的分類號再加上一到三個數字和一條斜線”/”以及數字00組成，比如說E04F 11/00代表建築物裝修工程中的樓梯、斜坡道或類似結構。

六、次目(Subgroup)

次目為分類第五階層，內容一樣是限定在某一技術主題領域，將目的分類號最後兩位改成00以外數字即是。次目仍有層次之分，圓點”．”數量多的隸屬於前面圓點數量少的項目，如以下例：

A63H 3/40將解讀為”會動的玩偶眼睛零件”。

參考資料

專利資訊 檢索、分析與策略  陳達仁 黃慕萱著

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-25

 前言

日本在應用均等論時，認定均等論必須符合五個要件，其中學理以及概念與美國所用之原則大致相同。然而其中第一個要件要求，均等論可以擴張的範圍必須為專利發明的非本質部份，稱之為技術思想同一性，此與美國原則有些差異。究竟什麼是發明本質部份？或許我們可由以下”卡發行系統”案件討論來看出。

“卡發行系統”案件

原告專利是一個可用來發行各種會員卡的卡發行系統，特別可以應用在有多個分店的錄影帶出租店。其利用特殊設計的資料傳訊技術，可讓使用者即使在沒有人的分店裡仍能申請和拿取會員卡，如此便能節省大量業務人力。

發明系統為一母店和至少一個無人分店，其中當子店有人想要申請會員卡的時候，利用一特殊設計的”硬拷貝”裝置，將使用者有附署名之駕照等身分證件資訊傳送到母店，經母局人員確認後再回傳確認訊息於分店並發行會員卡給使用者。

被告系統也是一設置在無人店面的機器，用於締結小型貸款契約。在確認身分的部分，使用掃描器掃描身分證明書，以及用照相機照下使用者的臉部，兩者比對後來確認身分。

兩個系統十分類似，因此原告控告被告系統侵權。法官審查後認為，被告系統和原告專利其實在本質部分並不相同。在專利申請之前，已有一種類似的無人卡發行系統，其中也是使用照相機照的影像資訊和掃描器取得的身分證明書資訊來確認使用者身份；而這個專利發明是使用一種特殊設計的硬拷貝情報讀取系統，其中僅需讀取附署名的駕照等身份證件，就可以讓母店人員確認使用者身份，和先前的無人卡發行系統相比，其系統架構更為便宜，卻同時具有足夠的安全性。以此來看被告系統的本質部份反倒是屬於先前技術，因而兩個系統在發明本質上並不相同，不應應用均等論來擴張專利申請範圍。最後法院判定侵權不成立。

結語

技術思想同一性所討論的發明本質，雖然在應用上得十分細膩，然而在類似專利技術眾多的情況，可以防止大量不同專利互相落入對方的均等範圍，對於我國現行情況十分適合。

參考資料

專利實務論 劉國讚 p417~p424

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-25

 概念

在申請專利時，雖然發明人可以儘可能爭取較大的權利範圍，但是在公開發明後，若有人想要模仿，可以在適當研析專利範圍後，刻意地避開請求項文義但實質上實施該發明，因而避免侵權。以此角度來看，僅是原先的權利範圍對於發明人的角度仍是不夠。均等論是在如此的情況下產生，基於保障專利權人利益，避免他人對於發明技術僅稍做非實質的改變而避免侵權，在解釋專利權範圍的時候，得以將範圍擴大到等同原技術特徵的均等範圍，而不僅限於原申請專利範圍的文義範圍。

美國均等論的原則

一、替換技術特徵

在擴大專利權範圍時，不要求所有技術特徵要完全相同，而是判斷對於所屬技術領域的技術人員來說，侵權人所採用的技術特徵和專利權範圍的技術特徵是否具有可替換性。判斷時會考慮，專利發明和被控侵權客體的對應技術特徵是否”以基本上相同的方式，實現基本上相同的功能，產生基本上相同的效果”，這被稱為”功能-方法-效果”(function-way-result)原則。

二、全要件原則

在上述原則情況下，為了避免專利權範圍的過度擴張，使用均等論時，會要求不允許將保護範圍擴大到實質上已經忽略了請求項中的某些技術特徵，也就是使用均等論時必須考慮申請專利範圍中的所有技術特徵。

要注意的是，即使有前兩個判斷原則，在實際上的判斷，仍應該考量文件的內容、現有技術的情況、以及案件的特定情境。對於均等的判斷不能拘泥於某種拘泥的模式，也不能脫離具體案情憑空論述。

三、先前技術阻卻

此指均等論的擴張範圍，不可以包含發明申請之前的先前技術。

四、禁反言

指均等論的擴張範圍，不可以包含專利權人在申請和維護過程中，比如說修正、更正等過程，任何已經被限制或者被排除的事項。

結語

雖然均等論原則存在已久，但質疑反對的聲音也一直存在。目前由美國判例仍然可以看出，法院認為均等論有其存在的必要性。然則依照案情事實不同，均等論的判斷準則也會有所差異，因而在實際的使用上，需要特別注意。

參考資料

專利實務論 劉國讚 p403~p410

專利侵害判斷之研究 － 以均等論下之先前技術阻卻研究為中心

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fethesys.yuntech.edu.tw%2FETD-db%2FETD-search-c%2Fgetfile%3FURN%3Detd-0731109-101707%26filename%3Detd-0731109-101707.pdf&ei=OZ7SUIqLNdHJmQWI34DYBg&usg=AFQjCNHykcTLWTsfqCXOtEE189q450k9Iw

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-25

在應用均等論的時候，其專利權擴張範圍不可以包含該發明專利的先前技術，也因此，當一產品(以下簡稱系爭對象)被控落入另一個專利(以下簡稱系爭專利)的權利均等範圍時，被告可以主張先前技術阻卻，即主張系爭對象其實是屬於系爭專利的先前技術，來阻止均等論的權利擴張以避免落入系爭專利的權利範圍。在實務上，判定先前技術阻卻是否成立並不容易，因為當如此爭議發生的情況，往往系爭對象、系爭專利和相關先前技術之間的差異會很小，而法院在判決先前技術阻卻是否成立，往往是判定系爭對象和相關先前技術的差異是否比系爭對象和系爭專利的差距還來得小。然則如此判定往往會流於主觀，以下就專利審查的新穎性和進步性要件審查來討論另一種判定準則。

以新穎性要件看先前技術阻卻判定準則

若先前技術阻卻成立，則代表系爭對象隸屬於相關先前技術的範圍。以此角度來看，若是假設系爭對象在沒有系爭專利的情況下，其申請專利無法通過新穎性要件審查，也因此我們可以使用新穎性審查基準來判斷系爭對象是否通過測試，假如未通過的話則先前技術阻成立。

以進步性要件看先前技術阻卻判定準則

依照前述討論，我們一樣可以以進步性審查基準來測試系爭對象是否通過測試，若是未通過測試的話則先前技術阻卻成立。

若是我們以先前討論的方式來審查先前技術阻卻是否成立，可以發現其實其關鍵處不是在於判定系爭對象和相關先前技術的差異與系爭對象和系爭專利的差異之大小比對，而是在於系爭目標是否隸屬於相關先前技術的範圍。若系爭目標無法通過新穎性或進步性其中一個測試，則系爭目標隸屬於先前技術，先前技術阻卻成立；反之則先前技術阻卻不成立。另外，以此角度來看，先前技術文件的引用，得以引用不只一份，並沒有太大限制。

假設性申請專利範圍分析法

假設性申請專利範圍分析法(hypothetical patent claim)是美國CAFC 於1990 年之Wilson Sporting Goods 案所創設，其概念邏輯即如前述。以如下步驟執行：

一、修改系爭專利之申請專利範圍中與系爭對象均等的技術特徵，使之在字義上涵蓋系爭對象，此修正後的申請專利範圍即稱之為「假設性申請專利範圍」；

二、以被告提出作為阻卻均等侵權的先前技術為引證資料，檢視該「假設性申請專利範圍」是否仍符合可專利要件之新穎性、進步性規定，若：（ a）該「假設性申請專利範圍」仍具有新穎性與進步性時，應判斷均等範圍得擴及涵蓋系爭對象，系爭對象構成均等侵害；（ b）該「假設性申請專利範圍」不具有新穎性或進步性時，則應判斷均等範圍不得擴及涵蓋系爭對象，系爭對象不構成均等侵害。

結語

以新穎性、進步性審查基準來判定先前技術阻卻是否成立，雖然在實務上未必容易使用，卻為我們提供一個清楚明確的框架來進行審查，以避免流於主觀的判斷。

參考資料

專利實務論 劉國讚

專利侵害判斷之研究 － 以均等論下之先前技術阻卻研究為中心

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fethesys.yuntech.edu.tw%2FETD-db%2FETD-search-c%2Fgetfile%3FURN%3Detd-0731109-101707%26filename%3Detd-0731109-101707.pdf&ei=OZ7SUIqLNdHJmQWI34DYBg&usg=AFQjCNHykcTLWTsfqCXOtEE189q450k9Iw

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-25

 前言

在使用均等論的時候，其擴張範圍不可以包含專利權人在申請和維護過程中已經被限制或排除的事項，此稱為禁反言原則。實務上補充和修正的原因眾多，有些乃因不符專利要件的修正，有些則是單純文字錯誤的修正，究竟何者情況適用禁反言，各家仍有不同看法。美國基本上是採彈性禁反言的原則，也就是禁反言的程度為彈性，依專利權人在申請專利過程中說了什麼話以及其目的來決定限制程度的大小。以下就2002年Festo案討論美國法院對於禁反言原則的看法。

案件介紹

Festo為生產壓縮式裝置的公司，其有”磁性無桿式汽缸”專利，有氣缸和外套筒結構。在專利取得的審核過程中，其曾對專利申請範圍進行限制修正，表明外套筒由磁性材質構成和氣缸有一對單向密封環。後來SMC公司販賣一類似但不完全相同的產品因而被告，其中此產品使用一個雙向密封環且套筒由非磁性材質構成。Festo認為此為細微改變實質模仿的行為，基於均等論應為侵權。

CAFC判決

CAFC因為認為過去使用的彈性禁反言原則，會使當事人在法院判決時，無法明確知道均等論喪失的範圍為何，為了使以後判決上可有一致性的原則，因而採用全面禁反言這個較嚴格的原則，指在專利申請過程中所做的任何範圍限縮，只能依照字面意義來解釋。因此CAFC最後依字面解釋認為SMC並無侵權。

最高法院判決

最高法院認為禁反言是一種專利申請程序的專利權建構原則，依照程序中”已被取消或被駁回”的資訊來進行專利權建構。假如審查範圍限縮時僅能依字面來進行解釋，這就好像要求發明人具有預見未來的能力，可以知道未來其專利會以何種方式被侵權；然均等論便是認為專利權人無法預知其未來情況，所以才給予可將專利權範圍擴大的保障，假如要求禁反言僅能以字面意義來解釋，這與均等論的精神不符，因此最高法院認為仍應採用彈性均等論原則，以發明人在申請過程中所表態的立場、情事的背景情況來決定限縮修正範圍。最後重審後仍是認為SMC並無侵權。

結語

為保護專利權人因無法預知未來情況而遭惡意模仿，均等論給予發明人專利權擴張的保護。依此相同精神，美國法院認為禁反言也應該採彈性原則，依照發明人在申請過程中所表態的立場、情事的背景情況來決定限縮修正範圍。

參考資料

專利實務論 劉國讚 p410~p413

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-20

前言

為了避免企業因為擁有某些關鍵技術的專利，因而可能造成不法獨占市場的情況，專利法有特別規定一些情況得以強制授權於競爭對手，使市場可以維持正常的競爭情況。然而究竟何者情況得以強制授權，哪些不適合，其間有許多必須仔細衡量之處。美國對於相關判斷，主要使用關鍵設施理論(Essential facilities doctrine)，以下簡介之。

概念說明

當一獨占事業在具備以下四個要件的情況下，拒絕競爭對手使用系爭關鍵設施，而這個拒絕行為，可以將其獨占力量由一生產階段延伸到另一階段，或由一個市場延伸到另一市場，則法院得以反托拉斯法要求獨占事業以無歧視條件提供該關鍵設備，以避免不法市場獨占發生：

一、獨占事業控制關鍵設施

二、競爭對手事實上或從合理角度上看，沒有能力重製該關鍵設施

三、獨占事業拒絕該競爭對手使用該關鍵設施

四、獨占事業當時有能力提供該關鍵設施

MCI Communications Corp. v. AT&T Co.案件討論

AT&T對於市話網路有完全的控制，此為MCI"國際交換線路"等服務所不可或缺，因此系爭市話網路是關鍵設施。市話網路在技術上是自然獨占，而MCI在經濟或法規因素下不可能重製原告的市話網路。最後證據顯示，AT&T在沒有商業或技術正當理由情況下，拒絕與MCI互連市話網路，且其有能力提供互連，因此法院最後要求AT&T必須提供互連。

注意事項

由於市場獨占發生的情況並不常見，因而法院不會輕易執行強制授權，而以從嚴解釋的立場處理以上四個條件的成立。以下討論重要注意事項：

一、關鍵設施判定

必須具有消滅下游市場的力量，才被認為是關鍵設施。若僅是使競爭難度提高，則不算是消滅。對於關鍵設施的同一市場亦不在此理論討論範圍，舉上例來說，若另一公司想經營市話網路市場卻缺乏相關技術，此時市話網路不被認為是關鍵設施。

二、無力重製該關鍵設施

必須要幾乎不可能重製，才符合本項條件。僅是花費昂貴或是造成負擔，不符合此項條件。

三、拒絕對手使用

除了直接拒絕與競爭對手交易或授權關鍵設施外，若以不公平合理條件提供授權(必須被證明具有某種惡意)，也算是符合這項條件。

四、有能力提供設備

此指在獨占事業既有營業範圍內衡量，非要求其必須窮盡一切所有可能。

結語

對於不法獨佔市場的情況，進行合理的管理是非常重要的。然則其中許多可能的細節判斷，並非輕易可以得知。關鍵設施理論提供我們一個合理的框架和準則，來判別何種情況得以強制授權以制裁不法獨佔市場。

參考資料

Essential facilities doctrine

http://en.wikipedia.org/wiki/Essential_facilities_doctrine

以關鍵設施理論限制專利強制授權之範圍

http://www.rulingcom.com/cs/j0002.pdf

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-20

TRIZ(萃思，原文為俄文теории решения изобретательских задач)，是一種創造式的解決問題方式，認為藉由一套合理的方法引導思考，研發人員可以釐清問題的關鍵處，之後使用整理好的處理問題法則來更有效地解決研發上的問題。此理論目前已為世界許多知名企業所採用，三星在採用這套理論之後，節省了九千萬美金的研發經費並產生龐大的效益，十年內股價大漲六倍，現為世界最大的電子公司。

起源

TRIZ理論是由前蘇聯發明家阿利赫舒列爾(G. S. Altshuller)在1946年所創立，其在前蘇聯海軍專利局工作時思考，是否有可遵循的科學方法和法則，從而能迅速地實現新的發明創造或解決技術難題。在他觀察許多發明專利後，他發現任何領域的技術變革就和生物系統一樣，都存在產生、生長、滅亡等規律。因此他認為假如人們掌握相關規律，便能更有效地創造新發明、預測產業的未來趨勢。之後數十年中，Altshuller分析了世界近250萬份高水平的發明專利，總結出各種技術發展進化遵循的規律，以及解決各種技術矛盾的創新原理和法則，建立了一個由解決技術、實現創新開發的各種方法和演算法組成的綜合理論體系。

理論基礎

該理論認為衝突普遍存在於各產品的設計中，依照傳統使用的折衷法，無法徹底解決其衝突。TRIZ理論歸納出現實情況的各種衝突並加以分類，經由引導後研發人員可以了解到自己遭遇到的衝突隸屬那個分類，之後連結到理論中由已知發明歸納出的常用發明原理，研究人員可以藉由這些發明原理來考量具體的解決方案。以下舉”會飛的毯子”來說明創造性問題分析原理，其藉由將虛幻構想中的不現實部份連結其他資源，逐漸將它轉化為現實：

神話中有會飛的毯子。現實生活中雖然有毯子，但毯子都不會飛，原因是由於地球引力，毯子具有重量，毯子比空氣重。那麼在什麼條件下毯子可以飛? 我們可以施加向上的力，或讓毯子的重量小於空氣的重量，或希望來自地球的重力不存在。如果我們分析一下毯子及其周圍的環境，會發現這樣一些可以利用的資源，如空氣中的中微子流、空氣流、地球磁場、地球重力場、陽光等，而毯子本身也包括其纖維材料，形狀、質量等。那麼利用這些資源可以找到一些讓毯子飛起來的辦法，比如毯子的纖維與中微子相互作用可使毯子飛翔，在毯子上安裝提供反向作用力的發動機，毯子在沒有來自地球重力的宇宙空間，毯子由於下面的壓力增加而懸在空中（氣墊毯），利用磁懸浮原理，或者毯子比空氣輕。這些辦法有的比較現實，但有的仍然看似不可能，比如毯子即使很輕，但也比空氣重，對這一點我們還可以繼續分析。比如毯子之所以重是因為其材料比空氣重，解決的辦法就是採用比空氣輕的材料製作毯子，或者毯子象空中的塵埃微粒一樣大小，等等。

上面的分析過程，研發人員便能從問題中找到衝突點，並逐漸找到可能可以實踐的解決方案。TRIZ理論提出了如衝突矩陣、76標準解答、ARIZ等多樣工具，可供研發人員依自身情況選擇使用。

參考資料

Wikipedia:TRIZ

http://en.wikipedia.org/wiki/TRIZ

TRIZ理論 – MBA智庫百科

http://wiki.mbalib.com/zh-tw/TRIZ%E7%90%86%E8%AE%BA

中華萃思協會

http://www.triz.org.tw/web/

Classical TRIZ 的發展歷史

http://www.sdr.ebiz.tw/TRIZ/Sys_Innovation/TRIZ_14.htm

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-19 

起源

在Lincoln Engineering Co. v. Stewart-Warner Corp.案件中，發明人發明了一個改良後的連接器，其可以幫助組裝黃油槍，但這個專利案對於整把槍也申請專利。法院最後認為，這整把槍的組合並非可專利客體，因為整個組合中只有連接器這部份是符合專利要件的，其他部分和組合方式都屬於先前技術，如此申請專利的方式，會讓申請專利範圍變得過大，使得一般人想要用這個連接器的時候，被迫也要同時向專利權人購買黃油槍的其他部分。因為如此原因而認為不應准予專利的情況，稱之為Exhausted combination doctrine。

Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. 案件討論

在1984年，美國聯邦巡迴上訴法院聲明這個準則不再符合現實的產業情況。這時業界開始認為，申請一個僅有一部份符合專利要件，其他部分與其組合皆屬先前技術的物件是可能的；由此推論可得，假如一公司同時擁有，比如說，一個馬達跟一個光碟機(其包含此馬達和其他屬先前技術的物件)的專利，則販賣此馬達不會消耗這個光碟機的專利權。在如此假定下，發生了Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.案件。在此案件中，廣達販賣的電腦中有LG擁有專利權的微處理器，因此LG認為廣達侵權。法院最終認為，當Intel販賣微處理器給廣達的時候，其專利權就已經耗盡了。此判例可以看出，在處理專利權耗盡相關議題時，Exhausted combination doctrine仍是被考慮的，即一物件的專利範圍不應被擴大到包含它的舊有組合，因此販賣一物件時不但會耗盡本身的專利權，也會耗盡包含它的舊有組合的專利權。

Exhausted combination doctrine與可專利適格性的交互影響

電腦程式相關的發明，常常需要判定可專利適格性，這時法院會使用M-O-T測試作為準則。當一發明無法通過M-O-T測試的其中一要求，即發明整體能把一物件轉換成至另一種狀態或成為另一種物質，這時將請求項由一方法改寫成由某種處理裝置執行的方法，比如說，請求項由電腦程式本身改寫成由電腦執行的程式，則此發明將因此而符合M-O-T測試另一要求，其認為當發明整體是由一特別機器所執行的方法，則為可專利客體。如此的請求項寫法基本上違反Exhausted combination doctrine，所以能不能被接受要看法院是否認同美國聯邦巡迴上訴法院關於廢除Exhausted combination doctrine的聲明。在Diamond v. Diehr一案中，其請求項為一種用來模製生橡膠的方法，包含了壓模橡膠和其他相關所需的儀器，如此寫法便能通過M-O-T測試因而得予專利；在Gottschalk v. Benson案件中，請求項為一種轉換二進位編碼十位數轉換成純二進位數的電腦程式，其中沒有包含其他儀器，而最終沒有得予專利。由此可以看出，在處理具有可專利適格性爭議的案件，請求項寫法將會是非常關鍵的一部份。

參考資料

專利師季刊第十期(2012 七月)    中華民國專利師公會發行

Wikipedia:Machine-or-transformation test

http://en.wikipedia.org/wiki/Machine-or-transformation_test

Wikipedia:Exhausted combination doctrine

http://en.wikipedia.org/wiki/Exhausted_combination

Wikipedia:Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc.

http://en.wikipedia.org/wiki/Quanta_Computer,_Inc._v._LG_Electronics,_Inc.

 眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-19

前言

20世紀初，植物的新品種開發和育種技術逐漸受到重視，其權利保障也開始為各國討論。我國植物研發的權利保障主要是以品種權來執行，以下簡介其申請所需要件以及與專利權比較和兩者可能對於產業的影響。

基本要件

一、新穎性

指一品種在申請日之前，其品種出現在本國境內未超過一年，在國外，木本或多年生藤本植物未超過六年，其他物種未超過四年。

二、可區別性

指欲申請品種與目前市面流通的最接近品種相比，其性狀可以加以辨識和敘述。

三、一致性與穩定性

一致性指一品種特性除可預期之自然變異外，個體間表現一致者；穩定性則指一品種在指定之繁殖方法下，經重覆繁殖或一特定繁殖週期後，其主要性狀能維持不變。此兩者確保植物個體在同一世代乃至不同世代間，性狀表現均能相同。

品種權與專利權差異

一、創新程度

品種權強調品種的外表性狀(characteristics)必須跟現存的有差異，而專利權則要求其技術特徵的差異。專利權要求技術相較原有要有進步性，品種權則無此要求。相較起來專利權對於創新的要求較高。

二、揭露程度

申請品種權時不用將詳細描述育成或發現經過，但申請專利則需描述相關資訊。專利權對於接露的要求較高。

三、保護範圍

品種權保護的是具可區別特定性狀的植物品種本身，此指最低植物分類群內之植物群體。專利權保護任何具可專利性的植物、產物、相關方法或用途。相較起來專利權保護的範圍和自由度較大

品種權與專利權的產業影響討論

因為品種權與專利權的種種差異，導致兩者對於產業會有不同的影響。同樣申請一個案件，因為創新程度等要求，專利權的難度會較品種權高出許多，舉例來說，使用基本育種方法的新品種可申請品種權，但因為技術不具進步性，所以無法申請專利。又由於品種權只要是新品種就可以申請，不會去追朔過去的技術，所以對於中小型研發產業是較具彈性，舉例來說，一企業可以沿用市場上已有的優良品種來開發新品種，而不用顧忌侵權。專利權因為其保護的範圍和自由度較大，所以對於大型企業對於智財權佈局較有幫助。整體看來品種權對於以中小企業為主的市場較為友善，而專利權對於大企業則有更多的操作空間。

結語

近來專利法對於植物部分的開放引起社會各界不少爭議，了解品種權與專利權的特性以及對產業的可能影響，將可幫助我們釐清相關的議題並擬定最適合的策略。

參考資料

專利實務論   劉國讚

台灣植物品種權保護制度及現況

http://coa.cpc.org.tw/edu/class/doc/98/09807/01%E6%A4%8D%E7%89%A9%E5%93%81%E7%A8%AE%E6%AC%8A%E5%88%B6%E5%BA%A6%E5%8F%8A%E7%8F%BE%E6%B3%81.pdf

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-19

 前言

動植物專利原本想在這次專利法修法時開放，但最後卻因為無法取得各界共識而決定不納入修法範圍，由此可以看出開放此部份似乎引起不少爭議，本文就植物部份進行相關討論。

世界專利法討論

WTO關於智慧財產權的規定（TRIPS）明文要求，除微生物外的動、植物以及動、植物的主要生物學育成方法不得給予專利。歐洲、中國大陸和我國專利法大致符合相關規定，美國則是認定只要是非自然產生的植物皆可為專利客體。整體來看我國專利法規定與世界潮流一致，與美國有些許差異。

國內產業討論

我國目前對於植物的品種研發主要是以品種權來保護。專利權是以技術特徵來作為討論主體和保護範圍，品種權則是以品種最後長出來的樣子作為討論主體和保護範圍。因此，在申請品種權時，不需要描述過去技術是怎樣來的，只要新品種和原有品種有一定程度差異即可申請，但專利權申請必須考慮過去的先前技術，互相比對後符合專利要件才可申請。舉例來說，若有一人研發出能讓汁不流出來的西瓜，其他人可以此品種繼續培育新型西瓜，只要新型西瓜和原西瓜有一定程度差異，則新型西瓜就可以申請品種權；但申請專利權不同，因為以原品種培育出的新型西瓜具有原品種的技術特徵，而要符合新穎性和進度性等專利要件的申請難度就會較品種權高。台灣植物的品種研發多為農民或中小型育苗公司，其研發大致可以達成品種權的申請，卻不易達成專利權的申請。植物專利權主要應用於基因改良作物，這是我國品種研發所不擅長，且國內食品市場較不需求的區塊。

結語

開放植物專利權雖對於我國國際智財佈局會有所幫助，但對於我國的植物品種研發，卻有相當程度的影響。因為我國的品種研發發展某種程度已算成熟且具有一定程度的市場，或許在開放植物專利權前，社會各界應該對於其對國內產業、國際佈局可能造成的影響進行更多討論。

參考資料

廣流智權年刊 2011    廣流智權事務所 編印

植物專利權開放惹爭議 學者批：獨惠跨國農企業

http://e-info.org.tw/node/69400

植物專利權修法 我恐喪糧食主權

http://www.huf.org.tw/essay/content/386

台灣植物品種權保護制度及現況

http://coa.cpc.org.tw/edu/class/doc/98/09807/01%E6%A4%8D%E7%89%A9%E5%93%81%E7%A8%AE%E6%AC%8A%E5%88%B6%E5%BA%A6%E5%8F%8A%E7%8F%BE%E6%B3%81.pdf

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-19

簡介

Machine-or-Transformation test(M-O-T test)是美國在處理專利遭遇到發明可能不為可專利客體時，最常使用的測試方法；其為一基本準則，可以當作所有技術領域的審查基準。此測試要求，一個方法發明必須(1)由一種特定的機器(machine)所執行，這種機器實行方法必須是新穎且非輕易可以達成的(not trivial)，或是(2)將一物品(article)轉換(transform)到另一種狀態或成為另一種物質。能通過此測試便認為發明為可專利客體，但此測試並非唯一測試，有可能未能通過此測試但仍被認為是可專利客體。此測試大致提供了一個明確的審查基準，然而在某些情況下仍然會發現有爭議的空間。以下介紹可能的爭議處：

物品(article)是什麼

一般認定物品為一物體(physical object)，如一塊橡膠。但有些時候物品也可以被認為是某些電子訊號，通常代表某種物理行為，而代表貨幣的電子訊號並不算在其中。由此來看，物品並不是一個無瑕疵的用語，一個物件(subject matter)應該是比較適恰的用語。

轉換(transform)的程度需要多大

一般認定要有一定程度的物理或化學轉換，才被認為是足夠的。若能將一物件做有意義的轉換，比如說，把一些原始數據轉換成另一些有用的數據(如價格利用百分比)，也可認為是轉換。此問題仍被認為有爭議空間。

機器(machine)是什麼

在實際的情況下，許多時候方法並不是使用機器來執行，而是使用一些簡單的物品，不過此處在審查時並沒有造成太大困難，認為僅是文字議題。

額外附加步驟的寫法

在某些情況下，發明申請人為了避開爭議或是讓申請容易通過，會將自己的發明額外加上一些步驟或是儀器，以幫助通過M-O-T測試，比如說軟體常常額外寫成”在一台電腦上執行的軟體”。通常遭遇到這樣的寫法時，會去判斷額外添加的步驟或是儀器，是否對於整體發明有特別意涵，還是僅是把發明侷限在某一實施範圍，若只是把發明侷限在某一實施領域，則此作法不會影響原發明的可專利適格性。

結語

M-O-T測試為美國檢測發明是否為可專利客體的重要標準，它為審查提供了一個明確的準則，然則因為其可為所有技術領域的審查準則，所以在某些情境上可能因為文字的不明確而產生爭議的空間。

參考資料

專利師季刊第十期(2012 七月)    中華民國專利師公會發行

Wikipedia：Machine-or-transformation test

http://en.wikipedia.org/wiki/Machine-or-transformation_test

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-19

前言

專利制度的成立目的在於藉由保護新發明，使發明公開而能避免重複研發且方便公眾據以實施，以促進產業發展。在准予專利時，除了保護新發明外，亦要考量是否有濫用或可能造成獨占的情況，而在科技研發不斷進展的同時，許多技術方法也不斷地在改變；在考量以上因素後，究竟何者為可專利客體，便不再僅是簡單的問題。以下就我國和美國的可專利適格性做一簡單比較。

美國的可專利適格性基準

美國專利基本上給予較寬容的標準，認為”任何在太陽下，任何人為的事物皆可為可專利客體；”而認定不可為可專利客體的有自然現象(Natural Phenomenon)、抽象概念(Abstract Idea)、自然準則(Law of Nature)。在經過一段時間被認為審查基準過於浮濫之後，處理有可專利適格性問題的案例時，便改以使用M-O-T測試(Machine-or-Transformation test)為基準，即發明整體必須能將一物件轉換至另一種狀態或成為另一種物質。此測試雖不為唯一準則，但基本上此測試為可專利適格性的主要基準。

我國的可專利適格性基準

我國認為發明為利用自然法則的技術思想之創作(專 21)，因此發明解決問題的手段必須是涉及技術領域的技術手段，此稱為發明具有技術性(technical character)。除了自然現象、抽象概念等不得為可專利客體外，另有規定法定不與發明專利之項目(專 24)來規範可專利客體的範圍。

比較討論

除了基本不予專利客體外(自然現象、抽象概念等)，美國專利法基本認定萬物皆可為可專利客體，若有爭議的話則再以M-O-T 測試為主要準則。我國專利法則以要求發明必須具有技術性為出發點，其他可能有爭議處則另訂法規來進行規範。以法規的彈性及機動性來看，美國的優於我國。以實務來看，在處理電腦程式和商業方法等爭議項目時，雖一者使用M-O-T測試，一者使用技術性判斷，基本上兩者的審查結果會差不多；概念差異在於M-O-T測試時會同時考量新穎性、進步性等專利要件，而我國只要大致確定發明具有技術性，便認定為可專利客體，進步性等專利要件則會分開審查。而在處理生物、醫藥等爭議項目時，美國仍是以M-O-T測試進行審查，而我國則是在法定不予發明專利之項目內進行規範。生醫相關技術美國遠較我國開放，舉例來說，診斷與治療疾病的方法基本上在我國為不予專利項目，但在美國卻是仍可能准予專利，這應該和兩國的相關產業結構與價值觀有密切關係。

結語

在技術方法不斷改變的同時，專利法的可專利客體審查基準也就不再僅是簡單問題。瞭解各國專利審查基準的結構和原則差異，將可幫助我們理解各國相關文化與產業近來的發展。

參考資料

專利實務論   劉國讚

專利師季刊第十期(2012 七月)    中華民國專利師公會發行

專利法(民國九十九年)

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawOldVer_Vaild.aspx?PCODE=J0070007

專利審查基準   

http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=43

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-19

前言

隨著生醫領域的研究進展，過去專注於尋找診斷、治療疾病的解決方案，已漸漸轉成尋找預防或者專一性高的個人化診療的方法。當生醫技術在處理疾病的方法逐漸改變的同時，其可專利適格性也逐漸變成一個值得討論的議題。

現況簡介

生醫科技在過去的發展，多以製藥、檢測儀器或是DNA的檢定與萃取為主；對於這些發明，皆是以一種新物件的概念來審視，因此在可專利適格性上並沒有什麼太大問題。然而在最近基因解碼以及電腦軟體的蓬勃發展下，當今生醫技術研究方向，是以透過各種演算法，比對基因資料庫中的遺傳密碼資訊，找出疾病與基因間的關係後，設計出一套治療方法系統，可以依照個體的不同情況施以其適合的治療。因此對於研究成果的專利申請，由過去對核苷酸本體進行專利主張，變由對於核苷酸序列的新用途(一種新方法)進行主張。在這樣的情況下，法院對於生醫技術可專利性適格性判斷標準開始出現爭議。

Mayo v. Prometheus案例討論

Prometheus有一種可以治療免疫引發的腸胃異常的藥物，病患吃下藥物後，可以產生一種具有療效的代謝物，但此代謝物同時也具有毒性副作用，因此Prometheus研究出可讓代謝物具有療效但又不具毒性的最佳用藥範圍並申請方法專利。其專利內容簡介如下：

1.給予病患可產生代謝物的藥物

2.偵測代謝物多寡

3.依照代謝物多寡來調整之後的給予藥物劑量

Mayo Collaborative Services一開始使用Prometheus開發出的檢測套組，但後來自行開發出檢測套組後就不使用Prometheus的產品，於是Prometheus提告。最高法院於2012年判決認為，代謝物與疾病的關聯性，即代謝物的最有效範圍，是一種自然法則，而發明的其他步驟，則是屬於相關診斷人員慣用操作，因此此方法並非可專利客體。

美國法院在處理可專利適格性時，常常是以M-O-T測試(Machine-or-Transformation test)為基本準則，即發明整體是否能將一物件轉換到另一種狀態或成為另一種物質。此案若以整體觀之，此方法能將原病患發生轉變以達成治療效果，應該屬於可專利客體；然則目前在生醫實務上，判定時不會把可專利適格性僅當做門檻測試，還會考量其與其他要素的交互作用，譬如其他專利要件、是否會對自然法則造成獨占。在此情況下，判定時往往會把整個案件切割成許多部分，再對各個部分進行M-O-T測試。現今生醫領域的研究成果在如此審查下，幾乎無法通過審查，如同本案，也因此造成了許多爭議。

結語

在此案判例下，現今領域的生醫技術專利申請，要不得以特定書寫方式進行，將方法的各步驟都寫成能通過 M-O-T測試的方式，不然便是寧願不公開其研發成果。以生醫產業研發所需龐大經費來看，在相關專利無法得到保護時，恐怕會減損相關產業的研發動力，而社會也可能因此付出代價。

參考資料

專利師季刊第十期(2012 七月)    中華民國專利師公會發行

Wikipedia：Patentable subject matter

http://en.wikipedia.org/wiki/Patentable_subject_matter