眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

      眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

 2013.07.04 

前言 :

      從聯邦法院判例，基於101條有三限制條件 1. 避免重複申請(double patenting) 2. 符合專利標的(4大類及排除在外之科學之基本科技) 3. 有用。因此一專利必須符合為可專利標的（subject matter）且符合實用性(utility)。專利標的部份，可參閱本所相關文章，不贅述。本文欲藉由回顧美國審查基準(Manual of Patent Examining Procedure，MPEP2107)探討美國實用性及我國產業利用性[1]之認定差異。

一、美國審查基準概述 :

     MPEP2107之基準，不只針對專利101條(有用的)亦針對112條第一段(說明書內容須充分接露、據以實施等規定)。

      美國判斷步驟分兩部分如下:

     重點在於第二步審查一發明是否為有用的發明(實用性)。可區分成兩要件，如下 :

要件一 : 一申請案無法敘明其特定且實質的實用性

要件二 : 敘明之用途是否可信

其中，第一部份:

        特定的實用性，限定於所請求之標的且提供大眾一明確定義及特定的利益。特定的實用性與一般的實用性(其為該發明的廣泛應用)不同。例如: 僅說明一化合物可治病或僅敘述一多核苷酸為一基因探針不會認為是揭露一具

體的DNA目標。診斷一非特定疾病，亦被認定非具體用途。

        有關實質的實用性，申請者須證明該發明對大眾有用，而不需再經由未來的研究才能達到有用程度。其已 EST (短片段DNA判決為例)申請者發明了多個EST(expressed sequence tags)可用來找出在細胞中有哪些基因及其轉

譯之蛋白質。然而，在該申請案中未找出該蛋白質的用途。因此判定所請求的EST片段尚未被研究至能夠在真實世界中有用處，因此不為專利。治療已知或新發現疾病的治療方法或檢測特定複合物的檢測方法被認定是真實世界的

應用。

        此外，審查基準中，亦針對不同情況認定是否具有實用性說明。以下摘列如下:

   1. 研究用工具是有效的，其例如篩選方法、基因定序方法等，其對於分析一物是有用的。

   2. 若一發明僅部分有效並具有有用之結果不適合以實用性核駁。

   3. 申請人假定的實用性足以認定符合101條實用性規定。

有關第二要件，是否值得信賴。有兩種情況會被認定是不被信賴。

   1. 假設的實用性有嚴重邏輯錯誤

   2. 基於該假設的事實與該假設明顯不一致

二、美國實用性及我國產業利用性之比較 :

綜合上述，基於我國有關產業利用性[2]，比較如下表之比較如下表 :

結論 :

        無論美國及我國，若被認定不具實用性或產業利用性，申請人可藉由申復答辯的機會說明其發明對特定實際的用途是有效的且該領域技藝人士認為值得信賴。在美國針對是否能被信賴可提供實驗證據、該技術領域之專家宣

示書或已於其他專利中出現而克服。雖然在我國及美國會因實用性或產業利用性有所爭議之案件較少見。惟在生技、醫藥申請案件中亦常有爭議。作者認為，在我國答辯時，亦可考慮以實驗證據、專家證明佐證或其他已存在書

面最為輔助證據，以說服審查官。

  
參考資料：   

 [1]專利法第22條第一款可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利： ..
  
 [2]我國現行審查基準第三章專利要件 2013 
  

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

2013.07.04 

前言 :

      有關美國新舊法之比較，美國舊法102條c-e款規定任何人可獲得專利除非－放棄發明（ｃ款）、由發明人受讓給申請人申請之國外專利或證明書（d款）、在發明日之前已被公開（e款）之規定。惟美國新法102條 (c)款定義在一個共同研發協定下的專利共同擁有權關係。(d)款定義了在(a)款(2)項中，一公告或公開專利是否成為該標的專利的前案認定。未有對應舊法c款、d款之規定。舊法(e款)對應於新法102(a)(2)，但發明日修改為有效申請日。  

       有關美國新舊法之差異，可參閱本所相關文章，在此不贅述。 於本文，作者欲比較美國舊法與我國新法之相對應條文。

A : 發明人放棄發明 v.s 申請權人放棄專利申請

美國舊法102條 c 款規定如下　：　

　　任何人可獲得專利，除非(c) 他放棄該發明。

我國新法基本上為有發明人放棄發明之相對應條文。我國以專利申請權人為對象，對應於美國舊法102條 c 款，相關條文如下：

第5條

　　專利申請權，指得依本法申請專利之權利。
　　專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人(以下簡稱發明人等)。

   又我國有關職務上之發明，其專利申請權及專利權之歸屬基本上屬於雇用人[1]，非職務上之發明其專利申請權及專利權之歸屬基本上屬於受僱人[2]，發明人等僅享有姓名表示權。

　　第12條第２款

　　二人以上共同為專利申請以外之專利相關程序時，除撤回或拋棄申請案、申請分割、改請或本法另有規定者，應共同連署外，其餘程序各人皆可單獨為之。但約定有代表者，從其約定。

我國不同於美國以發明人為對象，而是以專利申請權人為對象。因此專申請權人為發明人等及專利申請權人屬於從契約者或雇用人，兩種情況。專利申請權人為發明人時，則專利申請權人放棄發明形同於發明人放棄發明。

        然，專利申請權人屬於從契約者或雇用人之部分，在我國及美國則有相當大的認定差異。

           從法源及審查基準之教示，假設一發明人於職務上發明一物，若其對該公司不滿，其可以宣式書等方式表示將放棄該發明並供大眾使用，則該發明在美國會不予專利。在我國，發明人無此權力[1]。

Ｂ : 超過法定期限無法主張國際優先權

美國舊法102(d)規定如下　：　

　　任何人可獲得專利，除非-(d) 發明提出申請前，由申請人或其法定代理人或受讓人，在他國已首次取得專利或即將取得專利，或取得發明證書之標的；且該專利或發明證書之申請係在美國提出專利申請十二個月前已提出者。

相應於我國新法，如下:

第28條

　　申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日後十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。

   此部分，我國與美國雖然描述方式不同，惟主要均在於限制首次在國外提出的專利須於提出後12個月內提出申請，以免造成同申請人之專利造成新穎性阻礙。

 Ｃ：類似但不同我國擬制喪失新穎性

   美國舊法102條e款 規定任何人可獲得專利，除非-

(e) (1)專利申請人在發明日之前，該發明已在國內為他人提出申請並在該美國申請案在該發明審查時已被公開、或(2) 專利申請人在發明日前，已在國內被他人申請並核准專利;若他人提出國際PCT申請並指定美國以英文公開則仍符合前述之規定。

對應我相關法條，如下:

第23條
　　申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。

基於上述，比對如下表 :

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

        2013.07.05

前言 :

       在美國及我國，若使用「手段功能用語」方式撰寫請求項，會被認定須回歸說明書找出對應該功能之對應結構。本文所欲探討的部份在於了解如何藉由說明書之內容認定對應該功能之結構。以便了解撰寫手段功能用語時，在說明書中之撰寫注意事項。

一、手段功能用語認定簡介

a、美國

美國有關手段功能用語之法源 規定於專利法112條 第6項 如下 :

      一請求項組合中之一技術特徵可以用一手段或步驟用以完成一特定功能而無結構、材料或動作予以支持的表示方式，該請求項將被解讀為覆蓋在發明說明中所對應的結構、材料或動作(以下簡稱結構等)及其均等範圍。

        美國專利局整理歷年判例，被認定是手段功能用語[1]須符合三項要件，條列如下。

      1. 技術手段若以“means for” or “step for”，來界定限制 (或類似用法“mechanism for,” “module for,” “device for,” “unit for,”等)條件。

        2. 連接一功能

        3. 在用語中不存在達成該特定功能之充分之結構、材料或動作

 二、我國

   我國於2004年7月1日專利法施行細則正式導入美國112條第6項之規定，新專利法施行細則修正於第19條第4項。規定如下：　

           第19條

           複數技術特徵組合之發明，其請求項之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋請求項時，應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。

   對應手段功能用語之審查基準規定[2]如下 :

           解釋以手段功能用語或步驟功能用語之請求項時，應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。以及

           請求項中物之技術特徵以手段功能用語，或方法之技術特徵以步驟功能用語表示時，其必須為複數技術特徵組合之發明。...其用語為「....手段(裝置)用以..」

或「....步驟用以....」[3]。

           此外在我國審查基準中，請求項中若符合如上述美國之三要件(略)，亦即被認定為手段功能用語。

        綜合上述，我國及美國在審查時，基本上若以「一種手段/步驟，用以(功能敘述)」方式描述技術特徵，均會被認定為手段功能用語。 然而，刻意避開手段或步驟用字，則須個案認定。例如在美國司法判決中，法院曾主張

「若一請求項未出現手段用語，以手段功能用語處理即不適當。」然而，在另一判決中，法院主張「雖然缺乏明確的手段用語，但明顯地，該技術特徵只有功能用語，沒有達成該功能之特定結構或材料敘述，該請求項的技術特

   徵仍可能是手段功能用語」。

        我國在司法判決上，對於手段功能用語的認定，在判斷上也有爭議[4]，例如民專上易第3號 「多芯結構」被認定是手段功能用語。

 二、回歸說明書尋找對應結構

a、美國

      請求項若以手段功能用語撰寫，必須符合專利法112第2項明確性的規定，如下 :

      說明書包含一或多項請求項指明即可區分地請求申請人有關其發明之標的事項。

      換言之，請求項須明確，又因手段功能用語須回歸說明書，因此若說明書未記載相對應之結構、材料或動作時，會以專利法112條2項不明確核駁。

      美國專利局整理了相關判決後，整理成以下規則[5]：

      1.對應的結構等在發明說明以特別的詞敘述且所屬技術領域具有通常知識者可以由發明說明指出該結構等[6]，則滿足明確性。

      2. 若對應的結構等在發明說明用較廣的上位用語且詳細內容須藉由參考其他文件而結合。審查者須在未依賴結合文件下且以「所屬技術領域具有通常知識者」分析以決定是否所屬技術領域具有通常知識者可指出對應結構以完

          成該功能。若無法從發明說明指出，則會被要求將結合參考文獻之部分修入說明書中。

       綜上，在撰寫手段功能用語時，說明書必須針對該功能所能對應之構造、材料或動作有清楚的描述。法院曾主張「專利人在說明書沒有就其欲保護之結構清楚連結，以參考說明書其他結構來擴張用語，非112條第6項之意圖。」

而在我國審查基準中，對於回歸說明書之部分，描述摘錄如下 :

        惟若說明書未記載對應於該功能之結構、材料或動作或說明書記載之結構、材料或動作之用語過於廣泛，該發明所屬領域具有通常知識者，無法由說明書中判斷對應於該功能之結構、材料或動作，會導致請求項不明

確。

以及一例示 : 若一手段，用以轉換多個影像成為一特定之數位格式。在說明書中對應該功能之構造為資料擷取器或電腦錄影處理器，只能將類比資料轉為數位格式。雖然，「以程式完成數位轉數位」之技術內容亦能達成該

功能。但因說明書未記載該技術內容。因此請求項不包含「以程式完成數位轉數位」。

      綜上，我國審查基準中，類同美國審查基準之判斷方式，均以該領域技術人士所能認定對應之結構等依據。惟其例示之部分，是因達到該功能之技術未寫入發明說明，因此無法被視為限定條件。此外，我國審查基準並未有

納入美國引用文獻部分之判斷方式。作者認為，無論美國或台灣，若以手段功能用語撰寫，既使是引用文獻內之資訊，對應手段功能用語之部分仍應寫入說明書內較佳。

        又， 假設該手段功能用語回歸說明書中，能找到之對應結構有多種。是否在解釋申請專利範圍時，亦須將多種相對應之結構描述涵蓋在內。若以我國上述之例示而言，應解釋分別為兩種對應結構資料擷取器、電腦錄影處理器。

       在尚未進入司法判決之前，專利人員針對可能侵害產品與專利請求項比對時，應將對應不同結構之請求項視為兩請求項比對之。

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

2013.07.04 

前言 :

      有關美國新舊法之比較，美國舊法102條c-e款規定任何人可獲得專利除非－放棄發明（ｃ款）、由發明人受讓給申請人申請之國外專利或證明書（d款）、在發明日之前已被公開（e款）之規定。惟美國新法102條 (c)款定義在一個共同研發協定下的專利共同擁有權關係。(d)款定義了在(a)款(2)項中，一公告或公開專利是否成為該標的專利的前案認定。未有對應舊法c款、d款之規定。舊法(e款)對應於新法102(a)(2)，但發明日修改為有效申請日。  

       有關美國新舊法之差異，可參閱本所相關文章，在此不贅述。 於本文，作者欲比較美國舊法與我國新法之相對應條文。

A : 發明人放棄發明 v.s 申請權人放棄專利申請

美國舊法102條 c 款規定如下　：　

　　任何人可獲得專利，除非(c) 他放棄該發明。

我國新法基本上為有發明人放棄發明之相對應條文。我國以專利申請權人為對象，對應於美國舊法102條 c 款，相關條文如下：

第5條

　　專利申請權，指得依本法申請專利之權利。
　　專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人(以下簡稱發明人等)。

   又我國有關職務上之發明，其專利申請權及專利權之歸屬基本上屬於雇用人[1]，非職務上之發明其專利申請權及專利權之歸屬基本上屬於受僱人[2]，發明人等僅享有姓名表示權。

　　第12條第２款

　　二人以上共同為專利申請以外之專利相關程序時，除撤回或拋棄申請案、申請分割、改請或本法另有規定者，應共同連署外，其餘程序各人皆可單獨為之。但約定有代表者，從其約定。

我國不同於美國以發明人為對象，而是以專利申請權人為對象。因此專申請權人為發明人等及專利申請權人屬於從契約者或雇用人，兩種情況。專利申請權人為發明人時，則專利申請權人放棄發明形同於發明人放棄發明。

        然，專利申請權人屬於從契約者或雇用人之部分，在我國及美國則有相當大的認定差異。

           從法源及審查基準之教示，假設一發明人於職務上發明一物，若其對該公司不滿，其可以宣式書等方式表示將放棄該發明並供大眾使用，則該發明在美國會不予專利。在我國，發明人無此權力[1]。

Ｂ : 超過法定期限無法主張國際優先權

美國舊法102(d)規定如下　：　

　　任何人可獲得專利，除非-(d) 發明提出申請前，由申請人或其法定代理人或受讓人，在他國已首次取得專利或即將取得專利，或取得發明證書之標的；且該專利或發明證書之申請係在美國提出專利申請十二個月前已提出者。

相應於我國新法，如下:

第28條

　　申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日後十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。

   此部分，我國與美國雖然描述方式不同，惟主要均在於限制首次在國外提出的專利須於提出後12個月內提出申請，以免造成同申請人之專利造成新穎性阻礙。

 Ｃ：類似但不同我國擬制喪失新穎性

   美國舊法102條e款 規定任何人可獲得專利，除非-

(e) (1)專利申請人在發明日之前，該發明已在國內為他人提出申請並在該美國申請案在該發明審查時已被公開、或(2) 專利申請人在發明日前，已在國內被他人申請並核准專利;若他人提出國際PCT申請並指定美國以英文公開則仍符合前述之規定。

對應我相關法條，如下:

第23條
　　申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。

基於上述，比對如下表 :

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

2013.07.03 

 前言 :

      美國專利新法102(a)(2)項規定「任何人可獲得專利除非-在所請求之發明的有效申請日之前，該所請求之發明已被敘述於他人申請，處於公告、公開或視為公開狀態的專利（例如由另一發明人提出之該專利或專利申請案之有效申請在所請求之發明之有效申請日之前）之內容之中[1]」。此新增條文在舊法並未規定，其類同於我國申請在先公開在後之規定。

       此外，美國在新法第102條(b)款(2)項規定了第102條(a)款(2)項的除外狀況。本文作者欲比較美國申請在先公開在後與對應我國相關條文之差異。

 法源概論 :

       美國新法有關公開、公告、與視為公開之專利案或申請案的除外條款，規定於第102條(b)款(2)項，如下:

 102b(2):

 於一專利申請案或專利案之「揭露」，該「揭露」不基於102(a)2[2]而被認定為先前技術，若

 (A)申請標的(subject matter)乃直接或間接從發明人或共同發明人處取得；

 (B)申請標的(subject matter)，在其有效申請之前(含)，該標的已由發明人、共同發明人、或他人直接或間接利用從發明人或共同發明人處取得之資料進行公開揭露；或是

 (C)申請標的(subject matter)與所請求之發明(claimed invention)，

 在所請求之發明的有效申請日（含）之前，已被同一人所擁有或有受讓予同一人的義務。

            我國專利新法對應於美國第102條(b)款(2)項之相關法源如下　：　

       第23條　申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。

       須注意美國有效申請日之認定，規定於美國專利新法100條包含

       (A)含有請求項之申請案之申請之日、(B)基於119、365(a)(b)之主張優先權之優先權日或基於120、120或365(c)臨時申請案、連續案等，主張其早期申請日。

　　不同於美國，我國申請日為文件齊備之日[3]，為主張國際優先權[4]或國內優先[5]者，專利要件之審查以優先權日為準。

承上表，以下就兩部分討論:　

Ａ:　申請在先公開、公告在後（視為公開）、公開、公告之專利或專利申請案 : (舊法無、新法102條b款(2)項)之除外分析

 新法102條b款(2)項 :

  102b款(2)項(A)，排除了發明人或共同發明人本身申請在先公開在後之專利申請案（視為公開案）或公開案、公告案

  102b款(2)項(B)，排除了基於本次所請求之發明的發明人或共同發明人所公開之公眾資訊，而申請的申請在先公開或公告在後之專利或申請案（視為公開案）、公開或公告案。

  102b款(2)項 (C)，排除了申請在先公開或公告在後之專利或申請案（視為公開案）、公開或公告案與本次所請求之發明為同一擁有權人之狀況。

Ｂ、美國與我國新法之差異分析　：　

  我國排除在外的前案必須是國內的發明或新型之申請案且必須是同一申請人之案件，不考慮國外申請在先公開或公告在後之國外案件。

  反觀美國，由於新法規定國內外申請在先公開或公告在後(視為公開之案件)、公開、公告之專利或申請案，均可視為新穎性核駁之前案。除了直接或間接從發明人或共同發明人所取得資訊或公開資訊而申請的案件。

  新法102b款(2)項 (C)類同於我國，排除該專利或專利申請案與本次所請求之發明須為同一擁有人(類同我國申請人)

   綜合上述，本文整理前案認定與否與克服前案的方式，如下：

前提：

 １、申請日為已考量國內或國際優先權或臨時申請等主張可能之最早（有效）申請日

 ２、對於國外內之定義須視申請國而變換

  3、 假定前案均符合所有專利要件

情況一、國內、外，一公開或公告的專利案或專利申請案，其公開或公告日在本次發明（或我國新型）申請日之前。

 ａ、在美國、我國均會構成前案。

 ｂ、克服前案的方法　：　

     在美國，若可證明該案之內容是直接或間接取自於發明人或共同發明人、或是早就於該案申請前已直接或間接由本案之發明人或共同發明人公眾揭露、或可證明該案與本案是同一擁有權人或有受讓予同一人的義務。

     在我國無法克服此類前案。

情況二、國外申請在先、公開或公告在後之專利或專利申請案。

 ａ、申請美國案會構成前案。申請我國不構成前案。

 ｂ、克服前案的方法　：　

      在美國，克服此類前案方式同上。

情況三、國內申請在先公開或公告在後的專利或專利申請案。

ａ、申請美國案會構成前案。申請我國案亦構成前案。

ｂ、克服前案的方法：

       美國：同上

       我國：需為同一申請人才能克服。

參考資料及連結：

[1]美國專利法　３５ＵＳＣ　１０２ａ（２），（２０１３／４月更新版）　　

[2]102a(2)在標的專利的有效申請日之前，該標的發明已被敘述於他人申請，處於公告、公開或視為公開狀態的專利（且可追溯國內外優先權）內容之中

[3]專利法第２５條

[4]專利法第２８條

[5]專利法第３０條

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

2013.07.04 

前言 :

   有關美國新舊法之比較，美國舊法102條f-g款規定任何人可獲得專利除非－非真正發明人（f款）以及誰是真正發明人的認定（g款）之規定。美國新法無相關之規定。然而，在102b(2)所認定的除外條款中，亦可作為判斷先後發明之申請案是否有效。 本文作者將分別從是否為發明人對專利有效的認定以及先發明後申請之專利有效性，來出判我國及美國對先發明的重要性認定差異。

第一部分 : 是否為發明人

法源:

美國專利舊法102(f)及(g) 規定，如下:

任何人可獲得專利除非－

(f) 他並非真正被認為可專利標的之發明人。

(g) (1) 基於135或291款衝突程序，另一發明人證明該專利申請人在提出發明前，該發明已在國內或在第104條中規定的北美自由貿易協定國家或世界貿易組織成員國之他人完成該發明，且該發明並未被放棄、查禁或是隱匿者。

(2)在決定系爭發明的優先順序時，除了需考慮發明構想與該發明實現之日外，亦需考慮先於他人構想而晚於他人實現者，在他人構想之前之合宜努力(reasonable diligence)。

美國新法未有相對應之法規。

我國相較於美國對於誰是先發明者，相關法條如下 :

第5條

　　專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。

第96條 第5款

發明人之姓名表示權受侵害時，得請求表示發明人之姓名或為其他回復名譽之必要處分。
　　第二項及前項所定之請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，二年間不行使而消滅；自行為時起，逾十年者，亦同。

        綜上所述，在美國舊法，是否為真正發明人將影響，專利有效性。而美國新法已無此部分。而在我國，若非法律明定或契約明定外，專利申請權屬於發明人。因此，若非真正發明人則可依第5條主張專利申請權之歸屬。若職務上之發明，則發明人僅享有姓名表示權或恢復名譽之權，無法影響專利有效性。在美國舊法時代之案件，發明人的研發紀錄為證明先發明的重要依據。

第二部分 先發明後申請之專利有效性之初探

承上述法源及

美國專利新法102(a)(2)項規定「任何人可獲得專利除非-在所請求之發明的有效申請日之前，該所請求之發明已被敘述於他人申請，處於公告、公開或視為公開狀態的專利（例如由另一發明人提出之該專利或專利申請案之有效申請在所請求之發明之有效申請日之前）之內容之中[1]」

     美國新法有關公開、公告、與視為公開之專利案或申請案的除外條款，規定於第102條(b)款(2)項，如下:

102b(2):

於一專利申請案或專利案之「揭露」，該「揭露」不基於102(a)2[2]而被認定為先前技術，若

(A)申請標的(subject matter)乃直接或間接從發明人或共同發明人處取得；

(B)申請標的(subject matter)，在其有效申請之前(含)，該標的已由發明人、共同發明人、或他人直接或間接利用從發明人或共同發明人處取得之資料進行公開揭露；或是

(C)申請標的(subject matter)與所請求之發明(claimed invention)，

在所請求之發明的有效申請日（含）之前，已被同一人所擁有或有受讓予同一人的義務。 

我國專利新法有關相同發明有兩申請案狀況，規定於:　

第31條前三款
　　相同發明有二以上之專利申請案時，僅得就其最先申請者准予發明專利。但後申請者所主張之優先權日早於先申請者之申請日者，不在此限。
　　前項申請日、優先權日為同日者，應通知申請人協議定之；協議不成時，均不予發明專利。其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請；屆期未擇一申請者，均不予發明專利。
　　各申請人為協議時，專利專責機關應指定相當期間通知申請人申報協議結果；屆期未申報者，視為協議不成。

基於上述，可分為兩種情況，如下:

前提

1.僅考慮先發明人是否有揭露之情事，不考慮其他專利要件之舉發，

2.申請日已考慮優先權日[z1] 

Ａ: 真正發明人未提出專利申請，而是由他人提出申請

    我國 : 先申請原則。在我國，若非法律明定或契約明定外，專利申請權屬於發明人。因此，若非真正發明人可依第5條主張專利申請權之歸屬。若職務上之發明，則發明人僅享有姓名表示權或恢復名譽之權，無法影響專利有

             效性。  

    美國 :

             舊法: 發明原則。該申請案無效。

             新法: 先發明申請原則。除非先發明者有先揭露之情況或在他國有先申請後公開之情況。否則該後申請案有效。

B: 真正發明人提出專利申請，他人亦提出申請

   我國 : 先申請原則。同一天申請者，協調。協調不成均不給予專利。

            (不考慮是否有揭露情況)
  

    美國 :

           舊法: 先發明原則。先發明後申請者，專利有效。

           新法: 先發明後申請者，專利無效，除非證明該先申請案屬除外              

                   規定102(b)款(2)。先申請案，需先發明之他人須證明有先揭露之情事或先申請而後公開(新法102條a款)，方可主張該先申請案無效。

           綜合上述，在美國舊法時代之案件，發明人的研發紀錄為證明先發明的重要依據。新法時代，發明人直接或間接提供給他人之揭露或公開揭露之資訊，將成為是否該先申請案是否作為前案的除外條款。

 參考資料 :

[1]美國專利法　３５ＵＳＣ　１０２ａ（２），（２０１３／４月更新版）　　

[2]102a(2)在標的專利的有效申請日之前，該標的發明已被敘述於他人申請，處於公告、公開或視為公開狀態的專利（且可追溯國內外優先權）內容之中

1. 美國專利法

2. 我國專利法

3. 美國專利法關於新穎性之規定專利工程師陳弘易

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

2013.07.03 

 前言 :

      美國專利新法102(a)(2)項規定「任何人可獲得專利除非-在所請求之發明的有效申請日之前，該所請求之發明已被敘述於他人申請，處於公告、公開或視為公開狀態的專利（例如由另一發明人提出之該專利或專利申請案之有效申請在所請求之發明之有效申請日之前）之內容之中[1]」。此新增條文在舊法並未規定，其類同於我國申請在先公開在後之規定。

       此外，美國在新法第102條(b)款(2)項規定了第102條(a)款(2)項的除外狀況。本文作者欲比較美國申請在先公開在後與對應我國相關條文之差異。

 法源概論 :

       美國新法有關公開、公告、與視為公開之專利案或申請案的除外條款，規定於第102條(b)款(2)項，如下:

 102b(2):

 於一專利申請案或專利案之「揭露」，該「揭露」不基於102(a)2[2]而被認定為先前技術，若

 (A)申請標的(subject matter)乃直接或間接從發明人或共同發明人處取得；

 (B)申請標的(subject matter)，在其有效申請之前(含)，該標的已由發明人、共同發明人、或他人直接或間接利用從發明人或共同發明人處取得之資料進行公開揭露；或是

 (C)申請標的(subject matter)與所請求之發明(claimed invention)，

 在所請求之發明的有效申請日（含）之前，已被同一人所擁有或有受讓予同一人的義務。

            我國專利新法對應於美國第102條(b)款(2)項之相關法源如下　：　

       第23條　申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。

       須注意美國有效申請日之認定，規定於美國專利新法100條包含

       (A)含有請求項之申請案之申請之日、(B)基於119、365(a)(b)之主張優先權之優先權日或基於120、120或365(c)臨時申請案、連續案等，主張其早期申請日。

　　不同於美國，我國申請日為文件齊備之日[3]，為主張國際優先權[4]或國內優先[5]者，專利要件之審查以優先權日為準。

承上表，以下就兩部分討論:　

Ａ:　申請在先公開、公告在後（視為公開）、公開、公告之專利或專利申請案 : (舊法無、新法102條b款(2)項)之除外分析

 新法102條b款(2)項 :

  102b款(2)項(A)，排除了發明人或共同發明人本身申請在先公開在後之專利申請案（視為公開案）或公開案、公告案

  102b款(2)項(B)，排除了基於本次所請求之發明的發明人或共同發明人所公開之公眾資訊，而申請的申請在先公開或公告在後之專利或申請案（視為公開案）、公開或公告案。

  102b款(2)項 (C)，排除了申請在先公開或公告在後之專利或申請案（視為公開案）、公開或公告案與本次所請求之發明為同一擁有權人之狀況。

Ｂ、美國與我國新法之差異分析　：　

  我國排除在外的前案必須是國內的發明或新型之申請案且必須是同一申請人之案件，不考慮國外申請在先公開或公告在後之國外案件。

  反觀美國，由於新法規定國內外申請在先公開或公告在後(視為公開之案件)、公開、公告之專利或申請案，均可視為新穎性核駁之前案。除了直接或間接從發明人或共同發明人所取得資訊或公開資訊而申請的案件。

  新法102b款(2)項 (C)類同於我國，排除該專利或專利申請案與本次所請求之發明須為同一擁有人(類同我國申請人)

   綜合上述，本文整理前案認定與否與克服前案的方式，如下：

前提：

 １、申請日為已考量國內或國際優先權或臨時申請等主張可能之最早（有效）申請日

 ２、對於國外內之定義須視申請國而變換

  3、 假定前案均符合所有專利要件

情況一、國內、外，一公開或公告的專利案或專利申請案，其公開或公告日在本次發明（或我國新型）申請日之前。

 ａ、在美國、我國均會構成前案。

 ｂ、克服前案的方法　：　

     在美國，若可證明該案之內容是直接或間接取自於發明人或共同發明人、或是早就於該案申請前已直接或間接由本案之發明人或共同發明人公眾揭露、或可證明該案與本案是同一擁有權人或有受讓予同一人的義務。

     在我國無法克服此類前案。

情況二、國外申請在先、公開或公告在後之專利或專利申請案。

 ａ、申請美國案會構成前案。申請我國不構成前案。

 ｂ、克服前案的方法　：　

      在美國，克服此類前案方式同上。

情況三、國內申請在先公開或公告在後的專利或專利申請案。

ａ、申請美國案會構成前案。申請我國案亦構成前案。

ｂ、克服前案的方法：

       美國：同上

       我國：需為同一申請人才能克服。

參考資料及連結：

[1]美國專利法　３５ＵＳＣ　１０２ａ（２），（２０１３／４月更新版）　　

[2]102a(2)在標的專利的有效申請日之前，該標的發明已被敘述於他人申請，處於公告、公開或視為公開狀態的專利（且可追溯國內外優先權）內容之中

[3]專利法第２５條

[4]專利法第２８條

[5]專利法第３０條

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

2013.07.03 

前言:

    承前二篇有關方法專利適格性之文章[1]，由於程序的部分已經2010及2012年的審查指引中重新認定，藉由2009所提之機械或轉換測試或具體、有形等審查標準，已不適當。惟，有關物的部分專利適格認定，仍是基於2009年所頒定之審查指引[2]。本文作者欲藉由閱讀該審查指引，了解美國對於物之專利適格性的認定標準。

審查指引概述:

　　審查指引開始便敘明美國專利法101條[3]設定了可專利性的基本門檻，專利適格性即一專利必須為一可專利標的且有用。因此，審查可區分成實用性(utility)及是否為可專利標的（subject matter）兩部分。實用性請參見MPEP2107。本指引針對是否為可專利標的（subject matter），並用於取代在MPEP2106(IV)、2106(01)、2106(02)部分。

   一專利必須符合兩要件，一必須是程序、機構、製品、組合物其中之一以及二請求項是否完全涵蓋了判例法所建立的排除在專利法外的部分。

基於上述第一及第二步，本文將整理如下表：

 

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

2013.07.02 

前言 :

    承20130701「美國對於自然法則之認定概論」文章，若方法請求項中未含有自然原則[1]，則需依據2010年基於Bilski判決所頒定之審查指南[2]，判定是否為抽象概念本身。本文作者欲藉由閱讀審查指南，了解美國對抽象概念的認定標準。

概論 :

    2012年審查指南指出，其提供多個因子來衡量一方法請求項是否為抽象概念而不為專利標的。其敘明了在Bilski判決中說明了機械或轉換測試法非唯一標準，而是有用的因子。審查指南的目的還包括了判斷不符合機械或轉換測試法的方法請求項是否仍屬於可專利標的，以及就算通過機械或轉換測試法，但仍屬於抽象概念而不可專利的標的。在審查指南中，特別建議審查官不將審查重點著重於101，除非特殊案件。原則上還是以後續專利要件為準。

   審查指南將因子分成兩部分，分別為符合專利適格的因子、不符合專利適格的因子。在判斷時，是以分析符合的因子及不符合的因子的多寡來衡量是否符合專利適格。摘錄如下:

前言 :

   依據美國專利法101條[1]規定-任何人發明或發現任何新與有用的程序、機構、製品、組合物或以上各項新穎而有用的改良，符合本條要件時，即可獲准專利。但是，從美國累積的法院判決先例中，明確的指出了自然法則、抽象概念、科學原理是不能夠給予專利。  

    方法專利較會產生上述的爭議，例如早期的製造方法至近期的商業方法、醫療方法或醫療檢測方法、軟體方法等。

    美國專利局基於最高法院Prometheus判決，於2012年7月訂出針對方法請求項是否為自然法則之審查指南。本文作者欲藉由分析美國2012年頒布之審查指引[2]，進而提出較佳請求項之撰寫模式。

審查指引概論[3] :

    在美國，審查一請求項是否符合專利適格性之判斷流程，本文整理如下圖:

 

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

                                 2013.07.02

前言 :

   承20130701「概論美國新穎性102(a)及我國相關條文」文章，美國從原本發明人優先主義轉換成發明人申請主義。在跨越新舊法之際，本文作者首先從專利法102條(b)款有關新穎性優惠期部分，初探美國及我國對新穎性優惠期認定之差異

概述法源 :  

    舊法美國102條(b)款，規定任何人應獲得專利除非-

(b)在國內申請專利一年前，該發明已在國內或國外取得專利或發表於刊物上，或是在國內已被公眾使用或販售。[1]。

2013年3月16日以後，新法規定第102條(b)款(1)項規定了第102條(a)款(1)項的除外狀況，如下:

102b(1) : 一「揭露」在所請求之發明的有效申請日前一年之內，則該揭露不基於102(a)1[2]被認定為先前技術，若
(A)該揭露乃由發明人、共同發明人、或他人直接或間接利用從發明人或共同發明人處取得之資料為之；或是
(B)該揭露發生之前，已由發明人、共同發明人、或他人直接或間接利用從發明人或共同發明人取得之資料進行公開揭露。

    相較與我國，對應於102b款(1)項之規定，規定於新專利法22條後半部分敘述如下:

　申請人有下列情事之一，並於其事實發生後六個月內申請，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事：
　　一、因實驗而公開者。二、因於刊物發表者。三、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。 四、非出於其本意而洩漏者。
　　申請人主張前項第一款至第三款之情事者，應於申請時敘明其事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。

基於上述法源，作者首先整理美國新舊法及我國新法，如下表 : 

 眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

                                  2013.07.01

前言 :

   依據美國專利法101條[1]規定-任何人發明或發現任何新與有用的程序、機構、製品、組合物或以上各項新穎而有用的改良，符合本條要件時，即可獲准專利。但是，從美國累積的法院判決先例中，明確的指出了自然法則、抽象概念、科學原理是不能夠給予專利。  

    方法專利較會產生上述的爭議，例如早期的製造方法至近期的商業方法、醫療方法或醫療檢測方法、軟體方法等。

    美國專利局基於最高法院Prometheus判決，於2012年7月訂出針對方法請求項是否為自然法則之審查指南。本文作者欲藉由分析美國2012年頒布之審查指引[2]，進而提出較佳請求項之撰寫模式。

審查指引概論[3] :

    在美國，審查一請求項是否符合專利適格性之判斷流程，本文整理如下圖:

 

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

                                                           2013.07.01

 前言 :

    美國基於發明人的保護相當重視，然而從美國專利改革法案 [1]，其中有多項變革，包括從原本發明人優先主義轉換成發明人申請主義的改變。在跨越新舊法之際，本文作者首先從專利法102條(a)款，初探美國及我國對先發明、先發明申請及先申請主義之差異

概述法源 :

   美國102條(a)款，規定，專利申請人在提出發明前，該發明即已在境內為他人所公知；或是在境內或境外，已被取得專利或已見於刊物上[2]。
2013年3月16日以後，適用新法規定如下 :

     第102條(a)款(1)項規定，在標的專利的有效申請日之前，該標的發明已經取得專利、見於公開刊物、或已被公開使用、販售、經由公開途徑取得。該發明即喪失新穎性，不得取得專利[3]。

    第102條(a)款(2)項規定，在標的專利的有效申請日之前，該標的發明已被敘述於他人申請，處於公告、公開或視為公開狀態的專利（且可追溯國內外優先權）內容之中[4]。

   又我國，相對應於美國102條之規定分別規定新專利法22條前款及23條錄如下:

　　　第22條前款　可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物者。二、申請前已公開實施者。

三、申請前已為公眾所知悉者。

　　　第23條　申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。

基於上述，本文整理如下表: 

自從1474年在歐洲的威尼斯誕生第一部的專利法以來，專利制度在一開始乃是各國各自發展的狀態；每個國家有其對於專利權範圍的解釋、期限、以及保護的方式；而當專利的資料開始一多起來，各國也發展了獨立的專利分類方式來維護其龐大的資料庫。美國作為很早即發展專利的國家，再加上其在近代始終走在科學技術發展的前端，專利制度作為其保護前瞻技術發明人權益的主要手段之一，因此專利的數量亦相當豐富，也發展出一套獨立而完整的專利分類方式。以下就美國的專利分類碼系統來進行簡介。

美國專利碼主要是由兩個碼組成，中間以斜線隔開，例如：「2/2.15」。第一個號碼為類（Class），由1~3個數字或子母所組成；發明專利的部份主要由數字組成，從002~987號，中間並不連續（例如沒有003、009等等），再加上特殊的G9B類（註：G9B一類的定義是，基於記錄載體與傳感器間的相對振動而形成的資訊儲存方式），共有439個分類；新型專利類碼則由D01~D34去掉D31及D33，再加上D99組成，共33個分類；另有一植物專利類，以PLT為其類碼。

第二個號碼在說明上比較複雜，這裏以美國專利局上的的類表（Class Schedule）來做說明。在美國專利局上查詢專類分類碼第2類（Apparel，為服裝、外觀之意）的類表[1]，如下圖所示。其中粗體字的部份為類下一層的次類（Subclass），例如次類1、次類455；而再下層的第一層次目、第二層次目等等，在這個表上是以點號「.」來表示，利如「…」即表示第三層次目；而第n層次目的定義，與其上方最近的第（n-1）層次目相關聯，例如下圖中，次目2.16以及2.17兩個第三層次目，都是屬於2.15這個第二層次目，以及456這個第一層次目，因此若要了解2.16在定義上的全盤樣貌，則必須了解第2類：「Apparel」、次類455：「Guard or protector」、第一層次目456：「Body cover」、以及第二層次目2.15：「Underwater divers body cover」的所有定義。另外，在網頁上按下類表上的紅色P符號，即會帶出該分類下的所有已公告的專利，按下藍色A符號則是帶出已公開但尚未公告之專利。最後回到專利分類碼的第二個號碼，則以該專利可適用的最下層次類或是次目定義之，例如分類碼可能是2/456，也可能是2/2.17，端視該專利在分類上可適用到多下層的定義而定。

另外一提的是，美國專利分類碼中的次類以及所有次目加起來，共有約150,000個分類[2]，相比於國際專利分類碼（IPC，International Patent Classification）約70,000個目（group）與次目（subgroup）的數量，美國專利分類碼系統顯然比國際專利分類碼要來得詳細得多。

進行專利檢索時，若已知某一專利分類號，則可利用下面的網頁[4]來進行相關的檢索如下圖所示；例如查詢分類號並選擇「Class Schedule(HTML)」，則會帶出如上圖的網頁；若選擇「US-to-IPC8 Concordance」，則可帶出與該美國專利分類碼對應的國際專利分類碼第八版（International Patent Classification version-8,適用於2006年1月1日至2010年12月31日）之分類碼，例如下圖的例子，2/2.13可對應到B64G 6/00這個國際專利分類碼。

而由於科技領域不斷地複雜化，專利分類碼也會有相對應的修改與新增；以美國專利分類碼系統而言，當定義與分類上有更新時，對於舊有的專利也會做相對應的更新，並反應在線上專利資料的查詢系統上。例如下圖是US4055174專利，名稱為「Swimming System」的線上資料，其中有一欄Current U.S. Class，即以目前最新版本之美國專利分類碼定義出之碼別。

但若查詢該專利的全文資料如下圖，可發現當初公告時的美國專利分類碼與上圖並非完全吻合，因此以分類碼進行專利的檢索或分析時最好也能夠注意一下專利碼更新版本可能造成的問題。

最後要注意的是，一般而言，雖然美國專利說明書上會同時列出美國專利分類碼以及國際專利分類碼，但其國際專利分類碼的部份往往沒有美國專利分類碼來得精準，因此實務上當檢索美國專利時，在分類碼的參考上建議還是以美國專利分類碼為主，而以國際專利分類碼為輔。

參考資料及連結：

1.     http://www.uspto.gov/web/patents/classification/uspc002/sched002.htm

2.     USPTO Patent Classification Help FAQ.3: What is a patent classification? http://www.uspto.gov/web/patents/classification/help.htm#3

3.     Preface to the International Patent Classification(IPC) http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/general/preface.html

4.     http://www.uspto.gov/web/patents/classification/index.htm

智財法院於2012年5月31日之裁判指出，2011年4月間，宏碁向經濟部智慧財產局申請「無線通訊裝置、無線存取網路、以及管理多分量載波之方法」之發明專利，同時聲明主張2項國際優先權，但當時並未檢附任何證明文件正本。智慧局於是通知宏碁應在同年8月8日之前，補正優先權證明文件。惟，宏碁僅於8月8日補送第2項優先權證明文件，及其向美國專利商標局申請第1項優先權基礎案的申請收據影本。

依（修正前）專利法第28條及施行細則第22條之規定，申請人應於申請日起4個月內檢送經國家政府證明受理之優先權證明文件正本，否則即喪失優先權。因此，智慧局遂在同年8月26日發函通知宏碁喪失第1項優先權。宏碁不服，於提起訴願且遭經濟部訴願委員會駁回後，向法院提起訴訟。（智慧財產法院101年度行專訴字第6號）。

宏碁方面所持之理由為：(1)所提交之美國專利商標局核發之本案第1項優先權基礎案申請收據影本，即為美國政府證明受理該美國專利申請案之證明文件，應已符合專利法第28條之規定。(2)本案第1項美國優先權基礎案為發明人於財團法人工業技術研究院（下稱工研院）之職務發明，因而必須辦理美國代理人變更等程序，俾有權申請優先權文件。因此，本件無法如期提交優先權證明文件，實非可歸責於原告，依專利法第17條規定，應可回復原狀等語。

另有一關於是否喪失優先權主張之類似案例。2013年1月31日智財法院之裁判指出，2011年9月間，美商亞克朗聚合物系統公司向經濟部智慧財產局申請「以含氟聚合物製成之光學補償膜」之發明專利，同時主張1項國際優先權，但當時並未檢附任何優先權證明文件。智慧局於是通知美商亞克朗聚合物系統公司應在2012年1月23日之前，補正優先權證明文件。惟美商亞克朗聚合物系統公司於2012年2月14日始補送國外優先權證明文件正本、首頁影本及首頁中譯本。然美商亞克朗聚合物系統公司因未能在法定期間內補正優先權證明文件而喪失本案優先權。美商亞克朗聚合物系統公司不服，於提起訴願且遭經濟部訴願委員會駁回後，向法院提起訴訟。（智慧財產法院101年度行專訴字第80號）。

美商亞克朗聚合物系統公司方面所持之理由為：(1)申請人僅須於4 個月優先權提出期間內，先行提出附首頁傳真本與首頁中譯本，經濟部智慧財產局仍會受理其優先權之申請，並再賦予2 個月補呈正本。職是，申請人認國際優先權之法定期間性質，係認為通常法定期間而非不變期間，故得伸長或縮短。(2) 專利法明定之期間分為指定期間及法定期間，所謂不變期間僅見於民事訴訟法，綜觀專利法全文，並無不變期間之規定，參照最高行政法院89年度判字第1358號判決理由意旨可知，凡程序上為履行作為義務所定之期間，性質上並非不變期間。再者，行政法院82年11月份、86年5 月份庭長評事聯席會議決議，亦認專利申請人異議答辯之1 個月期限、舉發人補提理由與證據之1 個月期間，為通常法定期間。原告既於法定期間內向被告申請延展期間，並於原處分101 年3月6 日審定前之2 月14日前補正優先權證明文件，程序上之瑕疵已補正，原處分遽以本案優先權主張依修正前專利法第28條第3 項規定喪失優先權，訴願決定逕以原告違誤法定不變期間，駁回訴願，其認事用法顯已逸出法條明文。(3) 系爭案於100 年9 月23日在我國提出申請，故優先權正本提出之法定期限為101 年1 月23日，期間適逢我國農曆新年，故期限之末日應為101 年1 月30日。依此原告代理人即可依前揭專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理第二章發明專利1.2.6 主張國際優先權1-2-9 頁之規定，先提出首頁影本，再於影本提出後2 個月指定期間內提出正本，即無造成系爭案優先權喪失處分之可能。(4) 縱認修正前專利法第28條規定之4 個月期間為不變期間，然該不變期間應考量人民為一定行為及準備行為所需時間之立足點之公平性，應加入在途期間之考量延長法定不變期間。(5) 原告於申請本案發明專利時已備具聲明主張優先權，並指出該案之申請日及其受理國家，倘修正前專利法第28條第2 項4 個月期間之解釋過苛，甚較國際公約嚴苛，則有損中華民國之國際形象。被告未依循巴黎公約之真正立法精神，逕作成本案發明專利優先權喪失之處分，實有悖國際公約之優先權制度之相關規定。

在專利實務上，我國准許申請人「在法定期間內」可僅檢送優先權證明文件首頁影本，爾後由專利專責機關通知申請人限期補正與該影本為同一文件之正本即可。又優先權證明文件者，乃證明申請人曾在外國申請並經受理之內容，因此證明文件絕非上述案件所說之申請收據可取代。且關於優先權證明文件，申請人若屆期未補正或補正仍不齊備者，則依（修正前）專利法第28條第2項規定，視其為未主張優先權。另須注意，由於國際優先權證明文件之檢送期限為法定不變期間，故不得申請延展（最高行政法院95 年判字第680 號判決參照）。此外，倘申請人係因不可歸責於己之事由致延誤法定期間，得依（修正前）專利法第17條第2項規定，於其原因消滅後30日內，以書面敘明理由，向原處分機關申請回復原狀，同時補行期間內應為之行為。以上二案例訴訟之癥結點皆因未能在法定期間內補正其優先權證明文件，而喪失其優先權之主張。惟，第二案例舉用若干民法條文，以捍衛自身利益，然因專利法確已明文規定，故於此專利訴訟案件，基本上不適用民法相關條文。

綜上所述，專利申請的過程，常因區域及語言的因素讓紙本文件傳遞更加困難，因此專利申請人可參考專利電子申請實施辦法，若此案件利用電子辦法申請，則優先權證明文件若經專利專責機關與該國家或WTO 會員之專利受理機關已為電子交換者，則視為申請人已提出。如此一來便可省下紙本傳遞的時間，也可讓整體申請程序更加順利。除此之外，專利申請人宜詳閱國際優先權相關之專利法及專利法施行細則等規定，也可參考相關實施例及案例，以便瞭解更多細節。

參考文獻

1.台灣專利法

2.專利法施行細則第一篇第七章

3.專利電子實施辦法條文

4.智慧財產法院裁判書行政類101年度行專訴字第6, 80號