眾律國際法律事務所 專利工程師 許維蓉
2013.07.01
前言 :
美國基於發明人的保護相當重視，然而從美國專利改革法案 [1]，其中有多項變革，包括從原本發明人優先主義轉換成發明人申請主義的改變。在跨越新舊法之際，本文作者首先從專利法102條(a)款，初探美國及我國對先發明、先發明申請及先申請主義之差異
概述法源 :
美國102條(a)款，規定，專利申請人在提出發明前，該發明即已在境內為他人所公知；或是在境內或境外，已被取得專利或已見於刊物上[2]。
2013年3月16日以後，適用新法規定如下 :
第102條(a)款(1)項規定，在標的專利的有效申請日之前，該標的發明已經取得專利、見於公開刊物、或已被公開使用、販售、經由公開途徑取得。該發明即喪失新穎性，不得取得專利[3]。
第102條(a)款(2)項規定，在標的專利的有效申請日之前，該標的發明已被敘述於他人申請，處於公告、公開或視為公開狀態的專利（且可追溯國內外優先權）內容之中[4]。
又我國，相對應於美國102條之規定分別規定新專利法22條前款及23條錄如下:
第22條前款 可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：一、申請前已見於刊物者。二、申請前已公開實施者。
三、申請前已為公眾所知悉者。
第23條 申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。
基於上述，本文整理如下表:
小結 :
基於上表，以下就差異之部分僅進行探討
一、 專利申請人發明之日轉為有效申請日
承上表，美國舊法102(a)可得知，以往在認定前案技術時，以發明之前，於國內被他人所知，以及國內外被取得專利或已見於刊物上。但在，新法之後，從102(a)1，作為新穎性前案技術的標準從發明之日之前，轉變為有效申請日[5]之前。在已往藉由宣誓書的方式宣示自己比其他前案更早發明，進而克服前案[6]的方式，在新法後，已經無法利用。因此，須注意在有效申請日之前，研發內容的公開、使用，均可能對發明造成限制。
二、被他人公開使用及知悉轉為不限定為他人
舊法有關被他人公開使用或知悉部分，修正為不限定是他人，包含了發明人本身之公開使用亦涵蓋於內。從法規面而言，類同於我國第22條之認定。
三、國內轉為國內外
舊法102(a)款，將被他人使用及知悉之標準從限於國內，轉為國內外。
換言之，例如已往在我國公開使用或介紹他人發明之技術等，只要不是見於刊物或專利，仍可以在美國申請專利，而不受此一限制。然而，自新法後，此一作法，未來再申請專利時，可能成為限制之一。
換另一角度，已往僅能在美國蒐集競爭廠商有關發明、產品或技術發表之證據，將擴大至全球，亦能成為未來主張競爭對手專利無效之依據之一。
四、新增擬制喪失新穎性之規定
舊法102(a)中，前案須為核准之專利。在新法102條(a)新增第2款，於國內外申請在先公開在後之專利申請或等公告案，均可認定為前案技術。此一差異除了與舊法極度不同外，更與我國對於前案技術之認定，相差甚大。在我國有關申請在先公開在後之擬制喪失新穎性，規定於專利法第23條，僅針對我國國內之發明或新型申請案才適用之。
從專利檢索的角度而言，未來在針對我國申請案之檢索及美國申請案之檢索，將有重大差異。針對美國申請案，進行專利前案檢索時，針對申請日前公開或公告之公告日或公開日為檢索條件。然而，新法之後，將前案之依據將提前之公開案或公告案之申請日。針對我國之申請案，則仍以公開、公告日依據。
備註 : 有關專利法102條之相關文章，可參閱本所相關著作摘列如下:
1. 擬制喪失新穎性 專利工程師 張巧妮著
網址: http://zoomlaw.pixnet.net/blog/post/49300530
網址: http://zoomlaw.pixnet.net/blog/post/46180994
參考資料及連結：
[1] America Invents Act； H.R.1249
[2]請參閱本事務所發表之美國專利法關於新穎性之規定專利工程師陳弘易著 網址: http://zoomlaw.pixnet.net/blog/post/46180994-%e7%be%8e%e5%9c%8b%e5%b0%88%e5%88%a9%e6%b3%95%e9%97%9c%e6%96%bc%e6%96%b0%e7%a9%8e%e6%80%a7%e4%b9%8b%e8%a6%8f%e5%ae%9a--%e5%b0%88%e5%88%a9%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e5%b8%ab-%e9%99%b3
[3]同上
[4]同上
[5] 有效申請日之認定規定於美國專利法１００條 包含（Ａ）含有請求項之申請案之申請之日、（Ｂ）基於１１９、３６５（ａ）（ｂ）之主張優先權之優先權日或基於１２０、１２１或３６５（ｃ）臨時申請案、連續案等，主張其早期申請日。
[6] 715 Swearing Back of Reference — Affidavit or Declaration Under 37 CFR 1.131 [R-3]
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