眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

2013.07.04 

前言 :

      有關美國新舊法之比較，美國舊法102條c-e款規定任何人可獲得專利除非－放棄發明（ｃ款）、由發明人受讓給申請人申請之國外專利或證明書（d款）、在發明日之前已被公開（e款）之規定。惟美國新法102條 (c)款定義在一個共同研發協定下的專利共同擁有權關係。(d)款定義了在(a)款(2)項中，一公告或公開專利是否成為該標的專利的前案認定。未有對應舊法c款、d款之規定。舊法(e款)對應於新法102(a)(2)，但發明日修改為有效申請日。  

       有關美國新舊法之差異，可參閱本所相關文章，在此不贅述。 於本文，作者欲比較美國舊法與我國新法之相對應條文。

A : 發明人放棄發明 v.s 申請權人放棄專利申請

美國舊法102條 c 款規定如下　：　

　　任何人可獲得專利，除非(c) 他放棄該發明。

我國新法基本上為有發明人放棄發明之相對應條文。我國以專利申請權人為對象，對應於美國舊法102條 c 款，相關條文如下：

第5條

　　專利申請權，指得依本法申請專利之權利。
　　專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人(以下簡稱發明人等)。

   又我國有關職務上之發明，其專利申請權及專利權之歸屬基本上屬於雇用人[1]，非職務上之發明其專利申請權及專利權之歸屬基本上屬於受僱人[2]，發明人等僅享有姓名表示權。

　　第12條第２款

　　二人以上共同為專利申請以外之專利相關程序時，除撤回或拋棄申請案、申請分割、改請或本法另有規定者，應共同連署外，其餘程序各人皆可單獨為之。但約定有代表者，從其約定。

我國不同於美國以發明人為對象，而是以專利申請權人為對象。因此專申請權人為發明人等及專利申請權人屬於從契約者或雇用人，兩種情況。專利申請權人為發明人時，則專利申請權人放棄發明形同於發明人放棄發明。

        然，專利申請權人屬於從契約者或雇用人之部分，在我國及美國則有相當大的認定差異。

           從法源及審查基準之教示，假設一發明人於職務上發明一物，若其對該公司不滿，其可以宣式書等方式表示將放棄該發明並供大眾使用，則該發明在美國會不予專利。在我國，發明人無此權力[1]。

Ｂ : 超過法定期限無法主張國際優先權

美國舊法102(d)規定如下　：　

　　任何人可獲得專利，除非-(d) 發明提出申請前，由申請人或其法定代理人或受讓人，在他國已首次取得專利或即將取得專利，或取得發明證書之標的；且該專利或發明證書之申請係在美國提出專利申請十二個月前已提出者。

相應於我國新法，如下:

第28條

　　申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日後十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。

   此部分，我國與美國雖然描述方式不同，惟主要均在於限制首次在國外提出的專利須於提出後12個月內提出申請，以免造成同申請人之專利造成新穎性阻礙。

 Ｃ：類似但不同我國擬制喪失新穎性

   美國舊法102條e款 規定任何人可獲得專利，除非-

(e) (1)專利申請人在發明日之前，該發明已在國內為他人提出申請並在該美國申請案在該發明審查時已被公開、或(2) 專利申請人在發明日前，已在國內被他人申請並核准專利;若他人提出國際PCT申請並指定美國以英文公開則仍符合前述之規定。

對應我相關法條，如下:

第23條
　　申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。

基於上述，比對如下表 :