眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

      眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

 2013.07.04 

前言 :

      從聯邦法院判例，基於101條有三限制條件 1. 避免重複申請(double patenting) 2. 符合專利標的(4大類及排除在外之科學之基本科技) 3. 有用。因此一專利必須符合為可專利標的（subject matter）且符合實用性(utility)。專利標的部份，可參閱本所相關文章，不贅述。本文欲藉由回顧美國審查基準(Manual of Patent Examining Procedure，MPEP2107)探討美國實用性及我國產業利用性[1]之認定差異。

一、美國審查基準概述 :

     MPEP2107之基準，不只針對專利101條(有用的)亦針對112條第一段(說明書內容須充分接露、據以實施等規定)。

      美國判斷步驟分兩部分如下:

     重點在於第二步審查一發明是否為有用的發明(實用性)。可區分成兩要件，如下 :

要件一 : 一申請案無法敘明其特定且實質的實用性

要件二 : 敘明之用途是否可信

其中，第一部份:

        特定的實用性，限定於所請求之標的且提供大眾一明確定義及特定的利益。特定的實用性與一般的實用性(其為該發明的廣泛應用)不同。例如: 僅說明一化合物可治病或僅敘述一多核苷酸為一基因探針不會認為是揭露一具

體的DNA目標。診斷一非特定疾病，亦被認定非具體用途。

        有關實質的實用性，申請者須證明該發明對大眾有用，而不需再經由未來的研究才能達到有用程度。其已 EST (短片段DNA判決為例)申請者發明了多個EST(expressed sequence tags)可用來找出在細胞中有哪些基因及其轉

譯之蛋白質。然而，在該申請案中未找出該蛋白質的用途。因此判定所請求的EST片段尚未被研究至能夠在真實世界中有用處，因此不為專利。治療已知或新發現疾病的治療方法或檢測特定複合物的檢測方法被認定是真實世界的

應用。

        此外，審查基準中，亦針對不同情況認定是否具有實用性說明。以下摘列如下:

   1. 研究用工具是有效的，其例如篩選方法、基因定序方法等，其對於分析一物是有用的。

   2. 若一發明僅部分有效並具有有用之結果不適合以實用性核駁。

   3. 申請人假定的實用性足以認定符合101條實用性規定。

有關第二要件，是否值得信賴。有兩種情況會被認定是不被信賴。

   1. 假設的實用性有嚴重邏輯錯誤

   2. 基於該假設的事實與該假設明顯不一致

二、美國實用性及我國產業利用性之比較 :

綜合上述，基於我國有關產業利用性[2]，比較如下表之比較如下表 :

結論 :

        無論美國及我國，若被認定不具實用性或產業利用性，申請人可藉由申復答辯的機會說明其發明對特定實際的用途是有效的且該領域技藝人士認為值得信賴。在美國針對是否能被信賴可提供實驗證據、該技術領域之專家宣

示書或已於其他專利中出現而克服。雖然在我國及美國會因實用性或產業利用性有所爭議之案件較少見。惟在生技、醫藥申請案件中亦常有爭議。作者認為，在我國答辯時，亦可考慮以實驗證據、專家證明佐證或其他已存在書

面最為輔助證據，以說服審查官。

  
參考資料：   

 [1]專利法第22條第一款可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利： ..
  
 [2]我國現行審查基準第三章專利要件 2013