眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

一、前言

經濟部智慧財產局於103 年 01 月 16 日發布「專利審查基準第二篇第三章」部分規定修正，對於新修正之後增修了哪些規定，在此列舉其修正內容定並比較前後之差異。


二、專利審查基準第二篇第三章專利要件修正要點：

(一) 擬制喪失新穎性之申請人一節，在「認定時點應為後申請案之申請日」處新增補充說明：「於我國申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日」（2.6.5節）。
 
(二) 先申請原則之前言一節，關於發明專利間，修正第 5.1 節之記載，以符合現行專利法第 31 條第 1、2 項。同時，關於發明與新型專利間，修正第 5.1 節之記載，以符合現行專利法第 31 條第 4 項、第 32 條及修正前第 32 條（5.1節）。
 
(三) 審查程序中不同申請人一節，關於不同人於不同日有二個以上申請案為相同發明時，因為先申請案經公開或公告即得作為引證，與其申請專利範圍是否修正並不相關，似非擬制喪失新穎性優先於先申請原則適用之理由，本節之相關論述不明確之處，經過修正後，已明確指出先申請原則之比對對象為申請專利範圍，會因修正而變動，而擬制喪失新穎性之比對對象為說明書或圖式，不因修正而變動，因此，審查是否擬制喪失新穎性之論理基礎較為穩定，自應優先於先申請原則適用（5.6.1.1節）。

(四) 新增「5.7 權利接續」與「5.8 權利擇一」兩節。

(五) 權利接續一節中，關於現行專利法第 32 條「同一人」之認定，修正後之記載已明確指出於我國申請專利至發明專利公告之期間等 4 個時點，發明與新型專利之權利人須完全相同，並未以優先權日之時點為同一人之認定。同時修正後之記載已明確揭櫫於我國申請專利至發明專利公告之期間等 4 個時點，發明與新型專利之權利人須完全相同。若為單獨讓與或分別讓與之行為，於發明專利審定前，改依第 31 條先申請原則為審查；於發明專利審定後至公告前，發明專利則不予公告。（5.7節）。
 
(六) 權利接續之審查程序與審查注意事項中關於「發明專利核准審定前…應通知申請人限期擇一」之處，修正後之記載已從寬給予申請人選擇機會，得於第一次審查意見通知函即就相同創作為擇一，亦得於已克服其他不准專利事由之第二次審查意見通知函始就相同創作為擇一，已完全符合專利法第 32 條之立法意旨（5.7.1~2節）。

三、結語
 
此次專利審查基準第二篇第三章專利要件已按102年6月13日生效施行之新版專利法做出修正，是故，專利權人或申請人應注意新專利法施行後所造成之各種權利影響。

參考資料
修正「專利審查基準第二篇第三章及第五篇第一章」部分規定，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=505570&ctNode=7127&mp=1

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

        2013.07.05

前言 :

       在美國及我國，若使用「手段功能用語」方式撰寫請求項，會被認定須回歸說明書找出對應該功能之對應結構。本文所欲探討的部份在於了解如何藉由說明書之內容認定對應該功能之結構。以便了解撰寫手段功能用語時，在說明書中之撰寫注意事項。

一、手段功能用語認定簡介

a、美國

美國有關手段功能用語之法源 規定於專利法112條 第6項 如下 :

      一請求項組合中之一技術特徵可以用一手段或步驟用以完成一特定功能而無結構、材料或動作予以支持的表示方式，該請求項將被解讀為覆蓋在發明說明中所對應的結構、材料或動作(以下簡稱結構等)及其均等範圍。

        美國專利局整理歷年判例，被認定是手段功能用語[1]須符合三項要件，條列如下。

      1. 技術手段若以“means for” or “step for”，來界定限制 (或類似用法“mechanism for,” “module for,” “device for,” “unit for,”等)條件。

        2. 連接一功能

        3. 在用語中不存在達成該特定功能之充分之結構、材料或動作

 二、我國

   我國於2004年7月1日專利法施行細則正式導入美國112條第6項之規定，新專利法施行細則修正於第19條第4項。規定如下：　

           第19條

           複數技術特徵組合之發明，其請求項之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋請求項時，應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。

   對應手段功能用語之審查基準規定[2]如下 :

           解釋以手段功能用語或步驟功能用語之請求項時，應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。以及

           請求項中物之技術特徵以手段功能用語，或方法之技術特徵以步驟功能用語表示時，其必須為複數技術特徵組合之發明。...其用語為「....手段(裝置)用以..」

或「....步驟用以....」[3]。

           此外在我國審查基準中，請求項中若符合如上述美國之三要件(略)，亦即被認定為手段功能用語。

        綜合上述，我國及美國在審查時，基本上若以「一種手段/步驟，用以(功能敘述)」方式描述技術特徵，均會被認定為手段功能用語。 然而，刻意避開手段或步驟用字，則須個案認定。例如在美國司法判決中，法院曾主張

「若一請求項未出現手段用語，以手段功能用語處理即不適當。」然而，在另一判決中，法院主張「雖然缺乏明確的手段用語，但明顯地，該技術特徵只有功能用語，沒有達成該功能之特定結構或材料敘述，該請求項的技術特

   徵仍可能是手段功能用語」。

        我國在司法判決上，對於手段功能用語的認定，在判斷上也有爭議[4]，例如民專上易第3號 「多芯結構」被認定是手段功能用語。

 二、回歸說明書尋找對應結構

a、美國

      請求項若以手段功能用語撰寫，必須符合專利法112第2項明確性的規定，如下 :

      說明書包含一或多項請求項指明即可區分地請求申請人有關其發明之標的事項。

      換言之，請求項須明確，又因手段功能用語須回歸說明書，因此若說明書未記載相對應之結構、材料或動作時，會以專利法112條2項不明確核駁。

      美國專利局整理了相關判決後，整理成以下規則[5]：

      1.對應的結構等在發明說明以特別的詞敘述且所屬技術領域具有通常知識者可以由發明說明指出該結構等[6]，則滿足明確性。

      2. 若對應的結構等在發明說明用較廣的上位用語且詳細內容須藉由參考其他文件而結合。審查者須在未依賴結合文件下且以「所屬技術領域具有通常知識者」分析以決定是否所屬技術領域具有通常知識者可指出對應結構以完

          成該功能。若無法從發明說明指出，則會被要求將結合參考文獻之部分修入說明書中。

       綜上，在撰寫手段功能用語時，說明書必須針對該功能所能對應之構造、材料或動作有清楚的描述。法院曾主張「專利人在說明書沒有就其欲保護之結構清楚連結，以參考說明書其他結構來擴張用語，非112條第6項之意圖。」

而在我國審查基準中，對於回歸說明書之部分，描述摘錄如下 :

        惟若說明書未記載對應於該功能之結構、材料或動作或說明書記載之結構、材料或動作之用語過於廣泛，該發明所屬領域具有通常知識者，無法由說明書中判斷對應於該功能之結構、材料或動作，會導致請求項不明

確。

以及一例示 : 若一手段，用以轉換多個影像成為一特定之數位格式。在說明書中對應該功能之構造為資料擷取器或電腦錄影處理器，只能將類比資料轉為數位格式。雖然，「以程式完成數位轉數位」之技術內容亦能達成該

功能。但因說明書未記載該技術內容。因此請求項不包含「以程式完成數位轉數位」。

      綜上，我國審查基準中，類同美國審查基準之判斷方式，均以該領域技術人士所能認定對應之結構等依據。惟其例示之部分，是因達到該功能之技術未寫入發明說明，因此無法被視為限定條件。此外，我國審查基準並未有

納入美國引用文獻部分之判斷方式。作者認為，無論美國或台灣，若以手段功能用語撰寫，既使是引用文獻內之資訊，對應手段功能用語之部分仍應寫入說明書內較佳。

        又， 假設該手段功能用語回歸說明書中，能找到之對應結構有多種。是否在解釋申請專利範圍時，亦須將多種相對應之結構描述涵蓋在內。若以我國上述之例示而言，應解釋分別為兩種對應結構資料擷取器、電腦錄影處理器。

       在尚未進入司法判決之前，專利人員針對可能侵害產品與專利請求項比對時，應將對應不同結構之請求項視為兩請求項比對之。

智財法院於2012年5月31日之裁判指出，2011年4月間，宏碁向經濟部智慧財產局申請「無線通訊裝置、無線存取網路、以及管理多分量載波之方法」之發明專利，同時聲明主張2項國際優先權，但當時並未檢附任何證明文件正本。智慧局於是通知宏碁應在同年8月8日之前，補正優先權證明文件。惟，宏碁僅於8月8日補送第2項優先權證明文件，及其向美國專利商標局申請第1項優先權基礎案的申請收據影本。

依（修正前）專利法第28條及施行細則第22條之規定，申請人應於申請日起4個月內檢送經國家政府證明受理之優先權證明文件正本，否則即喪失優先權。因此，智慧局遂在同年8月26日發函通知宏碁喪失第1項優先權。宏碁不服，於提起訴願且遭經濟部訴願委員會駁回後，向法院提起訴訟。（智慧財產法院101年度行專訴字第6號）。

宏碁方面所持之理由為：(1)所提交之美國專利商標局核發之本案第1項優先權基礎案申請收據影本，即為美國政府證明受理該美國專利申請案之證明文件，應已符合專利法第28條之規定。(2)本案第1項美國優先權基礎案為發明人於財團法人工業技術研究院（下稱工研院）之職務發明，因而必須辦理美國代理人變更等程序，俾有權申請優先權文件。因此，本件無法如期提交優先權證明文件，實非可歸責於原告，依專利法第17條規定，應可回復原狀等語。

另有一關於是否喪失優先權主張之類似案例。2013年1月31日智財法院之裁判指出，2011年9月間，美商亞克朗聚合物系統公司向經濟部智慧財產局申請「以含氟聚合物製成之光學補償膜」之發明專利，同時主張1項國際優先權，但當時並未檢附任何優先權證明文件。智慧局於是通知美商亞克朗聚合物系統公司應在2012年1月23日之前，補正優先權證明文件。惟美商亞克朗聚合物系統公司於2012年2月14日始補送國外優先權證明文件正本、首頁影本及首頁中譯本。然美商亞克朗聚合物系統公司因未能在法定期間內補正優先權證明文件而喪失本案優先權。美商亞克朗聚合物系統公司不服，於提起訴願且遭經濟部訴願委員會駁回後，向法院提起訴訟。（智慧財產法院101年度行專訴字第80號）。

美商亞克朗聚合物系統公司方面所持之理由為：(1)申請人僅須於4 個月優先權提出期間內，先行提出附首頁傳真本與首頁中譯本，經濟部智慧財產局仍會受理其優先權之申請，並再賦予2 個月補呈正本。職是，申請人認國際優先權之法定期間性質，係認為通常法定期間而非不變期間，故得伸長或縮短。(2) 專利法明定之期間分為指定期間及法定期間，所謂不變期間僅見於民事訴訟法，綜觀專利法全文，並無不變期間之規定，參照最高行政法院89年度判字第1358號判決理由意旨可知，凡程序上為履行作為義務所定之期間，性質上並非不變期間。再者，行政法院82年11月份、86年5 月份庭長評事聯席會議決議，亦認專利申請人異議答辯之1 個月期限、舉發人補提理由與證據之1 個月期間，為通常法定期間。原告既於法定期間內向被告申請延展期間，並於原處分101 年3月6 日審定前之2 月14日前補正優先權證明文件，程序上之瑕疵已補正，原處分遽以本案優先權主張依修正前專利法第28條第3 項規定喪失優先權，訴願決定逕以原告違誤法定不變期間，駁回訴願，其認事用法顯已逸出法條明文。(3) 系爭案於100 年9 月23日在我國提出申請，故優先權正本提出之法定期限為101 年1 月23日，期間適逢我國農曆新年，故期限之末日應為101 年1 月30日。依此原告代理人即可依前揭專利審查基準第一篇程序審查及專利權管理第二章發明專利1.2.6 主張國際優先權1-2-9 頁之規定，先提出首頁影本，再於影本提出後2 個月指定期間內提出正本，即無造成系爭案優先權喪失處分之可能。(4) 縱認修正前專利法第28條規定之4 個月期間為不變期間，然該不變期間應考量人民為一定行為及準備行為所需時間之立足點之公平性，應加入在途期間之考量延長法定不變期間。(5) 原告於申請本案發明專利時已備具聲明主張優先權，並指出該案之申請日及其受理國家，倘修正前專利法第28條第2 項4 個月期間之解釋過苛，甚較國際公約嚴苛，則有損中華民國之國際形象。被告未依循巴黎公約之真正立法精神，逕作成本案發明專利優先權喪失之處分，實有悖國際公約之優先權制度之相關規定。

在專利實務上，我國准許申請人「在法定期間內」可僅檢送優先權證明文件首頁影本，爾後由專利專責機關通知申請人限期補正與該影本為同一文件之正本即可。又優先權證明文件者，乃證明申請人曾在外國申請並經受理之內容，因此證明文件絕非上述案件所說之申請收據可取代。且關於優先權證明文件，申請人若屆期未補正或補正仍不齊備者，則依（修正前）專利法第28條第2項規定，視其為未主張優先權。另須注意，由於國際優先權證明文件之檢送期限為法定不變期間，故不得申請延展（最高行政法院95 年判字第680 號判決參照）。此外，倘申請人係因不可歸責於己之事由致延誤法定期間，得依（修正前）專利法第17條第2項規定，於其原因消滅後30日內，以書面敘明理由，向原處分機關申請回復原狀，同時補行期間內應為之行為。以上二案例訴訟之癥結點皆因未能在法定期間內補正其優先權證明文件，而喪失其優先權之主張。惟，第二案例舉用若干民法條文，以捍衛自身利益，然因專利法確已明文規定，故於此專利訴訟案件，基本上不適用民法相關條文。

綜上所述，專利申請的過程，常因區域及語言的因素讓紙本文件傳遞更加困難，因此專利申請人可參考專利電子申請實施辦法，若此案件利用電子辦法申請，則優先權證明文件若經專利專責機關與該國家或WTO 會員之專利受理機關已為電子交換者，則視為申請人已提出。如此一來便可省下紙本傳遞的時間，也可讓整體申請程序更加順利。除此之外，專利申請人宜詳閱國際優先權相關之專利法及專利法施行細則等規定，也可參考相關實施例及案例，以便瞭解更多細節。

參考文獻

1.台灣專利法

2.專利法施行細則第一篇第七章

3.專利電子實施辦法條文

4.智慧財產法院裁判書行政類101年度行專訴字第6, 80號

   在此科技爆炸、網路無國界的時代，發明人於各國申請專利已成為重要趨勢。於不同國家申請專利，由於存在一定空間距離、又各國程序規定不盡相同，且將中文說明書正確地翻譯成官方指定語言需要耗費一段時間，因此發明人必須熟知專利法中的「國際優先權」，以保障自身的權益。

   運用國際優先權之前，應先瞭解其基本要件。依我國專利法之規定，申請人在世界貿易組織（以下稱WTO）會員或與我國相互承認優先權之外國第一次申請專利，以該外國申請之專利申請案為基礎，於12個月（新式樣為6個月）期間內在我國就相同技術申請專利者，申請人得主張該外國專利申請案之申請日為優先權日，作為判斷該申請案是否符合新穎性、擬制喪失新穎性、進步性及先申請原則等專利要件之基準日。主張國際優先權者，需於申請專利的同時提出聲明，惟現行專利法規定，倘申請人非因故意，未於申請專利同時主張優先權，或因申請書中未載明法定聲明事項，或未檢送證明文件而被視為未主張優先權者，得於最早優先權日後十六個月內，申請回復優先權主張（專利法第29條第4項參照）。應注意者，關於申請人因遲誤法定期間而申請回復原狀者，現行專利法已於第17條第2項明文排除對於國際優先權之適用。

   此外，依專利法施行細則第26條之規定，優先權證明文件須為正本，若申請人於規定期間內所檢送之優先權證明文件為影本，專利專責機關有義務通知申請人限期補正，屆期未補正或補正後仍不齊備者，則視為未主張優先權。惟，優先權證明文件正本已向專利專責機關提出者，得以載明正本所依附案號之影本代之；或者，優先權證明文件經專利專責機關與該國家或WTO會員之專利受理機關已為電子交換者，視為申請人已提出。

   綜上，確認並把握優先權法定期間為主張國際優先權之專利申請人首要任務之一，優先權證明文件亦須準備齊全，其餘更詳細審查要件與規定，申請人可自行參考台灣專利法、專利法施行細則以及專利審查基準，以使主張優先權之專利申請案能夠順利審查。

參考

1.台灣專利法

2.專利法施行細則

由於專利制度係採行屬地主義，發明人欲在某（些）國家獲得專利權之保護，便需依該（些）國家之專利法規定，向其專利專責機關提出專利申請，並獲得審定核准公告。。然而，創作人經常因為語言、距離或市場開發之障礙、或專利布局考量等因素，無法同時在各國進行專利申請；或者由於先在一國進行申請，而造成其專利技術已經公開或實施之事實，以致無法就相同發明或創作，取得多國專利權之保護。

有鑑於此，為使創作人於國際間進行技術交流時，毋須擔心喪失在他國獲准專利之情況，於是催生了所謂的「國際優先權」制度。

「國際優先權」制度首先揭櫫於 1884 年生效的「巴黎公約（ Paris Convention ）」。該公約之第四條明定：「會員國國民或準國民在某會員國申請專利後，再到其他會員國提出相同專利之申請時，得依專利種類之差異，分別給予一年或六個月的優先權期限。」其中，發明與新型專利之優先權期限，係自在國際間第一次提出專利申請之申請日起十二個月內，而新式樣專利之優先權期限則為六個月。

簡言之，申請人只要於上述優先權期間內，在其他會員國就相同發明或創作申請專利者，得主張該外國專利申請案之申請日為「優先權日」，而將專利要件實體審查之基準時點，提早至該外國專利申請案之申請日，此即「國際優先權」制度。

我國已於民國83年修正專利法時，導入國際優先權制度，然我國並非巴黎公約之會員國，如此對於我國發明或創作人向外國申請專利至為不利。透過我國政府積極的爭取加入世界貿易組織（ WTO ），終於在2002年1月1日，我國如願以償的成為WTO之會員。由於WTO會員皆應遵守巴黎公約及與貿易有關智慧財產權（TRIPS）協定，故WTO會員彼此間皆應享有優先權。亦即，我國賦予WTO會員在我國申請專利時主張優先權之權利，而其他WTO會員依照規定亦應受理我國申請案主張之優先權。

我國專利法第28條規定：「申請人就相同發明在與我國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日後十二個月內，向我國申請專利者，得主張優先權。申請人於一申請案中主張二項以上優先權時，優先權期間之計算以最早之優先權日為準。外國申請人為非世界貿易組織會員之國民且其所屬國家與我國無相互承認優先權者，如於世界貿易組織會員或互惠國領域內，設有住所或營業所，亦得依第一項規定主張優先權。並且主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。」

惟應注意，WTO會員向我國主張之專利（或商標）優先權日，不得早於91年1月1日。最高行政法院95年度判字第01281號即為與此有關之判決，有興趣之讀者可上網自行查閱。

參考文獻

1.台灣專利法

2.專利審查基準第二篇第五章

3.專利申請人須留意之優先權主張 經濟部智慧財產局 徐七冠 專利審查官

http://ipcc.moeasmea.gov.tw/index.php?option=com_content&view=article&id=741:ip-column-20120601&catid=92:2010-07-12-06-49-56&Itemid=143

一般發明或新型之申請案，其專利要件之審查以申請日為準；若發明或新型之後申請案同時主張優先權者，則其專利要件之審查以優先權日為準，因此並不會因為在優先權日至申請日之間有已見於刊物、已公開實施、已為公眾所知悉、申請在先而在申請後始公開或公告之申請案或有同一發明或新型同日申請之申請案等不符專利要件之事由，而被核駁。

在國內優先權(二)中概述優先權之三態樣及形式審查要件，此文重點則在於實體審查之要件與注意事項。首先針對國內優先權之實體要件加以敘述：

(1)後申請案應就先申請案記載於專利說明書、申請專利範圍或圖式中的相同發明或新型主張優先權。

(2)判斷是否為「相同發明」，即二個以上申請案間任一請求項所載之發明或新型相同者。

(3)主張複數國內優先權時，各請求項中之申請標的應符合發明單一性之規定。單一性意即二個以上之發明於技術上相互關聯而屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請。專利法所稱二個以上發明「屬於一個廣義發明概念」，指二個以上之發明，於技術上相互關聯。技術上相互關聯，指請求項中所載之發明應包含一個或多個相同或對應的特別技術特徵，其中特別技術特徵（specialtechnical feature）係使申請專利之發明整體對於先前技術有所貢獻之技術特徵，亦即相較於先前技術具有新穎性及進步性之技術特徵。二個以上之發明屬於一個廣義發明概念者，即具發明單一性。

(4)判斷後申請案申請專利範圍各請求項之優先權主張是否認可，係以先申請案說明書、申請專利範圍或圖式為依據，而不單以申請專利範圍為準。未出現在先申請案申請專利範圍中之技術內容，但已記載於說明書或圖式者，仍可以在後申請案中被撰寫為新的請求項。

(5)先申請案中未曾被主張優先權之發明或新型，仍可以在其他後申請案中被主張優先權，但相同的發明或新型不得被複數後申請案主張優先權，以免產生一發明二申請之情況。

其次則進一步敘述審查之注意事項：

(1)若先申請案為未完成之發明或新型，後申請案所記載者為已完成之發明或新型，則後申請案無法對該先申請案主張優先權。

(2)若先申請案為生物材料或利用生物材料之發明，後申請案主張國內優先權時，須注意先申請案是否已依專利法之規定寄存該生物材料。

(3)主張國內優先權時，先申請案自申請日後滿十五個月視為撤回，即使後申請案申請人認為其僅就先申請案的部分發明主張優先權，該先申請案仍全部視為撤回。若欲保留未主張優先權之部分不被視為撤回，得於先申請案被主張國內優先權前將該部分申請分割。此一情況，分割案不得再被主張優先權，但修正後之先申請案仍可被後申請案主張國內優先權。

(4)先申請案曾主張喪失新穎性或進步性之例外，後申請案仍可對先申請案主張國內優先權。國內優先權制度，後申請案有取代先申請案中相同發明之效果，故後申請案亦得主張先申請案曾主張之喪失新穎性或進步性之例外。

(5)先申請案為分割案時，不得被主張國內優先權，但已主張國內優先權之後申請案，仍得申請分割，且其分割案可援用原優先權日。

(6)進入實體審查階段後始發現有違反主張國內優先權形式或實體要件之情事，而不認可國內優先權之主張時，可於核駁審定書中併予敘明。若為核准審定者，應先行通知該國內優先權之主張不予認可，俟逾限未提起行政救濟後，始發出核准審定書。

(7)實體審查時，國內優先權之主張是否認可，應於審定書中就各主張優先權之請求項分別敘明。

(8)被主張國內優先權之先申請案，於被視為撤回之前，即使有提出修正本，於判斷是否認可優先權時，仍以先申請案取得申請日之專利說明書、申請專利範圍或圖式為比對基礎。

一般而言，申請人以修正的方式對原申請案申請之補充、修正或加入新實質，常被認定為超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，而不被接受；若以提出新專利申請同時主張國內優先權之方式，則仍有機會合併成一申請案，進而對申請專利之內容有更完整的保護。另專利權期間係自申請案之申請日起算，因此主張國內優先權之後申請案可獲得專利權期間屆滿之日延後最多一年之效果。因此專利申請人應進一步瞭解並妥善運用國內優先權。

參考

1.專利審查基準 第二篇 發明專利實體審查 第四章 發明單一性及第五章優先權

         國內優先權包含下列三種態樣：

(1) 一般優先權：在我國申請專利並主張優先權之申請案（以下稱後申請案），其申請專利範圍中所記載之發明已全部揭露於一件申請人據以主張國內優先權之本國基礎案（以下稱優先權基礎案）中，該後申請案以該優先權基礎案主張優先權者，稱為「一般優先權」。

(2) 複數優先權：後申請案申請專利範圍中所記載之複數個發明已全部揭露於多件優先權基礎案中，而該後申請案以該多件優先權基礎案主張優先權者，稱為「複數優先權」。

(3) 部分優先權：後申請案申請專利範圍中所記載之複數個發明中之一部分已揭露於一件或多件優先權基礎案，而該後申請案以該一件或多件優先權基礎案主張優先權者，稱為「部分優先權」。

承國內優先權(一)中所述，申請人須於申請時一併提出主張優先權之聲明，為維持專利程序之穩定性，此種聲明並不容後補。為了儘可能地排除可專利性之障礙，縮小審查時可能據以核駁之引證案之搜尋範圍，申請人在主張優先權時應格外注意，是否存在主張複數優先權之情況。

以下更進一步地整理國內優先權之形式審查要件。

(1)優先權期間不得延長或累積：先申請案中所記載之發明或新型已經依專利法第28 條或第30 條規定主張國際優先權或國內優先權者，不得為後申請案再次據以主張國內優先權，否則會實質延長優先權期間。惟先申請案中未主張優先權之部分，則無此限制。例如先申請案甲係以發明A為請求標的；申請人在一年內提出請求標的包含發明A與B之先申請案乙同時就申請案甲主張優先權；申請人更於其後一年內提出後申請案，請求標的包含發明A、B與C，並就先申請案乙主張優先權。此時由於對發明A累積主張優先權，不發生優先權之效果。僅發明B可以先申請案乙的申請日承認優先權。

(2)一發明一申請；同一先申請案不可被複數後申請案主張國內優先權，如此即違反一發明一申請之原則。

(3)分割案或改請案不得作為國內優先權之基礎案：申請案若為另一申請案所分割出之申請案，或為改變欲申請專利類型後之改請案，因該分割案、改請案已援用原申請案之申請日，故不得再被後申請案據以主張國內優先權。

(4)已公告或確定不予專利之發明或新型案不得作為國內優先權之基礎案：先申請案為發明，已經公告或不予專利審定確定者、或先申請案為新型，已經公告或不予專利處分確定者，俱不得被後申請案據以主張國內優先權。

(5)已經撤回、拋棄或不受理之申請案不得作為國內優先權之基礎案：先申請案已經撤回、拋棄或不受理者，該申請案即不復存在，自然不得被後申請案據以主張國內優先權。至若申請人於主張國內優先權且經受理後，其先申請案始撤回、拋棄或不受理者，不影響國內優先權之效果。

(6)被據以主張優先權之先申請案，自先申請案之申請日起15 個月後，即視為撤回，以避免重複公開、重複審查。所謂視為撤回，即先申請案自其申請日起算滿15 個月時，法律上即視之為不存在。此種法定視為撤回之情形，無須發函通知或處分，於法定期間屆至即生法律效果。

(7)被據以主張國內優先權之先申請案於申請日後15 個月撤回前，實質上已為後申請案所取代，且不再續行審查程序，然在不影響作為優先權先申請案適法性之前提下，於後申請案審定前，得辦理分割申請或變更代理人、變更地址等變更事項（台北高等行政法院95 年訴字第1539 號判決參照）。

(8)分割案因援用原申請案之申請日，致分割案與原申請案之申請日相同，故分割案不生以原申請案作為先申請案主張國內優先權之問題。

以上，申請人主張國內優先權應先區分申請案為三種態樣中之何者，爾後參照形式審查要件確認申請案是否符合各要件，以順利完成各申請案。

參考

1.台灣專利法

2.專利審查基準第一篇第七章優惠權及優惠期

3.國內優先權之運用 經濟部智慧財產局專利二組 黃文儀副組長

http://www.cnfi.org.tw/cnfi/ipr/36-67/44-3.pdf

所謂國內優先權即申請人在國內首次提出一發明或新型專利申請後，日後因加以補充、修正或加入新實質後，提出另一個申請案，申請人得就先申請案申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型，主張國內優先權。

國內優先權依專利法第三十條規定：｢申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，得就先申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所載之發明或新型，主張優先權。但有下列情事之一，不得主張之：

一、自先申請案申請日後已逾十二個月者。

二、先申請案中所記載之發明或新型已經依第二十八條或本條規定主張優先權者。

三、先申請案係第三十四條第一項或第一百零七條第一項規定之分割案，或第一百零八條第一項規定之改請案。

四、先申請案為發明，已經公告或不予專利審定確定者。

五、先申請案為新型，已經公告或不予專利處分確定者。

六、先申請案已經撤回或不受理者。

前項先申請案自其申請日後滿十五個月，視為撤回。

先申請案申請日後逾十五個月者，不得撤回優先權主張。

依第一項主張優先權之後申請案，於先申請案申請日後十五個月內撤回者，視為同時撤回優先權之主張。

申請人於一申請案中主張二項以上優先權時，其優先權期間之計算以最早之優先權日為準。

主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。

依第一項主張優先權者，應於申請專利同時聲明先申請案之申請日及申請案號數；未聲明者，視為未主張優先權。｣

以下為主張國內優先權之要件：

(1)   申請人：先、後申請案之申請人應為同一人；如先申請案為複數申請人時，亦應完全一致。若有不一致之情形，應通知補正，申請人可就先申請案辦理申請權讓與，使其先、後申請案申請人一致。先、後申請人一致，始可受理。

(2)   申請案：僅適用於先、後申請案皆為發明或新型專利，不適用設計專利。且二個以上之先申請案可以被同一後申請案主張複數優先權。

(3)   優先權法定期間：法定期間為12 個月，起算日為先申請案申請日之次日截至後申請案之申請日當日為止。一申請案中主張二以上之先申請案優先權時，其優先權期間之起算日為最早之優先權日之次日。

(4)   聲明事項：申請人應於申請專利同時聲明先申請案之申請日及申請案號數；未聲明者，視為未主張。若主張複數優先權者，各先申請案均應載明。前述聲明事項以載明於申請書之聲明事項欄位為原則，惟如申請同時檢送之文件中已載明先申請案之申請日及申請案號數者，亦屬合法。

綜上，欲主張國內優先權之申請人，應注意各項形式要件，並於法定期間內主張其權利，至於程序審查應注意之事項則於國內優先權(二)詳細說明。

參考

1.台灣專利法

2.專利審查基準

台灣專利法之新穎性審查係採「絕對新穎性」原則，亦即只要申請前已見於刊物、或已公開使用、或已為公眾知悉者，無論國內或國外，皆將喪失新穎性。(絕對新穎性之比較標準為世界任何地方公開之技術；相對新穎性之比較標準為該法制地區內，只包含國內。)

專利法第二十二條規定：｢可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利：

一、申請前已見於刊物者。

二、申請前已公開實施者。

三、申請前已為公眾所知悉者。

發明雖無前項各款所列情事，但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。申請人有下列情事之一，並於其事實發生後六個月內申請，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事：

一、因實驗而公開者。

二、因於刊物發表者。

三、因陳列於政府主辦或認可之展覽會者。

四、非出於其本意而洩漏者。

申請人主張前項第一款至第三款之情事者，應於申請時敘明其事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。｣

茲將第二十二條第三項各款之情形簡要說明如下：

1. 因實驗而公開者，意指對於已完成之發明，針對其技術內容所為之效果測試，而不論其公開之目的，因此，商業性實驗或學術性實驗皆得主張本情事。

2. 因於刊物發表者，意指申請人對於已完成之設計，出於己意於刊物發表其內容，且不論究其發表之目的，因此，商業性發表或學術性發表皆得主張本情事。專利法所稱之刊物，指向公眾公開之文書或載有資訊之其他儲存媒體，不論其於世界上任一地方或以任一種文字公開，只要得經由抄錄、攝影、影印、複製或網際網路傳輸等方式使公眾得獲知其技術內容者均屬之。

3.因陳列於政府主辦或認可之展覽會者，在此專利法所稱之陳列，指各種與展覽會相關而使申請專利之發明能為公眾得知之行為，例如展覽會期間以物品或圖片等方式展出該發明、該期間或其前後於展覽會發行之參展型錄或展覽會網站公開該發明等；而專利法所稱之展覽會，則指我國政府主辦或認可之國內、外展覽會。所稱政府認可，指曾經我國政府之各級機關核准、許可或同意等。

4.非出於其本意而洩漏者，意指他人未經申請人同意而洩漏申請專利之發明的技術內容，使其能為公眾得知者。關於本情事之適用，若申請人於申請前或審查意見通知前已得知申請專利之發明的技術內容被洩漏，得不敘明該事實，亦得敘明之；若於審查意見通知後始得知技術內容被洩漏，得於申復時敘明該事實。

綜合以上，申請人，亦包含申請人之前權利人(所稱前權利人包含專利申請權之被繼承人、讓與人，或申請權人之受雇人或受聘人等)。若有因實驗而公開、因於刊物發表、因陳列於政府主辦或認可之展覽會或非出於申請人本意而洩露，致有前述公開事由，並於事實發生日後六個月內提出專利申請，敘明事實及有關之期日，並於指定期間內檢附證明文件，則該公開事實不致使其喪失新穎性。(前述之六個月期間，稱為優惠期。)

參考

1. 台灣專利法

2. 專利審查基準

台灣專利法第二十三條「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖示載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」

基本概念：

1. 所謂公開係指先申請案為發明之狀況。依專利法第三十六條規定：「專利專責機關接到發明專利申請文件後，經審查認為無不合規定程式，且無應不予公開之情事者，自申請日後經過十八個月，應將該申請案公開之」。

2. 所謂公告則指依專利法第五十二條之規定：「申請專利之發明，經核准審定者，申請人應於審定書送達後三個月內，繳納證書費及第一年專利年費後，始予公告；屆期未繳費者，不予公告。」以及依第一百二十條之規定：「第五十二條第一項，於新型專利準用之。」

3. 如先申請案有撤回或不受理情事致未公開或公告，即不得據以判斷後申請案是否擬制喪失新穎性。

4. 按專利權之授與，係採一發明一申請主義。既已有先前技術存在而欠缺新穎性，自不得授與專利。但發明專利之申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。應注意，先、後申請案之發明人是否相同在所不論，只要申請人相同即可。

5. 申請案之申請日及申請人，係就申請書所載者予以認定。若經認定為兩案具有相同申請人，即使事後因變更、繼承或合併等事由而有申請人不一致之情形，原相同之認定仍為有效。若係共同申請之情況，須兩者之申請書所載之申請人完全相同，始得認定為相同。

6. 先申請案（引證案）僅限於國內發明或新型申請案，且在審查時已公開或公告。

結語：

綜合以上得知，擬制喪失新穎性僅適用於不同申請人在不同申請日有先、後兩申請案，且先申請案僅限於在審查時已公開或公告之國內發明或新型申請案。審查時係以後申請案之申請專利範圍所載內容為對象，逐一比對申請日之後始公開或公告之先申請案所附說明書、申請專利範圍或圖示之內容，若兩申請案內容實質上相同，則後申請案不得取得發明專利。

參考

1. 經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ch/

1. 專利法(三) http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Csv6zvtpfAQJ:fkckaeru.mtwww.mt.au.edu.tw/front/bin/download.phtml%3FPart%3D20120918%26Nbr%3D79%26Category%3D0+&cd=12&hl=zh-TW&ct=clnk&gl=tw&client=firefox-a
2. 新穎性http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:o8IajykX4KkJ:homepage.ntu.edu.tw/~r00641045/novelty.pptx+&cd=11&hl=zh-TW&ct=clnk&gl=tw&client=firefox-a

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-27

前言

專利法第57條指出，在專利申請前已使用，或完成必須之準備者，即使其落在專利的範圍內，相關使用者仍可以使用原技術範圍的相關技術而不侵權，此稱為先使用權；在申請專利實體審查的時候，新穎性要件要求專利範圍不可以包含申請日之前所有能為公眾得知的資訊，從此角度來看，若有技術在專利申請前已被使用且不為保密狀態，則此專利無法通過新穎性審查，因而便沒有先使用權的問題，由此我們可以發現先使用權和新穎性之間有些緊張關係，以下進行相關討論。

先使用權和新穎性的矛盾

中國蘇州鋼鐵廠在1985年初設計了具有波紋狀爐頂爐牆的加熱爐，之後一發明人申請了”一種內壁多凸起式火焰爐爐型”的專利並得以通過，其技術手段為相同，故蘇州鋼鐵廠提起專利權無效之訴。蘇州鋼鐵廠認為，若有除申請人之外的任何不負保密義務的人在專利申請之前實施了相同的技術內容，就意味著該技術內容已經喪失了新穎性，而此觀點的確符合專利法條對於新穎性的規定，然則審查委員會最後判定，蘇州鋼鐵廠有先使用權，但駁回專利權無效之訴，其認為究竟是否為公眾所知，需要通過實體證據來予以證明。

概念討論

在先使用可以分為在先秘密使用與在先公開使用，在先公開使用會破壞後發明的新穎性，而在先秘密使用則被歸入先使用權的範疇，因此究竟要用新穎性還是先使用權作為準則，可由是否公開使用來分別。然則究竟如何判別為公開使用，我們或許可從專利制度的基本精神來推敲：專利制度藉由授予發明人的獨占實施權保障，使其願意公開相關技術而使公眾得以享受此發明的相關益處。由此可以看出，當相關技術能使公眾得以享受到相關益處時，此時授予專利才會具有意義。因此，專利準則雖然認為技術處於公眾可能接觸並得知的狀態，便為先前技術而可破壞新穎性，但實際上如果技術沒有真的被寫成公開文件、發表、或是公開討論，基本上公眾是不會享受到益處的，不應被認為能破壞新穎性的先前技術。實務上的審查基本上符合此精神，審查官要以新穎性核駁一發明時，必須要能夠提出刊物上公開的先前技術作為引證文件。

案件討論

一農民想出一種新式童車，自己使用但不做商業使用，鄰居也知道這種童車，但除此之外基本上無人知曉，之後一童車廠商也構思出相似童車並申請專利，競爭企業認定該專利喪失新穎性並請求宣告無效。以此案例來看，雖然此新式童車在專利申請前處於公開狀態，但實際上大眾並不知曉此發明且無法享受相關益處，所以應駁回請求無效之訴。

結語

雖公開使用與祕密使用的區別有模糊空間，導致先使用權和新穎性有緊張關係，但若我們仔細衡量專利法的基本精神，即讓公眾得到發明相關益處為准予專利的基礎，則可明確理解，僅有當的確有明確證據(如刊物)為公眾所知的情況，才會破壞後發明的新穎性。

參考資料

專利法(民國九十九年) http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawOldVer_Vaild.aspx?PCODE=J0070007

專利法實施細則(民國九十三年)

http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=bde5aa98-77be-4c15-8941-d0bfff601182.pdf

在先使用權與專利新穎性的“衝突”─由一則無效宣告案例所想到的

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PM_IsMNV0eEJ:hi.baidu.com/yingkeiplawyer/item/ecd28d49cd8feceda4c06661+&cd=1&hl=zh-TW&ct=clnk

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-14

前言

在專利申請時，為了申請人、公眾及專利專責機關在專利申請案的分類、檢索與審查上的便利，專利法規定兩個以上發明應各別提出申請。不過當兩個以上發明在技術上有互相關聯性的話，則得以併在一案中提出申請。

概念

當二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請(專 32)，此即稱為發明單一性。所謂屬於一個廣義發明概念者，指兩個以上的發明在技術上互相關聯。技術上互相關聯，指請求項中的發明包含一個或多個相同或相對應的技術特徵，且該技術特徵使發明在新穎性、進步性上相對於先前技術有所貢獻(專施 23)。

審查注意事項

一、審查時會探究每一請求項是否包含相同或相對應的特定技術特徵，使每一請求項所載的發明互相關聯。

二、具有同一廣義發明的發明，通常為以下六種樣態，不過其他可能樣態仍甚多，非以以下樣態為限：

   a.兩發明同為物或同為方法發明，不適於以單一獨立項涵蓋兩個以上之物或方法發明者；

   b.特定之物之發明，他發明為專用於製造該物之方法的獨立項；

   c.特定之物之發明，他發明為該物的用途獨立項；

   d.特定之物之發明，他發明為專用於製造該物之方法及該物的用途獨立項；

   e.特定之物之發明，他發明為專用於製造該物之方法及為實施該方法所專用的機械、器具或裝置獨立項；

   f.特定之方法發明，他發明為實施該方法所專用的機械、器具或裝置獨立項。

三、若發明為實質上兩個發明，經專利專責機關通知，或具申請人申請，得為分割之申請(專 33)。

審查判斷程序

審查時將以以下步驟進行單一性的判斷：

一、預選特定技術特徵

依說明書所載的先前技術，檢視各獨立項中所載之發明有別於先前技術的部份，再由技術內容涵蓋最廣的獨立項中欲選一個或多個技術特徵作為各獨立項相同或相對應之特定技術特徵。若獨立項間完全無相同或相對應的特定技術特徵，則認定為不符合單一性規定。

二、檢索先前技術

檢索先前技術，以比對相關先前技術與選定的技術特徵是否具有新穎性及進步性；若不具備，則重新選定預選的特定技術特徵。

三、逐項判斷

依照前述的六種樣態，逐項判斷各請求項間是否包含相同或相對應的特定技術特徵。若有包含，則符合單一性；若無包含，則重新預選特定技術特徵，直到符合發明單一性的請求項能達到最多項為止。

參考資料

專利實務論  劉國讚  p140~p141

專利法(民國九十九年) http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawOldVer_Vaild.aspx?PCODE=J0070007

專利法實施細則(民國九十三年)

http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=bde5aa98-77be-4c15-8941-d0bfff601182.pdf

專利審查基準              

http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=43

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-11

 前言

在新穎性的判定基準中，當先前技術為下位概念時，因為其內容已經隱含或建議相關的技術手段可以適用於其所屬的上位概念，所以下位概念發明的公開，將使其所屬的上位概念發明不具新穎性。原則上，上位概念發明的公開並不影響下位概念發明的新穎性。但是上位概念的概念範圍，必然會包含到下位概念，也就是說，後來的下位概念應該是隸屬在原先的上位概念範圍當中。由此看來，上位概念發明的公開應該也會影響到下位概念發明的新穎性。為何審查基準要如此，或許我們可以看看幾個實例來理解。

In re Merz案和In re King案討論

在一九三八年美國，發明人改善製程而製造出純度較高的深藍色色素並申請專利，法院認為此物與原來之物相比，僅僅提高色素顏色的亮度，與原有色素並無不同，因此認定為同一物質，不具新穎性而不予專利；在一九三九年美國，發明人以新方式從檸檬汁提煉出結晶純化的維他命C，並認定其具有治療壞血症且提出專利申請，專利訴願暨爭議委員會認為，檸檬汁長久以來已知可以治療壞血症，因此不認為其符合新穎性而不予專利。以常理來看，從一物提煉出一純度較高的物質，雖仍可認定為同一物質，但看的出來這樣的技術是進步於原有技術且在實用上是有益於社會大眾的。舉例來說，維他命C雖是檸檬汁的成分之一且兩者皆有治療壞血症的功效，但高純度的維他命C具有遠大於檸檬汁所有的療效。以這個例子來看，檸檬汁可以視為維他命C的上位概念，這時我們若套用上述的審查基準就可以發現這樣在判斷上會變得合理。雖然維他命C包含在檸檬汁的概念範圍當中，但其精鍊在技術進展上、社會貢獻上仍然值得給予專利，由此我們就可以看出審查基準為什麼會是這樣訂了。

相關討論

從上述的討論可以發現，在物質的精鍊或是萃取時，儘管其概念範圍會隸屬在原有的概念範圍當中，但無論在技術進展或社會貢獻上，仍值得給予專利，不過並非所有案子皆符合此情況。舉例來說，”銅做成的棒子”與”某一金屬作成的棒子”相比，看不出其在技術進展或社會貢獻上有何幫助，而這樣的情況我們依然要有相關的審查基準來規範。實務上我們會以進步性來做相關的規範(上述兩個案子皆發生在仍沒有進步性概念的時代)。

結語

新穎性上下位概念判斷原則的制定方式，將部分的審定基準改由進步性決定。而新穎性則以，只要專利權利範圍在原件文義認定上不完全相同就具有新穎性，這種較寬鬆的方式審定，此作法將更能符合製程優化相關的申請專利審查。

參考資料

專利審查基準    經濟部智慧財產局編印

http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=43

專利法實施細則(民國93年施行)

http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=bde5aa98-77be-4c15-8941-d0bfff601182.pdf

新穎性要件

http://nccur.lib.nccu.edu.tw/bitstream/140.119/38976/5/65104805.pdf

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-11

概念

新穎性屬發明專利所需的要件之一，當發明的申請專利範圍未構成先前技術的一部分時，稱該發明具有新穎性。因為專利制度是藉由讓申請人具有排他性的權利，以鼓勵其公開發明使公眾能得以受益，因此當發明在申請專利前已為公眾所知，因為無法因其公開而受益於大眾，所以不得取得發明專利(專 22、專 23)。

先前技術與引證文件

先前技術指包含申請日之前(不包含當天)所有能為公眾得知(available to the public)的資訊。引證文件則是指當實體審查時，所有從先前技術或先申請案中檢索出的相關資料，以用來比對、判斷申請專利的發明時否具備專利要件。

審查原則

新穎性在審查時會依照以下原則進行

一、逐項審查

新穎性的審查應以每一請求項的內容逐一判斷審查，若為擇一形式記載的請求項，則依各選項所界定的發明分別審查。

二、單獨比對

審查新穎性時須就每一請求項的內容與單一先前技術比對，不得以單一請求項和多份引證文件中的全部或部分技術內容的組合，或引證文件的部份技術內容與其他形式已公開的先前技術組合進行比對。

判斷基準

在判斷新穎性時，參酌說明書、圖式及申請時的通常知識，以理解該發明。若請求項與引證文件的先前技術有下列情事，則不具新穎性。

一、完全相同

申請專利的發明與先前技術在形式上和實質上無任何差異。

二、差異僅在於文字的記載形式或能直接且無歧異得知的技術特徵

比對判斷後，發現差異僅在文字的記載方式，或差異僅在相對應的部分技術特徵，但在所屬技術領域中具有通常知識者基於先前技術形式上明確記載，能直接且無歧異得知實質上隱含於申請專利發明中的技術特徵。

三、差異僅在於相對應的技術特徵的上下位概念

若先前技術為下位概念，因其內容所隱含的技術手段可適用於相關的上位概念，因此下位概念的公開會相關上位概念不具新穎性。如，”用銅製成的產物A”，會使用”金屬製成的產物A”失去新穎性。原則上，上位概念發明的公開並不影響下位概念發明的新穎性。

四、差異僅在於參酌引證文件即能直接置換的技術特徵

當差異僅在於部分技術特徵，但該部分技術特徵為該發明所屬技術領域具有通常知識者參酌引證文件即能直接替換者。

參考資料

專利審查基準 經濟部智慧財產局編印

http://www.tipo.gov.tw/ch/NodeTree.aspx?path=43

專利法(民國九十九年)

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawOldVer_Vaild.aspx?PCODE=J0070007

眾律國際法律事所  專利工程師李致遠 

2012-12-07

簡介

進步性為專利要件之一，係指申請專利的發明不為其所屬技術領域具有通常知識者可以輕易完成。在判別進步性時，是與申請前的先前技術來相比較，而通常知識者則是虛擬在發明所屬技術領域中一般水準或平均水準的人。實質審查時，審查人員核駁時必須列舉客觀的證據。審查時和申請專利之前的情況有所不同，發明誕生前往往需要發明人長期苦思或多方嘗試，但審查人員卻是先瞭解發明的技術後，再與先前技術比對，此等於審查人員先知道答案才反思此解決方案是否容易，如此審查時的觀感和發明時的未必相同，也因此進步性的審查基準會有較大的灰色地帶。發展較客觀的審查方法是各國努力的目標，各國不同時期的審查標準也會應技術程度不同而有所不同，通常技術程度越高，要求的進步性幅度會越大。我國對於進步性的審查基準主要參考美、日、歐所用的審查原則，以下介紹美國和歐洲的審查原則：

歐洲專利局審定原則

歐洲稱進步性為發明步距，指新發明相較於既有技術為非顯而易見的，因而相對原有技術是往前邁進一步(step)，又稱該發明具有發明步距(inventive step)。評估發明步距時，歐洲專利局使用”問題與解答法”，主要有三個步驟：

1. 1.      決定”最接近的先前技術”

搜尋相關的先前技術後，參考文獻中的技術特徵組合，以熟悉該技術者的角度決定。

1. 2.      建立所欲解決的”客觀技術問題”

研讀申請專利的發明、最接近的先前技術後，用技術特徵建立發明和先前技術間的差異，以此形成”客觀技術問題”。此問題和申請人在說明書描述的問題未必相同。

1. 3.      由”客觀技術問題”判斷發明是否為顯而易見

判別先前技術整體是否”必然”(not simply could, but would)促使該行業技術者，在面對客觀技術問題時得以修改最接近的先前技術而完成該發明。

美國專利局審定原則

美國對發明定義採取較歐洲廣的概念，發明並不一定要求要有技術性，主要強調為是否具有非顯而易見性。美國專利局使用TSM規則判定是否符合進步性：若先前技術有教示(teaching)、建議(suggestion)或動機(motivation)使專利申請人做特別的組合，則此發明不具非顯而易見性的。以下為一些判斷因素：

1. 1.      決定先前技藝的範圍和內容

了解請求項的範圍和內容後，檢索並決定先前技藝的範圍和內容

1. 2.      確認請求項發明和先前技藝間的差異

解讀請求項後，判別請求項的”發明整體”和先前技藝比較是否為顯而易見。

1. 3.      解析出該技藝的普通技術水平

瞭解該技藝的普通技術水平後，以此判定該人是否能明顯地或隱含地使用先前技藝推論出新發明。

參考資料

專利實務論  劉國讚 p167~p181

專利審查基準  經濟部智慧財產局

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-07

前言

當申請人提出申請案後，事後可能有相關的發明，想加入原來的案中，然而這些新事項可能會被認為超出原說明書或圖式所揭露的範圍，這時只能另提新案申請。然而對申請人而言，申請多個案件在費用上是不利的，因此申請人可以利用國內優先權的制度將案件併成一個案件申請。

主張國內優先權時機

依照我國現行專利法第29條，有以下情事不得主張國內優先權

一、自先申請案申請日起已逾十二個月者。

二、先申請案中所記載之發明或創作已經依第二十七條或本條規定主張優先權者

    (已經曾經主張國際優先權或國內優先權者，避免累積主張優先權為原則)。

三、先申請案係第三十三條第一項規定之分割案或依第一百零二條之改請案(若先申

   請案是案件分割後的子案或改請案，則不得為另一申請案主張國內優先權)。

四、先申請案已經審定或處分者。

國內優先權的撤回

依照我國現行專利法第29條，經申請人主張過國內優先權的先案，自申請日起滿15個月，視為撤回，且在先案申請日起15個月後，不得撤回優先權主張。因為主張優先權的後案會包含先案內容，所以為了節省行政資源，在申請後案的情況下，撤回前案使前後案一併審理。

運用國內優先權時機

1.使專利權期間屆滿日期延後將近一年

專利權期限是由申請日起算，而主張國際優先權的先案在15個月後已經撤回，所以專利期限會由後案的申請日起算，如此便可使期限屆滿之日延後將近一年。

2.增加實施例支持原申請專利範圍

有時申請人在先申請主義的考量下，會在其發明說明的實施例僅有幾個的情況下就申請發明，但實際上發明說明無法充分支持申請專利範圍。為了避免審查時可能有不利情形，所以申請人可以在後來把新驗證的事例予以補充，以使說明內容可以支持專利範圍。

3.以上位概念取得更廣範圍的權利

申請人可能在申請案後發現專利範圍的某部份可以用上位概念來表達。比如說 一開始認為只有鐵可以使用，但後來發現所有金屬皆可使用，這時便可以提出後案來取得較廣範圍的權利。

4.符合發明單一性條件的併案申請
若申請人先前申請數個符合發明單一性的案件，則之後申請人可以將前幾案彙整後申請後案並主張優先權。

參考資料

專利實務論 劉國讚 p141~p144

專利法(民國九十九年九月十二日施行)

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawOldVer_Vaild.aspx?PCODE=J0070007

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-07

功用與要求

專利申請範圍為專利說明書中保障專利權利的部份。撰寫時我們標定出專利所欲保護的技術範圍。寫法上寫成許多項，每一項皆稱為請求項，請求項有分獨立項和附屬項。必須以文字撰寫且為發明說明及圖示所支持。

請求項

請求項分成兩種基本範疇：物之請求項與方法請求項。物之請求項指利用人類技術生產的物品，其中獨立項必須包含申請專利標的和實施的必要技術特徵。必要特徵中必須包含發明所需的所有元件，即”全要件原則(all element rule)”。元件之間的連結關係敘述亦會決定權利範圍。方法請求項指具有時間過程要素的活動，其中獨立項必須包含申請專利標的和實施的必要特徵，即完整的方法步驟和其順序關係。

請求項的範圍大小

一般我們會希望請求項的範圍越大越好，因此請求項應盡量以較少的元件和步驟來描述，而對於同一元件，我們常常會採取較上位式的寫法，舉例來說，金屬相對於銅、鐵是"上位概念”，而銅相對於金屬是下位概念。請求項的範圍越大，在主張權利時越有幫助，然而在審查時，因為要和先前技術比對，範圍大可能容易使請求項失去新穎性，因此撰寫請求項的原則為：不牴觸先前技術的情況下，儘可能擴大請求項範圍。

附屬項

為了儘可能擴大申請專利範圍，通常請求項會以較大的範圍提出申請，在審察之後若找到相關的先前技術，則會再做適當的補充和修正。我們會以附屬項的方式補充，即相同內容部分寫參考獨立項，補充部分才詳加描述。如此可使內容保持簡潔，同時也明確標出補充部份。專利申請案允許寫成多個請求項，因此我們可以一獨立項和多附屬項的方式預寫出多個範圍大小不同的請求項，審查會決定哪些請求項範圍太大，必須刪去，而哪些可以獲准專利，如此能方便加快審查速度。

參考資料                                                                        

專利實務論  劉國讚  p127~p138

專利審查基準  經濟部智慧財產局

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2012-12-07

任務

專利制度創立目的在於鼓勵、保護、利用發明，因而專利說明書有兩大任務，一為技術文獻，二為專利文書。新發明獲准專利後必須公開給大眾知悉，於”發明說明”部份說明清楚發明內容，以幫助社會大眾了解並可進一步利用其發明，此為技術文獻的部份。而專利權的內容、範圍亦必須在說明書中的”專利申請範圍”界定清楚，以在未來保障專利的權利並因而鼓勵發明，這則是專利文書的部份。

專利說明書應包含以下部分(專 26)

發明名稱

發明名稱須以明確、簡潔的方式表示專利標的，並反應相關範籌，不得冠予如人名、商標、代號等非技術用語。

發明摘要

發明摘要主要表示欲解決的技術問題、解決問題的技術手段及發明主要用途來簡明表示發明內容。字數以不超過250字為原則。目的主要為未來的檢索方便與判讀。

發明說明

發明內容需明確且充分說明該發明，以使該發明所屬技術領域中具有通常知識者能瞭解內容並據以實施，如此在公開此發明後可幫助社會大眾了解並進一步利用發明。發明說明應包含以下事項(專施 17)：

1. 1.      發明所屬的技術領域

若不屬於既有的技術領域，則標明為新技術領域即可

1. 2.      先前技術

先前技術必須為申請人所知，有助於理解此發明和先前技術的關係

1. 3.      發明內容

包含發明所要解決的技術問題、解決問題的技術手段和相較先前技術的效益。解決問題的技術手段是由技術特徵來構成，此為發明說明的核心；相較先前技術的效益則為判斷專利是否具有進步性的重要依據。

1. 4.      實施方法

應紀錄一個以上發明的實施方法，盡量搭配圖式。

1. 5.      圖示簡單說明

依圖示順序簡明說明圖式及主要元件符號，並附加標題。

發明圖示

發明圖式的作用在於以圖形補充說明說明書的文字，使通常知識者閱讀說明書時能直接理解技術特徵和技術手段。圖式以參照工程製圖方式清晰繪製，且在縮小於三分之二時仍能清晰分辨，須註明圖號及元件代表符號，除必要註記不得記載其他文字。適當情況可使用照片替代。

專利申請範圍

略述

參考資料

專利實務論  劉國讚  p122~p127

專利審查基準  經濟部智慧財產局

專利法(民國九十九年) 

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawOldVer_Vaild.aspx?PCODE=J0070007

專利法實施細則(民國九十三年)

http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=bde5aa98-77be-4c15-8941-d0bfff601182.pdf

一、申請：備妥文件，包含申請書、說明說及必要圖示，後提出申請。 

二、程序審查：審查遞交的文件是否資料完整。

三、型式審查：檢查專利是否具有不予專利的情形(專 96、專 97)。

完成前三步驟則專利成立，之後申請人需定時繳交證書費及年費，否則專利將會不存在。

四、訴願：若審查不過，可在核駁30天後到經濟部進行訴願。

五、行政訴訟第一審：若訴願不過，可在駁回兩個月後到智慧財產法院進行行政訴訟第一審。

六、行政訴訟第二審：若行政訴訟第二審仍不過，可在駁回20天後到最高行政法院進行行政訴訟上訴審，若此階段仍不過，則此專利通常可以放棄。

在專利公告後，若第三人認為此專利不合理，則可提出舉發(invalidation，或稱無效)，並進行四、五、六等步驟。

新型專利技術報告：因為新型專利申請容易，為避免遭到濫用，任何人皆可對已成立專利申請新型專利技術報告(專 103)。若發現申請人有濫用的情形，則執行相對應的逞罰。

參考資料

專利審查基準   經濟部智慧財產局編印

新型專利審查及行政救濟流程圖

http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=f32f847a-928f-4b15-845c-2a2339c40dd7.pdf

專利法(民國九十九年九月十二日施行)

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawOldVer_Vaild.aspx?PCODE=J0070007

一、申請：備妥文件後提出申請 

二、程序審查：審查遞交的文件，包含說明書、申請人資料，是否資料完整

三、公開前審查：檢查專利是否具有不可公開的性質，如違反國防機密(專 36)

完成前三步驟則在申請日(或優先權日)之次日18個月後公開此專利

四、實體審查初審：在中國大陸稱實質審查，非指進行實體的調查，而是指對專利要件的適當性進行審查

審查通過後則專利成立，之後申請人需定時繳交證書費及年費，否則專利將會不存在。

五、實體審查再審查：若初審不過，則可在核駁60天後進行再審查。

六、訴願：若再審查仍不過，可在核駁30天後到經濟部進行訴願

七、行政訴訟第一審：若訴願不過，可在駁回兩個月後到智慧財產法院進行行政訴訟第一審

八、行政訴訟第二審：若行政訴訟第二審仍不過，可在駁回20天後到最高行政法院進行行政訴訟上訴審，若此階段仍不過，則此專利通常可以放棄。

在專利公告後，若第三人認為此專利不合理，則可提出舉發(invalidation，或稱無效)，並進行六、七、八等步驟。

參考資料

專利審查基準 經濟部智慧財產局編印

發明專利審查及行政救濟流程圖

http://www.tipo.gov.tw/ch/MultiMedia_FileDownload.ashx?guid=c76b7d0c-c202-48b6-b8a6-50c326d21617.pdf

專利法(民國九十九年九月十二日施行)，智慧財產法院，全國法規資料庫

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawOldVer_Vaild.aspx?PCODE=J0070007