眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

專利進步性之判斷（二）—美國判例於進步性之原則          專利工程師  /  陳詠容

呈上篇，2007 年美國最高法院於 KSR v. Teleflex 案[1]除了重申Graham判決提出的分析方法應為廣泛、彈性，更指出TSM 檢測法之運用不宜僵化^[2]，認為[3] (1) 引證案不應侷限於所欲解決的問題相同：在探求一專利請求項是否具備非顯著性時，應以請求項之客觀範圍為判斷標的，而非專利權人企圖解決什麼問題上或受到什麼特定的啟發 。縱然先前技術解決的問題，未必與爭議發明完全相同，不能僅因引證專利主要目的與爭議專利標的不同即不考慮以引證專利所揭露之技術作為證據；(2) 先前技術應涵蓋所有技術領域：且一位通常知識者在面對問題時有可能利用的所有解決方式，因此不應將技術領域侷限於該發明之所屬領域； (3) 「教示、建議或誘因」的考量不應僅限於先前技術：市場改良的渴望與顧客的需求所形成的市場力量，亦可形成新發明技術的因果關係；(4) 可預見之成功並非發明：一個擁有通常技術的人因市場需求而採取某種解決方式，而創造出原先預期之成功時，這不是發明而是常識，為顯而易見的嘗試(obvious to try)，不符進步性應為非顯而易見之規定。

KSR案使得非顯而易見性在進步性的審查上較為嚴格，請求項易受到先前技術之挑戰，新申請之專利取得趨於困難，而已取得專利之申請案則易於遭受不具進步性而撤銷其專利權之挑戰[4]。而如欲舉證專利權不具進步性，發明人在專利所屬技術領域所受之訓練或教育程度、對系爭發明之成功的合理預期或發明是否由常用的研發方式研發出來，皆成為KSR案後得做為判斷因素之證據。

專利進步性之判斷（一）—美國判例於進步性之原則—   專利工程師  /  陳詠容

一、前言

新穎性、進步性與產業可利用性為取得專利權之三大要件，發明欲取得專利權需同時兼具該三要素。然而綜觀專利行政爭訟與民事訴訟之案例，不難發現近期與進步性相關的爭議佔了絕大部份之比例。本文分作四篇，前兩篇先帶讀者了解美國判例對於進步性所建立出之判斷準則，接著檢視該準則與我國現行專利法與專利審查基準對於進步性判斷基準之異同，最後探討我國實務判決之判定標準。

二、美國判例於進步性之原則

美國對於進步性之判斷，早已豎立了TSM檢測法，即教示（Teaching）、建議（Suggestion）及動機（Motivation）。而1966年美國最高法院於Graham v. John Deere Co.^[1]案（以下簡稱「Graham案」）提出進步性分析原則^[2]：(1) 確定先前技術之範圍與內容；(2) 確定先前技術與有爭議之專利範圍請求項間之區別；(3) 確定相關領域一般技術之水準。如經此三步驟判斷出爭議專利範圍請求項係其所屬領域中具通常知識者可輕易完成者，則該發明則為顯而易見，惟仍須同時考量爭議之專利範圍是否有商業上成功、解決長期未解決之問題、或他人皆無法成功發明等次要衡量因素。然而，TSM檢測法在美國實務運作卻產生引證資料只限於明示，且忽略所屬技術領域中具有通常知識者之角色等問題[3]。

2007 年美國最高法院於 KSR v. Teleflex 案[4]除了重申Graham判決提出的分析方法應為廣泛、彈性，更指出TSM 檢測法之運用不宜僵化^[5]，認為[6] (1) 引證案不應侷限於所欲解決的問題相同；(2) 先前技術應涵蓋所有技術領域； (3) 「教示、建議或誘因」的考量不應僅限於先前技術；(4) 可預見之成功並非發明。

 一. 前言

臨時案是一種允許申請人透過簡便方式取得申請日的一種制度。申請人可使用較簡單的技術內容記載文件，以較低的規費提出申請案取得申請日，在臨時案存續期間，可據以主張優先權並提出正式案的申請。目前有臨時申請案制度的國家有美國以及澳洲，我國目前並沒有這樣的制度。

二. 美國臨時案制度

美國於1995年6月5日導入臨時案(Provisional Application)的制度，美國臨時案最主要的目的是為使申請人快速取得申請日，讓後續正式案可據以主張優先權，臨時案不須經過實體審查也不會於公報中公開，故臨時案取得的是申請日(優先權日)而非專利權，臨時案的存續期間為12個月。

主張就美國臨時案申請正式案有兩種作法：

(一). 主張臨時案優先權：於臨時案存續期間提出與臨時案技術內容相對應的正式案申請，若該正式案被核准，該正式案相當於最多可將專利權屆滿日延後12個月。但正式案於實體審查時是以正式案之申請日期作排序依據，故審查較改請案慢。

(二). 改請臨時案為正式案：於臨時案存續期間將臨時案改請(convert)為正式案，該正式案的申請日就是臨時案的申請日，此作法於使體審查時是以臨時案之申請日作為排序依據，故審查較改請案早。

簡言之主張優先權與改請的差異在於正式案之申請日是否被延後、正式案專利權到期日日否實質被延後，以及審查的時程排序日期依據。此二者各有優缺點，須視當事人之情況來考慮決定如何選擇。

美國臨時申請案之優點與限制列表如下：

三. 澳洲臨時案制度

澳洲臨時案制度與美國臨時案制度類似，申請人可使用較低的費用透過簡單的技術文件取得申請日，臨時案取得的是申請日(優先權日)而非專利權。但澳洲臨時案會於專利公報公開且沒有改請制度可適用，說明書格式也有較多限制，如說明書須使用A4單面、只能使用英文等等。

參考資料：

• 專利法逐條釋義
• 專利審查基準
• 經濟部智慧財產局 https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1
• 經濟部智慧財產局 導入臨時申請案制度評估報告徵求建議https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=571382&ctNode=7127&mp=1

Novelty: Online Article as Prior Art

眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-25

1. 1.          內容簡介

 美國專利法102(a)、(b)規定，無下列情形之一者，專利可以獲證，(a)在專利申請人發明及申請之前，已在本國為他人習知或使用，或在國內外已獲准專利或在印刷刊物上登載者(or described in a printed publication)，或(b)在美國申請一年前，該發明已在國內外獲准專利或在印刷刊物上登載，或在國內為公開使用或販售者；規定欠缺新穎性者不得獲證，而其比對的標準為習知技藝，透過專利或是印刷刊物登載公開，若與習知技藝比對，欠缺新穎性，則不具可專利性；可以為訴訟當中兩造常就該證據是否可以為適用於先前技藝的載體爭執，一旦為比對新穎性或是進步性適用的載體，欠缺新穎性、進步性的機會就大增。

原意可為唯有可對外傳播之載體才能夠傳遞先前技術，但是，在專利法立法時，傳遞資訊大量印製書刊，原可以登載先前技術的載體，由人手書寫擴及至印刷刊物，將資訊傳遞非限於人手書寫規定於專利法內，無思及有其他載體存在的可能性，卻導致後續的專利訴訟，許多問題會產生於是否可為“印刷刊物”，而必須去解釋”印刷刊物”字眼。

兩造常會回推至，專利法的法源基礎，(美國憲法第一條第八款第八項)，國會有權授予政府，為促進科學與實用技藝的進步，對作家和發明家的著作與發明，在一定期限內給予專利權的保障[1]，與人民用排他權的利益交換人民的技術，若是公眾可得為之的公開資訊，國家自然不需要拿排除他人製造、使用販賣的權利，與專利權人交換資訊，藉此理由，最高法院由國會立法理由或是其他判決先例各種情境下，針對一些爭議性的“印刷刊物”字眼做出一些解釋，原判決先例很多是在圖書館藏案例是否可為“印刷刊物”的載體，而在網路雲端時代來臨，網路資訊更為蓬勃，線上刊物可否為“印刷刊物”，字面而看線上刊物，也許並非印刷物，可否成為先前技術的載體，然網路傳遞資訊比實體資訊傳遞的更為快速，此問題更形重要，較難去驗證具體個案是有誰讀取該資訊，為求節省司法資源，不需要在每個個案中，在一個個論述是否可為“印刷刊物”，將其判斷標準統一建立起來也變成重要。

1. 2.          案例解析：Voter Verified,Inc. v. Premier Election Solutions,Inc. , 698 F.3d 1374 (Fed. Cir. 201)

2.1      案件說明（Caption）

2.2      事實（Fact）

再發證專利號Re40,449(′449專利)專利權人為Voter Verified於2008年8月5日獲證，′449號專利的優先權日為2000年12月7日。系爭專利揭露了具有自我驗票機制的自動投票系統以及方法，並請求了相對應的專利請求項，該自我驗票機制是在選民提交選票前，去偵測由機器與人員操作的錯誤，並且改正其錯誤。簡而言之，選民進入電子投票系統操作選票，將會暫時性的將選民的操作紀錄於儲存空間，並印製相對應的選票。為了增進投票的準確性，印製出的選票，就可以由選民透過目視去比對錯誤；或是經由機器掃描方式偵測選票、並與儲存空間中選民的操作紀錄作比對。各該些方式，只有與選民心中想選並輸入的人員相符的選票，才會進入最後選票的表格並提交出去；請求項獨立項第1、25、56、94項的標的物是自我驗票的 “系統”，獨立項第49、85、93項的標的物是關於該投票之方法。以方法項獨立項第49項為例：

49、一種提供一自我驗票機制的投票方法，該方法包括以下步驟：

(a)        一選民利用一電腦投票工作站進行一投票，該工作站用以顯示一選票、接受來自該選民相應於該選票上選項的投票輸入，暫時性儲存該選民的投票選項；

(b)       從該工作站之該電腦的儲存空間中讀取並列印該選民之該投票選項；

(c)        由該選民判斷是否列印之該選票是否可接受；

(d)       由該選民輸入資訊用以表示選民對該選票的接受度；

(e)        提交該選民可接受的該選票，用以列印。

被告製造並推銷自動投票系統。

2.3      訴訟歷程（Procedural History）

2009年11月，Voter Verified於佛羅里達州的中部地區地方法院，提起基於′449專利內容幾乎一樣的侵權起訴狀。一件訴訟案對象是Premier和Diebold，另外一件則是Election System。被告否認侵權，並基於系爭專利為可預見性、顯而易見、且不明確的不同理由，提出專利無效的確認訴訟。

在地方法院審理期間，經過兩造一連串的即席判決的聲請後，地方法院裁定(held)被告並未侵犯請求權第1~93項。更甚於，地方法院裁定基於專利法35USC 112第2款，請求項94項是不明確的，因而無效；基於35USC 103規定， 鑒於於一份刊登於網路上的定期周刊Risks Digest上名為Benson的文章，該雜誌主要是刊登關於電腦安全與保密的文章，請求項49項無效。地方法院裁定不利於Premier和Election System的即席判決，然而在他們反訴中提出關於請求項1~48，50~84，86~92項的專利無效性的爭議上，地方法院仍然認為被告並未提出任何有利於專利無效性判決的證據，被告之舉證並未達到“明確且使人確信”的地步。最後，就如同Premier和Election System關於請求項85、93項專利無效性的反訴一樣，地方法院不帶有岐視意見的駁回Diebold關於請求項1~48，50~93項專利無效性的反訴。

Voter Verified基於美國專利號Re40449再發證專利上訴，訴因包括不侵權與無效性的裁判，同時Premier與Election也對於專利請求項1~48，50~84，85~92的有效性提起交互上訴。依據於28U.S.C1295(a) (1)，CAFC對於請求權基礎為源自於專利權的上訴案件具有專屬管轄[2]，而且由於相關的訴狀事實有十足的相關聯，CAFC將兩個案件一同審判。

CAFC依據聯邦民事事件處理規則56條，依照地方法院裁定即席判決的相同標準下，去重新審視即席判決合不合法理。

2.4      爭點（Issues）

(1).     網路上刊物是否可為 35 U.S.C.§102(b)定義中 “印刷刊物”，亦即網路上刊物所載之技術，可否為35U.S.C. § 102(b)所稱的先前技術？

(2).     網路刊物的索引是否為決定公開可近性(public accessibility)的關鍵因素？

(3).     本案系爭網路刊物是否具有公開可近性?

(4).     系爭專利發明請求項49項是否與Benson的文章所載先前技術有無差異?

2.5      法院見解（Holdings）

(1).     不一定，CAFC認為當一份參考資料是否得為 “印刷刊物上”記載之先前技術要考量時，其關鍵因素應該是該參考資料是否輕易的容易讓公眾取得該記載內容之先前技術。

(2).     否，CAFC認為 “網路的索引並非決定網路參考資料具有公開可近性的必要條件”，只是決定具備公開可近性的眾多要素之一。

(3).     是，該網路定期刊物是知名刊物且提供眾多方便的檢索工具，得以容易的取得該份參考資料。

(4).     CAFC認為系爭專利請求項49項與Benson文章所載之先前技術沒有差別。

2.6      理由（Rationale）

(1)   網路刊物是否得為“印刷刊物”

上訴法院引用In re Cronyn見解，在對一份參考資料做是否得為記載一先前技術 “印刷刊物”的裁量時，其中的重點在該份參考資料對於該項技能有興趣的公眾是否在關鍵日期前就具有充足的近取性。上訴法院因而認為網路刊物可以為35USC§102(b)所定義記載先前技術的 “印刷刊物”載體。

(2)   網路的索引對於公開近取性的判斷是否具有決定性?

★        公開近取性是依判定的基礎事實所做的一項法律裁定

   上訴法院引用In re Lister判決，“一份參考資料是否具有公開近取

性是個案判斷，依據事實以及與該份參考資料所揭露之對象所處之情境   

判斷”，而援引Cooper Cameron Corp. v. Kavaerner Oilfield Prods的法理，

公開可近性是依據判定的基礎事實所做的一項法律裁定。

★        網路索引對公開近取性判斷的爭議

(3)   個案認定公開近取性

   在本案，關於關鍵性日期前Benson文章是具有公開近取性的裁定，證據上是支持地院的裁定， “於1999年，12月7日，關鍵性日期前，(系爭’449專利最早之優先權日一年前)

(4)   與先前技術的比對

地方法院在正確的確認Benson的網路文章為先前技術後，被告的專

家證人在地方法院提出一篇Benson的文章，作為一項說服證據。而地方法院隨即續行判斷依據Benson的文章做出請求項49項是顯而易見的專利無效的裁判；而原告Voter Verified並未提出任何不同的證據，於上訴時關於該證據之爭點也沒有提出任何證據。

2.7      結論（Disposition）

CAFC裁判確認地方法院的判決，網路上定期刊物得為先前技術於35USC§102(b)所稱之 “印刷刊物”，系爭網路刊登文章致使請求項49項專利無效，被告於有效之專利請求項並不侵權。

1. 3.          總結

3.1              本案例小結

2010年版本的MPEP 第八版 §2128審查基準中關於印刷刊物的規定，顯見在審查實務上，早已引進相關的法院判例，如引用In re Wyer案見解，認為傳統“印刷”和“刊物”的二分法不再正確，因此需要有統一見解。有鑑於目前資料備份、資料儲存以及數據檢索系統的技術狀態，“印刷”字義上對於“傳播的可能性”的標準，已經於1836年建立專利制度時代不同了；因此，“印刷”與 “刊物”分別代表 “傳播的可能性”以及 “資訊近取性”(Information Access)的意義，直接使用“印刷刊物”字面判斷反倒是多餘的。

也就是公開資訊，隱含的是其實任何對該技術領域有興趣的人，其實透過一些努力，即可以取得傳播的複製資訊，因而獲取所需資訊，而不需要去證明到底有誰獲取此公開資訊。另外原索引即代表有公眾近取性的判斷，也受挑戰，即便是有索引，但是索引與所要顯示之技術無任何關聯性，基本上對公眾取得該項資訊亦有難處，(如In re Cronyn案)，對於公眾取得該資訊與沒有該索引的狀態下是相同的。只需要在客觀環境下，審視在該情境下，對於有興趣的人是否有足夠的條件，讓其取得該資訊。

對於科技進步的時代，與其判斷是否有足夠多的人數取得該資訊，以及花時間去判斷專利權人是否有接觸該資訊的可能性，倒不如反推回原保管先前技術的體系是否有足夠的公眾近取性，容任任意的有此技術有興趣的公眾取得該項技術，進而對該項技術進步有所貢獻，而為公眾習知技術領域內，才是原專利法對“印刷刊物”的立法意旨，用以排除給予專利權人專利的新穎性規定。

2012年AIA美國專利法改革，修改條文§102(a)(1)任何人應有權獲專利獲證，除非在所請求發明有效申請日前，所請專利已獲證、載於印刷刊物、公開使用、為販賣使用、或以其他方式可為公眾取得；增加「或以其他方式可為公眾取得」為可為新穎性判斷之先前技術的載體，將最高法院之前實務上所常用的原則，列入條文，將一些可能為公眾習知領域的其他方式，一併列入可為先前技術載體的內容，只要其具有 “可為公眾取得”特性。

參考資料：

1.美國專利法

2.Voter Verified,Inc. v. Premier Election Solutions,Inc

美國專利之忠實揭露訊息義務(duty of disclosure)

眾律事務所 資深專利工程師 蘇伯元

2014-09-22

由於專利權的取得會涉及公眾利益，因此，美國專利依規定，要求各個專利申請人必須陳報對於可專利性有實質影響性的資訊(duty to disclose information material to patentability)，忠實地(in good faith)向專利局陳報相關資訊。

        若於專利仍處於申請階段時，該訊息之義務都拘束專利申請人，直到各該涉及之專利範圍被刪除或是撤回。倘若現存之專利請求項，與該訊息對於可專利性無實質影響力，則可以不用陳報；反之，則仍須提報該資訊。

依規定相關需陳報之揭露訊息如下：各該對應案官方檢索報告中之引證案，以及於申請時，申請人認為與該專利申請案最接近之任何資訊或是前案。

各該次揭露中第一次IDS資訊之揭露時間，官方規定提報IDS資訊，依申請程序上之規定，不得於晚於其他相對應案官方引用該引證案之三個月，若合於相當規定則可以少付官方規費(IDS提報費用)。

而若非英文之文件是對應案官方所引用之文件或是專利說明書，則需提出全文英文翻譯或是指明相對應與各該有關段落之翻譯。

參考資料：

Manual of Patent Examining Procedure(USPTO) MPEP 609

美國專利法中關於外太空發明的規定

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-19

一、前言：

解釋美國專利法中關於外太空發明的規定。

二、美國專利法第105條關於外太空發明的規定：「

35 U.S.C. 105 Inventions in outer space.

(a) Any invention made, used, or sold in outer space on a space object or component thereof under the jurisdiction or control of the United States shall be considered to be made, used or sold within the United States for the purposes of this title, except with respect to any space object or component thereof that is specifically identified and otherwise provided for by an international agreement to which the United States is a party, or with respect to any space object or component thereof that is carried on the registry of a foreign state in accordance with the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space.

(b) Any invention made, used, or sold in outer space on a space object or component thereof that is carried on the registry of a foreign state in accordance with the Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space, shall be considered to be made, used, or sold within the United States for the purposes of this title if specifically so agreed in an international agreement between the United States and the state of registry.」

美國專利法第105條：「外太空的發明 (a)任何在外太空的太空物體或設備零件上實現、使用或販售的發明，在美國司法管轄權或控制權管轄之下，應當被考慮在美國境內實現、使用或販售，為了本法的目的，除非在任何太空物體或設備零件方面，被特別辨識及國際協議另外提供，美國是一方，或者在太空物體或設備零件方面，登記註冊為外國所實現，根據「發射進入外太空的物體登記公約」。(b)根據「發射進入外太空的物體登記公約」，任何在外太空登記註冊為外國所實現的太空物體或設備零件上實現、使用或販售的發明，應當被考慮在美國境內實現、使用或販售，為了本法的目的，如果在美國與登記註冊的國家間簽署的國際協議裡被特別如此同意的話。」

105. 外太空之發明

(a)除非由美國參與簽定之國際協定中特別指定之太空物體或構件，或依發射入外太空之註冊公約所規定登記於其他國境之太空物體或構件之外，任何在美國法令管轄之太空物體中製造、使用或販賣之發明均應在本法之精神下，視為在美國境內所製造、使用或販賣。

(b)若依發射入外太空之註冊公約內容規定，登記於其他國境之太空物體或構件內所製造、使用或販賣之任何發明，若美國與該註冊國訂有國際協定時，則該發明可依本法之精神，視為在美國境內所製造、使用或販賣。

參考資料:

1. 美國專利法。

2. 美國專利法United States Code Title 35 - Patents原文及譯文(http://www.otl.fcu.edu.tw/File/laws/US-Patent-law.pdf)

美國專利法名詞解釋(二)

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-19

三、解釋名詞：

        美國專利法第100條定義名詞：「100 定義 除非文字另外提到，當使用在此篇時

        (a)專有名詞『發明(invention)』意指發明或發現。

        (b)專有名詞『過程(process)』意指過程、技術或方法，並包含一個已知過程的新使用、機器、製造、物質的組成或材料。

        (c)專有名詞『美國(United States)和這個國家(this country)』意指美利堅合眾國、其領土和屬地。

        (d)字詞『專利權人(patentee)』包含不只被授予專利的專利權人，還包括專利權人的法定繼承人。

        (e)專有名詞『第三方要求者(third-party requester)』意指一個人根據302條要求單方復審，其非專利擁有人。

        (f)專有名詞『發明人(inventor)』意指個人或者，如果是一個共同發明，整體眾人，其發明或發現發明的標的。

        (g)專有名詞『共同發明人(joint inventor 和 coinventor)』意指眾人中的任何一位，其發明或發現一項共同發明的標的。

        (h)專有名詞『共同研究協議(joint research agreement)』意指書寫的契約、經費計畫或合作協議，在請求的發明領域中，為了實驗、發展或研究工作的兩個或以上的人或實體加入。

        (i)(1)專有名詞『有效申請日(effective filing date)』對於一個專利的或專利申請的請求的發明意指—

             (A)如果次段落(B)不適用，包含一個發明的請求項的專利或專利的申請之實際的申請日;或者

            (B)此發明的專利或核准的申請的最早申請日，優先權，根據119、365(a)或365(b)條，或根據120、121或365(c)條較早申請日的利益。

            (2)對於一個在申請重新授予或已重新授予的專利之請求的發明之有效申請日，應當被視為尋求重新授予的專利已包括發明的請求項所決定。

        (j)專有名詞『請求的發明(claimed invention)』意指在專利或專利的申請中，被一個請求項定義的標的。」

四、發明可專利性：

美國專利法第101條定義「發明可專利性」：「35 U.S.C. 101 Inventions patentable.

Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.」

美國專利法第101條：「101發明可專利性  無論是誰發明或發現任何新的且有用的過程、機器、製造、或物質的組成，或任何新的且有用的改進之道，可以因此獲得專利，受約束於此專利的條件和需要。」

五、發明進步性：

美國專利法第103條定義可專利性的條件「非顯而易見標的」，即「進步性」：「35 U.S.C. 103 Conditions for patentability; non-obvious subject matter.

A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the claimed invention as a whole would have been obvious before the effective filing date of the claimed invention to a person having ordinary skill in the art to which the claimed invention pertains. Patentability shall not be negated by the manner in which the invention was made.」

美國專利法第103條：「103可專利性的條件 ;非顯而易見標的 請求的發明可能無法獲得專利，雖然請求的發明不如102條中提到相等地揭露，如果在請求的發明的有效申請日之前，對於一個在此領域裡具備通常知識者而言，對於相關的請求的發明而言，請求的發明整體而言和先前技術間的差異顯而易見。可專利性不應當被否定，在發明被實現的當下。」

參考資料:

1. 美國專利法。

美國專利法名詞解釋(一)

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-19

          一、前言：

解釋美國專利法的一些法律規定的專有名詞。

二、先申請原則：

美國專利法第100條定義並規定了美國專利的「發明人先申請」原則：「35 U.S.C. 100 (note) AIA First inventor to file provisions.

The first inventor to file provisions of the Leahy-Smith America Invents Act (AIA) apply to any application for patent, and to any patent issuing thereon, that contains or contained at any time—

(A) a claim to a claimed invention that has an effective filing date on or after March 16, 2013 wherein the effective filing date is:

(i) if subparagraph (ii) does not apply, the actual filing date of the patent or the application for the patent containing a claim to the invention; or

(ii) the filing date of the earliest application for which the patent or application is entitled, as to such invention, to a right of priority under section 119, 365(a), or 365(b) or to the benefit of an earlier filing date under section 120 , 121, or 365(c); or

(B) a specific reference under section 120 , 121, or 365(c) of title 35, United States Code, to any patent or application that contains or contained at any time such a claim. 」

美國發明法案(AIA)第100條「發明人先申請」條款：「梨亥-史密斯美國發明法案的發明人先申請條款，適用於發明的申請及其專利的授予在任何時候包含或已包含—

(A)一個請求發明的請求項，其有效申請日期在2013年3月16日當天或之後，此有效申請日是：

(i)如果次段落(ii)不適用，包含一個發明的請求項的專利或專利的申請之實際的申請日;或者

(ii)此發明的專利或核准的申請的最早申請日，優先權，根據119、365(a)或365(b)條，或根據120、121或365(c)條較早申請日的利益;或

(B)任何專利或申請在任何時候包含或已包含此請求項的特殊的參考，根據美國法典35篇的120、121或365(c)條。」美國從2013年3月16日起，從「先發明原則」改成「先申請原則」。

三、解釋名詞：

美國專利法第100條定義美國專利法的一些專有名詞：「35 U.S.C. 100 Definitions. When used in this title unless the context otherwise indicates

(a) The term “invention” means invention or discovery.

(b) The term “process” means process, art, or method, and includes a new use of a known process, machine, manufacture, composition of matter, or material.

(c) The terms “United States” and “this country” mean the United States of America, its territories and possessions.

(d) The word “patentee” includes not only the patentee to whom the patent was issued but also the successors in title to the patentee.

(e) The term “third-party requester” means a person requesting ex parte reexamination under section 302 who is not the patent owner.

(f) The term "inventor" means the individual or, if a joint invention, the individuals collectively who invented or discovered the subject matter of the invention.

(g) The terms "joint inventor" and "coinventor" mean any 1 of the individuals who invented or discovered the subject matter of a joint invention.

(h) The term "joint research agreement" means a written contract, grant, or cooperative agreement entered into by 2 or more persons or entities for the performance of experimental, developmental, or research work in the field of the claimed invention.

(i) (1) The term "effective filing date" for a claimed invention in a patent or application for patent means—

(A) if subparagraph (B) does not apply, the actual filing date of the patent or the application for the patent containing a claim to the invention; or

(B) the filing date of the earliest application for which the patent or application is entitled, as to such invention, to a right of priority under section 119, 365(a), or 365(b) or to the benefit of an earlier filing date under section 120, 121, or 365(c).

(2) The effective filing date for a claimed invention in an application for reissue or reissued patent shall be determined by deeming the claim to the invention to have been contained in the patent for which reissue was sought.

(j) The term "claimed invention" means the subject matter defined by a claim in a patent or an application for a patent. 」

參考資料:

1. 美國專利法。

美國專利簡介(二)

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-12

三、美國專利法102條規定解析：

美國專利法第102條c款規定：「在共同研究協議下的共同發明人所有權—發明標的揭露與一個提出的發明應當被視為被同一個人所擁有或義務受讓同一個人，適用於第(b)項第二款之(C)，如果—

(1)在提出發明的有效申請日之前有效的共同研究協議下的單方或多方或以其為代表，來進行發明標的的揭露發展及提出發明;

(2)提出的發明是在共同研究協議的範圍內從事的活動的結果;以及

(3)提出發明的專利申請揭露或修正以揭露共同研究協議的參與方的名字。」共同研究協議下的發明在申請日前揭露，視為不喪失新穎性的例外。

美國專利法第102條d款規定：「專利與公開的申請如同有效視為先前技術—為了決定一個專利或專利的申請針對於提出的發明是否為先前技術的目的，根據第a項第2款，此專利或申請應當被考慮為已經有效地申請過，關於任何描述於專利或申請中的發明標的—

(1)   如果第(2)款不適用，如同專利或專利申請的實際申請日;

(2)   如果專利或專利的申請被授予來聲稱優先權，根據119條、365條(a)項或365條(b)項，或者聲稱更早的申請日的利益，根據120條、121條、或365條(c)款，基於1款或更早期的專利申請書，如同描述發明標的的此類申請最早的申請日期。」專利申請可以宣稱最早的申請日為優先權日，來決定此專利是否已經有效地申請過，而將之視為先前技術，可能因此而喪失新穎性。

四、先申請原則：

美國專利權的授予原本是給最早發明者(「先發明原則」)，而於2013年3月16日修法之後，改為授予最先申請者(「先申請原則」)，免去證明誰先發明的舉證問題，在實際執行時所遇到的難處。

五、ITC與邊境措施：

針對在美國的專利訴訟案件，如果專利權人具備：(1)有效且可執行的美國專利權 ; (2)侵害美國本土產業證明 ; (3)專利侵權的證明 ;即可考慮向ITC美國國際貿易委員會(International Trade Commission)提起訴訟，來爭取時效性。

參考資料: 

1. 1.      專利實務論(第四版)，冷耀世編著，全華出版社出版(2011)。
2. 2.      美國專利法(Patent Laws)。
3. 3.      專利訴訟的管理基礎系列 I ─ 淺談ITC專利訴訟        (http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Expert_Column/Expert-5.htm)

美國專利簡介(一)

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-12

一、前言：

淺談美國專利法關於可授予專利的新穎性的條件之判斷標準及邊境管制措施。

二、美國專利法102條規定新穎性：

美國專利法102條規定了可授予專利的條件之一的新穎性之判斷準則：「102 Conditions for patentability; novelty.

(a) NOVELTY; PRIOR ART.—A person shall be entitled to a patent unless—

(1) the claimed invention was patented, described in a printed publication, or in public use, on sale, or otherwise available to the public before the effective filing date of the claimed invention; or

(2) the claimed invention was described in a patent issued under section 151, or in an application for patent published or deemed published under section 122(b), in which the patent or application, as the case may be, names another inventor and was effectively filed before the effective filing date of the claimed invention.

(b) EXCEPTIONS.—

(1) DISCLOSURES MADE 1 YEAR OR LESS BEFORE THE EFFECTIVE FILING DATE OF THE CLAIMED INVENTION.—A disclosure made 1 year or less before the effective filing date of a claimed invention shall not be prior art to the claimed invention under subsection (a)(1) if—

(A) the disclosure was made by the inventor or joint inventor or by another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

(B) the subject matter disclosed had, before such disclosure, been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor.

(2) DISCLOSURES APPEARING IN APPLICATIONS AND PATENTS.—A disclosure shall not be prior art to a claimed invention under subsection (a)(2) if—

(A) the subject matter disclosed was obtained directly or indirectly from the inventor or a joint inventor;

(B) the subject matter disclosed had, before such subject matter was effectively filed under subsection (a)(2), been publicly disclosed by the inventor or a joint inventor or another who obtained the subject matter disclosed directly or indirectly from the inventor or a joint inventor; or

(C) the subject matter disclosed and the claimed invention, not later than the effective filing date of the claimed invention, were owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person.

(c) COMMON OWNERSHIP UNDER JOINT RESEARCH AGREEMENTS.—Subject matter disclosed and a claimed invention shall be deemed to have been owned by the same person or subject to an obligation of assignment to the same person in applying the provisions of subsection (b)(2)(C) if—

(1) the subject matter disclosed was developed and the claimed invention was made by, or on behalf of, 1 or more parties to a joint research agreement that was in effect on or before the effective filing date of the claimed invention;

(2) the claimed invention was made as a result of activities undertaken within the scope of the joint research agreement; and

(3) the application for patent for the claimed invention discloses or is amended to disclose the names of the parties to the joint research agreement.

(d) PATENTS AND PUBLISHED APPLICATIONS EFFECTIVE AS PRIOR ART.—For purposes of determining whether a patent or application for patent is prior art to a claimed invention under subsection (a)(2), such patent or application shall be considered to have been effectively filed, with respect to any subject matter described in the patent or application—

(1) if paragraph (2) does not apply, as of the actual filing date of the patent or the application for patent; or

(2) if the patent or application for patent is entitled to claim a right of priority under section 119, 365(a), or 365(b) or to claim the benefit of an earlier filing date under section 120, 121, or 365(c), based upon 1 or more prior filed applications for patent, as of the filing date of the earliest such application that describes the subject matter.」

三、美國專利法102條規定解析：

美國專利法第102條a款規定：「新穎性;先前的技術—一個人應當被授予專利，除非—

(1)提出的發明已經被他人取得專利，發表在印刷的出版物，或已供公眾使用，被販賣、銷售，或者除此之外，在提出發明的有效申請日之前，已為公眾所知悉或可取得;或者

(2)所提出的發明已經被公開授予專利，根據第151條規定 ;或者已公開或被視為公開的該專利正在申請中，根據第122(b)條規定，此專利或專利申請的申請人可能是其他的發明者在提出發明的有效申請日之前已然有效地申請了。」已經公開或已有先前技術的專利，喪失新穎性，不得取得專利權。

美國專利法第102條b款規定：「例外—

(1)   發明的公開揭露之事實發生在提出發明的有效申請日之前之一年以內的時間—根據第a項第1款，所公開揭露的發明在提出發明的有效申請日前一年內不應當是提出發明的先前技術，如果—

(A)  發明人或共同發明人公開揭露，或他人直接或間接從發明人或共同發明人那裏揭露而獲得發明標的;或者

(B)  在此揭露之前，發明標的已經被發明人或共同發明人所公開揭露，或他人直接或間接從發明人或共同發明人那裏揭露而獲得發明標的。

(2)   揭露出現在申請書和專利中—根據第a項第2款，提出發明的揭露不應當為先前的技術，如果—

(A)    發明標的之揭露是直接或間接從發明人或共同發明人那裏取得;

(B)     根據第a項第2款，在此發明標的有效申請之前，發明標的已經被發明人或共同發明人所公開揭露，或他人直接或間接從發明人或共同發明人那裏揭露而獲得發明標的發明人 ;或者

(C)     發明標的之揭露和所提出之發明申請，不遲於提出的發明有效申請日，是同一個人所擁有者或義務受讓於同一個人。」喪失新穎性的例外：發明人公開揭露的發明在提出發明的有效申請日前一年內，或者於專利申請日之前公開揭露與提出發明的發明人或受讓人是同一個人。

參考資料:

1. 1.      專利實務論(第四版)，冷耀世編著，全華出版社出版(2011)。
2. 2.      美國專利法(Patent Laws)。
3. 3.      專利訴訟的管理基礎系列 I ─ 淺談ITC專利訴訟(http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Expert_Column/Expert-5.htm)

美國特殊專利案申請態樣

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-05

一、前言：

美國有特殊的專利案申請態樣，包括暫時申請案(PA)、繼續申請案(CA)、部分繼續請案(CIP)、分割案(DA)及請求繼續審查案(RCE)等。

二、暫時申請案(Provisional application)：

發明人向美國專利商標局提出「暫時申請案」，並且在十二個月內提出正式申請案後，可獲得以暫時申請案之申請日為優先的日期，逾期一年沒提出正式申請案的話，暫時申請案自動失效，且不能取得申請日的優惠。暫時申請案不需提交申請專利範圍。

三、延續申請案(Continuation application)：

以相同正式申請案提出第二次申請，可使用尚在審查階段的先申請案之申請日為優先權日，目的是為了申請不同的請求項範圍。為了爭取核駁的部分申請專利範圍，或繼續嘗試全部被核駁的專利申請範圍時為之。

四、部分延續請案(Continuation in part application)：

可增加新事物(new matter)或加入未曾揭露的事物，例如發展中的新技術，於原申請案中，可主張原申請案的優先權日。需要有較原申請案中至少一位共同發明人。

五、分割案(Division application)：

原申請案尚在審查階段所提出的申請，通常在第一次核駁時，美國專利商標局官員若指出申請案之申請專利範圍源自(directed)多個發明，要求在原申請案中選擇一個發明，其他的發明則另案申請，這些另案申請的專利案即稱為分割案。

六、請求繼續審查案(Request for continued examination)：

在連續遭到核駁時所提出繼續審查的要求，申請人通常在收到最終核駁後六個月內提出，必須提交陳情書及規費。陳情書包括對說明書、申請專利範圍及圖示的修正、新的答辯理由或可以支持可專利性的新證據。不適用於設計專利申請案及暫時申請案。

參考資料:

1.專利實務論(第四版)，冷耀世編著，全華出版社出版(2011)。

專利工程師 鄧旭敦

2014-03-21

一. 前言

本文依據經濟部智慧財產局出版之「美國專利須知」對美國專利與其他國家之關係作簡介。

二. 美國與他國專利之差異

許多國家的制度在各方面都與美國專利法不同，例如：

（一）新穎性：大多數國家規定發明若在申請日前已公開即無法獲得專利，而美國有一年的緩衝期間。

（二）具有臨時專利申請案(Provisional Applications for Patent)制度。

（三）具續案申請(Request for Continued Examination，RCE)與連續申請(Continuation Application，CA)制度。

（四）年費在大多數國家是每年繳交，而美國是第3.5、7.5及11.5年繳交。

（五）許多國家會要求獲准專利的發明經過一段期間後（通常是三年）須在該國實施，如於該段期間內未經實施，會認定該專利無效，但大多數國家會將該專利強制授權給任何申請授權之人。

三. 美國參與之國際條約

（一）保護工業財產權巴黎公約(Paris Convention for the Protection of Industrial Property，PCPIP)

該公約規定每一個國家保證對於其他國家的公民賦與等同於其本身公民所享有之專利和商標方面權益。

此項權利是指，基於在某一會員國提出合規定的第一次申請案，申請人可於一定期間內，向所有其他會員國申請保護。這些日後申請案將被視為如同在第一次申請案提出的同一天已被提出，而享有優先權。且不會因為前後案間隔期間內完成的任何行為而被認定無效，例如發明的公開或利用、複製品的販售或商標的使用。

（二）專利合作條約（Patent Cooperation Treaty，PCT）

條約規範統一的申請程序和標準申請格式，使申請人可以就相同的發明在各個會員國提出專利申請案，適時提出的國際申請案，可令申請人在各個國際申請案之指定會員國中取得國際申請日。

四. 外國人申請美國專利

（一）美國專利法對於發明人國籍無歧視待遇，任何發明人，無論其國籍為何，均可與美國公民立於相同的地位申請專利。

（二）在美國，專利申請案必須由發明人提出，且發明人必須簽署宣誓書或聲明書（許多國家不需要）。

（三）如果發明在美國由發明人或其法定代理人提出申請前，已在外國獲准專利，或該發明於美國申請案提出十二個月或更早以前已在外國提出申請案時，該發明不能取得美國專利；若為新式樣專利，則允許期間為六個月。

參考資料

美國專利法

http://www.uspto.gov/patents/law/

美國專利須知，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=206999&ctNode=6952&mp=1

專利工程師 鄧旭敦

2014-03-19

二十一. 補充修正

最終核駁或通知後，則該案處於須經上訴方能繼續的情況。而於最終核駁或上訴提出後或非修正適當時機提出之修正，必須舉出為何該修正為必要，並提出充分而有力的陳述，解釋為何先前沒有提出的原因後才可被接受。且上訴決定作成後，也僅能在規定的情形下方可提出修正。

在提出新的或修正後之申請專利範圍時，申請人必須指出它們如何避開可能相關的任何引證前案或核駁理由。且除非局方許可，否則不得更改圖式，只能以提出新圖式的方式為之。而申請專利範圍的原始編號在整個申請程序中皆予以保留，當申請專利範圍被刪除時，剩餘的申請專利範圍亦不得重新編號。當申請案即將被核准時，如有必要才依其出現的順序編號。

二十二. 申復期限和放棄

答復局方通知的期間是三個月，可延長至最多六個月，通常須繳納延長費。若申請案已通過，答復期限通常不准延長。

二十三. 上訴與訴訟

若審查委員堅持核駁申請案中任何一項申請專利範圍，或核駁已是最終決定，申請人可向USPTO之上訴及衝突委員會提起上訴，此時須提出訴願理由書(brief)以支持立場，而於申請人請求並繳納規費後舉行言詞辯論(oral hearing)。若專利上訴及衝突委員會的決定仍不利於申請人，可再上訴至聯邦巡迴上訴法院，或向美國哥倫比亞特區地方法院對局長提起民事訴訟。

申請被核駁後若不選擇上訴，可提出續案申請(Request for Continued Examination，RCE)或連續申請(Continuation Application，CA)。提出續案申請之同時必須繳納規費並作出答覆；而連續申請則被視為一新申請案，應提出欲被進一步考量的申請專利範圍和證據，方能繼續審查。

二十四. 衝突程序

若兩件或以上由不同發明人提出，主張實質相同可予專利之發明的申請案，局方會採取所謂的「衝突(interferences)」程序，以決定誰是首先發明者。衝突程序也可能是在申請案與已核發之專利間產生，前提是該專利被核發或首次公開到提起衝突程序之期間未逾一年。而能證明首先完成發明構思(conception of the invention)和首先付諸實施(reduction to practice)的發明人將被認定為首先發明人。

二十五. 專利權期間延長和調整

專利權期間依美國專利法第35卷第154條(b)項之規定可延長或調整。USPTO偶會因審查懸而未決(pending)，而導致某些特定類型的專利申請案遲延的狀況，此時可就專利權期間做延長和調整。

二十六. 維持費（年費）

專利之維持費在授與專利之日起第3.5、7.5及11.5年到期，而繳費期限截止後有6個月的寬限期(grace period)，可以補繳年費及附加費。

二十七. 更正

專利權人可提出放棄聲明以放棄其專利中一項或多項請求項。而專利在某些方面有瑕疵時，專利權人可申請重新核發(reissue)專利，但不得添加任何原說明內容或圖示中所沒有揭露的新事項。

而任何人均可提出專利之再審查(reexamination)請求。

二十八. 讓與和授權

專利是私有財產，可售與他人或設定抵押，亦可經由遺囑遺贈他人或由過世的專利權人移轉給其繼承人。

二十九. 所有權共有

專利之任一共有人，無論其享有之部分權益多少，只要不侵害他人之專利，可為其本身利益製造、使用、要約販賣、販賣及進口該發明，而無須其他共有人同意，該共有人亦可出售其權益、或其權益之任何部分，或授權給他人，除共有人之間訂有契約以規範彼此關係外，無須其他共有人同意。

三十. 侵害專利權

如專利權受到侵害，專利權人可在適當的聯邦法院訴請救濟。專利權人可向法院申請核發禁制令以防止侵害繼續，並可要求法院對侵害造成之損失判決賠償。而被告可提起專利有效性的問題或主張其作為並不構成侵害，並由法院審酌判定。侵害與否主要是根據專利之申請專利範圍文義來決定，如被告的行為並未落入專利任何一項申請專利範圍文義內，那麼就沒有文義上侵害(literal infringement)可言。

若不服地方法院判決，可上訴至聯邦巡迴上訴法院，之後最高法院可以訴訟文件移送命令受理案件。如美國政府侵害專利權，專利權人有權於美國聯邦索償法院(U.S. Court of Federal Claims)請求損害賠償。

政府可不經專利權人同意使用任何獲准專利之發明，但專利權人有權就政府本身使用，或為了政府目的而使用之專利權取得補償金。

參考資料

美國專利法

http://www.uspto.gov/patents/law/

美國專利須知，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=206999&ctNode=6952&mp=1

專利工程師 鄧旭敦

2014-03-19

十一. 公開

專利申請案的內容自申請日或所主張之優先權日最早者起算屆滿十八個月後必須公開，公開後申請人即可主張暫時性權益，即當申請人對於構成侵權行為之第三人有實際發出警告信函時，在獲准專利後就有機會向其取得合理的權利金(royalty)。

十二. 宣誓書或聲明書

申請人之宣誓書或聲明書是申請非暫時申請案時必備的文件，發明人除必須宣誓或聲明他/她相信自己為申請案標的之原始發明人，並須依照法律和專利商標局所規範之各項要求做必要的陳述。

十三. 申請費

非臨時專利申請案之基本費允許申請人提出20項申請專利範圍，其中包含最多3項獨立項，超過皆須繳納附加費，如包含多項附屬項形式之申請專利範圍(multiple dependent claims)，則亦須繳納附加費。

發明人若屬小規模營業單位，申請費可減半。且每年十月份，會調整規費收費標準。

十四. 說明書

說明書須包含一份發明內容、製造和使用方法及製程的詳細說明，且必須以完整、清晰、明確而精準的用語敘述，使熟悉此項發明或最相關技術領域之任何人皆能製造和使用該發明，並使其與其他發明及既有發明區別。

說明書須完整敘述方法、機器、製作物、物的組合或改良發明的特定實施例，並適時解釋其實施態樣(mode of operation)或原理，發明人所預期之發明最佳實施態樣(best mode)亦須加以敘述。

當發明為改良案件時，說明書必須指出改良的部分，同時其詳細說明應侷限於該特定改良、其共同實施部分或是為完整敘述使他人瞭解所必須之範圍。

發明名稱應盡量簡短而明確(不超過500個字元)。而技術摘要(Abstract of the Disclosure)應在150字內，需包括發明相關技術中新穎的部分，並另頁敘述於申請專利範圍之後。發明概述應書寫於詳細說明之前，可包含發明目的之陳述，並應與所主張之發明申請專利範圍相對應。

且說明書須以申請人認為最能代表其發明之申請專利範圍作總結。

其中，依附於二項以上之「多項附屬項」應以選擇式為之，其不可作為任何其他多項附屬項的基礎。

十五. 模型、陳列品、樣品

如有需要，USPTO可能會要求提出操作模型或實物展示品。當發明是有關一種物的組合時，申請人可能會被要求提供該組合物(compositions)或其成份(ingredients)或其中間產物(intermediates)之樣品，以便檢查或實驗。如果是屬微生物方面的發明，則相關微生物的寄存是必要的。

十六. 審查與程序

除臨時專利申請案外，經受理之申請案將交付審查，其包括：檢驗是否符合法律要件、檢索美國國內專利、公開申請案、外國專利文件以及現有文獻等，以檢視所主張之發明是否符合專利要件之新穎性、實用性和非顯而易見性。

十七. 限縮

一件專利申請案若主張兩項以上的發明，申請人會被要求將其專利申請案限縮至其中一項發明，而另一項發明可成為另件專利申請案的發明標的，如該申請案於第一件申請案尚在審查時提出，可享有第一件申請案之申請日利益。

十八. 局方通知書

審查委員的決定會製作成一份「審定書(action)」，敘明核駁處理、相反意見或要求的理由，若所主張之發明並不能構成一項可獲准專利之發明標的或不符專利要件時，其申請專利範圍將被核駁。

十九. 申復

申請人必須具體且明確的指出他認為審查委員於通知書中的錯誤，並答復先前局方通知書中每一項反對和核駁理由。

若為答復核駁通知而修正申請案時，應明確指出其修正後之申請專利範圍具可專利性的原因，及修正後之申請專利範圍如何避開該等引證或核駁理由。

申請人答復後，申請案將再次被審查，而第二次局方通知通常也是最後一次。

期間，申請人亦可請求安排與審查委員面談。

二十. 最終核駁

最終核駁時，申請人僅能對遭核駁之申請專利範圍進行申訴，不得進一步修正申請專利範圍。而答復時須包括：遭核駁之每一項申請專利範圍的註銷或對於該核駁之聲明不服。

參考資料

美國專利法

http://www.uspto.gov/patents/law/

美國專利須知，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=206999&ctNode=6952&mp=1

專利工程師 鄧旭敦

2014-03-19

一.   前言

由於美國是一個十分重要的市場，各國大企業或重要的專利通常都會申請美國專利，因此了解與熟悉美國專利的制度與法規是很重要的，本文依據經濟部智慧財產局出版之「美國專利須知」對其作摘要。

二.   簡介

專利所賦與的權利是指專利權人有權「排除他人在美國境內製造、使用、為販賣之要約、或販賣（right to exclude）」其發明，或排除他人「進口」其發明，有以下三種類別：

1. 發明專利(utility)：發明或發現任何新穎而實用的方法、機器、製品、物的組合或以上各項之任何新穎而實用的改良。

2. 新式樣專利(designs)：對製造物品創作新穎、原創和裝飾的設計。

3. 植物專利(plants)：發明或發現以無性生殖方式，培育出任何獨特而新穎之植物品種，包括培育的變種、突變種、雜交種和新發現的幼苗，但不包括以塊莖繁殖的植物，或未經栽培環境下發現之植物。

三.   專利法

美國憲法第一條第八款明定：「國會有權藉由保障著作人及發明人於特定期限內就其著作及發明享有排他權，以促進科學與實用技藝的發展。」，而現行專利法為1953年生效之美國法典第35卷(Title 35, U.S. Code)，其並於1999年制定美國發明人保護法(American Inventors Protection Act of 1999；AIPA)。

四.   適格標的

專利法所定義的「方法(Process)」，是界定一種製程、動作或方法，主要包括產業或技術方法；「製品(Manufacture)」是指製造的物品，包括一切製品；而「物的組合(Composition of Matter)」是指相關化學組合物，可能包括成份(ingredients)混合物和新化合物。

「實用性」的意義，是指申請專利的標的必須具備實用目的，並具備可操作使用之特性。而單純屬於自然法則、物理現象和抽象概念的發明與單純的構想或建議，不具專利性之標的。

五.   專利要件之新穎性(novelty)和非顯而易知性(non-obvious)

如在專利申請案向美國提出申請之日前，該發明已見於任何國內外印刷刊物，或已在美國國內公開使用或販售達一年以上，則該發明不能取得專利。而發明人必須以首次公開使用或公開揭露技術之日期作為申請日起算時點，以保障其國際優先權。

且申請必須與已經使用或先前技術描述的有充分的差異，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者足以認定該差異並非顯而易知。

六.   專利律師(Patent attorney)和專利代理人(Patent agents)

USPTO有律師和代理人的登記制度，部分資格須通過考試來證明，參加考試者必須擁有工程或物理科學大學學位或同等學位，其中，專利代理人不得在法院進行專利訴訟或從事執行法律的服務。

而在委託之後，發明人亦可隨時聯絡專利商標局，以瞭解有關其申請案之情形或進度。

七.   揭露發明文件計劃

USPTO受理並保存由發明人簽署之發明揭露文件，以作為證明發明構思產生的日期，其保存為期兩年。揭露發明文件不屬於專利申請案，收到該文件的日期並不能構成日後任何專利申請案的有效申請日，亦不是「優惠期間」。

而為主張發明享有優先權，發明人必須了解提到相關揭露發明文件的宣誓書或者證詞，通常需建立在勤勉努力完成發明上，或建立在提出揭露發明文件後確有完成專利申請上。

八.   可申請專利之人

除特殊情形外，只有發明人本身可以申請專利；若發明人死亡，可由法定代表人提出，即其遺產管理人或執行人；若發明人心神喪失，可由監護人提出；若發明人不願申請專利或失蹤，其共同發明人或對該發明具專屬利益者可代表申請。

而財務贊助人不屬共同發明人，不得以發明人身分加入申請人行列。

九.   臨時專利申請案(Provisional Applications for Patent)

自1995年起，發明人可選擇提出臨時專利申請案，其用意在於使發明人可在美國提出收費較低之首件專利申請，同時給與美國與外國申請人同等待遇。其申請專利範圍、宣誓書或聲明書，皆非必要文件。而新式樣創作不可申請臨時專利申請案。

申請人須在其後十二個月內提出非臨時專利申請案，若其所主張之發明標的在臨時申請案中有得到支持，則有權享有臨時申請案之申請日的利益。

十.   非臨時專利申請案

所有申請文件皆須以英文書寫或檢附英文譯本並加上美國專利法施行細則(CFR；Code of Federal Regulations)第37篇第1.17(i)條所規定的必要規費。

參考資料

美國專利法

http://www.uspto.gov/patents/law/

美國專利須知，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=206999&ctNode=6952&mp=1

眾律國際法律事務所   專利工程師  鄧旭敦

2014.02.26

一、美國專利的種類：

美國專利分為「發明專利(Utility patent)、設計專利(Design patent) 與植物專利(Plant Patent)」等三種：

1. 發明專利： 其保護標的為「發明或發現新穎實用之方法、機器、製品或物之組合，或新穎實用之改良者」，其權利期限自申請日起20年，並自領證日起第3.5年、第7.5年及第11.5年須繳納維持費。

2. 設計專利：其保護標的為「創作出針對製造品的新穎、獨創和裝飾性的外觀設計者」，其權利期限自領證日起14年，獲得專利後無須繳納年費或維持費。

3. 植物專利：其保護標的為「發明或發現和利用無性繁殖培植出任何獨特而新穎的植物品種包括培植出的變形芽、變體、雜交及新發現的種子苗者」，其權利期限自申請日起20年，獲得專利後無須繳納年費或維持費。

上述三種專利皆採自動實體審查制，專利申請後申請人無須提出審查申請，美國專利商標局對於提出的申請案皆會自動對其進行實體審查。

二. 美國專利申請流程圖：

圖片來源： 美國專利局USPTO

三. 美國發明專利申請流程：

步驟1，申請人可透過資料庫專利檢索，確認該發明是否已經獲得專利。

步驟2，申請人需確認申請類型：發明專利、設計專利或植物專利。

步驟3，申請人需確定申請策略，若是要在美國申請專利則進行下一步。

步驟4，申請人要決定申請臨時或非臨時的發明專利。

步驟5，申請人可以考慮選擇加速審查：「1.優先審查 2.發明專利加速審查作業方案（Accelerated Examination Program，AEP）3.首次審定書面詢計畫（First Action Interview）4.專利審查高速公路（Patent Prosecution Highway，PPH）」。

步驟6，申請人可選擇自行申請，或是委託律師或專利代理人申請（推薦）。

步驟7，準備電子申請並確定申請程序所需費用，同時申請用戶編號與數位憑證。

步驟8，建議申請人以註冊後的e-Filer使用電子申請系統來申請專利 （EFS Web ）

步驟9，美國專利商標局對申請案進行實體審查，若通過則進入步驟12，若不通過進行步驟10。

步驟10，申請人可在收到最終核駁後六個月內提出RCE申請（Request for Continued Examination，請求繼續審查）並繳交特定的費用後，使申請案可獲得持續審查，或是根據需要進行訴願（Appeal）。

步驟11，若克服了專利審查員之反對與拒絕的核駁理由後，美國專利商標局將發出核准與費用通知。

步驟12中，申請人支付領證費和公告費後，美國專利商標局授予專利。

步驟13，獲證專利必須於3.5年、7.5年與11.5年時繳交維持費。

參考資料

Process for Obtaining a Utility Patent ，USPTO

http://www.uspto.gov/patents/process/index.jsp

Patent Process Overview ，USPTO

http://www.uspto.gov/patents/process/ppo_textonly.jsp

      眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

 2013.07.04 

前言 :

      從聯邦法院判例，基於101條有三限制條件 1. 避免重複申請(double patenting) 2. 符合專利標的(4大類及排除在外之科學之基本科技) 3. 有用。因此一專利必須符合為可專利標的（subject matter）且符合實用性(utility)。專利標的部份，可參閱本所相關文章，不贅述。本文欲藉由回顧美國審查基準(Manual of Patent Examining Procedure，MPEP2107)探討美國實用性及我國產業利用性[1]之認定差異。

一、美國審查基準概述 :

     MPEP2107之基準，不只針對專利101條(有用的)亦針對112條第一段(說明書內容須充分接露、據以實施等規定)。

      美國判斷步驟分兩部分如下:

     重點在於第二步審查一發明是否為有用的發明(實用性)。可區分成兩要件，如下 :

要件一 : 一申請案無法敘明其特定且實質的實用性

要件二 : 敘明之用途是否可信

其中，第一部份:

        特定的實用性，限定於所請求之標的且提供大眾一明確定義及特定的利益。特定的實用性與一般的實用性(其為該發明的廣泛應用)不同。例如: 僅說明一化合物可治病或僅敘述一多核苷酸為一基因探針不會認為是揭露一具

體的DNA目標。診斷一非特定疾病，亦被認定非具體用途。

        有關實質的實用性，申請者須證明該發明對大眾有用，而不需再經由未來的研究才能達到有用程度。其已 EST (短片段DNA判決為例)申請者發明了多個EST(expressed sequence tags)可用來找出在細胞中有哪些基因及其轉

譯之蛋白質。然而，在該申請案中未找出該蛋白質的用途。因此判定所請求的EST片段尚未被研究至能夠在真實世界中有用處，因此不為專利。治療已知或新發現疾病的治療方法或檢測特定複合物的檢測方法被認定是真實世界的

應用。

        此外，審查基準中，亦針對不同情況認定是否具有實用性說明。以下摘列如下:

   1. 研究用工具是有效的，其例如篩選方法、基因定序方法等，其對於分析一物是有用的。

   2. 若一發明僅部分有效並具有有用之結果不適合以實用性核駁。

   3. 申請人假定的實用性足以認定符合101條實用性規定。

有關第二要件，是否值得信賴。有兩種情況會被認定是不被信賴。

   1. 假設的實用性有嚴重邏輯錯誤

   2. 基於該假設的事實與該假設明顯不一致

二、美國實用性及我國產業利用性之比較 :

綜合上述，基於我國有關產業利用性[2]，比較如下表之比較如下表 :

結論 :

        無論美國及我國，若被認定不具實用性或產業利用性，申請人可藉由申復答辯的機會說明其發明對特定實際的用途是有效的且該領域技藝人士認為值得信賴。在美國針對是否能被信賴可提供實驗證據、該技術領域之專家宣

示書或已於其他專利中出現而克服。雖然在我國及美國會因實用性或產業利用性有所爭議之案件較少見。惟在生技、醫藥申請案件中亦常有爭議。作者認為，在我國答辯時，亦可考慮以實驗證據、專家證明佐證或其他已存在書

面最為輔助證據，以說服審查官。

  
參考資料：   

 [1]專利法第22條第一款可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利： ..
  
 [2]我國現行審查基準第三章專利要件 2013 
  

      眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

 2013.07.04 

前言 :

      從聯邦法院判例，基於101條有三限制條件 1. 避免重複申請(double patenting) 2. 符合專利標的(4大類及排除在外之科學之基本科技) 3. 有用。因此一專利必須符合為可專利標的（subject matter）且符合實用性(utility)。專利標的部份，可參閱本所相關文章，不贅述。本文欲藉由回顧美國審查基準(Manual of Patent Examining Procedure，MPEP2107)探討美國實用性及我國產業利用性[1]之認定差異。

一、美國審查基準概述 :

     MPEP2107之基準，不只針對專利101條(有用的)亦針對112條第一段(說明書內容須充分接露、據以實施等規定)。

      美國判斷步驟分兩部分如下:

     重點在於第二步審查一發明是否為有用的發明(實用性)。可區分成兩要件，如下 :

要件一 : 一申請案無法敘明其特定且實質的實用性

要件二 : 敘明之用途是否可信

其中，第一部份:

        特定的實用性，限定於所請求之標的且提供大眾一明確定義及特定的利益。特定的實用性與一般的實用性(其為該發明的廣泛應用)不同。例如: 僅說明一化合物可治病或僅敘述一多核苷酸為一基因探針不會認為是揭露一具

體的DNA目標。診斷一非特定疾病，亦被認定非具體用途。

        有關實質的實用性，申請者須證明該發明對大眾有用，而不需再經由未來的研究才能達到有用程度。其已 EST (短片段DNA判決為例)申請者發明了多個EST(expressed sequence tags)可用來找出在細胞中有哪些基因及其轉

譯之蛋白質。然而，在該申請案中未找出該蛋白質的用途。因此判定所請求的EST片段尚未被研究至能夠在真實世界中有用處，因此不為專利。治療已知或新發現疾病的治療方法或檢測特定複合物的檢測方法被認定是真實世界的

應用。

        此外，審查基準中，亦針對不同情況認定是否具有實用性說明。以下摘列如下:

   1. 研究用工具是有效的，其例如篩選方法、基因定序方法等，其對於分析一物是有用的。

   2. 若一發明僅部分有效並具有有用之結果不適合以實用性核駁。

   3. 申請人假定的實用性足以認定符合101條實用性規定。

有關第二要件，是否值得信賴。有兩種情況會被認定是不被信賴。

   1. 假設的實用性有嚴重邏輯錯誤

   2. 基於該假設的事實與該假設明顯不一致

二、美國實用性及我國產業利用性之比較 :

綜合上述，基於我國有關產業利用性[2]，比較如下表之比較如下表 :

結論 :

        無論美國及我國，若被認定不具實用性或產業利用性，申請人可藉由申復答辯的機會說明其發明對特定實際的用途是有效的且該領域技藝人士認為值得信賴。在美國針對是否能被信賴可提供實驗證據、該技術領域之專家宣

示書或已於其他專利中出現而克服。雖然在我國及美國會因實用性或產業利用性有所爭議之案件較少見。惟在生技、醫藥申請案件中亦常有爭議。作者認為，在我國答辯時，亦可考慮以實驗證據、專家證明佐證或其他已存在書

面最為輔助證據，以說服審查官。

  
參考資料：   

 [1]專利法第22條第一款可供產業上利用之發明，無下列情事之一，得依本法申請取得發明專利： ..
  
 [2]我國現行審查基準第三章專利要件 2013 
  

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

2013.07.04 

前言 :

      有關美國新舊法之比較，美國舊法102條c-e款規定任何人可獲得專利除非－放棄發明（ｃ款）、由發明人受讓給申請人申請之國外專利或證明書（d款）、在發明日之前已被公開（e款）之規定。惟美國新法102條 (c)款定義在一個共同研發協定下的專利共同擁有權關係。(d)款定義了在(a)款(2)項中，一公告或公開專利是否成為該標的專利的前案認定。未有對應舊法c款、d款之規定。舊法(e款)對應於新法102(a)(2)，但發明日修改為有效申請日。  

       有關美國新舊法之差異，可參閱本所相關文章，在此不贅述。 於本文，作者欲比較美國舊法與我國新法之相對應條文。

A : 發明人放棄發明 v.s 申請權人放棄專利申請

美國舊法102條 c 款規定如下　：　

　　任何人可獲得專利，除非(c) 他放棄該發明。

我國新法基本上為有發明人放棄發明之相對應條文。我國以專利申請權人為對象，對應於美國舊法102條 c 款，相關條文如下：

第5條

　　專利申請權，指得依本法申請專利之權利。
　　專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人(以下簡稱發明人等)。

   又我國有關職務上之發明，其專利申請權及專利權之歸屬基本上屬於雇用人[1]，非職務上之發明其專利申請權及專利權之歸屬基本上屬於受僱人[2]，發明人等僅享有姓名表示權。

　　第12條第２款

　　二人以上共同為專利申請以外之專利相關程序時，除撤回或拋棄申請案、申請分割、改請或本法另有規定者，應共同連署外，其餘程序各人皆可單獨為之。但約定有代表者，從其約定。

我國不同於美國以發明人為對象，而是以專利申請權人為對象。因此專申請權人為發明人等及專利申請權人屬於從契約者或雇用人，兩種情況。專利申請權人為發明人時，則專利申請權人放棄發明形同於發明人放棄發明。

        然，專利申請權人屬於從契約者或雇用人之部分，在我國及美國則有相當大的認定差異。

           從法源及審查基準之教示，假設一發明人於職務上發明一物，若其對該公司不滿，其可以宣式書等方式表示將放棄該發明並供大眾使用，則該發明在美國會不予專利。在我國，發明人無此權力[1]。

Ｂ : 超過法定期限無法主張國際優先權

美國舊法102(d)規定如下　：　

　　任何人可獲得專利，除非-(d) 發明提出申請前，由申請人或其法定代理人或受讓人，在他國已首次取得專利或即將取得專利，或取得發明證書之標的；且該專利或發明證書之申請係在美國提出專利申請十二個月前已提出者。

相應於我國新法，如下:

第28條

　　申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日後十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。

   此部分，我國與美國雖然描述方式不同，惟主要均在於限制首次在國外提出的專利須於提出後12個月內提出申請，以免造成同申請人之專利造成新穎性阻礙。

 Ｃ：類似但不同我國擬制喪失新穎性

   美國舊法102條e款 規定任何人可獲得專利，除非-

(e) (1)專利申請人在發明日之前，該發明已在國內為他人提出申請並在該美國申請案在該發明審查時已被公開、或(2) 專利申請人在發明日前，已在國內被他人申請並核准專利;若他人提出國際PCT申請並指定美國以英文公開則仍符合前述之規定。

對應我相關法條，如下:

第23條
　　申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。

基於上述，比對如下表 :

眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

2013.07.04 

前言 :

      有關美國新舊法之比較，美國舊法102條c-e款規定任何人可獲得專利除非－放棄發明（ｃ款）、由發明人受讓給申請人申請之國外專利或證明書（d款）、在發明日之前已被公開（e款）之規定。惟美國新法102條 (c)款定義在一個共同研發協定下的專利共同擁有權關係。(d)款定義了在(a)款(2)項中，一公告或公開專利是否成為該標的專利的前案認定。未有對應舊法c款、d款之規定。舊法(e款)對應於新法102(a)(2)，但發明日修改為有效申請日。  

       有關美國新舊法之差異，可參閱本所相關文章，在此不贅述。 於本文，作者欲比較美國舊法與我國新法之相對應條文。

A : 發明人放棄發明 v.s 申請權人放棄專利申請

美國舊法102條 c 款規定如下　：　

　　任何人可獲得專利，除非(c) 他放棄該發明。

我國新法基本上為有發明人放棄發明之相對應條文。我國以專利申請權人為對象，對應於美國舊法102條 c 款，相關條文如下：

第5條

　　專利申請權，指得依本法申請專利之權利。
　　專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人(以下簡稱發明人等)。

   又我國有關職務上之發明，其專利申請權及專利權之歸屬基本上屬於雇用人[1]，非職務上之發明其專利申請權及專利權之歸屬基本上屬於受僱人[2]，發明人等僅享有姓名表示權。

　　第12條第２款

　　二人以上共同為專利申請以外之專利相關程序時，除撤回或拋棄申請案、申請分割、改請或本法另有規定者，應共同連署外，其餘程序各人皆可單獨為之。但約定有代表者，從其約定。

我國不同於美國以發明人為對象，而是以專利申請權人為對象。因此專申請權人為發明人等及專利申請權人屬於從契約者或雇用人，兩種情況。專利申請權人為發明人時，則專利申請權人放棄發明形同於發明人放棄發明。

        然，專利申請權人屬於從契約者或雇用人之部分，在我國及美國則有相當大的認定差異。

           從法源及審查基準之教示，假設一發明人於職務上發明一物，若其對該公司不滿，其可以宣式書等方式表示將放棄該發明並供大眾使用，則該發明在美國會不予專利。在我國，發明人無此權力[1]。

Ｂ : 超過法定期限無法主張國際優先權

美國舊法102(d)規定如下　：　

　　任何人可獲得專利，除非-(d) 發明提出申請前，由申請人或其法定代理人或受讓人，在他國已首次取得專利或即將取得專利，或取得發明證書之標的；且該專利或發明證書之申請係在美國提出專利申請十二個月前已提出者。

相應於我國新法，如下:

第28條

　　申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日後十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。

   此部分，我國與美國雖然描述方式不同，惟主要均在於限制首次在國外提出的專利須於提出後12個月內提出申請，以免造成同申請人之專利造成新穎性阻礙。

 Ｃ：類似但不同我國擬制喪失新穎性

   美國舊法102條e款 規定任何人可獲得專利，除非-

(e) (1)專利申請人在發明日之前，該發明已在國內為他人提出申請並在該美國申請案在該發明審查時已被公開、或(2) 專利申請人在發明日前，已在國內被他人申請並核准專利;若他人提出國際PCT申請並指定美國以英文公開則仍符合前述之規定。

對應我相關法條，如下:

第23條
　　申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書、申請專利範圍或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。

基於上述，比對如下表 :