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目前分類:美國專利 (65)

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現行美國專利法第102條對於新穎性的判斷有相當複雜的標準,分為102-a~102-g共7款;而目前新的美國專利法改革案,於2011年9月16日由美國總統簽署通過後,將於18個月後施行;其中對於新穎性判斷最重要的影響,乃是由現行法的先發明主義(first to invent)改為新法的先申請主義(first invertor to file),也因此對於第102條的內容進行了很大的修改。以下就每一款法條先作字義上的解讀,再進行比較。

現行美國專利法

第102條a款規定,專利申請人在提出發明前,該發明即已在境內為他人所公知;或是在境內或境外,已被取得專利或已見於刊物上。該發明即喪失新穎性,不得取得專利。

第102條b款規定,在境內申請專利一年前,該發明已被任何人(即包括發明人和申請人在內)在境內或境外取得專利或發表於刊物上,或是在境內已被公眾使用或販售。該發明即喪失新穎性,不得取得專利。

第102條c款規定,發明人放棄該發明。該發明即喪失新穎性,不得取得專利。

第102條d款規定,在申請人、其法定代理人或是授讓人在境內申請專利之前,該發明在境外已取得專利、或即將取得專利、或為發明人某證明書或執照上之主題;並且在境內申請專利一年前,即已相對應地在境外申請該專利或證明書或執照者。該發明即喪失新穎性,不得取得專利。

第102條e款規定,專利申請人在提出發明前,該發明已在境內為他人提出申請,並經公開或日後核准;或為他人提出國際PCT申請且指定美國可以英文公開之。該發明即喪失新穎性,不得取得專利。

第102條f款規定,申請書中指明的發明人並非該專利的發明人。該發明即喪失新穎性,不得取得專利。

第102條g款規定,專利申請人在提出發明前,該發明已在境內或在第104條中規定的北美自由貿易協定國家或世界貿易組織成員國之他人完成該發明,且該發明並未被放棄、查禁或是隱匿者。該發明即喪失新穎性,不得取得專利。惟在決定係爭發明的優先順序時,除了需考慮發明構想與實現日期之關聯性,亦需考慮先於他人構想而晚於他人實現者,在他人構想之前之合宜努力。

由於這幾款關於新穎性的規定,涉及諸多時間、空間與行為人的條件限制,因此光從法條的字面來理解,不免容易讓人造成混淆;下方的圖示可以分別從時間、空間以及行為人的角度來理解各款之間的關係,期能協助對於美國法律的專利新穎性的理解。注意102-c與102-f兩款並不涉及時間與空間條件,因此並未包含於圖示之中。

  

現行美國專利法喪失新穎性之情形(加浮水印)

新美國專利法

第102條(a)款(1)項規定,在標的專利的有效申請日之前,該標的發明已經取得專利、見於公開刊物、或已被公開使用、販售、經由公開途徑取得。該發明即喪失新穎性,不得取得專利。

第102條(a)款(2)項規定,在標的專利的有效申請日之前,該標的發明已被敘述於他人申請,處於公告、公開或視為公開狀態的專利(且可追溯國內外優先權)內容之中。

第102條(b)款(1)項規定了第102條(a)款(1)項的除外狀況,即在標的專利的有效申請日前一年之內若有一個揭露動作,且(A)該揭露動作乃由發明人、共同發明人、或他人直接或間接利用從發明人或共同發明人處取得之資料為之;或是(B)該揭露發生之前,已由發明人、共同發明人、或他人直接或間接利用從發明人或共同發明人處取得之資料進行公開揭露;則上述之揭露內容皆不能視為該標的專利的前案而否定其新穎性。

第102條(b)款(2)項規定了第102條(a)款(2)項的除外狀況,即(A)該發明乃直接或間接從發明人或共同發明人處取得;(B)在他人申請專利的有效申請日之前,該發明已由發明人、共同發明人、或他人直接或間接利用從發明人或共同發明人處取得之資料進行公開揭露;或是(C)該揭露之發明在標的專利的有效申請日(含)之前,已由標的專利的申請人取得擁有權或有受讓予該申請人的義務。則第102條(a)款(2)項之揭露內容皆不能視為該標的專利的前案而否定其新穎性。

第102條(c)款定義了在一個共同研發協定下的專利共同擁有權關係,即(1)在該標的專利的有效申請日之前,由一個或一個以上基於一個共同研發協定下的單位,進行該揭露之發明的開發、施行該標的專利或有權代表該標的專利;(2)該標的專利乃基於該共同研發協定下進行活動而衍生的結果;而且(3)該標的專利的申請上揭露了(或修正之後揭露了)該共同研發協定中的單位名稱;則該發明與該標的專利即被視為由第102條(b)款(2)項(C)子項之該申請人(即該單位)取得擁有權或有授讓予該申請人的義務。

第102條(d)款定義了在(a)款(2)項中,一公告或公開專利是否成為該標的專利的前案,即該公告或是公開專利之有效申請日乃由(1)若下一段(2)之情形不成立,則依實際申請日;或是(2)考慮美國之國內優先權以及國外優先權,並依其中最早之日期;來定義之。

下方的圖示可以分別從時間、空間以及行為人的角度來理解各條款之間的關係,並方便與現行美國專利法的部份進行比較。

 

  

 

新美國專利法喪失新穎性之情形(加浮水印) 

 

新舊美國專利法在新穎性的比較

以下試將新(以下稱新法)舊(以下稱現行法)美國專利法之間關於新穎性規定的比較條列之:

1.由現行法的先發明主義(first to invent)改為新法的先申請主義(first invertor to file);尤其第102條中的先申請者乃指有效申請日而言,即考慮國內外優先權的相關規定之後,所定義出的最早日期。

2.從上方兩圖可看出,在新法中已經完全沒有相關於發明日之規定,法條中的相關日期只剩有效申請日以及有效申請日前一年兩者;其中有效申請日的定義如上面所述。

3.從上方兩圖可看出,新法關於新穎性的規定較現行法來得更簡單明暸,主要也是將發明日移除之故。

4.新法中相關情形之規定一併適用於美國境內外;現行法中則有分美國境內或美國境內外的情形。

5.新法的102(a)(1)加上102(b)(1)對應於現行法的102-a加上102-b,但發明日修改為有效申請日。

6.新法的102(a)(2)對應於現行法的102-e,但日期修改為有效申請日。

7.現行法中的102-c、102-d、102-f、102-g在新法中已無相對應的部份;其分別為放棄發明、國外專利或證明的申請與核發、發明人錯誤、發明先後順序之相關規定。

 

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在美國專利申請流程當中,有很多不同於其他國家的做法;例如暫時申請案、多樣化的延續案申請程序、無限次數的請求延續審查案、以及重新領證案等等。其中延續案又分為延續申請案、部分延續申請案、以及分割申請案等等。在實務上,專利申請權人進行延續案申請的目的,可歸納為:繼續審查程序、磨耗審查委員、延長專利年限、延後專利公開時間、撰寫新的請求項以涵蓋市場上新產品、強化專利、維持申請歷史之潔淨等等[1]。以下就上述的特殊申請流程一一介紹。

暫時申請案

暫時申請案即provisional application(以下簡稱PA)。專利申請權人在備妥說明文件,向美國專利局提出PA申請即可,但必須在PA申請的12個月之內提出相關的正式專利申請,否則該PA即自動失效。該正式專利的申請可以PA申請日做為審查專利要件的優先權日,但專利權期限的起始日期,則是以正式專利申請日起算,因此可得到優先權日和專利權日上的優勢。

另外,雖然美國的專利制度規定,允許一件發明在公開之後的一年內再提出專利申請,但考量到準備專利申請文件需要花費時間,因此可以利用PA案來爭取其優先權日上的優勢,而美國國外的專利申請也可利用此PA案主張其國際優先權。

PA案另外的附加價值,是其申請後可以合法地在相關發明產品上加上「patent pending」的說明[2],可作為產品宣傳的手段之一。

延續申請案

延續申請案即continuation application(以下簡稱CA)。CA必須在原申請案(即母案)放棄或是獲證之前提出申請,並以母案的申請日作為其有效申請日以及優先權日。CA案說明書所揭示的內容與母案相同,即其並未提出新事物,乃與母案為相同之發明,惟CA案的申請權利範圍可以不同於母案。由於CA案與母案的說明書內容相同,因此不能增加新的發明人。CA在實務上可利用於爭取專利答辯的空間,例如受到核駁之母案請求項可以先自母案中移除繼續進行母案答辯,然後再以CA案將該移除之請求項或是稍加修改後進行申請,使得母案的流程可以較順利地進行,以期及早取得母案專利權,而又能最大限度地維持權利範圍;CA案的審查委員與母案有可能並非同一人,因此在核駁答辯的過程中,有些觀念與說法若無法完全取得審查委員的認同,申請CA案也是一條可行之路;另外在商業手段應用上,觀察市場上相關產品的推出,然後以CA案增加請求項使其產品落入字義侵權,也是可能的做法。

部分延續申請案

部分延續申請案即 continuation-in-part application(以下簡稱CIP)。與CA案不同的是,CIP案乃以增加新事物,再加上母案中已揭示的全部或部分內容來提出申請。由於內容包含新事物,CIP案可能增加新的發明人。CIP的好處是可主張母案的有效申請日以及優先權;但由於該新事物的部分乃在CIP案時才提出,因此實際審查時,新事物的專利要件審查還是必須以CIP的申請日為依據。實務上當母案在核駁答辯上遇到瓶頸,而需要以新事物來增加其可專利性或是輔助說明時,就可能提出CIP案;另一個好處是CIP案可能分派給不同的審查委員,而使得母案中的專利要件獲得重新檢視的機會。

分割申請案

分割申請案即division application(以下簡稱DIV)。在專利第一次核駁時,審查委員認為母案的申請專利範圍乃源自多個不同發明,而發出「限制性請求」(requirement for restriction),要求申請人選擇其中一個發明再繼續專利審查時,申請人可就未選擇的其他發明進行DIV案的申請。DIV案必須在母案放棄或是獲證之前提出申請(母案仍為Pending狀態)。

請求延續審查案

請求延續審查案即request for continued examination(以下簡稱RCE)。RCE必須在申請人收到最終核駁審定書(final office action)後六個月內提出,進行答辯以期審查委員能了解答辯書中可專利性的論點,之後審查委員可能就此RCE案發出一般核駁審定書(non-final office action),也因此爭取到了該專利案被核淮的可能空間。不同於CA、CIP、DIV是基於同一母案衍生而出的新申請案,RCE並非一新申請案,而是在申請案被核駁(收到Final OA)之後,認為申請案仍有經過修改而予以核准之空間,而請求USPTO針對該申請案重啟審查程序,該程序類似我國發明專利之再審查申請,不同的是,除有特別狀況之外,乃就相同的說明書內容以及申請權利範圍進行申請,其RCE之審查委員亦通常為同一人。

提出RCE時應當對申請專利範圍提出實質的修改,而產生New Issue以供審查委員對於「未曾審查過」的申請專利範圍進行審查。若未修改申請專利範圍,或申請專利範圍的修改並沒有產生實質的改變(例如僅是將Final OA被核駁的附屬項合併於被核駁的獨立項),而僅有針對Final OA核駁的理由提出答辯,通常在提交RCE之後,會迅速得到USPTO發下的另一次Final OA。而有New Issue時,審查委員才會發下Non-Final OA,以供申請人進行回應。RCE可以無限次數地提出,若實務上已無New Issue可以產生,或是認為審查委員提出的Final OA理由不合理,則程序上進行訴願(Appeal)申請,而非持續提出RCE而不提出New Issue。但訴願程序之費用昂貴且時間上較為冗長,因此實務上仍多以提出RCE為優先考量。

重新領證案

重新領證案即reissue application。在一專利獲證並取得專利權後,當專利的內容有不小心造成的錯誤,因而造成專利的無法施行或專利無效,此時專利權人有權利申請重新領證,以彌補該錯誤的缺陷。

重新領證後的專利案,其專利權範圍可能擴大或是縮小。法律規定,由於擴大範圍可能影響到公眾利益,因此必須在專利獲證日的兩年內提出申請;至於縮小專利範圍的重新領證案則在專利權有效期間內皆可提出申請。另外,擴大或是縮小專利權的重新領證專利,都只能從重新領證日起主張其專利權;而領證前就已進行的合法行為,例如不侵權的製造、販賣等等,在該專利重新領證之後都可以繼續進行,而不被視為侵權。

 

參考資料及連結:

1.     高鼎懿,「美國專利延續案與布局策略之分析」,國立交通大學管理學院碩士在職專班科技法律組碩士論文中華民國九十七年十月。

2.     http://www.uspto.gov/faq/patents.jsp

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自從1474年在歐洲的威尼斯誕生第一部的專利法以來,專利制度在一開始乃是各國各自發展的狀態;每個國家有其對於專利權範圍的解釋、期限、以及保護的方式;而當專利的資料開始一多起來,各國也發展了獨立的專利分類方式來維護其龐大的資料庫。美國作為很早即發展專利的國家,再加上其在近代始終走在科學技術發展的前端,專利制度作為其保護前瞻技術發明人權益的主要手段之一,因此專利的數量亦相當豐富,也發展出一套獨立而完整的專利分類方式。以下就美國的專利分類碼系統來進行簡介。

美國專利碼主要是由兩個碼組成,中間以斜線隔開,例如:「2/2.15」。第一個號碼為類(Class),由1~3個數字或子母所組成;發明專利的部份主要由數字組成,從002~987號,中間並不連續(例如沒有003、009等等),再加上特殊的G9B類(註:G9B一類的定義是,基於記錄載體與傳感器間的相對振動而形成的資訊儲存方式),共有439個分類;新型專利類碼則由D01~D34去掉D31及D33,再加上D99組成,共33個分類;另有一植物專利類,以PLT為其類碼。

第二個號碼在說明上比較複雜,這裏以美國專利局上的的類表(Class Schedule)來做說明。在美國專利局上查詢專類分類碼第2類(Apparel,為服裝、外觀之意)的類表[1],如下圖所示。其中粗體字的部份為類下一層的次類(Subclass),例如次類1、次類455;而再下層的第一層次目、第二層次目等等,在這個表上是以點號「.」來表示,利如「…」即表示第三層次目;而第n層次目的定義,與其上方最近的第(n-1)層次目相關聯,例如下圖中,次目2.16以及2.17兩個第三層次目,都是屬於2.15這個第二層次目,以及456這個第一層次目,因此若要了解2.16在定義上的全盤樣貌,則必須了解第2類:「Apparel」、次類455:「Guard or protector」、第一層次目456:「Body cover」、以及第二層次目2.15:「Underwater divers body cover」的所有定義。另外,在網頁上按下類表上的紅色P符號,即會帶出該分類下的所有已公告的專利,按下藍色A符號則是帶出已公開但尚未公告之專利。最後回到專利分類碼的第二個號碼,則以該專利可適用的最下層次類或是次目定義之,例如分類碼可能是2/456,也可能是2/2.17,端視該專利在分類上可適用到多下層的定義而定。

20120709_01_Fig01

另外一提的是,美國專利分類碼中的次類以及所有次目加起來,共有約150,000個分類[2],相比於國際專利分類碼(IPC,International Patent Classification)約70,000個目(group)與次目(subgroup)的數量,美國專利分類碼系統顯然比國際專利分類碼要來得詳細得多。

進行專利檢索時,若已知某一專利分類號,則可利用下面的網頁[4]來進行相關的檢索如下圖所示;例如查詢分類號並選擇「Class Schedule(HTML)」,則會帶出如上圖的網頁;若選擇「US-to-IPC8 Concordance」,則可帶出與該美國專利分類碼對應的國際專利分類碼第八版(International Patent Classification version-8,適用於2006年1月1日至2010年12月31日)之分類碼,例如下圖的例子,2/2.13可對應到B64G 6/00這個國際專利分類碼。

20120709_01_Fig02

而由於科技領域不斷地複雜化,專利分類碼也會有相對應的修改與新增;以美國專利分類碼系統而言,當定義與分類上有更新時,對於舊有的專利也會做相對應的更新,並反應在線上專利資料的查詢系統上。例如下圖是US4055174專利,名稱為「Swimming System」的線上資料,其中有一欄Current U.S. Class,即以目前最新版本之美國專利分類碼定義出之碼別。20120709_01_Fig03

但若查詢該專利的全文資料如下圖,可發現當初公告時的美國專利分類碼與上圖並非完全吻合,因此以分類碼進行專利的檢索或分析時最好也能夠注意一下專利碼更新版本可能造成的問題。

20120709_01_Fig04  

最後要注意的是,一般而言,雖然美國專利說明書上會同時列出美國專利分類碼以及國際專利分類碼,但其國際專利分類碼的部份往往沒有美國專利分類碼來得精準,因此實務上當檢索美國專利時,在分類碼的參考上建議還是以美國專利分類碼為主,而以國際專利分類碼為輔。

參考資料及連結:

1.     http://www.uspto.gov/web/patents/classification/uspc002/sched002.htm

2.     USPTO Patent Classification Help FAQ.3: What is a patent classification? http://www.uspto.gov/web/patents/classification/help.htm#3

3.     Preface to the International Patent Classification(IPC) http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/general/preface.html

4.     http://www.uspto.gov/web/patents/classification/index.htm

 

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淺談美國臨時申請案(Provisional Application)

眾律國際法律事務所 專利部副總經理鄭裕涵

2012-04-05

 

何謂美國臨時申請案

美國在專利類型申請上分類為發明專利(Utility patent)、設計專利(Design patent)、植物專利(Plant patent)三種類型,美國在專利申請形式上更有別於其他國家的專利制度,規範有非臨時申請案(non-provisional application)及臨時申請案(provisional application)。臨時申請案(provisional application)的制度依照西元199568美國國會通過在烏拉圭回合談判所簽訂的協議(Uruguay Round Agreements ActRUAA),美國專利商標局(United States Patent and Trademark OfficeUSPTO)所提交美國專利法,因而產生的一種獨立的專利申請形式。

 

美國臨時申請案的特性

臨時申請案具有幾個特點:

1. 不一定要有請求項,只需提供說明書、必要圖式及發明人姓名即可建立臨時申請的申請日;

2. 不拘泥於美國專利法所制訂的說明書格式,申請人可以任意格式提出申請;

3.美國專利商標局(USPTO)是接受英文以外的說明書內容,但必須符合美國專利法35. U.S.C. 1121段及35. U.S.C. 1131的規定;

4. 不能予以審查和授予專利權,它僅可為在一年內提交正規申請搶佔一個申請日,自其申請日起算屆滿十二個月後,依規定視為放棄並予以公開;

5. 不能要求一件外國申請為其建立優先權,但根據巴黎公約可以保留國際優先權;

6. 新式樣創作不得申請臨時專利申請案。

 

美國臨時申請案的策略應用

在一項研發結果完成的當下,發明人可能還無法立即清楚估算出此一研發成果的市場需求與市場價值,或是在投入智權保護的資金不甚充足的情況下(以大實體(large entity)而言,臨時申請案的官方規費為USD 250,非臨時申請案的官方規費為USD 1,250),申請人即可以考慮以臨時申請案的方式,先取得此一發明的申請日期。待獲取暫時性的權利保護後,再利用12個月的緩衝期間妥善進行市場分析調查與規劃產品銷售區域,屆時在申請日後的12個月向世界各國提出以主張臨時申請案為優先權案來轉換為非臨時申請案(或稱正式申請案)的專利申請,以完整保護此一發明成果。

另外的情況可能是,發明人來不及在技術公開日之前完成非臨時申請案的準備工作,例如已經準備將研發成果在展會中公開展示、應用此一研發成果製造的產品準備上市銷售等將技術方案公諸於大眾的情事。若是早於專利申請案提出前即公開予大眾知悉時,該申請案將喪失絕對新穎性的專利要件,如此將無法利用智慧財產權來保護發明人辛苦研發的技術成果。

此時,發明人可以考慮提出準備文件較為簡單的臨時申請案,以快速且花費低廉的取得該技術成果的專利申請日,只要能夠先確立專利申請日是早於技術公開日,將不必擔心研發成果無法被專利權保護的問題發生。

上述情況都是在辦理專利申請案時經常遭遇的實務情況,此時會建議申請人/發明人先提出臨時申請案,以先取得過渡期的保障,事務所的工程師也不必趕著在幾天的時間內就得趕工完成各個申請國家的專利說明書內容,也能妥善顧及撰稿品質,此一做法對發明人或是承辦事務所而言,可謂是雙贏(win-win)的最好選擇。

 

美國臨時申請案的效力

臨時申請案需在申請日起12個月內進行非臨時申請案的轉換,於請求轉換為非臨時申請案時,可以同時進行修正,並於非臨時申請案的說明書中包括至少一項申請專利範圍(claim)。需注意的是,轉換為非臨時申請案之發明標的,必須要在臨時申請案中得到支持,非臨時申請案才能夠主張臨時申請案的申請日為優先權日。

我國是承認臨時申請案的優先權效力的,申請人亦可以依據巴黎公約article 4(c)2的規定在多數會員國的專利申請時主張其優先權的,但在將臨時申請案轉換為非臨時申請案並於巴黎公約的會員國提出請求時,仍需依照各國的專利制度規定,將臨時申請案的文字轉換為該國/地區所接受的文字。

另外一個實務問題是,臨時申請案可否作為根據專利合作條款(Patent Cooperation TreatyPCT)所提出的國際專利申請案(以下簡稱PCT申請案)的優先權基礎案?

根據近年來的實務經驗操作,PCT申請案是可以主張臨時申請案為其第一國的優先權案,但申請人仍需在臨時申請案的申請日起12個月內,向PCT提交非臨時申請案的申請,否則當臨時申請案的期限屆滿而放棄時, PCT申請案是無法將申請日回溯至臨時申請案的申請日來做為優先權日。

 

 

35 U.S.C. 112 Specification.1

The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.

35 U.S.C. 113 Drawings.1

The applicant shall furnish a drawing where necessary for the understanding of the subject matter sought to be patented. When the nature of such subject matter admits of illustration by a drawing and the applicant has not furnished such a drawing, the Director may require its submission within a time period of not less than two months from the sending of a notice thereof.

 

Paris Convention on the Protection of Industrial Property article 4(c) 2

(1) The periods of priority referred to above shall be twelve months for patents and utility models, and six months for industrial designs and trademarks.
(2) These periods shall start from the date of filing of the first application; the day of filing shall not be included in the period.
(3) If the last day of the period is an official holiday, or a day when the Office is not open for the filing of applications in the country where protection is claimed, the period shall be extended until the first following working day.
(4) A subsequent application concerning the same subject as a previous first application within the meaning of paragraph (2), above, filed in the same country of the Union shall be considered as the first application, of which the filing date shall be the starting point of the period of priority, if, at the time of filing the subsequent application, the said previous application has been withdrawn, abandoned, or refused, without having been laid open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and if it has not yet served as a basis for claiming a right of priority. The previous application may not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority.

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眾律國際法律事務所 專利師許郁莉工學博士

2012-03-08

 

1946年,美國最高法院就「Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker[1]一案,審查其適當請求項形式及可容許幅度之問題。本案之爭點在於:系爭專利之申請專利範圍,僅透過所謂手段功能用語(means plus function languageMPF)界定具有複數技術特徵之共振器(An apparatus for determining the location of an obstruction in a well)本身乃至各元件之間的連結關係,而非透過元件本身之實體結構特徵(what they are)。

最高法院認為:當所請求之複數技術特徵組合與習知或舊有複數技術特徵組合兩者之間的差異僅在於某一新元件時,理應以較其他習知元件更詳細之方式界定該新元件,而不應採用此種致使權利範圍不明確之界定方式。由於其不符合專利法之精神及規定,故判決Walker2,156,519號專利無效。

接著,於1949年,司法委員會之某一小組委員會開始著手進行美國專利法之徹底研究,期間多次小幅修訂委員會之提案版本。1952619申請專利範圍之功能性敘述(functional claiming終於被明訂於美國專利法第112條第3項中(1978年修正為第6項並沿用至今),成為全球首先將手段/步驟功能用語納入成文法之國家[2]。從此,一組合式請求項中之所有構成要件(claim limitation),便被容許可就其執行一特定功能之手段或步驟(what they do)加以表述,且應將此類請求項解釋為涵蓋說明書中所揭露之相對應構造、材料或作動方式及其均等物。

然而,實務上應如何判斷請求項中之構成要件是否為落入此第112條第6項之MPF用語?美國專利商標局之MPEPManual of Patent Examining Procedure)§2181提供如下列之三叉分析法(3-prong analysis[3]

1)請求項必須使用「means for」或「step for」之用語;

 2)該「means for」或「step for」用語必須由功能性語句所修飾;

3)該「means for」或「step for」用語必不可由足以達成指定功能之構造、材料及作動方式所修飾。(例如,『擋板裝置(baffle means)』、清楚界定構造並詳細記載實施移動功能之結構的『移動用定位裝置』(positioning means for moving)、記載可提供扯裂功能之穿孔裝置『(perforation means for tearing)』、『彈簧裝置』等,皆非屬該項之手段功能用語,儘管元件名稱中出現足以混淆視聽的『means for』字眼;亦即應就實質性而非形式進行判斷)

台灣、中國、歐洲、日本、韓國等國家,亦承認此種申請專利範圍之界定方式。其中,就台灣而言,專利法施行細則第18條第8項已將手段功能用語納入規定,其大致遵循美國專利法之軌跡;而現行專利審查基準則於第二篇第九章(電腦軟體相關發明)4.3節中進一步說明並具體化該法條之抽象規範。要言之,請求項若以功能作為技術特徵,應利用上述三叉分析法,先就每一技術特徵個別判斷其是否屬於手段或步驟功能用語;若是,則在解釋其申請專利範圍時,應包發明說明中所述對應於該功能之結構材料或作及其均等範圍,而非以其所載之功能為申請專利範圍

在一日千里之電腦或電子產品領域,手段或步驟功能用語常成為不得不使用之請求項撰寫工具。以往,手段或步驟功能用語被誤以為有助於爭取到較大之權利範圍,實則未必,因為解釋申請專利範圍時終究須依賴說明書中所揭露之相對應構造、材料或作動及其均等物。然而,由於均等範圍存在不確定性,有可能解釋成或衍伸出較大之權利範圍,此時,此類請求項反成為訴訟階段之有利武器。

總之,撰稿者對於功能性用語無須抱持著「避之唯恐不及」的態度。除了謹慎思考發明所包含之範圍外,熟稔相關之法官見解或法院判例,並注意在說明書末加入廣義之包含性聲明,手段或步驟功能用語可以是一把利刃。

 


[1] 67 S.Ct. 6, 329 U.S. 1, 91 L. Ed. 3 (1946)

[2]Lawrence Kass, Computer Software Patentability and the Role of Means-Plus-Function Format in Computer Software Claims, 15 Pace L. Rev. 787 (1995) (Available at: http://digitalcommons.pace.edu

/plr/vol15/iss3/3)

[3] http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/documents/2100_2181.htm

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