眾律國際專利事務公告
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目前分類:美國專利訴訟 (11)

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一、前言

  我國專利法第一條即開宗明義表示,專利制度之目的在促進產業發展,為避免專利權人專利之濫用行使,該法亦從平衡專利權個人利益及社會大眾之公共利益之觀點,對專利權加以一定之限制為維護交易秩序與消費者利益,以確保公平交易、公平競爭、防止不正當競爭、壟斷、不當聯合行為、及聯合價格操控等,許多國家紛紛制定相關的法規。

二、我國專利法

  根據我國專利法第七十六條文第二項:「專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事,經法院判決或行政院公平交易委員會處分確定者,雖無前項之情形,專利專責機關亦得依申請,特許該申請人實施專利權」,而將限制競爭或不公平競爭之情事納入其限制範圍中。

三、美國─反托拉斯法

  美國政府以反托拉斯法限制專利權人有限制競爭或不公平競爭情事之發生。反托拉斯(antitrust)的最初意義就是反壟斷(antimonopoly),始於美國石油大王洛克菲勒(John D. Rockefeller)在1882年聯合了40家相關的企業,集體由標準石油托拉斯(Standard Oil Trust)統籌管理業務,經由聯合管理達成拉抬或控制價格的目的,而演變成不當壟斷的現象。美國政府為解決此狀況,於1890年通過鼎鼎有名的休爾曼法(Sherman Act)。標準石油反托拉斯(Standard Oil Trust)之後被美國政府起訴,且於1911年宣告瓦解,此後反壟斷被稱為反托拉斯,即是在對抗藉聯合信託以行使不當之商業壟斷。現今在美國與反壟斷相關的競爭法,籠統稱之為反托拉斯法(Antitrust laws),通過的相關法案,包含有1890年休爾曼法(Sherman Act),1914年克萊頓法(Clayton Act),1914年聯邦貿易委員會法(The Federal Trade Commission Act),1936年羅賓遜-帕特曼法(Robinson-Patman Act),以及1950年賽勒-凱福維爾法(Celler-Kefauver Act)。

四、現況

  近年來,我國科技競爭力日漸受到國際的重視,台灣產業在國際市場具有舉足輕重的地位,從台灣出口到美歐地區的貨物日漸增多,相對性台灣廠商也面臨了許多在美國的專利侵權訴訟案件,更面臨到反托拉斯法的調查。最近的案件以友達光電等許多廠商在2006年以聯合壟斷LCD面板價格被起訴最為轟動,以下為其案件之整理表格:

發生日期

案件

地點

被調查對象

狀態

2006.12.12

美國調查液晶面板廠聯合壟斷LCD面板價格

美國

夏普、Epson Imaging Devices、日立顯示器、三星電子、樂金顯示、友達光電、奇美電子、中華映管、瀚宇彩晶

罰金共計13億9200萬美元,起訴17人。

  此案件自2006年延燒至2012年,反托拉斯案經常是連鎖反應,只要一個國家的反托拉斯案成立,接連其他地區也將持續發生。將來很多行業都有可能遭到控告,各家廠商都須建立有效機制,學會如何因應。

五、結語

  隨著經濟環境的改變,各國家對於智慧財產的管理應用更加嚴格,國人企業除遵循我國專利法申請專利更應注意其專利之行使,避免濫用之情事發生。因應經貿全球化,為避免觸犯反托拉斯法,就企業自身應納入法律訓練、建立其守則,以利企業同仁共同遵循,避免無意間危害公司,讓公司蒙受莫大損害與賠償。

 

 

 

參考資料

專利法(民國九十九年九月十二日施行),智慧財產法院,全國法規資料庫

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawOldVer_Vaild.aspx?PCODE=J0070007

反托拉斯訴訟:液晶面板廠聯合壟斷LCD面板價格,科技產業資訊室

http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2009/pclass_09_A099.htm

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眾律國際法律事務所 專利工程師許鐘成 

2012-07-20

 

一、  前言  

專利制度之重要目的為鼓勵發明、獎勵創新,藉由一定期間之排他性專屬權的賦予,讓專利權人得以回收研發創新所挹注的心血及金錢,以達成激勵創新活動之政策目的[1],在智慧財產掛帥之時代,專利權不僅使企業在市場上取得及確保競爭優勢,從國家社會之整體利益觀之,科學技術研究發展亦有助於人類生活文明之提升,因此各國在法律上無不透過專利制度鼓勵發明人投入研發與創作。  

對於專利侵權之態樣,概括可分成「直接侵害」(direct infringement)與「間接侵害」(indirect infringement[2],而決定直接侵害與否之判斷,則須就系爭物品或方法之構成要件與申請專利範圍之構成要件進行比對,若其具有申請專利範圍之每一構成要件,且其技術內容相同者,依「全要件原則」(All Element Rule)即構成文義侵害(Literal Infringement)。惟他人為避免直接落入專利權範圍,常會採取迴避設計(design around),以避開文義侵害,因此,美國法院發展出「均等論」(Doctrine of Equivalents[3],倘若被控侵害之產品係以實質上相同之方法,執行實質上相同之功能,而達到實質上相同之結果時,亦構成侵害專利,此一均等論判斷法則亦廣為各國專利法所接受,故若申請專利範圍中之每一構成要件得以由具有實質上相同功能、方法、結果之構成要件予以容易置換者,仍屬侵害專利[4]。然不論是全要件原則或是均等論,判斷皆為就申請專利範圍之全部構成要件予以分析,因此若行為人製造、販賣、使用的只是申請專利範圍中部分元件的話,,即未構成專利權之直接侵害,舉例說明,設若專利物品係由幾個零件組成,每一個零件缺少了其他零件都沒有使用價值時,幾個人合起來製造及銷售專利物品,倘若法律允許行為人以每個零件都不構成侵權為藉口而逃避專利侵害之責任者,專利的價值就會大大降低。  

二、間接侵權indirect infringement之概念   

如前所述,就美國專利法針對專利侵權之態樣蓋分為二種,一為直接侵權(direct infringement),一為是間接侵權(indirect infringement)。以美國法例,第二七一條(a)規定:「除本法另有規定外,於專利權存續期間,未經許可於美國境內製造、使用、要約銷售,或銷售已獲准專利之發明產品,或將該專利產品由外國輸入至美國境內,即屬侵害專利權。[5]」即行為人之產品對於專利權人被認定依照「全要件」或「均等論」符合本款而使侵權成立時,此即為一般所謂的「直接侵權」。  

間接侵權則針對行為人雖然未實施專利之全部要件,不符合第二七一條(a)之規定,未構成直接侵害,但若行為人之行為已構成對專利權侵害之誘引或幫助,則造成對專利權之間接侵害,例如將專利之個別組件予以分開或共同銷售,但未將之組合,或只銷售部分的重要元件,而由使用者將之組合以實施全部專利要件時,若要求專利權人須對所有的使用者個別地提起訴訟以停止侵害行為,不僅大費周章,而且也難以從根源上去阻止侵害的發生,從而減損了專利權的效力,因此,為了彌補傳統的專利侵權判定標準對專利權保護之不足,強化專利權的保護,便產生間接侵權之概念,於專利法中將某些與侵害結合蓋然性較高之行為獨立於直接侵害之外另設規範。  

一九五二年前的美國專利法對於間接侵害並無明文規定,是由普通法上的判例基礎上逐步發展起來的。1871年由美國Connecticut州地區巡迴法院審理的Wallace v.Holmes[6]一案中,本案案例是為專利權人發明了一種用於煤油燈的改良式燈具,此專利包括為了使用燃燒裝置而必需的通用的儲油器、燈芯管燈頭和燈罩,為一項組合專利,被告則是製造並銷售該燈頭,而該燈頭除了應用於該專利發明之外,並無其他用途,至於燈罩部分,一般消費者可以輕易地從玻璃製造商處購得。雖然該案中,被告並未製造並銷售該專利發明的整體燈具(燈頭+燈罩),但法院最終判定被告侵權,法院認為,當一個專利產品由幾個零件組成,每一個零件缺少了其他零件都沒有使用價值的時候,幾個人合起來製造和出售專利產品,每個人只製造和出售專利產品的一個零件,若法律允許他們以每個零件都不構成侵權為藉口來逃避侵權責任的話,專利的價值就會大大降低。被告雖並未銷售該專利發明的整體,不成立直接侵害,但由於該燈頭僅能使用於該燈具,而被告於銷售時亦可預期購買者將會利用該燈頭與另外買來之玻璃燈置相結合,以實施該專利發明,每賣一個燈頭,被告就等於是向購買者做出有關侵犯專利權的提議(proposal),每個購買者通過購買燈頭接受了被告的這個提議,據此可以推斷出被告和購買者的確是採取了一致的行為(concerted action),共同造成專利侵權的結果,故法院認為構成專利侵害。  

此為以共同侵權(joint tort feasors[7]這一古老的普通法原理為基礎,第一次明確地認定未經專利權人同意製造或銷售用於專利裝置或者專利方法的非專利部件也可以被認定構成實質性的侵權,從而拉開了專利間接侵權的序幕。專利間接侵權此一名詞則是最早出現在1886年的Snyder v. Bunnell[8]一案中,並隨後在1894MORGAN Envelope Co. v. AlbanyPaper Co.[9]案中首次被作為一種法律原則明確提出,為了具體規範專利間接侵權問題,美國於1952年修訂專利法時,於第第271 條中增訂 (b)(c)(d) 項,至此,間接侵權有了法源依據。此後,在1 9 8 4年、1988年和1994年對該條進行了修訂,其中1984118增加了(f)款;19881119在(d)款中增加了(4)、(5)兩項;1994128增加了禁止許諾銷售行為的規定[10]  

三、小結  

  綜上所述,美國專利法中間接侵權之概念乃非先見之明,而是由Wallace v.Holmes一案作為起點,經由眾多案例及判決逐漸累積,建構出對於間接侵權之相關概念及規範,其背後學說的消長及立法精神,實值得近年來考慮將間接侵權納入專利法規範的我國做為借鏡之用。 

 

 

[1] 楊宏暉,「創新誘因的維護與競爭法規範以專利拒絕授權為例」,公平交易季刊,第12 2期,頁68以下,2004   

[2] 蔡明誠,發明專利法研究,225,台北:自行出版,1997。陳文吟,專利法專論,272-273,台北:五南書局,1997  

[3] Winans v. Denmead, 56 U.S. 330 (1853); Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17 (1997).  

[4] 楊宏暉,「論專利權之間接侵害與競爭秩序之維護」,公平交易季刊,第16 1期,頁992008 

[5] 35 U.S.C. 271 (a) Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers tosell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of thepatent therefor, infringes the patent.  

[6] Wallace v. Holmes, 29 F. Cas. 74 (C.C.D. 1871). 

[7] When two or more people are involved for in one wrongful act or negligence, by which they cause injury or damage to the same person or the same property, they are jointly liable for those injuries or damage irrespective of how much fault was each one at. Thats known as Joint tortfeasor. if ne of them feel that they have been asked to compansate more than their fault was, they can claim the same by the way of principle of contribution from the court. 

[8] Snyder v. Bunnell, 29 Fed. 47 C. C. S. D. N. Y. 1886. 

[9] MORGAN ENVELOPE CO. V. ALBANY PAPER CO., 152 U. S. 425 (1894).  

[10] 陳正倫,「在專利侵害鑑定中間接侵權是否存在 ()」,連展人智權專欄,11月號,2008,頁19

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近期美國專利訴訟簡論 

眾律國際法律事務所  專利程序助理許美盈

2012-06-27

壹、簡介

  隨著科技的發展與各國專利權的申請案增多,跨國訴訟的專利權之歸屬與主張也有增加之趨勢。例如蘋果與HTC的專利權之爭自2010年3月開始後,便陸陸續續持續著,兩邊攻防不斷,直至今年6月,雙方之專利權戰爭非但沒有休止,蘋果在美國維吉尼亞州地區法院,再度對HTC提高,而這次蘋果指控HTC違反FRAND條款和反壟斷訴訟,指控HTC用4G/LTE標準相對的關鍵專利。

  當企業在美國專利權遭人侵害時,專利權人有兩種方法得以救濟:(1)於美國聯邦地方法院提起民事專利侵害訴訟;(2)於美國ITC(United States International Trade Commission)[1]提起關稅法337條不公平競爭控訴。而專利權人可藉由這兩種方法分別取得:(1)美國國際貿易委員會337行政判決(禁運、禁止、查封及沒收令);(2)聯邦法庭禁止令。

       初步禁令(preliminary injunctions)是美國專利侵權訴訟中禁令性救濟(injunctive relief)之一,其頒布必須遵循一系列規則:

(1)請求頒布初步禁令的申請有必須舉證說明最終勝訴的合理可能性

(2)舉證說明,如不頒布初步禁令,申請人將蒙受難以彌補的損失

(3)法院必須考慮初步禁令授予與否會對其他利害關係人帶來的損害

(4)公共利益

       對於違反美國關稅法第337條[2]的專利侵權案件,ITC因其審理時間與程序比美國一般民事訴訟法院程序來得要快速且簡易,加上ITC裁定的效果是直接發生作用於進口貨物上,故較為更多人使用與聲請。

貳、近期案件

一、Pioneer v. Garmin [337-TA-694]

本案原告PioneerITC提起關稅法337條調查聲請,主張被告Garmin產品侵害其在美國所申請之專利,請求ITC發布排除命令(Exclusion Order),禁止被告侵權產品進入美國市場。

此案之聲請讓ITC對國內產業要件(Domestic Industry)有了最新判斷標準[3]

1. 被授權人是否利用系爭專利製造販賣產品

2. 專利組合授權契約中的專利數量

3. 系爭專利在專利組合授權契約中所占的價值比例

4. 系爭契約在授權協商過程中被加以討論的狀況

5. 系爭專利技術範圍與專利組合授權契約技術範圍的差異性

6. 系爭專利是否於訴訟中為專利權人所主張

7. 系爭專利是否與產業標準相關

8. 系爭專利是否為基礎或前端專利

9. 系爭專利是否於美國境內遭受侵權或實施

10. 市場上是否以其他方式承認系爭專利的價值

依上述10個判斷因素,先是界定授權投資中可歸諸於係爭專利的投資範圍後,再接著判斷該投資範圍是否達重大程度。

 

二、Super Speed v. Google

本案系爭美國專利編號US 5,918,244[4]

Google於今年4月剛推出雲端服務不久,Super Speed便向美國南德州聯邦地院對Google提告,控告Google所使用之雲端資料儲存服務,侵害到他們所擁有的快取技術專利。

早期美國專利商標局(USPTO)過於浮濫地核發軟體專利,而此案件之判決系爭有關早其軟體專利之有效性。[5]

參、小結

新技術的發明所帶來的也許不僅是龐大的商機,隨之而來的或許會是競爭對手的提告與法院禁令,專利權的爭奪與訴訟亦漸漸發展成跨國爭訟,有時兩間科技公司甚至同時在不同國家間存在著不同類別的專利爭訟(如蘋果與三星),台灣專利爭訟制度仍在發展,美國也逐漸發展出一套屬自己的審查標準予制度,在台灣專利爭訟制度尚未完全健全之際,美國判決上之案例可為我國在作判斷標準時的參考之一。

 

參考資料

  1. 美國337條款簡介,中華智慧資產經營管理協會第30期電子報

http://www.ipama-age.org/news/A20090312.html (最後拜訪日 2012/06/27)

  1. 美國專利法,張乃根
  2. 蘋果與宏達電之專利戰,科技產業資訊室

http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/casefocus/2011/pclass_casefocus_11_015.htm (最後瀏覽日 2012/06/27)

  1. United States International Trade Commission

http://www.usitc.gov/ (最後拜訪日 2012/06/27)

  1. Supreme Court of the United States

http://www.supremecourt.gov/ (最後拜訪日 2012/06/27)

 


[1] 美國獨立之準司法聯邦機關,同時傭有決定工業進口產品與不公平交易行為之立法與行政權。

[2] 屬於美國當地「行政救濟」措施,主要針對他國以不公平進口方式採取邊境措施,最初是在1930年的美國關稅法第337章節出現,並經多次修定。當進口行為存在不正當競爭,且對美國國內相關產業造成實質性損害時,ITC可根據美國國內企業的申請進行調查。

[3] 原本337條文上對國內產業要件僅為:(1)投有重大廠房及設備,或(2)雇用大量員工,投入大量資本,或(3)在相關開發上進行重大投資,包涵工程上的設計、研究與開發或授權。

[4] 「在網路以一致性快速處理輸入輸出裝置的系統與方法」(Method and system for coherently caching I/O devices across a network)

[5] 對於(35 U.S.C. §101) 專利適格性標的之認定標準,美國最高法院於2012/03/20,在MAYO Collaborative Services, v. Prometheus Laboratories, INC.一案中,作出最新認定標準。

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以美國專利再審查平衡訴訟風險-再審查目的 

眾律國際法律事務所  專利師林昱礽

2012-06-15

再審查目的

對於被控侵權人或潛在被控侵權人而言,再審查的目的可以歸納如下:(1)增加與專利權人之談判籌碼;(2)據以請求地方法院暫停訴訟(Stay of Litigation);(3)作為非蓄意侵權(Non-Willful Infringement)的依據;(4)作為主張專利權人行為不正(Inequitable Conduct)的依據;以及(5)作為訴訟結果不利時之保險。分述如下:

(1)    增加與專利權人之談判籌碼:在訴訟風險明顯且不可忽視的前提下,一份準備完整的再審查請求書,在提交至USPTO之前,適時適度地讓專利權人知悉內容,可以增加專利權人的協商壓力,進而為自己增加談判籌碼。即使最後沒有向USPTO申請再審查,為此所作之準備也可以用在當前或將來的專利無效訴訟中,努力並不會白費。在此需注意的是,一旦向USPTO提交再審查請求,無論是單方或多方再審查均無法撤回。因此,若首要目的是授權談判,那麼申請人於提交再審查請求前,即應透露給專利權人知道以促進協商。另外,如果一多方再審查已開啟,即便申請人與專利權人達成和解,PTO也不會因此撤銷申請人的參與資格,倘若和解協議限制申請人繼續參與再審查,申請人可以主動放棄後續參與的資格,而當申請人退出後,多方再審查程序實質上會變成單方再審查程序,其餘利害關係人並不能藉此取代申請人參與再審查。

(2)    據以請求地方法院暫停訴訟:當系爭專利同時繫屬於USPTO之再審查及地方法院之訴訟程序時,當事人可以請求地方法院暫停訴訟,藉以節省訴訟成本或增加對方協商壓力。法院在考量是否暫停訴訟時,通常最在意後續再審查期間還要多久。由於後續再審查期間可能從數個月到數年,因此想要說服法院暫停訴訟,一定要提出合理可信的再審查期間表,大部分法院至少要看到CRU發出第一次官方通知才會考慮是否暫停訴訟。

(3)    作為非蓄意侵權的依據:由於再審查同意令的核發意味著USPTO同意系爭專利具有可專利性實質性新問題(SNQ),被控侵權人可以據以爭執他是在相信系爭專利是無效的前提下才實施該專利,再加上CAFCIn re Segate一案中提高蓄意侵權的判斷標準,因此,再審查同意令可能成為反駁蓄意侵權指控的利器。不過目前地方法院係將再審查同意令視為蓄意侵權之眾多考量因素中的一項因素,來據以衡量是否合乎In re Segate案所建立之標準。另外,系爭請求項修改與否也可能影響蓄意侵權的判斷,舉例而言,若系爭請求項於審查過程中未被USPTO核駁或者於審定後仍能保持不變,則法院有可能會降低再審查對於蓄意侵權的影響比重,反之則可能有利於非蓄意侵權的主張。

(4)    作為主張專利權人行為不正的依據:由於專利申請過程中,專利申請人與參與申請之關係人有義務向USPTO揭露與可專利性有關之資訊,否則可能會構成不正行為,使得專利無效。因此,倘若被控侵權人可以證明專利申請人有專利申請當時應揭露而未揭露之先前技術(例如其它國家對同一發明之專利申請所下達之核駁中所使用的引證案),並據以讓USPTO開啟再審查程序,即有較高的勝算向法院主張專利申請人有不正行為,系爭專利應屬無效。需注意的是,不正行為是否成立需同時衡量先前技術的客觀相關度與專利權人的主觀欺騙意圖(亦即專利權人是否刻意欺瞞PTO),且客觀相關度與主觀欺騙意圖為兩獨立要件,亦即不得僅因該先前技術與系爭專利是高度相關的,即據以推定專利權人具有明顯的主觀欺騙意圖(註)

(5)    作為訴訟結果不利時之保險USPTO與地方法院不相隸屬,因此,除非是認定請求項無效之最終且不可上訴(或上訴程序終了)的決定,否則互不受對方審查/審理結果所拘束,而兩邊的上訴法庭都是CAFC,換言之,如果兩邊決定不同,最終的裁判是CAFC。一般而言,相較於地方法院法官或陪審團,USPTO擁有較多的專利審查專業與經驗,尤其當系爭專利內容相形複雜時,USPTO的專業與對可專利性標準的熟悉程度較能確保一個落在可預期範圍內的審查結果,因此萬一訴訟結果不如預期時,被控侵權人仍可期待一個相對正面的再審查結果。再者,USPTO與地方法院建構請求項範圍(Claim Construction)的標準相當不同。再審查程序中,請求項範圍之建構係基於它的最大合理解釋;地方法院專利訴訟中,請求項範圍之建構則是法官聽取雙方意見後所作出的「正確」解釋,其範圍通常會小於USPTO所採的最大合理解釋之範圍。換言之,USPTO的請求項解釋方式會使系爭專利曝露在較多先前技術的風險中,這給予再審查申請人較大的空間去挑戰專利的有效性。

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以美國專利再審查平衡訴訟風險-再審查申請策略

眾律國際法律事務所  專利師林昱礽

2012-06-15

再審查申請策略

單方再審查與多方再審查有各自的審查流程,申請人可視個案需求分別申請單方及/或多方再審查。如前所述,單方再審查的主要申請規範包括:(1)任何人均可申請;(2)申請人可匿名;(3)可申請多次;以及(4)申請後申請人即脫離審查程序(唯一參與機會是針對專利權人於申請日起二個月內向CRU提交之陳述書作回覆)。多方再審查的主要申請規範包括:(1)限專利權人及其關係人以外之人申請;(2)申請人不可匿名且需揭露關係人;(3)申請人及其關係人於當前的多方再審查結束前,未經CRU主管同意,不得針對系爭專利提出另一多方再審查;(4)申請人及其關係人就先前多方再審查過程中已提出或可得提出之可專利性資訊,不得據以再次提出多方再審查;以及(5)申請後申請人仍能繼續參與審查程序。無論是單方或多方再審查,再審查內容原則上均會公開。

由於單方再審查不限制同一申請人申請多次,部分申請人會策略性地提出多次單方再審查,這麼做的好處包括:(1)於首次再審查的準備工作中,只需針對少數請求項之SNQ來準備,其餘請求項之SNQ可留待後續申請之單方再審查中主張,如此即可縮短首次再審查的準備時間;(2)僅管單方再審查給予申請人之參與空間非常有限,但申請人可以根據在先之單方再審查的公開內容(包括官方通知與專利權人之回覆意見)來準備在後之單方再審查,以達到類似多方再審查的效果。有專利權人認為多次提出單方再審查是一種騷擾及蓄意延宕審查之行為,且使申請人不公平地享受到類似多方再審查的好處但規避掉其限制。USPTO目前係要求SNQ必需是新的且非累積性的,來有限度地防止申請人針對同一專利大量申請單方再審查。此外,USPTO之專利法律行政辦公室(Office of Patent Legal Administration, OPLA)也可將多個單方審查查予以併案處理,甚至專利權人也可以針對併案與否之決定以及騷擾行為向OPLA提出請願,基於USPTO擁有完整之權限來決定是否併案,應可解決相關問題。

另有一種作法是:再審查申請人先申請單方再審查,之後再申請多方再審查。如此一來,申請人可以加快首次再審查準備工作(僅針對少數請求項來申請單方再審查),以取得較早之申請日來強化向法院要求暫停訴訟的正當性。類似地,USPTO也可將單方與多方再審查予以併案。

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以美國專利再審查平衡訴訟風險-再審查潛在風險

眾律國際法律事務所  專利師林昱礽

2012-06-15

再審查潛在風險

由於USPTO之再審查程序與地方法院之訴訟程序是相獨立的,申請人(即被控侵權人)與專利權人在同時處理再審查與訴訟時,會各自遇到不同的潛在風險。

同時面對再審查與訴訟時,在執行上,專利權人的主要難題是如何有效區隔訴訟團隊與再審查團隊(包括內部與外部專利法務人員、律師與專家證人)。於再審查程序中,專利權人與參與再審查之共同利害關係人(Patentee and its Privies)有義務正當且誠實地跟USPTO對話,該義務包含了揭露與可專利性有關的資訊,一旦違反該義務,即可能構成不正行為,進而使專利無效。於此同時,在訴訟方面,法院可能會核發保護令來規範訴訟雙方如何處理訴訟所涉及的機密資料,當一份機密資料與可專利性有關時,如果專利權人之訴訟團隊與再審查團隊區隔不清,再審查團隊即可能背負著將該份資料提交予USPTO的義務,而使訴訟團隊違反保護令;亦或為了遵守保護令不提交該份機密資料,而使再審查團隊違反揭露義務,進而構成不正行為。儘管USPTO曾表示保護令範圍內的資訊在沒有證據顯示該資訊可以公開的情況下是不需提交的,但為避免爭議,許多訴訟律師選是會選擇不參與再審查,以避免所持資訊揭露與否的困擾,然而,這也造成了訴訟團隊與再審查團隊可能會出現立場或說法不一致的風險,尤其在請求項範圍之建構與可專利性之解釋方面可能出現分歧。因此,如何同步二個獨立運作的團隊是專利權人頭痛的地方,當然,倍增的費用也是。

在申請人方面,雖然沒有必要區隔訴訟團隊與再審查團隊,然而申請人最大的隱憂來自於自身的機密資訊會否被專利權人用來修改請求項或撰寫新的請求項,藉此一面限縮請求項範圍以避開先前技術,一面將申請人之產品納入修改後的範圍裡。理論上,訴訟中的任一方都不可以利用對方的機密資訊來修改或新增請求項(無論是申請中或再審查中之專利),但由於舉證不易,事前的防範可能會比事後的追訴來得有意義。因此,雙方在協商訂定保護令內容時,必須考慮到進行中或未來可能開啟的專利申請或再審查程序,以擬出妥善的保護令,尤其申請人方面(被控侵權人)更應著力要求專利權人嚴格區分訴訟與再審查團隊。

 

註:Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. (CAFC 2011) (en banc)

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以美國專利再審查平衡訴訟風險-再審查簡介 

眾律國際法律事務所  專利師林昱礽

2012-05-10

再審查簡介

美國專利的再審查程序有二種:一是單方再審查(Ex Parte Reexamination);一是多方再審查(Inter Partes Reexamination。美國專利改革法案以多方審視程序(Inter Partes Reviewing Proceeding)取代目前之多方再審查,預計於2012/9/16生效)。單方再審查任何人均可申請,且可匿名,總費用約一至二萬美元;多方再審查限專利權人及其關係人(Patentee Owner and Its Privies)以外之第三人申請,不可匿名,且審查標的限申請日為1999/11/29當日或之後的美國專利,總費用約五到二十萬美元。二種再審查程序之要件整理如下: 

                美國專利單方與多方再審查要件表 

美國專利單方與多方再審查要件表2012-05-10--林昱礽--以美國專利再審查平衡訴訟風險-再審查簡介T22012-05-10--林昱礽--以美國專利再審查平衡訴訟風險-再審查簡介T32012-05-10--林昱礽--以美國專利再審查平衡訴訟風險-再審查簡介T4    

 

 

  

    可專利性實質新問題:SNQSubstantial New Question of Patentability

    專利上訴暨衝突復審委員會:BPAIBoard of Patent Appeals and Interferences

    聯邦巡迴上訴法院:CAFCCourt of Appeals for the Federal Circuit

 

單方再審查與多方再審查的主要差異在於申請人的參與程度。對單方再審查而言,專利權人可於申請日起二個月內向CRU提交陳述書,除可說明可專利性之理由,亦可修改請求項,而申請人於收到該份陳述書影本後二個月內可以提交意見,這是申請人於單方再審查程序開始後唯一的說明機會,有些律師會因此建議專利權人不要提交陳述書。倘單方再審查結果對專利權人不利,專利權人可以向BPAICAFC提出上訴。若專利權人於審查過程中曾以陳述書或答辯書針對SNQ存在與否向CRU提出不同意見,亦可以此為個別上訴之基礎。至於申請人於單方再審查中是沒有任何上訴機會的。

對多方再審查而言,申請人與專利權人有大致對等的參與機會。按規定,CRU需將其中一造所提出之文件之影本提供予對造,當申請人收到專利權人針對官方通知所提出之答辯書的影本後,30天內可以提交書面意見。倘多方再審查結果對可專利性不利,專利權人可向BPAICAFC上訴;反之,申請人也可向BPAICAFC上訴。

單方再審查與多方再審查的其它主要不同點還包括:

1)多方再審查申請人不可匿名,且需載明關係人。單方再審查無此限制;

2)多方再審查申請人及其關係人於當前的多方再審查結束前,未經CRU主管同意,不得針對系爭專利提出另一多方再審查。單方再審查無此限制;

3)多方再審查申請人及其關係人不得就先前審定之多方再審查或審結之專利訴訟中已提出或可得提出之資訊再次申請多方再審查。單方再審查無此限制;

4)多方再審查不得申請面談。單方再審查於第一次官方通知後,專利權人可申請面談;以及

5)對於經由一多方再審查確認有效之請求項,該多方再審查之申請人不得依據先前審查過程中已提出或可得提出之資訊來提起專利有效性訴訟。

另外,可專利性實質新問題(SNQ)是每件再審查請求案的基礎,無論是單方或多方再審查,都必須至少有一個請求項具有SNQ,才有繼續審查的機會。為了要證明有SNQ,申請人需利用專利或公開文件來證明有一個新的、非累積(New and Non-cumulative)的先前技術存在,該先前技術必須是在系爭專利的專利申請過程中未曾被考慮過的,以及在先前的再審查過程中未曾被提出來的。在此需留意的是,其它專利有效性問題例如申請前已公開銷售或公開使用等均無法作為再審查的依據,即便該些問題在訴訟審理時是納入考量的。

(待續) 

135 U.S.C. 301~307; 37 C.F.R. 1.501~1.570; MPEP 2200

235 U.S.C. 311~318; 37 C.F.R. 1.902~1.997; MPEP 2600

337 C.F.R. 1.181~1.183; 37 C.F.R. 1.515, 1.927; MPEP 1002, 2248, 2646

4Federal Register / Vol. 75, No. 122 / Friday, June 25, 2010 / Notices, Docket No. PTO–P–2010–0049

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以美國專利再審查平衡訴訟風險-前言

眾律國際法律事務所  專利師林昱礽

2012-05-10

前言

台灣企業在走向國際、與世界貿易的過程裡,終究會面臨專利侵權訴訟的風險,愈是成功的企業,曝露在訴訟風險的機會就愈大,訴訟之成本與損害賠償金額通常又以美國專利訴訟為最。面對美國專利訴訟威脅時,企業的因應之道不外乎有四:(1)主張非侵權;(2)迴避設計;(3)主張專利無效;及(4)尋求和解。主張專利無效的管道有二,一是經由訴訟向聯邦地方法院(District Court, DC)主張專利無效,二是向美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office, USPTO)提出再審查。以往台灣企業主張專利無效的戰場通常是在聯邦地方法院,再審查程序由於緩不濟急又前景不明,較少為企業所採用。然而此一狀況在二件事發生後有所改變:其一是2005USPTO成立了一個再審查中心(Central Reexamination Unit, CRU),專責處理再審查案,使得再審查成為更迅速可靠的專利有效性審查手段;其二是2007年美國聯邦最高法院(Supreme Court)於KSR v. Teleflex案中闡明顯而易知性(Obviousness)的判斷標準,使得USPTO對於專利是否顯而易知有更寬鬆的審查空間。

USPTO的再審查與地方法院的審理係相互平行之程序,當事人可依個案進度與需求選擇戰場。由於再審查相較於訴訟在費用上遠為低廉(再審查費用估一到二十萬美元;地方法院訴訟費用估二百萬美元以上),且統計上對專利權人較為不利。因此,面臨美國專利訴訟風險時,被控侵權人或潛在被控侵權人應將再審查視為一重要的反制手段。

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美國專利禁制令之要件

眾律國際法律事務所 實習律師陳映青

2012-03-23


壹、35 U.S.C

1.§271-(e)-(1)、(3)[1]

有關藥品和家畜生理產品非屬得申請禁制令之客體。

2.§283[2]

對於爭議標的有管轄權之法院得基於專利權保障之公平原則,在合理情況下對於爭議標的發出禁制令。

貳、初步禁制令(preliminary injunction)之要件[3]

一、標準

1.原告之勝訴可能性(likelihood of success)

2.無其它合理救濟措施(adequate remedy at law)

3.有難以回復之損害(irreparable harm)

4.利益衡量下應保障原告(balance test)

5.公共利益之影響(influence on public interest)

初步禁制令係法院判決在前,依據原告之請求,在符合上述要件時先針對爭議標的核發之禁止買賣、使用命令。

初步禁制令的性質類似我國之「定暫時狀態假處分」,須以「保全必要性」為核發要件。故若有其它救濟途徑可循,或無難以回復之損害時,即不符核發要件。原則上,在被告得提出相當保證金以為擔保,或被告具有相當之資力時,法院即會認定原告已得藉由擔保制度獲得保障,或其並無難以回復之損害,而駁回禁制令申請。

二、深圳美鉑林(Shenzhen Membrane Precise Electron Ltd.)案之影響[4]

美國法院日前在Aevoe Corp v. Shenzhen Membrane Precise Electron Ltd.案中,對於外國公司的專利侵權訴訟中有關暫時禁制令的核發要件,作成了對於外國公司不利的判斷標準。

1.難以回復之損害

被告為外國企業時,因其日後求償難度較高,可認定為「有難以回復之損害」。此與我國民事訴訟法第523條第2項,「應在外國為強制執行者,視為有日後甚難執行之虞。」同係針對外國被告而為對本國原告有利之判斷。但在強度上,本判決僅是創立了對外國被告較為不利的判斷模式,被告仍有提出相關證據證明原告日後無求償困難之疑慮,是以無難以回復之損害。並非只要是外國被告,即擬制美國原告有難以回復之損害。

2.公共利益

公共利益之衡量係以「美國」公眾之利益為依據。故,除非外國企受到禁制令亦會使美國公眾之利益受到損害—例如在外國企業之專利項目已成為美國民眾日常生活必須事務之核心技術時—否則外國企業幾無在公共利益獲勝之可能。

參、永久禁制令(preliminary injunction)之要件

一、早期標準-普遍原則(General Rule)

永久禁制令之核發亦有「四部衡平準則」之要件(參下述),然而美國聯邦巡迴法院(CAFA)之判例並未遵循該準則之要件,只要法院確認原告之專利權合法有效,而被告之侵權行為成立時,原告即得依據專利權中之排它、獨占權利而請求永久禁止被告爭議標的之販賣、使用。即以專利侵權之成立,推定普遍具有「難以回復之損害(保全必要性)」,此即為「普遍原則」。

二、eBay案之影響[5]

—四部衡平準則 (four-part equitable test)[6]

1.難以回復之損害(irreparable harm)

2.其它合理救濟措施(adequate remedy at law)

3.原被告之利益衡量(balance test)

4.公眾利益之影響(influence on public interest)

從NTP v. Research in Motion案到eBay v. Merehange案,為了抵制非職業實體(Non-Practicing Entities, NPE)利用永久禁制令牟取高額之談判金,並使永久禁制令之判準歸於一致,美國最高法院在eBay案中推翻美國聯邦法院(CAFA)之判例,要求永久禁制令之核發一律須符合「四部衡平準則」之要件,並提高了損害賠償金額之數額,以衡平原被告之利益。

 

參考資料及連結:

1.Morris,美國專利訴訟之救濟選擇及攻防策略分析,2008年10月21日,第9頁。

http://www.cmimcc.com/election/015.pdf (最後閱覽日 20120323)

2.黃志瑋,文道格(Douglas S. Weinstein)-亞洲企業產品在美國市場遭受禁制令所造成的隱憂與日俱增,工商e報,2012年3月13日。

http://ctee.com.tw/News/View.aspx?newsid=10859&cat=3 (最後閱覽日 20120323)

3.林修同,美國專利實務與最近發展(一),連展人-智權專欄,2008年1月號。

http://www.acon.com/zh_TW/acon/about_acon/contents_pdf/aconpeople-15/16.pdf (最後閱覽日 20120323)

4.Roland Mach. Co. v. Dresser Indus., Inc., 749 F.2d 380, 382-83 (7th Cir.1984).

5.Weinberger v. Romero-Barcelo, 456 U.S. 305 (1982).



[1] 35 U.S.C. §271-(e)

(1)     It shall not be an act of infringement to make, use, offer to sell, or sell within the United States or import into the United States a patented invention (other than a new animal drug or veterinary biological product (as those terms are used in the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act and the Act of March 4, 1913) which is primarily manufactured using recombinant DNA, recombinant RNA, hybridoma technology, or other processes involving site specific genetic manipulation techniques) solely for uses reasonably related to the development and submission of information under a Federal law which regulates the manufacture, use, or sale of drugs or veterinary biological products.

(3)     In any action for patent infringement brought under this section, no injunctive or other relief may be granted which would prohibit the making, using, offering to sell, or selling within the United States or importing into the United States of a patented invention under paragraph (1).

[2] 35 U.S.C. §283injunction

The several courts having jurisdiction of cases under this title may grant injunctions in accordance with the principles of equity to prevent the violation of any right secured by patent, on such terms as the court deems reasonable.

[3] Morris,美國專利訴訟之救濟選擇及攻防策略分析,20081021日,第9頁。

http://www.cmimcc.com/election/015.pdf (最後閱覽日 20120323)

Roland Mach. Co. v. Dresser Indus., Inc., 749 F.2d 380, 382-83 (7th Cir.1984).

[4] 黃志瑋,文道格(Douglas S. Weinstein)亞洲企業產品在美國市場遭受禁制令所造成的隱憂與日俱增,工商e報,2012313日。

http://ctee.com.tw/News/View.aspx?newsid=10859&cat=3 (最後閱覽日 20120323)

[5] 林修同,美國專利實務與最近發展(),連展人智權專欄,20081月號。

http://www.acon.com/zh_TW/acon/about_acon/contents_pdf/aconpeople-15/16.pdf (最後閱覽日 20120323)

[6] Weinberger v. Romero-Barcelo, 456 U.S. 305 (1982).

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眾律國際法律事務所 實習律師陳宜誠

2012-03-16

某公司總經理來所詢問,該公司運送美國之產品遭競爭對手以專利侵權為由,訴請美國ITC依照三三七條款發給禁制令,請問何謂ITC三三七條款,而廠商應如何應對? 

答:

美國的專利法和著作權法均屬於聯邦法律,所以涉及專利案件乃由聯邦法院專屬管轄[i],相關訴訟能否成立與其舉證要求,類同我國民事訴訟。美國聯邦憲法第一條第八項規定,僅美國國會有權制定授予發明人專利權和授予著作人著作權的法律,但不包括授與商標專用權或其他智慧財產權。因此美國的專利法和著作權法均屬於聯邦法律,涉及專利案件乃由聯邦法院專屬管轄,各州的州法院對此等案件並無司法管轄權。

由於專利案件都循民事訴訟由聯邦法院審理,複雜的專業知識配合美國所特有之發現程序(Discovery Procedure)與聯邦法院對專利能否因為沒有進步性而被宣告無效採 TSM 標準,專利訴訟時程進行緩慢 [1] , 根據美國 1989 年的統計,美國聯邦地院平均要花費 31 個月(即兩年又七個月)來審結一件專利侵害訴訟, 更不易舉發專利無效,使得在美國進行專利訴訟案件更為困難。


[1] See Annual Report of The Director of The Administrative Office of The U.S. Courts: Twelve Month Period Ended June 30, 1989, Appc-5 (1989).

而美國關稅法第337條的立法目的,在防止美國產業遭受進口產品的不公平競爭而遭受損害,而美國國際貿易委員會(International Trade Commission,ITC)為一獨立而具準司法權力的行政機關,會內設委員六名,由總統提名,經參議院同意後任命之,每一黨派最多三人,一任九年,通常不得連任。為保持其政治中立,其主席必須每兩年由不同黨派委員中選任。

ITC 的主要任務就是為保護美國工業,針對不公平競爭之進口產品,防止對美國企業具損傷力之外國產品的輸入、銷售,及防止對美國智慧財產權的侵害。所以,ITC侵權案能否成立的先決條件之一,就是原告必須先證明美國國內有相關產業確有遭到被告侵害。

ITC會內設行政法官辦公室(Office of Administrative Law Judge),一般案件負責提名三位行政法官(Administrative Law Judge),由委員任命其中一位進行初審,包括調查、審理及做「初步裁定」(Initial Determination);另有不公平進口調查室(Office of Unfair Import Investigations),配有公設調查官(Investigative Attorney),負責在 ITC 決定調查前協助業者提出指控,並於受理調查後,依職權獨立進行相關調查,並依議題的不同,而同時或分別支持原告或被告。

美國ITC聯邦貿易法第三三七條調查程序如下:

1. 利害關係人向ITC提告。ITC 自接獲原告之控訴後,公設調查官必須於三十日內正式決定是否對此控訴案展開調查。

2. 假如 ITC 決定展開調查,則必須在聯邦告示板(Federal Register)公佈調查通知(Notice of Initiation)及調查範圍,並立即展開調查。該等被告如果是外國廠商則須於三十日內,美國國內進口商須於二十日內,向 ITC 提出答辯。ITC還必須於公佈調查後四十五日內決定達成最終裁定之目標日期。(ITC原規定須於一年內調查終結,較複雜案件則可延長至十八個月內終結,後因配合WTO談判的結果修法取消,但實際上ITC仍照此規定運行。)

3. 調查的程序須照美國行政程序法之規定進行。例如,必須對兩造發出通知,在ITC行政法官出席時進行公聽會,以利行政法官採證。一般案件,行政法官於調查展開五至七個月後,將舉行最後公聽會,並於展開調查後第九個月作成本案之初步裁定。就智慧財產權的案件而言,行政法官將就下列各點進行裁定:

i. 原告主張之專利等智慧財產權利之有效性。

ii. 原告主張之智慧財產權利是否因為被告之貨品進口而遭到侵害。

iii. 被告所提出之答辯內容之肯否;若需就侵害行為採取救濟措施,則應採取何種方式較為恰當。

4. 行政法官之調查程序一般包括:採證,正式公聽會,交互詰問,紀錄訴訟事實摘要書等。

5. 初步裁定後,行政法官必須將該裁定書送請 ITC 委員會作最終裁決(Final Determination)。此時,若 ITC 認為原告之控訴成立且採取救濟措施並不會損及公共利益,則 ITC 將於聯邦公報發布「禁止進口令」(Exclusion Order,對物之禁制令)或「拒斥令」(Cease and Desist Order,對人之禁制令)或同時發出前述兩種禁令,已全面禁止涉案產品進口並禁止美國進口商繼續銷售已進入美國市場的該項涉案產品。

6. 惟ITC在整個仿冒調查程序能作成裁定前,為了對美國的智慧財產權人提供更快速、有效的保護,得依原告的要求在九十日內(複雜案件一百五十天內)發布「暫時排除令」(Temporary Exclusion Order,TEO),TEO類似美國普通法院核發之暫時禁制令(Preliminary Injunction),而且有權讓美國海關立即遵令實行。因此,ITC之TEO與其它禁制令,比起取得聯邦法院確定判決或假處分/假扣押令,不但方便、經濟,更極為有效,為一極為成功之邊境阻絕措施,為廠商所樂用。

在發布TEO之前,ITC通常必須考量以下四個因素:

i. 原告控訴成功之機會

ii. 若不發布TEO,對美國國內產業會造成多嚴重之傷害

iii. 若發布TEO,則對被告會造成多大的傷害

iv. 發布TEO對公眾利益之影響為何

7. 此一對物之TEO處分,由美國海關直接執行,其效力不僅及於所有涉訟之列名被告,更可擴及未曾涉訟的國外其他生產者,惟被告得在向海關繳交擔保金後繼續進口

8. 對於敗訴被告經命令排除的產品在違令進口者, ITC 得發布扣押與退運令沒收該產品,並對進口人楚以一萬元或相當於其進口價格或市價之罰鍰。

9. ITC 除於聯邦公報公告其裁定,並需送交美國總統一分裁定,並附帶說明其建議採取之措施。總統有六十天的時間考慮 ITC 的決定。倘若總統否決 ITC 之裁定(約5%),則本案就終結,不得上訴。若總統批准或未於六十天內未表示意見,則 ITC 的裁定就此確定。不服裁定者,可向美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴,仍不服者,可上訴至美國聯邦最高法院(但美國聯邦最高法院是採取許可上訴制,並非所有上訴案件都能獲得美國最高法院的審理,審理比例約為1-2%)。

這種用法院的禁制令或美國國際貿易委員會(ITC)的排除令,讓侵權產品下市或扣押於海關的手段,許多專家學者都認為應該要有所節制,不但應該要考量裁罰之比例原則,更應考量該禁絕措施對於市場競爭與消費者選擇權益的影響才是,否則會造成美國消費者權利受損,而且廠商藉由此目的在消除外國廠商不公平競爭的機制,反而阻礙了科技創新的導入。

美國聯邦法院早就已經這樣做了,從2006年美國最高法院在eBay案上的裁決開始,即大幅提高了日後類似的侵權案例,對於被告自動實施禁制令的難度。在該eBay案以後,美國法院在下達禁制令前,必須先考慮這麼作對官司兩造以及消費大眾可能造成的傷害,不再輕易發出禁制令(其類似我國之假執行、假扣押、假處分制度)。專利訴訟聚焦於其應得利益與所失利益之補償,以及懲罰性之損害賠償,與終審賠償金額之強制執行。

而美國國際貿易委員會 ( ITC) 為一獨立而具準司法權力的行政機關,在理論上,ITC在對侵權產品下達排除令前,也應該考慮若這麼做,對於商業競爭以及消費者權益的影響才是。而且,以審查效率著稱的ITC,本質上就是個行政機關而不是司法機關,本來就應以達成美國廠商以及美國消費者的最大權益為重。如前所述,在發布TEO之前,ITC通常必須考量以下四個因素:

  1. 原告控訴成功之機會
  2. 若不發布TEO,對美國國內產業會造成多嚴重之傷害
  3. 若發布TEO,則對被告會造成多大的傷害
  4. 發布TEO對公眾利益之影響為何

只是以前可能比較注重(或完全偏向)美國提告廠商的利益,現在則會把有關美國公眾利益的部分,尤其是消費者權益的考量加重。至於會加到多重,仍須觀察,且仍屬個案衡量,不過,這決定總是要符合衡平與比例原則才是。

在多名重量級專家學者陸續於報刊為文做出類似的建議後,我認為ITC也會做出類似美國聯邦法院審慎發出禁制令的決定。也就是說,我認為ITC將不再如以往般,若判定侵犯美國廠商智財權,尤其是專利,就會近乎自動的核發排除令,將侵權貨品扣押於海關,並不准其進口。

 


 

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某公司總經理來所詢問,該公司運送美國之產品遭競爭對手以專利侵權為由,訴請美國ITC依照三三七條款發給禁制令,請問何謂ITC三三七條款,而廠商應如何應對?

 

答:

美國的專利法和著作權法均屬於聯邦法律,所以涉及專利案件乃由聯邦法院專屬管轄[i],相關訴訟能否成立與其舉證要求,類同我國民事訴訟。美國聯邦憲法第一條第八項規定,僅美國國會有權制定授予發明人專利權和授予著作人著作權的法律,但不包括授與商標專用權或其他智慧財產權。因此美國的專利法和著作權法均屬於聯邦法律,涉及專利案件乃由聯邦法院專屬管轄,各州的州法院對此等案件並無司法管轄權。

由於專利案件都循民事訴訟由聯邦法院審理,複雜的專業知識配合美國所特有之發現程序(Discovery Procedure)與聯邦法院對專利能否因為沒有進步性而被宣告無效採 TSM 標準,專利訴訟時程進行緩慢 [1] , 根據美國 1989 年的統計,美國聯邦地院平均要花費 31 個月(即兩年又七個月)來審結一件專利侵害訴訟, 更不易舉發專利無效,使得在美國進行專利訴訟案件更為困難。


[1] See Annual Report of The Director of The Administrative Office of The U.S. Courts: Twelve Month Period Ended June 30, 1989, Appc-5 (1989).

而美國關稅法第337條的立法目的,在防止美國產業遭受進口產品的不公平競爭而遭受損害,而美國國際貿易委員會(International Trade Commission,ITC)為一獨立而具準司法權力的行政機關,會內設委員六名,由總統提名,經參議院同意後任命之,每一黨派最多三人,一任九年,通常不得連任。為保持其政治中立,其主席必須每兩年由不同黨派委員中選任。

ITC 的主要任務就是為保護美國工業,針對不公平競爭之進口產品,防止對美國企業具損傷力之外國產品的輸入、銷售,及防止對美國智慧財產權的侵害。 所以,ITC侵權案能否成立的先決條件之一,就是原告必須先證明美國國內有相關產業確有遭到被告侵害。

ITC會內設行政法官辦公室(Office of Administrative Law Judge),一般案件負責提名三位行政法官(Administrative Law Judge),由委員任命其中一位進行初審,包括調查、審理及做「初步裁定」(Initial Determination);另有不公平進口調查室(Office of Unfair Import Investigations),配有公設調查官(Investigative Attorney),負責在 ITC 決定調查前協助業者提出指控,並於受理調查後,依職權獨立進行相關調查,並依議題的不同,而同時或分別支持原告或被告。

美國ITC聯邦貿易法第三三七條調查程序如下:

1. 利害關係人向ITC提告。ITC 自接獲原告之控訴後,公設調查官必須於三十日內正式決定是否對此控訴案展開調查。

2. 假如 ITC 決定展開調查,則必須在聯邦告示板(Federal Register)公佈調查通知(Notice of Initiation)及調查範圍,並立即展開調查。該等被告如果是外國廠商則須於三十日內,美國國內進口商須於二十日內,向 ITC 提出答辯。ITC還必須於公佈調查後四十五日內決定達成最終裁定之目標日期。(ITC原規定須於一年內調查終結,較複雜案件則可延長至十八個月內終結,後因配合WTO談判的結果修法取消,但實際上ITC仍照此規定運行。)

3. 調查的程序須照美國行政程序法之規定進行。例如,必須對兩造發出通知,在ITC行政法官出席時進行公聽會,以利行政法官採證。一般案件,行政法官於調查展開五至七個月後,將舉行最後公聽會,並於展開調查後第九個月作成本案之初步裁定。就智慧財產權的案件而言,行政法官將就下列各點進行裁定:

i. 原告主張之專利等智慧財產權利之有效性。

ii. 原告主張之智慧財產權利是否因為被告之貨品進口而遭到侵害。

iii. 被告所提出之答辯內容之肯否;若需就侵害行為採取救濟措施,則應採取何種方式較為恰當。

4. 行政法官之調查程序一般包括:採證,正式公聽會,交互詰問,紀錄訴訟事實摘要書等。

5. 初步裁定後,行政法官必須將該裁定書送請 ITC 委員會作最終裁決(Final Determination)。此時,若 ITC 認為原告之控訴成立且採取救濟措施並不會損及公共利益,則 ITC 將於聯邦公報發布「禁止進口令」(Exclusion Order,對物之禁制令)或「拒斥令」(Cease and Desist Order,對人之禁制令)或同時發出前述兩種禁令,已全面禁止涉案產品進口並禁止美國進口商繼續銷售已進入美國市場的該項涉案產品。

6. 惟ITC在整個仿冒調查程序能作成裁定前,為了對美國的智慧財產權人提供更快速、有效的保護,得依原告的要求在九十日內(複雜案件一百五十天內)發布「暫時排除令」(Temporary Exclusion Order,TEO),TEO類似美國普通法院核發之暫時禁制令(Preliminary Injunction),而且有權讓美國海關立即遵令實行。因此,ITC之TEO與其它禁制令,比起取得聯邦法院確定判決或假處分/假扣押令,不但方便、經濟,更極為有效,為一極為成功之邊境阻絕措施,為廠商所樂用。

在發布TEO之前,ITC通常必須考量以下四個因素:

i. 原告控訴成功之機會

ii. 若不發布TEO,對美國國內產業會造成多嚴重之傷害

iii. 若發布TEO,則對被告會造成多大的傷害

iv. 發布TEO對公眾利益之影響為何

7. 此一對物之TEO處分,由美國海關直接執行,其效力不僅及於所有涉訟之列名被告,更可擴及未曾涉訟的國外其他生產者,惟被告得在向海關繳交擔保金後繼續進口

8. 對於敗訴被告經命令排除的產品在違令進口者, ITC 得發布扣押與退運令沒收該產品,並對進口人楚以一萬元或相當於其進口價格或市價之罰鍰。

9. ITC 除於聯邦公報公告其裁定,並需送交美國總統一分裁定,並附帶說明其建議採取之措施。總統有六十天的時間考慮 ITC 的決定。倘若總統否決 ITC 之裁定(約5%),則本案就終結,不得上訴。若總統批准或未於六十天內未表示意見,則 ITC 的裁定就此確定。不服裁定者,可向美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴,仍不服者,可上訴至美國聯邦最高法院(但美國聯邦最高法院是採取許可上訴制,並非所有上訴案件都能獲得美國最高法院的審理,審理比例約為1-2%)。

這種用法院的禁制令或美國國際貿易委員會(ITC)的排除令,讓侵權產品下市或扣押於海關的手段,許多專家學者都認為應該要有所節制,不但應該要考量裁罰之比例原則,更應考量該禁絕措施對於市場競爭與消費者選擇權益的影響才是,否則會造成美國消費者權利受損,而且廠商藉由此目的在消除外國廠商不公平競爭的機制,反而阻礙了科技創新的導入。

美國聯邦法院早就已經這樣做了,從2006年美國最高法院在eBay案上的裁決開始,即大幅提高了日後類似的侵權案例,對於被告自動實施禁制令的難度。在該eBay案以後,美國法院在下達禁制令前,必須先考慮這麼作對官司兩造以及消費大眾可能造成的傷害,不再輕易發出禁制令(其類似我國之假執行、假扣押、假處分制度)。專利訴訟聚焦於其應得利益與所失利益之補償,以及懲罰性之損害賠償,與終審賠償金額之強制執行。

而美國國際貿易委員會 ( ITC) 為一獨立而具準司法權力的行政機關,在理論上,ITC在對侵權產品下達排除令前,也應該考慮若這麼做,對於商業競爭以及消費者權益的影響才是。而且,以審查效率著稱的ITC,本質上就是個行政機關而不是司法機關,本來就應以達成美國廠商以及美國消費者的最大權益為重。如前所述,在發布TEO之前,ITC通常必須考量以下四個因素:

  1. 原告控訴成功之機會
  2. 若不發布TEO,對美國國內產業會造成多嚴重之傷害
  3. 若發布TEO,則對被告會造成多大的傷害
  4. 發布TEO對公眾利益之影響為何

只是以前可能比較注重(或完全偏向)美國提告廠商的利益,現在則會把有關美國公眾利益的部分,尤其是消費者權益的考量加重。至於會加到多重,仍須觀察,且仍屬個案衡量,不過,這決定總是要符合衡平與比例原則才是。

在多名重量級專家學者陸續於報刊為文做出類似的建議後,我認為ITC也會做出類似美國聯邦法院審慎發出禁制令的決定。也就是說,我認為ITC將不再如以往般,若判定侵犯美國廠商智財權,尤其是專利,就會近乎自動的核發排除令,將侵權貨品扣押於海關,並不准其進口。



 

 

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