眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

以美國專利再審查平衡訴訟風險-再審查潛在風險

眾律國際法律事務所  專利師林昱礽

2012-06-15

再審查潛在風險

由於USPTO之再審查程序與地方法院之訴訟程序是相獨立的，申請人（即被控侵權人）與專利權人在同時處理再審查與訴訟時，會各自遇到不同的潛在風險。

同時面對再審查與訴訟時，在執行上，專利權人的主要難題是如何有效區隔訴訟團隊與再審查團隊（包括內部與外部專利法務人員、律師與專家證人）。於再審查程序中，專利權人與參與再審查之共同利害關係人（Patentee and its Privies）有義務正當且誠實地跟USPTO對話，該義務包含了揭露與可專利性有關的資訊，一旦違反該義務，即可能構成不正行為，進而使專利無效。於此同時，在訴訟方面，法院可能會核發保護令來規範訴訟雙方如何處理訴訟所涉及的機密資料，當一份機密資料與可專利性有關時，如果專利權人之訴訟團隊與再審查團隊區隔不清，再審查團隊即可能背負著將該份資料提交予USPTO的義務，而使訴訟團隊違反保護令；亦或為了遵守保護令不提交該份機密資料，而使再審查團隊違反揭露義務，進而構成不正行為。儘管USPTO曾表示保護令範圍內的資訊在沒有證據顯示該資訊可以公開的情況下是不需提交的，但為避免爭議，許多訴訟律師選是會選擇不參與再審查，以避免所持資訊揭露與否的困擾，然而，這也造成了訴訟團隊與再審查團隊可能會出現立場或說法不一致的風險，尤其在請求項範圍之建構與可專利性之解釋方面可能出現分歧。因此，如何同步二個獨立運作的團隊是專利權人頭痛的地方，當然，倍增的費用也是。

在申請人方面，雖然沒有必要區隔訴訟團隊與再審查團隊，然而申請人最大的隱憂來自於自身的機密資訊會否被專利權人用來修改請求項或撰寫新的請求項，藉此一面限縮請求項範圍以避開先前技術，一面將申請人之產品納入修改後的範圍裡。理論上，訴訟中的任一方都不可以利用對方的機密資訊來修改或新增請求項（無論是申請中或再審查中之專利），但由於舉證不易，事前的防範可能會比事後的追訴來得有意義。因此，雙方在協商訂定保護令內容時，必須考慮到進行中或未來可能開啟的專利申請或再審查程序，以擬出妥善的保護令，尤其申請人方面（被控侵權人）更應著力要求專利權人嚴格區分訴訟與再審查團隊。

註：Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. (CAFC 2011) (en banc)