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各國專利強制授權簡介(二) / 專利工程師林孟萱
 

四. 依申請人申請之強制授權

依申請人申請的強制授權事由,主要有以下幾種

1. 再發明:
德國、日本、英國、大陸以及台灣都可以「在後之專利較在先的專利於經濟意義上有重要之技術改良」作為強制授權的事由,且前提必須以申請人曾以合理的商業條件在相當期間內協商未果作為前提。其中德國以及大陸規定在後的專利權人與在先的專利權人得依法交互授權,英國僅規定申請人須以合理條件徵得發明人之同意始可核准,台灣則僅規定在後的專利權人可申請強制授權。

2. 專利權人有限制競爭或不公平競爭之情事:
英國、大陸有與台灣專利法地87條第2項第3款有相似的規定。英國規定若專利權人對於專利授權、專利產品或專利方法的使用所加諸的限制,造成未受專利保護的材料製造、使用、利用或英國國內工商業發展受到不公平的妨礙。大陸則規定專利權人實施其專利權的行為依法被認定為「壟斷」者。

3. 公益之需求:
台灣專利法地87條第2項第1款規定「增進工亦之非營利實施」可作為強制授權的是由。而德國以及日本也都允許以「公益之需求」作為事由,日本以此作為事由時,須向經濟產業省大臣(Minister of Economy, Trade and Industry)而非特許廳提出申請;較特別的是,專利權人未於德國境內實施其專利或未進口該專利產品至德國境內,有可能被因「國內市場對該專利產品之需求未能充分獲得供應」而被視為色未滿足「公益之需求」。

4. 自專利申請日起滿四年且自專利權獲准日起滿三年,無正當理由未實施或未充分實施其專利:日本以及大陸皆有此項事由,此事由是根據巴黎公約第五條第A項第四款規定而來。

5. 其他事由:
英國可以「該專利產品在英國國內未以合理條件得到滿足」,此事由與德國「國內市場對該專利產品之需求未能充分獲得供應」而被視為未滿足「公益之需求」類似。

使用以上事由作為強制授權的事由的申請人,均須支付合理的補償金給申請人。德國甚至規定,於強制授權核准後,若客觀情勢變更,雙方均可申請調整補償金的金額。

五. 結語

我國於2004年荷蘭商皇家飛利浦(Philips)電子股份有限公司CD-R相關專利的強制授權案以及2005年美商吉李德(Gilead)科學股份有限公司克流感(Tamiflu)強制授權案,備受國內外各界討論。因此專利法於2011年修法時,針對強制授權部分除參考TRIPS第31的規定之外,亦有參考各界對此二強制授權案的意見。

站在公眾的角度來看,強制授權的立意是屬善意,可促進專利權的有效利用、防止專利權人濫用專利破壞市場公平競爭或對公眾之利益造成傷害;然就專利權人的角度來看,此一制度剝奪了專利法授予專利權人自主授權的權利。專責機關於審定強制授權之事由時,應謹慎評估其是否適格,以免偏離了專利的本意,傷害了專利權人的權益。


註:
[1] 專利法逐條釋義 第275頁、第276頁
[2] 專利實務論PATENT PRACTICE,第6版,冷耀世編著,第161頁。


參考資料:
  • 專利法第87條、專利法第88條
  • 專利法逐條釋義
  • 經濟部智慧財產局 https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1
  • 與貿易有關之智慧財產權協定(Agreement on Trade-Relted Aspects of Intellectual Property Rights,TRIPS)
  • 專利實務論PATENT PRACTICE 第6版 冷耀世編著
  • 專利法案例式 修訂第五版 林洲富著


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各國專利強制授權簡介(一) / 專利工程師林孟萱


一. 前言

為促進專利權的有效利用、防止專利權人濫用專利而破壞市場公平競爭或對公眾之利益造成傷害,大部分國家的專利法幾乎都有規定強制授權的相關內容。這些專利法中有規定專利強制授權的國家,法規條文大都是依據TRIPS或是巴黎公約之規定修訂而來。

二. 美國的強制授權

美國隊於專利強制授權的態度相當保留,是少數未在專利法中規定強制授權相關內容的國家,僅在以下三種狀況(註[1])下可進行強制授權:
(一) 政府使用:在符合國家利益以及給付合理補償之要件下,可徵用專利權。
(二) 依特別法規定:這裡所指的特別法皆非依循美國專利法,依特別法規定又可分為以下三種情事(註[2])。
1. 根據原子能法規定,對公共利益有重大影響的發明,由政府給予補償,由原子能委員會授予第三方實施。
2. 涉及國家安全規定條款者。
3. 根據空氣潔淨法有關強制授權條款執行者。
(三) 作為救濟之反競爭行為:指專利權人的行為違反聯邦交易委員會法(The Federal Trade Commission Act)以及休爾頓法(The Sherman Act)、克萊登法(The Clayton Act)等反壟斷相關法規。


三. 依政府命令為之的強制授權

於專利法中規定強制授權的國家,「依政府命令」為之的強制授權,不外乎是基於國家緊急危難、增進公共利益的基礎之下,來進行強制授權。英國較特別,有以「國王使用」(for Services of the Crown)為基礎的強制授權,此類強制授權又可分為一般情況以及緊急情況;一般情況下,僅能於供應國防、特定藥物之生產、原子能之生產或國務大臣認為必要之研究四種狀況逕行實施;緊急狀況下則可基於為使戰爭順利、維持生活必需之需求、提高工業、商業和農業的產量等等相對廣泛之事由來進行強制授權;依英國專利法規,專利權人可以供應「國王使用」而遭受之損害請求補償,但僅以其本身可供應之產能為限。


註:
[1] 專利法逐條釋義 第275頁、第276頁
[2] 專利實務論PATENT PRACTICE,第6版,冷耀世編著,第161頁。

參考資料:
  • 專利法第87條、專利法第88條
  • 專利法逐條釋義
  • 經濟部智慧財產局 https://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1
  • 與貿易有關之智慧財產權協定(Agreement on Trade-Relted Aspects of Intellectual Property Rights,TRIPS)
  • 專利實務論PATENT PRACTICE 第6版 冷耀世編著
  • 專利法案例式 修訂第五版 林洲富著


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3D列印之組織或器官得否為申請專利之適格標的 (下)  /專利工程師  陳詠容

於一與生殖相關的生物可專利性案件中(Diamond v. Chakrabarty),美國最高法院處理了遺傳工程細菌是否為可專利適格性的問題。該遺傳工程細菌之功能為分解原油。最高法院依據美國《專利法》第101條解釋,認為太陽底下一切人造物皆可准予專利(anything under the sun that is made by man),但排除利用自然法則、自然界之產物、物理或自然現象、抽象概念以及非應用的數學公式,因其為「人類免費共享的知識」(free to all men and reserved exclusively to none)。而遺傳工程細菌並非由自然界發現之物,法院最終決議其為非自然的製造物與組成物,其為人類精神之產物(a nonnaturally occurring manufacture or composition of matter – a product of human ingenuity)。

緊接著Diamond v. Chakrabarty案所確立的準則後,在一件關於攜帶基因DAN序列的Association for Molecular Pathology v. Myriad案中,最高法院認為其為自然界之組成,「發明整並未創造或替換攜帶於該基因內的任何基因資訊」(did not create or alter any of the genetic information encoded in… genes),且在Myriad的發現以前,「核苷酸座落之位置及順序乃自然存在的」。然而,最高法院卻將cDNA另外歸類為合成物,而非自然界現有之產物,為可專利適格的。

從上述兩個案例來看,生物列印之組織與器官似為可專利性的。雖然某些用於列印的基本材料或許是自然界之產物,就像是cDNA中的核苷酸,為自然界現存的,但最後列印出的產物,無疑的是人造的,而非自然之產物。更進一步而言,現有的生物列印技術尚無法完美重置人類之器官,在真正的器官與生物列印器官之間,仍有許多不同之處,這也使得生物列印產品可專利性的議題容易許多。

然而,未來技術發展得以完美複製人體器官,此時,可專利性與不可專利性的這條界線將日趨重要。一個完美複製的器官可以類比做一條非常短的DNA序列,在合成cDNA時,並沒有可供移除的內含子(introns),如此一來,這條cDNA序列與天然的DNA並無以區分之處,依據聯邦專利法第101條不得作為申請專利之標的。儘管如此,現行生物列印組織或器官尚無法產生完整的人類個體(包含胎兒與胚胎階段),且在某些狀況之下仍可與其作為來源之自然器官分辨,因此,在現行法律之下應維持可專利適格。

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3D列印之組織或器官得否為申請專利之適格標的 (上)  /專利工程師  陳詠容

隨著數位科技的突飛猛進,3D列印技術之發展可謂21世紀工業革命的指標之一,3D列印在工程、時尚甚至食品等領域已相當普遍,近年來亦被核准用於生物相容性材質或生物列印,且科學家已列印無數的血管、器官組織、具功能性的耳朵,甚至重建面貌或為病患量身打造顱骨。而隨著等待器官移植人數的成長,許多醫師與科學家亦轉向利用3D列印作為一項潛在的解決方案。不似傳統製造流程係經由減除的過程,將多餘的金屬、木頭、塑膠移除後產生成品,3D列印技術乃使用加成的過程,將材料依照所選一層一層的堆疊直到創造完成。這使得任何具有數位模型或得以掃描的物品,可用任何材質支持並列印。

3D生物列印與一般的3D列印相似,於列印前掃描欲列印物品並做出模板,印表機接收送入之模板後,邊會將物品繪製成數個平面,再將平面依依堆疊,即可形成3D列印之成品。而3D生物列印則先用電腦斷層掃瞄真的器官,轉成模板輸入電腦,利用由需求者身上取得的幹細胞培養成為「生物墨水」,噴灑在可被生物降解的材料上,利用水膠或黏著劑使細胞附著在特定位置,再將許多張平面材料堆疊起來,待這些平面材料分解後,所留下的細胞就能形成具有立體結構的器官。目前生物列印仍需克服細胞來源、尋找適當的細胞相容材料、控制細胞分化、如何置入血管及神經進入人體組織、移入人體後確保其發揮功能等問題。

生物列印的發展產生個爭議,科學家或是實體事業利用生物列印創造的成品,是否可得到專利權?且這些成品其實早已在存在於自然界中。一項人類身體任何部分皆無法取得專利的原則早已被確立,而美國《專利改革法案》(Leahy-Smith America Invents Act, AIA)近期更將此原則明文。審查人員甚至被指示依據美國《專利法》第101條(35 U.S.C. 101)及AIA第33條a款核駁任何與 (1) 人體直接接觸之裝置; (2) 申請人藉由更改設定而使其與人體直接接觸之裝置,或; (3) 其他類似裝置的專利申請。如此一來,便可將人體身體之任何部位完全排除在專利範圍之外。然而,多種醫療及先進技術顯示,人體器官在未來將有可能被列印出來。這些是否可得成為申請專利適格之標的?

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醫藥品強制授權之再檢討(下)  /專利工程師  陳詠容

目前曾實施的醫藥品強制授權案例雖有泰國強制美國製藥廠Merck授權愛滋醫藥品efavirenz案、盧安達強制加拿大授權Apo-TriAvir案與台灣強制瑞士羅氏大藥廠授權Tamiflu等案例,強制授權的規定於執行時仍有諸多困難仍待克服[1]。一來就醫藥品之專利權人(通常是藥廠)而言,專利強制授權將有損其於商業上的利益,因而如能避免則會盡量避免其專利藥品遭受強制授權,進而對於欲實施強制授權之國家政府往往給予施壓。二來依據決議內容,進口國必須具備完善的醫藥品授權法規方能實施此制度,對於未開發或開發中國家而言,建置完善的法律制度仍有待時間與立法技術之突破。即令該未開發或開發中國家擁有符合醫藥品強制授權之法制,其亦須面臨實施強制授權後,專利權人所屬國給予經濟制裁的可能[2]

另一方面,強制授權並非端視專利權人與進口國能否達成協議即可,對於因強制授權而得以製造該專利藥品之被授權製藥廠而言,雖得以免除投入巨額之研發成本,惟被授權製藥廠在製造該專利藥品之學名藥初期,除須負擔高昂的設備成本外,亦須給予專利權人適當之補償金。再者,其他相關的國際協議有時賦予專利權人對於臨床試驗資料有更強的控制權,被授權製藥廠無從取得並利用專利權人之資料而須重新進行臨床試驗。倘強制授權的期間過短或授權數量過少,被授權製藥廠無法從中取得足額之利潤,將降低其生產製造之意願[3]

強制授權出於公益之立法立意值得肯定,惟自2003年通過決議至今,有限的強制授權案例似乎無法供應大量急用之醫藥品需求,且規範對於強制授權之對象往往以低度開發國家為原則,對於中度開發且急需專利藥品之國家,則必須出於國家緊急危難、其他緊急情勢或公共非商業用途,方得申請醫藥品強制授權。國際醫療人道救援組織無國界醫生,於2013年國際愛滋病協會會議之年度報告中指出,過去中等收入且急需用藥的國家,有賴印度生產學名藥及其特殊的專利法制度,讓許多學名藥製廠得進入市場,然而隨著生產學名藥的國家(包括印度)對新的抗愛滋病毒藥物提出專利,目前愛滋病新藥品大多缺乏高品質的學名藥可供選擇[4]。顯示醫藥品強制授權於實務上成效有限,在執行時仍需克服專利權人、進口國及被授權製藥廠間之利益衝突。成功的專利藥品授權,最終受惠的仍是醫藥品的急需者,而強制授權之制度係希望提供一項管道,打造出各方皆贏之局面。



[1] 參陳豐年,論醫藥品強制授權-兼評 2011 年臺灣專利法相關修正,智慧財產月刊第175期,2013年7月,頁75-79;謝欣晏、陳俐伶,藥品近用有關彈性條款落實之相關發展與爭議-以低度開發國家為中心,經貿法訊第172期,2015年1月,頁11-12。

[2] 同前註陳豐年,頁68。

[3] 同前註陳豐年,頁66-67。

[4] 參仿製藥競爭使抗愛滋病毒藥物價格降低-但專利使新藥物仍然難以負擔,無國界醫生,http://msf.hk/news/14840 (最後造訪日期:2015/11/24)。

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醫藥品強制授權之再檢討(上)   / 專利工程師  陳詠容

一項全新的新藥品自研發至上市,平均耗時10到15年,所投入的資金平均更高達170億台幣。專利權給予藥品發明人及專利權人(通常是藥廠)在一定的時間內獨佔市場,透過專利權的保護,方得回復已投入的巨額成本。藥廠的運作以賺取營利為目標,因此一個醫藥品需求量大的國家對藥廠而言理應是一個廣大的市場,然而,倘此廣大市場的需求者無力負擔高額的專利藥品藥價時,什麼樣銷售策略才能為藥商帶來最高利潤呢?面對無力負擔藥品但醫藥品需求量卻很大之市場或國家,藥廠雖可選擇以較低的藥價銷售,使需求者得以負擔藥價,惟實際上藥商為避免所得較高的已開發國家,透過平行輸入或外部參考價等方式,由低藥價的地區獲取專利藥品,影響藥品於已開發國家之藥價,因此寧可犧牲未開發或開發中國家之市場,使得無力負擔藥品價格但需求量大的地區,往往無法獲取欠缺的醫療資源[1]

然而,不同於其他產品,對於使用者而言,醫藥品係攸關生命與身體健康。給予專利權人獨占市場,無疑的對於無法獲取專利藥品卻急需使用的需求者而言,將造成無法回復的損害。有鑑於此,國際上與我國《專利法》對於醫藥品專利皆訂定強制授權的相關規範,希冀透過此方式,達到實現提升藥品可及性及用者有其藥的目的。

為協助無製藥能力或製藥能力不足之國家,取得治療愛滋病、肺結核、瘧疾或其他傳染病所需醫藥品,我國《專利法》規定專利專責機關得依申請,強制授權申請人實施專利權,以供應該國家進口所需醫藥品。而申請強制授權須以申請人曾以合理之商業條件在相當期間內仍不能協議授權者為限[2]。TRIPS目前關於醫藥品強制授權僅於第31條(f)有相關規範,於供應授權會員國內市場之需要且考量第三人合法利益之情形下,得未經權利持有人授權而為其他之使用其專利[3]。至於國際上對於強制授權專利藥物與無製造能力之低度開發及開發中會員程序性之規範,則訂於2003年《TRIP協定與杜哈公共衛生宣言第六段決議》(Implementation of Paragraph 6 of the Doha Declaration on the TRIPS Agreement of Public Health)(以下簡稱「決議」)中,相關內容與我國《專利法》有關醫藥品強制授權之規範多有雷同,本篇茲限於篇幅,對於決議之規範遂不再贅述。



[1]  參陳豐年,論醫藥品強制授權-兼評 2011 年臺灣專利法相關修正,智慧財產月刊第175期,2013年7月,頁62-65。

[2]  參《專利法》第90、91條。

[3]  See Article 31 of AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS “Where the law of a Member allows for other use  of the subject matter of a patent without the authorization of the right holder, including use by the government or third parties authorized by the government, the following provisions shall be respected any such use shall be authorized predominantly for the supply of the domestic market of the Member authorizing such use;”

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    本月初在台北世貿舉行的台北國際發明暨技術交易展共有18國參加,展出的技術專利超過1,500項,並期望透過展覽會吸引超過12億的商機,而會中副總統吳敦義特別指出我國發明專利的審查時間,已從冗長的46個月縮短至近25個月,審查效率已有明顯地上升,下一步期望專利能夠商品化創造實質的利益。

    然而對照2014年,外貿協會秘書長黃文榮於台灣創意發明商機媒合展之中,舉例擁有美國專利數量之發言,台灣擁有的專利總數十分可觀,但實際上走到商品化這一步的比例卻非常低,僅僅只有千分之三。兩相對照之下,雖然審查時間已明顯有利於申請人取得專利權,但真正能讓更多創意轉化為黃金,或許政府與民間企業還需要注入更多的助力。

    具有產業利用性是對於專利的基本要求,而專利實際商品化時即會面臨是否擁有足夠的資源進行商品開發的考驗,尤其是諸如大專院校申請的專利,更需要透過進一步的專業分析與媒合,才能提升被產業利用的可能。政府所能做的,除了提高審查效率之外或許可以採取韓國專利局的模式,由政府主導引進資源,提供大專院校及研發機構與產業結合的橋樑。

    目前握有專利權部分原因是為了抵禦競爭對手的攻擊,且在必要時也可將之化做武器產生嚇阻的效果,但回到建立專利權制度的初衷即是為了促進產業發展與提升國內技術水平,以此較正面積極的意義作出發點,更多元的輔助措施,應能減少惡性的技術競爭,使專利商品化比率能夠提升。

參考資料:
東森新聞雲 http://goo.gl/Nr7U7N
管理知識中心 http://goo.gl/u6eVgR
北美智權報 http://goo.gl/LJz0Nj

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    本月中美國太空總署(NASA)發布了一項新消息,將開放手中1,200多項專利給新創公司使用,在首次申請時申請者不用負擔授權費用,使用的前三年也不用基礎使用費,但新商品開始販賣之後美國太空總署就會開始收取授權金。雖然不是完全的免費開放,但能夠藉此一窺美國太空總署的技術,對於相關產業不失是一個好機會。

    從美國太空總署官方網站公布的分類與技術簡述可知,其握有的技術領域十分廣泛,因此能夠申請應用的產業類型不侷限在航太工業,甚至醫療與環境工程也有可利用的專利,至於申請者身分條件僅限新創公司無非是想藉此創造一個雙贏的局面。從產業利益方面來說,此舉應可刺激美國境內更多新創公司成立,且其新商品上市之後,國家可以受惠於專利授權帶來的直接利益,而新創公司在商品研發初期,也可避免因授權所增加的成本;從技術開發面來講,一方面民間能夠直接取用的專利增加,一方面美國政府也能透過專利授權將原本的技術滲入國內外市場,擴張美國技術在市場的影響力。

    對照去年特斯拉汽車公司開放電池與充電技術相關專利,從中特斯拉因為車用電池技術獲得與傳統汽車大廠合作開發的機會,充電技術專利則使相關產業在技術開發上獲得更多資源,兩者皆能擴大市場增加獲利機會,也能為科技發展提供較好的環境,帶來突破現有技術瓶頸的積極意義。

參考資料:
科技新報 http://goo.gl/o6WiOU
新浪香港數碼 http://goo.gl/3xKSMf

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    高度工業化的製造使各國即將面臨能源枯竭的考驗,而工業汙染造成的破壞使人類將科技發展焦點逐漸放在永續經營上,綠色科技的概念因此孕育而生。

    近年來,各國為了鼓勵綠色科技發展,在審查制度之中紛紛加入只要符合綠色技術標的即可申請加速審查的規定。最早施行綠色技術專利可申請加速審查的是英國,透過綠色通道(Green Channel)申請加速審查,將會縮短審查時間至9個月左右,除了英國之外,美國、日本、韓國、中國以及以色列也陸續推出綠色科技相關專利能夠申請加速審查的方案。如同各國提出方案的目的,為了促進台灣綠色歌技發展,智慧財產局在加速審查(AEP)的標之中新增綠色科技相關規定,自2014年1月1日起正式實施接受申請。然而根據智慧財產局公布的發明專利加速審查作業方案之說明,目前僅限發明為綠能技術相關者可以申請加速審查,其係以世界智慧財產權組織(WIPO)所定義之替代能源技術領域及行政院推動「綠色能源產業旭升方案」及「能源國家型科技計畫」所包含之綠能產業作為依據。

    相較於他國對於綠色科技相關發明申請加速審查的制度,台灣的相關規則仍有侷限,從綠色科技在下一個世代位居領導地位的趨勢來看仍有不足,而著眼於綠色科技相關技術的廠商在未來也將面對全球性競爭,越能夠盡早透過各國管道進行專利布局,越能在市場成熟時搶到先機。

參考文獻:發明專利加速審查作業方案、United Kingdom, Patents: accelerated processing

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    自18世紀蒸汽動力點起工業革命的星火,製造業技術仍如永生之炎持續燃燒淬鍊出20世紀的自動化生產,時至今日,進化的腳步隨通信技術的變革將邁入下一個里程碑,也就是曾經一度登上新聞版面的工業4.0。

    自2011年漢諾威工業展首次提出工業4.0的概念以來,以製造為主力的國家均無法忽視這個新興概念將在未來對國內製造業的衝擊,起因自德國將工業4.0制定為由教育至產業全面革新的重要國家發展政策,其威脅性不容小覷,因此眼下的製造大國如美國日本與中國也祭出因應策略備戰。在基礎概念上,相較於3.0的自動化製造,4.0更強調的是機械與機械之間的溝通串聯,也就是利用成熟的資訊技術做到智慧化,而智慧化所帶來的功效不僅只有強化生產線的產能,連帶能夠提升製造精度與迅速反應產品設計變化達到客製化,也就是智慧化工廠。

    以德國製造作為借鏡,台灣以製造業為基礎逐漸轉型為技術導向,雖然政府希望搭上4.0順風車帶動國內產業再造,然而相較於中國已著力布局在相關的專利研發上,在國內企業智慧財產權概念較稀薄與關鍵技術掌握不足,為此國內製造業應更積極著眼於專利佈局上,減緩未來大國牽制力帶來的衝擊。工業4.0在多數人眼中仍然是政府的空話,然而台灣製造是否能夠再活化與進化,似乎能夠從下一波改革中找尋契機,除了期盼政府資源整合,掌握專利也是下個世代必要的力量。

參考文獻:

聯合財經網 http://goo.gl/BPfT8e

國家實驗研究院 科技產業資訊室 http://goo.gl/657VMp
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人民之福音,終結借牌亂象! -簡評104年6月12日修正之專利師法

                                                       實習律師李秋峰

一、前言

專利業務諸如申請、舉發或行政訴訟代理等事項,依法應以專利師、

專利代理人或律師為限。現行實務上因充斥未具有執照,招攬或執行專利

業務者,即借牌或租牌行為,有鑑於專利業務具有技術性與專業性,

為保障人民之權利,立法院終於通過新修正之專利法,新增刑事處罰規定

以終結實務上之借牌亂象。

 

準此,本文將簡評 104年6月12日三讀通 過之 專利師法。

 

二、修法重點與相關專技人員比較整理

(一)修法重點

   1、專利師資格取得

新法

舊法

經專利師考試及格及職前訓練合格

經專利師考試及格者

 

   2、擴大得受委任辦理之事項

新法

舊法

第九條 專利師得受委任辦理之業務如下:

一、專利之申請事項。

二、專利之舉發事項。

三、專利權之讓與、信託、質權設定、授權實施及強制授權事項。

四、專利訴願、行政訴訟事項。

五、專利侵害鑑定事項。

六、專利諮詢事項。

、其他依專利法令規定之專利業務。

第九條 專利師之業務範圍如下:

一、專利之申請事項。

二、專利之異議、舉發事項。

三、專利權之讓與、信託、質權設定、授權實施及特許實施事項。

四、其他依專利法令規定之專利業務。

 

   3、明定受雇於法人(包括社團法人及公司等財團法人)之專利師,

應以專任為限。

 

   4、在職進修義務

新法

舊法

專利師應持續參加在職進修,每二年向專利專責機關提出完成在職進修之證明文件。

  

   5、對於實務上之借牌行為,加重罰則並新增刑事處罰

新法

舊法

1、 行政罰

(1)未取得專利師證書或專利師證書經撤銷

   或廢止,而對外刊登廣告、招攬第九條

   第一款至第四款業務者,經限期令其停

   止行為,屆期不停止其行為,或停止後

   再為違反行為者,處新臺幣十萬元以上

   五十萬元以下罰鍰

(2)專利師未加入專利師公會或受停止執行

   業務處分,其受委任辦理第九條第一款

   至第四款業務者,由專利專責機關處新

   臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰
(3
)違反第十三條未領有專利師證書而使用

   專利師名稱者,由專利專責機關處新臺

   幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰

 

2、刑罰

(1)未取得專利師證書或專利師證書經撤銷

   或廢止,除依法律執行業務者外,意圖

   營利,而受委任辦理或僱用專利師辦

   理第九條第一款至第四款業務者,

   三年以下有期徒刑、拘役或科或併科

   新臺幣四十萬元以上二百萬元以下罰

   金

(2)未取得專利師證書或專利師證書經撤銷

   或廢止,而對外刊登廣告、招攬第九

   條第一款至第四款業務者經限期令

   其停止行為,屆期不停止其行為,或停

   止後再為違反行為者……處一年以下有

   期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬

   元以上五十萬元以下罰金

(3)專利師將其專利師章證或事務所標識提

   供與未取得專利師證書之人辦理第九

   條業務者處二年以下有期徒刑、拘

   役或科或併科新臺幣二十萬元以上一

   百萬元以下罰金

未取得專利師證書或專利師證書經撤銷或廢止,而受委任辦理專利師業務者,除依法律執行業務者外,由主管機關處新臺幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰。

 

(二)相關專技人員比較整理

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、簡評

(一)新法第7條第2項,受雇法人之專利師專任規定:

為使專利師受僱於法人期間,得以專心致力處理其所任職法人之專利業務,

新法第 7條第2項規定,受雇於法人之專利師,應以專任為限。

本文以為,上述第 7條第2項新法之立法目的,係為保障雇主法人,

避免受僱於法人之專利師因兼業而致雇主受有損害或有利益衝突之情事,

惟倘雇主認為專利師兼業代理他人執行業務,並無致雇主受損害或利益衝突

之虞,應許當事人得以契約約定排除第7條第2項規定,

故新法未設有例外排除規定,似有不足之處。

 

(二)無執照雇用專利師辦理業務:

對於「無執照雇用專利師辦理業務者」,新增刑罰規定。

而對於「受雇該無執照者之專利師」是否有刑事責任,未有明文規定。

惟依刑法規定,該受雇專利師應可成立共犯,故仍有刑事責任為是。

 

(三) 違反第十三條未領有專利師證書而使用專利師名稱者:

新法第 33條第2項僅設有行政罰而未設有刑罰規定,是否導致實務上無執照者,

寧可對外使用專利師而不借牌或雇用專利師?

本文認為,倘無專利師執照而對外宣稱為專利師招攬業務者,

應可該當詐欺取財或詐欺得利罪,仍可依刑法處斷,而不致有上述情形發生。

 

(四)新法修正後,非 專利師,受僱於公司、事務所撰寫說明書是否違法?

修正前,主管機關函釋認為,受僱人撰寫專利說明書,是基於受僱於公司、

事務所之僱傭契約關係,辦理公司、事務所本身的事務,非執行專利師業務,

並無違法問題。 [8]

惟新法修正後,專利師法第 9條第1款「 專利之申請事項」,解釋上有無變動,

待日後實務發展。

本文認為,實務認為不違法之結論,應為可採,然受僱人從事法律特許業務,

是否合法,與民事契約關係無涉,應認為 專利師法第 9條第1款所謂

專利之申請事項」,係指以自己之名義,向專利專責機關提出專利申請

而發生法律上效力之行為,故專利說明書撰寫、繪製專利圖示及代遞送專利

文件等行為,行為人並非以代理人名義為之,從而不違反專利師法第 32條。

 

四、小結

我國為科技大國及電子產業重鎮,每年約有 8萬件之新申請專利,

故專利業務向來為法律服務產業所爭食之大餅及兵家必爭之地,

於民國96年7月11日專利師法立法前,僅有專利代理人制度,然專利代理人

從業人數卻無法滿足眾多發明人申請專利之需求,故實務上多有借牌行為。

 

惟專利師法立法後,設有專利師制度,並許原專利代理人仍得繼續執業,

以逐步滿足發明人之需求,然而實務上另有少數份子,於重利誘惑之下,

繼續借牌為 招攬或從事專利業務者,使發明人之權益無法獲得保障。

 

鑑於上述情形,立法院終於通過新專利師法,明定借牌行為之刑事處罰規定,

不僅得以終結實務上之借牌亂象,更能保障循合法管道委任專利師、

專利代理人及律師等專技人員之發明人權益,故新修正通過之專利師法實為

產業界、發明人及法律服務業之福音。

 

[1] 104年6月12日修正專利師法第36條

 

[2]律師法第20條第2項

 

[3] 104年6月12日修正專利師法第37條之1

 

[4]律師法第49條第1項、第50條第1項

 

[5] 97 07 15 法檢決字第 0972001653

 

「一、按律師得辦理專利之事務,並應遵守有關法令規定,
律師法第20條第2項、第3項定有明文。準此,專利事務之辦理既係律師
執業範圍,則律師自毋需依專利師
法第6條規定:『..應經職前訓練合格,
並向專利專責機關登錄及加入專利師公會』,始得執行業務;
惟律師於辦理專利事務時,仍應遵守專利法、專利法施行細則或專利師法
等涉有委任人權益等相關法規
。二、次按律師辦理專利事務,
如涉有不法或不當行為,依律師法第
39條第1項規定,即構成應付懲戒事由,
是以,台端來函所稱無法可管乙節,應屬誤會。」
準此,上開函釋見解
僅及於「涉有委任人權益」之法規,而不及於刑罰規定。

[6]104年6月12日修正專利師法第37條之4

[7]新法第32條之修法說明
「其中第五款專利侵害鑑定事項、第六款專利諮詢及第七款其他專利法令
規定事項,例如代為繳納年費等,其他未具專利師資格者,亦得為之。」

[8]智慧財產局專利師法問答集目錄第 4點

「問 4 :不具專利師資格,受僱於公司、事務所撰寫說明書是否會違法?

答:受僱於公司、事務所撰寫說明書,乃基於受僱於公司、事務所之僱傭契約

關係,辦理公司、事務所本身的事務,並非執行專利師業務,並無違法問題。」

 
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淺談專利證書號(上)-冒用他人專利證號

                                                實習律師李秋峰

一、前言

專利法第98條「專利物上應標示專利證書號數;不能於專利物上標示者,
得於標籤、包裝或以其他足以引起他人認識之顯著方式標示之;
其未附加標示者,於請求損害賠償時,
應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物」規定,
專利權人應於專利物上標示專利證號。
準此,本文將分上下文淺談標示專利證號之相關問題。
 

、案例

甲為一知名科技公司,經投資大量資金及耗費時日後,終取得A專利;

而乙公司為開拓市場,竟於自家商品上標示A專利之專利證書號,

惟並未實際實施該專利技術於商品上。嗣後,甲公司得知後,

提起訴訟以資救濟,試問甲公司之請求依據為何?

 

三、本文見解

管見以為,按專利法第58條第1項及第2項規定,未經專利權人許可,
他人不得
製造、為販賣之要約、販賣用或為上述目的而進口該物之行為;
為方法專利者,更不得使用該方法。
查本案例中,乙公司未實施該專利技術於商品上,且該商品亦非專利物,

不構成侵害甲公司之專利權

對於甲公司而言,視個案情形得主張侵害「商標權」、「著作權」
或是以乙公司
違反公平交易法第25條除本法另有規定者外,
事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為」
及民法第
184條第2項,請求損害賠償。

 

附帶一提,實務見解認為,公平交易法第25條所稱「欺罔」,

指對於交易相對人,以積極欺瞞或消極隱匿重要交易資訊致引人錯誤之方式

從事交易之行為,常見行為類型如冒充或依附有信賴力之主體;

所稱「顯失公平」,指「以顯失公平之方法從事競爭或商業交易」,

常見行為態樣有:(1)攀附他人商譽,(2)高度抄襲,或(3)利用他人努力推展

自己商品或服務之行為。[1]

故乙公司之行為,應可該當公平交易法第25條之不正當競爭行為。

 

[1]智慧財產法院102年度民公上字第2號民事判決

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淺談專利證書號(下)-專利權人之舉證責任

                                                     實習律師李秋峰

一、前言

專利法第98條「專利物上應標示專利證書號數;不能於專利物上標示者,
得於標籤、包裝或以其他足以引起他人認識之顯著方式標示之;
其未附加標示者,於請求損害賠償時,應舉證證明侵害人明知或可得而知
為專利物」規定,專利權人應於專利物上標示專利證號。

準此,本文將分上下文淺談標示專利證號之相關問題。

 

、專利證書號標示制度

因專利涉及技術之精密判斷,且已核准專利數量之龐大,專利檢索成本甚高,
為免課以社會公眾過重之注意責任,立法者衡酌專利權人行使專利權之
難易程度與社會公眾知悉專利權之可能性,妥適地分配專利權人標示義務與
社會公眾避免侵害專利權之防制成本,故設有
專利證書號標示制度,
以保護因不知情而侵害專利權之人。

100年11月29日前之舊專利法「未附加專利證書號標示者,不得請求損害賠償」

致被誤認為專利標示為提起專利侵權損害賠償之前提要件或特別要件,

故新法遂修正為「未附加標示者,於請求損害賠償時,

應舉證證明侵害人明知或可得而知為專利物」,以匡正法律適用上之疑義。

 

三、本文見解

管見以為,專利制度之立法目的,固在於鼓勵、保護、利用發明與創作,
以促進產業發展,而給予發明人一定時間之獨占保護,而賦予專利權。
然國家賦予專利權人之保護,僅為促進產業發展之一種手段,
非可謂專利制度係屬民法第
184條第2項之「保護他人法律」,
專利權人得免除舉證行為人有故意或過失之主觀要件,實務同此見解[1]。
又按侵權行為須加害人有故意或過失之主觀要件,始能成立;
侵害專利權,核屬私法上之侵權行為,自當有侵權行為法則之適用;
且依舉證責任分配法則,主張侵害權利之人,
自負有加害人有故意或過失之舉證責任,實務亦採此說
[2],
因此專利權人不得逕以專利物上已標示專利證書號,而完全不負舉證責任。
倘專利權人已依法標示專利證書號,專利法第98條之規定,
至多使專利權人減輕舉證責任,亦即他人既已有查證可能,
倘未查證者,即有過失。
 

[1]智慧財產法院102年度民專上字第36號民事判決、司法院98年度智慧財產法律座談會第13號決議

[2]司法院98年度智慧財產法律座談會第14號決議

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淺談設計專利與著作權於美術工藝品之競合關係

                                                   實習律師李秋峰

一、前言

甲公司為一著名之工業設計公司,其中對於達摩造型之木造作品,堪稱一絕。

某日,甲公司以該公司之A設計(為達摩造型),向智財局申請設計專利,

智財局以該設計為純藝術創作,予以駁回。

 

緣此,本文將淺談美術工藝商品得否同時受設計專利與著作權之保護。

 

二、設計專利與著作權之比較

(一)標的

1、設計專利

依專利法第121條第1項「設計,指對物品之全部或部分之形狀、花紋、

色彩或其結合,透過視覺訴求之創作。」及第124條「下列各款,不予設計專利:

一、純功能性之物品造形。二、純藝術創作

三、積體電路電路布局及電子電路布局。四、物品妨害公共秩序或善良風俗者」

 

2、著作物

依著作權法第5條第1項

「本法所稱著作,例示如下︰

一、語文著作。

二、音樂著作。

三、戲劇、舞蹈著作。

四、美術著作。

五、攝影著作。

六、圖形著作。

七、視聽著作。

八、錄音著作。

九、建築著作。

十、電腦程式著作。」

 

(二)權利發生

專利法採申請主義,故設計人須向專責機關申請獲准後,始有專利權;

然著作權法採創作主義,著作人於著作完成時即享有著作權。

 

(三)權利存續期間

設計專利權之存續期間,依專利法第135條前段,係自申請日起算十二年屆滿;

而著作財產權依著作權法第30條,存續於著作人之生存期間及其死亡後五十年。

 

(四)侵權行為之法律效果

專利法將侵害專利權之行為除罪化,行為人僅負有民事責任;

然著作權法第七章,對於侵害著作權之行為,仍設有刑責,

故行為人除有民事責任外,更有刑事責任。

 

三、本文見解

有論者以為,依專利法第124條第2款,純藝術創作非屬可為設計專利之客體,

故美術工藝商品僅得以著作權法保護,而無法取得設計專利。

 

惟管見以為,設計專利應具備新穎性、創作性外及產業上利用性,

而著作權的保護著重在創作概念的表達,換言之,

設計專利與著作權的保護重點有明顯的不同。又按著作權法第3 條第1 項第1 款,

著作包括「科學性」之創作,故凡具有原創性、物品性及視覺性

能具體以文字、語言、形像或其他媒介物加以表現而屬於文學、科學、藝術

或其他學術範圍之創作,均係受著作權法所保護之著作。

 

而專利法第124條第2款所謂「純藝術創作」,係指無法完全重製之創作[1],

亦即因不具產業上利用性,而不予以專利。且民國100年專利法修正時,

已刪除「美術工藝品」為法定不予專利之客體,

顯見立法者無意排除受著作權保護之美術著作,不得申請設計專利。

 

故該美術工藝商品本身已具備美術技巧之表現為要件,

符合原創性(即原始性及創作性),倘該著作物為機械製造,

而符合設計專利之要件(即具有產業上利用性、新穎性及創作性),

仍無礙於設計人(即著作人)同時獲有專利法與著作權法之保護。

 

本案中,甲公司之A設計,按上開見解得同時受專利法與著作權法保護,

惟是否侵權,仍應各見其法律適用予以分別判斷。

 

[1]智慧財產局設計專利審查基準,2013年版,第三篇第二章,3-2-5

設計與著作權之美術著作雖均屬視覺性之創作,惟兩者之保護範疇略有不同。

設計為實用物品之外觀創作,必須可供產業上利用;

著作權之美術著作屬精神創作,著重思想、情感之文化層面。

純藝術創作無法以生產程序重複再現之物品,不得准予專利

就裝飾用途之擺飾物而言,若其為無法以生產程序重複再現之單一作品,

得為著作權保護的美術著作;若其係以生產程序重複再現之創作,

無論是以手工製造或以機械製造,均得准予專利。」

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                       淺談積體電路相關權利保護 (上)

                                                      實習律師李秋峰

一、前言

積體 電路 (Integrated circuit,IC)係將主動及被動等元件及連接線路,

集積在半導體材料上或材料中,而具相當功能之電子零組件。

因電腦,手機和其他數位電器成為現代社會結構不可缺少的一部 分,

其開發及設計關係未來電子資訊產業之發 展,故 有「電子產業之米」之稱

 

育成一積體電路產品,係由設計者將數以千件之元件及錯綜複雜之線路,

組成一具有特定功能及規格之電路,惟該電路欲實現為真實產品,

須將該電路圖轉換成半導體製程之光罩布局圖 (如下圖所示),

故積體電路之真正施工圖,實為光罩布局圖。

由於積體電路之創新,需耗費相當之人力、物力及時間,

經由不斷之研究、實驗,始能產品化,然而光罩布局圖卻極易複製,

故立法者為保護發明人之權益,除專利法、營業祕密法及著作權法外,

特設「積體電路電路布局保護法」,以維權益。

緣此,筆者將分上下文淺談發明人相關法律及應如何保護自己之權利。

 

光罩布局示意圖

 

二、積體電路保護相關法律整理

 

專利權

積體電路電路布局權

營業祕密

著作權

要件

1、產業利用性

2、新穎性

3、進步性

1、非抄襲

(概念同著作權之原創性)

 

2、非屬平凡、普通或習知

(概念同專利權之進步性)

1、非一般涉及該類資訊之人所知

2、具有實際或潛在之經濟價值

3、所有人已採取合理之保密措施

具原創性

權利取得

須申請

須申請

無庸登記

無庸登記

審查方式

1、發明:實體

2、新型:形式

3、設計:形式

形式

權利期限

1、發明:20年

2、新型:10年

3、設計:12年

10年

未限制

 

排他效力

強制授權

侵權責任

民事責任

民事責任

1、刑事責任

2、民事責任

1、刑事責任

2、民事責任

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                      淺談積體電路相關權利保護(下)

                                                      實習律師李秋峰

(續上篇)


三、本文建議策略

(一)標的為「積體電路」

可主張之權利為「發明專利權」、「營業祕密」。

因專利權之取得必須登記及公開,而營業祕密一旦公開後便不具有祕密性,

即非屬營業祕密保護客體範圍。

故發明人應就該發明之技術價值、產品生命週期等因素為綜合評估,

決定是否為取得專利權而公開技術。

 

因積體電路之內部技術特徵,權利人若欲主張他人侵害其權利,

除非布局有特殊性,原則上須經還原工程(或逆向工程)始得知其電路構造,

將耗費大量之時間、人力及費用,故實務上對於積體電路之發明,

並非均急欲申請專利,反而是以積體電路與週邊電路所組成之系統,

因容易判斷技術特徵,舉證他人侵害權利,

故發明人就系統電路申請發明專利,更有實益。

 

(二)標的為「積體電路布局」

可主張「發明專利權」、「積體電路電路布局權」、「營業祕密」

及「著作權」 :

1、依積體電路電路布局保護法第16條第1項規定,電路布局權須符合

「智慧努力而非抄襲且非屬平凡、普通或習知」,按智慧努力而非抄襲,

乃源自於著作權法之原創性[1];另按非屬平凡、普通或習知,即非普遍性,

其概念則類似於專利法之非顯而易見性,由上述可證,積體電路電路布局,

本質上屬兼具有專利及著作之特性。

 

2、實務認為圖形著作者,係指以思想、感情表現圖形之形狀或模樣之著作,

其包括地圖、圖表、科技或工程設計圖及其他之圖形著作。

科技或工程圖形著作,係指器械結構或分解圖、電路圖或其他科技或

工程設計圖形及其圖集著作。[2]

管見以為,按積體電路電路布局法第35條規定「本法之規定,

不影響電路布局權人或第三人依其他法律所取得之權益」,由此可知,

發明人得主張「發明專利權」、「積體電路電路布局權」及「著作權」。

 

3、本文建議,積體電路電路布局保護法第10條第1項雖規定申請電路布局,

應備圖式或照片,而使積體電路電路布局因公開而失去祕密性,

然而同條第2項規定,涉及積體電路製造方法之秘密者,得以書面敘明理由,

以其他資料代之,故創作人若以其他資料申請而取得積體電路電路布局權時,

該布局仍屬營業祕密。

 

[1]積體電路電路布局保護法第16條之立法說明

[2]智慧財產法院102年度民著上字第26號民事判決

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國際新趨勢-新法庭的設立

 

一、前言

新加坡近期提交國會通過,預計在明年成立亞洲唯一之「國際商業法庭」,

在今年度,中國在8月31日通過設立知識產權法院之決定,之後在10月中國最高人民法院決議加速知識產權法院設立,未來分別在北京、上海、廣州設置知識產權法院。

我國在民國97年設置智慧財產法院,目的希望能夠加速智慧財產案件的審查,以跟國際接軌,而中國也不落人後,究竟大陸知識產權法院之模式為何,於以下介紹。

二、中國知識產權法院

(一)管轄區域:

中國知識產權法院所管轄的案件種類,包含區域之專利、植物新品種、集成電路布圖設計、技術秘密之民事案件與行政案件,以及知識產權法院所在地區之著作權與商標上訴案件。

(二)審級:

大陸之知識產權法院,與台灣不同,大陸將智慧財產權的案件區分成兩類,專利、植物新品種、集成電路布圖設計、技術秘密等案件第一審由知識產權法院審理,第二審由高等人民法院審理;而著作權、商標案件,第一審為基層人民法院,而知識產權法院為終審法院。

三、新加坡國際商業法庭

(一)商業法庭的設立,主要希望能夠協助處理跨境的商業紛爭,新加坡的優勢在於其法令的透明化,並且身為亞洲重要的金融中心,具備相關的專業人員,對於調解或是訴訟能提供專業的服務。

(二)同時新加坡在2013年國際商業仲裁案件量為第三高的國家,顯示國際對至新加坡地區進行訴訟有一定程度的信賴。

四、小結

新法院的成立代表該國對於不同領域的重視程度,因此中國近期希望能夠加速智慧財產相關專業法庭,雖然有傳達出對智慧財產的重視,然而由於大陸幅員廣大,此三個智慧財產法院的運作標準以及判決對整個中國地區的影響尚難以得知,實際運作情形,還須加以觀察;同時新加坡一直以來是亞洲商業重心,具備設置「國際商業法庭」之條件,因此未來在新加坡進行商業訴訟的案件將大幅增加。

 

參考資料:

1.新加坡正修法成立亞洲唯一『國際商業法庭』,http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10213,最後瀏覽日:2014年10月31日。

2. 兩岸智慧財產法院之設立初步比較,http://iknow.stpi.narl.org.tw/post/Read.aspx?PostID=10110,最後瀏覽日:2014年10月31日。

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一、前言

目前各大公司在進行研發作業時,除了申請專利權之保護外,另外還有營業秘密法之保護可以利用,然而兩者在保護的方式尚有很大的不同,因此究竟要選擇專利權之保護抑或是營業秘密法之保護,可以就該技術特性以及公司未來發展走向作為參考依據,綜合加以判斷。

二、專利權與營業秘密之差異

(一)專利法:

1.目的

依據專利法第1條之規定:「為鼓勵、保護、利用發明、新型及設計之創作,以促進產業發展,特制定本法」,依此可知專利法當初制定之目的,希望能夠透過給予發明人一定之獨佔地位,作為換取發明人將其技術公諸於世的對價,同時能夠促進產業之發展,提高大家發明之意願。

2.專利權之要件

而專利權所保護之專利有可以分成三種,分別為發明專利、新型專利、設計專利,三者之要件不一,但主要要件則大略相同,包含必須是創作,具有新穎性,具有進步性,以及具有產業上可利用性。並且愈取得專利權之保護,仍然要透過申請,於通過審查授予專利才算是真正取得專利權保護。

 3.專利權之保護期間

又專利權之保護期間則依不同專利有別,發明專利所保護最長可達20年,新型專利最長可達10年,而設計專利最長可達12年。

(二)營業秘密法

1.目的

依據營業秘密法第1條之規定:「為保障營業秘密,維護產業倫理與競爭秩序,調和社會公共利益,特制定本法。本法未規定者,適用其他法律之規定」,因此營業秘密法主要目的在於不被大眾所知,保有一定特殊性,以在市場上佔有一席之地,又營業秘密並非排他性權利,而是屬於無體財產性質。

2.營業秘密法之要件

依據營業秘密法地2條規定:「一、非一般涉及該類資訊之人所知者。二、因其秘密性而具有實際或潛在之經濟價值者。三、所有人已採取合理之保密措施者。」

3.營業秘密之保護期間

營業秘密之保護並沒有時間上之限制,如果該營業秘密均沒有被侵害,也就是該秘密性仍然維持,則能夠一直受到營業秘密之保護。

(三)兩者差異

1.同一技術不可能同時受到營業秘密與專利保護

由於取得專利權之保護,也意謂著必須要將其技術公開給大眾知道,然而只要將技術加以公開後,即沒有秘密性可能,因此同一個技術基本上不可能同時取得兩法之保護,此兩法具有衝突。

2.彈性運用營業秘密與專利權

然而事實上雖然同一技術不可能同時取得營業秘密與專利權之保護,發明人卻可以利用專利申請書之撰寫,適當地運用專利權與營業秘密概念,例如能夠將技術與實施方法公開,但是保留最有核心部分作為營業秘密而不公開,如此既能夠享有專利權之保護,又能夠維持核心技術部分之秘密性,達到雙重的保護[1]

3.專利、營業秘密何者優先?

雖然策略上能夠利用上述方法,使技術同時受到專利權與營業秘密之保護,然而在特定情況下,不容許雙重保護之存在時,發明人該如何選擇技術受到保護之方式,可以綜合所有因素判斷之,有論者提出可以從下列幾個面向納入考量,包含技術產品本質、技術保護、權利變動及運用方式、侵害救濟,本身機構性質等等加以評估[2],選擇對己最有利之法律加以保護。

三、小結

營業秘密法與專利法之立法目的及要件均不同,然而在使用上卻很容易產生衝突,因此發明人該如何選擇最合適之法律加以保護其技術,可以從兩法的保護要件出發,以及兩法所賦予發明人效力綜合評估判斷之。



[1]陳宜誠,營業秘密與專利的雙重保護策略www.naipo.com/portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Industry_Economy/publish-181.htm#1,最後瀏覽日:2014年10月27日。

[2]王瓊忠,營業秘密與專利之抉擇,智慧財產權月刊,第111期,頁130-140,2006年3月。

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簡述生物材料寄存

眾律國際法律事務所 專利工程師 楊明樺

2014-09-12

 

一、前言

 

我國於83121日修正公布之專利法開放「微生物新品種」得予發明專利,根據專利法第二十六條中規定,申請人應於申請前將該微生物寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。

 

生物材料寄存

 

(1) 無法詳細描述

 

在生物材料的認定過程中,說明書上對其生理、生化或者型態上等等特性描述,這些常常無法詳細以文字精準表達,所以在生物材料專利的申請過程上必須以寄存(deposit)的方式來加以協助判定。

 

(2) 生物材料寄存之意義

 

根據專利審查基準之解釋,關於生物材料或利用生物材料之發明:

1. 若生物材料本身為申請專利之發明不可或缺之部分;

2. 發明所屬技術領域中具有通常知識者不易獲得時;

3. 說明書之文字記載,無法明確且充分揭露該發明,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者可據以實現;

若未寄存該生物材料的話,屬不符可據以實現要件故解釋寄存之必要性。

 

例如分離自土壤之微生物或者經改良之微生物,從說明書中無法充分揭露該菌株及其篩選方法,使他人可據以實現得到相同菌株;所以將生物材料寄存於具公信力之寄存機構,以補充說明書之記載內容,於專利核准公告後便可提供此相關資訊。

 

國外寄存制度

 

(1) 制度起源

 

最早寄存制度是起源於1949年,當時美國USPTO採取將微生物樣品送往國家實驗室,他人可藉由寄存編號以取得該微生物,以達揭露充分性與補充說明書不足。在1970年開始採納「生物寄存」模式,將該生物樣品寄存於指定機關,而由此機關給予特定的寄存編號,並說明書中僅須表明「該寄存機關與該寄存編號」,以此構成該發明揭示內容的一部分。

 

(2) 國際寄存認可

 

依據1977年簽署的布達佩斯條約,只需在一個認可的國際寄存機構完成寄存,國際上即可獲得各會員國的承認。然我國並非布達佩斯條約會員國,而我國於83421日公告指定認可之寄存機構為食品工業發展研究所(食品所)

 

不需寄存之生物材料

 

根據專利法第27 條第1 項,有關「該發明所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得」而無須寄存之生物材料,在申請日前已符合下列情事之一者:

 

(1) 商業上為公眾所可購得者

例如麵包酵母菌、酒釀麴菌等

 

(2) 申請前已保存於具有公信力的寄存機構且可自由分讓

根據布達佩斯條約指定之專利寄存機構。

 

(3) 所屬領域中具有通常知識者無須經由過度實驗而可製得

例如基因選殖入載體能得到之重組載體等生物材料,根據說明書之揭露通常知識者無須過度實驗即可製得,則無須寄存。

 

結語

 

生物材料寄存必須以安全、保密、效率、標準化的專利管理機制為目標,以能加速國內生物材料之產業研究發展,提升國內生物技術產品在國際間之競爭力。

 

 

參考

專利法

專利審查基準

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

 

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以孟山都談我國植物專利權

眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺

2014-09-11

 

一、前言

 

長久一來我國是否開放植物專利權,一直存在很大爭議目前世界各國完全不開放有加拿大、挪威、中國大陸、巴西等國家,完全開放有美國、日本、韓國、澳洲等國家,開放但排除動植物品種則有歐盟、南非、瑞士等國家。談論植物專利權,不得不談及最具衝擊性之種子專利權,俗話說掌握種子就可掌控世界孟山都跨國集團已擁有超過七成國際種子交易量。

今年524日在全球400多個城市同步展開「反孟山都遊行」,顯示全球反對基改農作物之趨勢除了基改食安議題外更是宣示植物種子主權之捍衛種子專利權。根據我國現行專利法規,植物尚不開放專利權

 

二、植物法定不予發明專利之項目

 

根據專利法第二十四條明確標示動、植物及生產動、植物之主要生物學方法」不予發明專利。根據專利法逐條釋義

(1)以動物或植物為申請標的,依法不予專利。

(2)雖然動、植物本身不准予專利,但關於動、植物相關發明,例如植物基因、細胞、組織培養物、生產植物之非生物學方法及微生物學之生產方法,可授予專利。

(3)“植物之全部或部分未來有可能生長成整株植物,如果實、種子、器官等依法不予專利。

 

植物整體基因組的有性雜交及其後相應的植物選擇的步驟,其方法屬主要生物學方法,不准予專利。例如

A.果實小但有抗病力的芒果品種

B.果實大但無抗病力的芒果品種

將以上AB經雜交培育出果實大且具抗病力的芒果新品種,則不准予專利相對地若育成方法屬於非「主要生物學方法」,例如將一基因或性狀插入或修改基因體中的特性之轉殖基因工程方法,則具有可專利性。

 

三、孟山都Monsanto

 

孟山都(Monsanto)跨國公司目前是全球最大基因改造種子的領先製造商,多種農作物種子之全球市場佔有率高達70%100%,在美國本土境內更高達整90%市佔率。目前該公司持有1676項種子專利,同時掌握世界上87%基因改造作物之專利故孟山都以擁有種子專利為由,禁止農民私藏種子,若被發現未簽合約卻耕種該植物便會提出告訴。

 

(1)非蓄意栽種之爭議

 

許多農民向孟山都購買種子栽種,但是不允許留種,故必須每年重新購買種子來耕種倘若被孟山都發現,則農民將會被控告;而所謂非蓄意栽種,經由風力昆蟲傳播等非刻意方式而耕種孟山都之植物

 

(2)孟山都專利勝訴

 

2011年逾80個美、加農民團體向聯邦上訴法院提起訴訟,指控孟山都基改作物污染環境,並不得以種子專利權蓄意向“非蓄意栽種”之農民求償。而今年1月美國最高法院裁定,孟山都對其基改種子持有正當專利權而駁回農民團體控訴,但孟山都不得繼續對“非蓄意栽種”之農民提告。此判決等於宣示種子專利大戰將來臨,且全球作物種子可能將被少數如孟山都之公司所控制。

 

四、我國植物權開放之正反立場

 

2011年我國曾針對全面開放植物專利權作過公聽會討論之。

 

(1)智財局開放立場

 

以基改作物為例,原則上「研發技術能否給予權利保護」專利權開放只是研發技術之保障,無關後續基改作物是否在國內種植或進口問題。若通過植物專利權,我國育苗政策之走向,未來將在品種與專利上有所區分認定:

 

1. 品種權:

證明是新的、穩定的、一致性的、可區別的品種,就可取得品種權,不須交代技術,其權責歸屬農委會。

2. 專利權:

上述者必須描述使用的技術,其權責歸屬智財局。

 

(2)學者農產業者反對立場

 

認為目前之植物品種及種苗法足以保護品種及種苗研發,且我國尚無大型種苗公司、以及相關技術尚不成熟,將嚴重衝擊相關農產業。

1. 壟斷植物種子與品種之疑慮:

如孟山都大舉入侵,我國農產業如何與之抗衡並維護固有品種。

2. 限縮台灣育苗優勢:

我國傳統業者往往著重於品種開發,如花色、形狀、食用特性等,而非特殊開發新品種之技術,所以將限縮長久保有之國際農作物之品種等優勢。

 

五、結語

 

日前AEP開放第四項申請主張之綠能技術相關,無非是用以刺激提升我國綠能技術相關產業之佈局與發展,專利政策與政府發展同軌;因此,筆者認為植物專利權之開放,應與政府整體發展考量,必須針對農業食安、專利全盤等政策討論之。所以關於植物專利權的開放與否,不該單純只是就專利性而討論之,否則或許哪天因專利權問題導致在台灣不得不吃外來種食物之窘境。

 

 

參考

專利審查基準

專利法

專利逐條釋義103.6.13

經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1

STPI科技產業資訊室http://cdnet.stpi.narl.org.tw/techroom/pclass/2014/pclass_14_A028.htm

環境資訊中心 http://e-info.org.tw/node/69400

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