人民之福音，終結借牌亂象！ -簡評104年6月12日修正之專利師法
實習律師李秋峰
一、前言
專利業務諸如申請、舉發或行政訴訟代理等事項，依法應以專利師、
專利代理人或律師為限。現行實務上因充斥未具有執照，招攬或執行專利
業務者，即借牌或租牌行為，有鑑於專利業務具有技術性與專業性，
為保障人民之權利，立法院終於通過新修正之專利法，新增刑事處罰規定，
以終結實務上之借牌亂象。
準此，本文將簡評 104年6月12日三讀通 過之 專利師法。
二、修法重點與相關專技人員比較整理
(一)修法重點
1、專利師資格取得
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新法 |
舊法 |
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經專利師考試及格及職前訓練合格者 |
經專利師考試及格者 |
2、擴大得受委任辦理之事項
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新法 |
舊法 |
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第九條 專利師得受委任辦理之業務如下： 一、專利之申請事項。 二、專利之舉發事項。 三、專利權之讓與、信託、質權設定、授權實施及強制授權事項。 四、專利訴願、行政訴訟事項。 五、專利侵害鑑定事項。 六、專利諮詢事項。 七、其他依專利法令規定之專利業務。 |
第九條 專利師之業務範圍如下： 一、專利之申請事項。 二、專利之異議、舉發事項。 三、專利權之讓與、信託、質權設定、授權實施及特許實施事項。 四、其他依專利法令規定之專利業務。 |
3、明定受雇於法人(包括社團法人及公司等財團法人)之專利師，
應以專任為限。
4、在職進修義務
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新法 |
舊法 |
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專利師應持續參加在職進修，每二年向專利專責機關提出完成在職進修之證明文件。 |
無 |
5、對於實務上之借牌行為，加重罰則並新增刑事處罰
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新法 |
舊法 |
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1、 行政罰 (1)未取得專利師證書或專利師證書經撤銷 或廢止，而對外刊登廣告、招攬第九條 第一款至第四款業務者，經限期令其停 止行為，屆期不停止其行為，或停止後 再為違反行為者，處新臺幣十萬元以上 五十萬元以下罰鍰 (2)專利師未加入專利師公會或受停止執行 業務處分，其受委任辦理第九條第一款 至第四款業務者，由專利專責機關處新 臺幣六萬元以上三十萬元以下罰鍰 專利師名稱者，由專利專責機關處新臺 幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。
2、刑罰 (1)未取得專利師證書或專利師證書經撤銷 或廢止，除依法律執行業務者外，意圖 營利，而受委任辦理或僱用專利師辦 理第九條第一款至第四款業務者，處 三年以下有期徒刑、拘役或科或併科 新臺幣四十萬元以上二百萬元以下罰 金。 (2)未取得專利師證書或專利師證書經撤銷 或廢止，而對外刊登廣告、招攬第九 條第一款至第四款業務者，經限期令 其停止行為，屆期不停止其行為，或停 止後再為違反行為者……處一年以下有 期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬 元以上五十萬元以下罰金。 (3)專利師將其專利師章證或事務所標識提 供與未取得專利師證書之人辦理第九 條業務者，處二年以下有期徒刑、拘 役或科或併科新臺幣二十萬元以上一 百萬元以下罰金。 |
未取得專利師證書或專利師證書經撤銷或廢止，而受委任辦理專利師業務者，除依法律執行業務者外，由主管機關處新臺幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰。 |
(二)相關專技人員比較整理 
三、簡評
(一)新法第7條第2項，受雇法人之專利師專任規定：
為使專利師受僱於法人期間，得以專心致力處理其所任職法人之專利業務，
新法第 7條第2項規定，受雇於法人之專利師，應以專任為限。
本文以為，上述第 7條第2項新法之立法目的，係為保障雇主法人，
避免受僱於法人之專利師因兼業而致雇主受有損害或有利益衝突之情事，
惟倘雇主認為專利師兼業代理他人執行業務，並無致雇主受損害或利益衝突
之虞，應許當事人得以契約約定排除第7條第2項規定，
故新法未設有例外排除規定，似有不足之處。
(二)無執照雇用專利師辦理業務：
對於「無執照雇用專利師辦理業務者」，新增刑罰規定。
而對於「受雇該無執照者之專利師」是否有刑事責任，未有明文規定。
惟依刑法規定，該受雇專利師應可成立共犯，故仍有刑事責任為是。
(三) 違反第十三條未領有專利師證書而使用專利師名稱者：
新法第 33條第2項僅設有行政罰而未設有刑罰規定，是否導致實務上無執照者，
寧可對外使用專利師而不借牌或雇用專利師？
本文認為，倘無專利師執照而對外宣稱為專利師招攬業務者，
應可該當詐欺取財或詐欺得利罪，仍可依刑法處斷，而不致有上述情形發生。
(四)新法修正後，非 專利師，受僱於公司、事務所撰寫說明書是否違法？
修正前，主管機關函釋認為，受僱人撰寫專利說明書，是基於受僱於公司、
事務所之僱傭契約關係，辦理公司、事務所本身的事務，非執行專利師業務，
並無違法問題。 [8]
惟新法修正後，專利師法第 9條第1款「 專利之申請事項」，解釋上有無變動，
待日後實務發展。
本文認為，實務認為不違法之結論，應為可採，然受僱人從事法律特許業務，
是否合法，與民事契約關係無涉，應認為 專利師法第 9條第1款所謂
「 專利之申請事項」，係指以自己之名義，向專利專責機關提出專利申請
而發生法律上效力之行為，故專利說明書撰寫、繪製專利圖示及代遞送專利
文件等行為，行為人並非以代理人名義為之，從而不違反專利師法第 32條。
四、小結
我國為科技大國及電子產業重鎮，每年約有 8萬件之新申請專利，
故專利業務向來為法律服務產業所爭食之大餅及兵家必爭之地，
於民國96年7月11日專利師法立法前，僅有專利代理人制度，然專利代理人
從業人數卻無法滿足眾多發明人申請專利之需求，故實務上多有借牌行為。
惟專利師法立法後，設有專利師制度，並許原專利代理人仍得繼續執業，
以逐步滿足發明人之需求，然而實務上另有少數份子，於重利誘惑之下，
繼續借牌為 招攬或從事專利業務者，使發明人之權益無法獲得保障。
鑑於上述情形，立法院終於通過新專利師法，明定借牌行為之刑事處罰規定，
不僅得以終結實務上之借牌亂象，更能保障循合法管道委任專利師、
專利代理人及律師等專技人員之發明人權益，故新修正通過之專利師法實為
產業界、發明人及法律服務業之福音。
[1] 104年6月12日修正專利師法第36條
[2]律師法第20條第2項
[3] 104年6月12日修正專利師法第37條之1
[4]律師法第49條第1項、第50條第1項
[5] 97 年 07 月 15 日 法檢決字第 0972001653 號
「一、按律師得辦理專利之事務，並應遵守有關法令規定，
律師法第20條第2項、第3項定有明文。準此，專利事務之辦理既係律師之
執業範圍，則律師自毋需依專利師法第6條規定：『..應經職前訓練合格，
並向專利專責機關登錄及加入專利師公會』，始得執行業務；
惟律師於辦理專利事務時，仍應遵守專利法、專利法施行細則或專利師法
等涉有委任人權益等相關法規。二、次按律師辦理專利事務，
如涉有不法或不當行為，依律師法第39條第1項規定，即構成應付懲戒事由，
是以，台端來函所稱無法可管乙節，應屬誤會。」準此，上開函釋見解
僅及於「涉有委任人權益」之法規，而不及於刑罰規定。
[6]104年6月12日修正專利師法第37條之4
[7]新法第32條之修法說明 「其中第五款專利侵害鑑定事項、第六款專利諮詢及第七款其他專利法令
規定事項，例如代為繳納年費等，其他未具專利師資格者，亦得為之。」
[8]智慧財產局專利師法問答集目錄第 4點
「問 4 ：不具專利師資格，受僱於公司、事務所撰寫說明書是否會違法？
答：受僱於公司、事務所撰寫說明書，乃基於受僱於公司、事務所之僱傭契約
關係，辦理公司、事務所本身的事務，並非執行專利師業務，並無違法問題。」
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