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專利進步性之判斷（一）—美國判例於進步性之原則—   專利工程師  /  陳詠容

一、前言

新穎性、進步性與產業可利用性為取得專利權之三大要件，發明欲取得專利權需同時兼具該三要素。然而綜觀專利行政爭訟與民事訴訟之案例，不難發現近期與進步性相關的爭議佔了絕大部份之比例。本文分作四篇，前兩篇先帶讀者了解美國判例對於進步性所建立出之判斷準則，接著檢視該準則與我國現行專利法與專利審查基準對於進步性判斷基準之異同，最後探討我國實務判決之判定標準。

二、美國判例於進步性之原則

美國對於進步性之判斷，早已豎立了TSM檢測法，即教示（Teaching）、建議（Suggestion）及動機（Motivation）。而1966年美國最高法院於Graham v. John Deere Co.^[1]案（以下簡稱「Graham案」）提出進步性分析原則^[2]：(1) 確定先前技術之範圍與內容；(2) 確定先前技術與有爭議之專利範圍請求項間之區別；(3) 確定相關領域一般技術之水準。如經此三步驟判斷出爭議專利範圍請求項係其所屬領域中具通常知識者可輕易完成者，則該發明則為顯而易見，惟仍須同時考量爭議之專利範圍是否有商業上成功、解決長期未解決之問題、或他人皆無法成功發明等次要衡量因素。然而，TSM檢測法在美國實務運作卻產生引證資料只限於明示，且忽略所屬技術領域中具有通常知識者之角色等問題[3]。

2007 年美國最高法院於 KSR v. Teleflex 案[4]除了重申Graham判決提出的分析方法應為廣泛、彈性，更指出TSM 檢測法之運用不宜僵化^[5]，認為[6] (1) 引證案不應侷限於所欲解決的問題相同；(2) 先前技術應涵蓋所有技術領域； (3) 「教示、建議或誘因」的考量不應僅限於先前技術；(4) 可預見之成功並非發明。