眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

眾律國際法律事務所   專利工程師  鄧旭敦

2014.03.07

一. 前言

申請專利之發明實質上為二個以上之發明時，可申請分割；且申請專利後，可改請為其他種類之專利，本文依據發明專利審查基準之分割及改請一章，對其作簡介。

二. 分割案簡介

依據我國專利法第34條，申請人可將原先於一申請案中的二個以上發明申請分割，此外，對於說明書、申請專利範圍或圖式中已揭露但未記載於申請專利範圍之發明，亦可於再審查審定前，或是初審核准審定後三十日內申請分割。

三. 分割要件

（一）申請專利之發明如有不具發明單一性，申請人可申請分割以克服不准專利事由，例如：(1)申請專利範圍所載申請專利之發明實質上為二個以上之發明時；(2)申請專利範圍中之一或數項獨立項不符專利要件，經修正刪除後，其餘獨立項所載申請專利之發明不具單一性時；(3)修正申請專利範圍，增加請求項，而修正後不具發明單一性時。

（二）分割後之原申請案與分割案或分割案與分割案之間，申請專利範圍所載各個申請專利之發明不得相同，而說明書或圖式所載內容是否相同則非所問。

（三）分割後之申請案，仍以原申請案之申請日為申請日，並且不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

（四）分割案與原申請案之申請專利範圍如包含相同發明而導致重複專利的情況，則違反先申請原則之規定，必須限期擇一申請，屆期未擇一申請者，將審定不予專利。

四. 分割申請的效果

分割案可以原申請案之申請日為其申請日；同時，原申請案主張優先權者，分割案仍可主張該優先權；且原申請案主張優惠期者，分割案仍可主張優惠期。

五. 注意事項

（一）申請分割時，不得變更原申請案之專利種類。

（二）原申請案說明書或圖式所載之發明雖未記載於申請專利範圍者，仍可直接申請分割，無須先修正原申請案，將該發明補入原申請案之申請專利範圍內，然後再申請分割即可。

（三）分割案如有申請實體審查之必要時，應自原申請案申請日起三年內申請，如申請分割已逾前述三年期間者，可於申請分割之日起三十日內，申請實體審查。

（四）申請案分割後，即使原申請案嗣後撤回、拋棄、不受理、審定或撤銷，仍不影響分割案之效力。

（五）於原申請案初審核准審定後所提出分割案，原申請案既經核准審定，其說明書、申請專利範圍及圖式不得因分割而變動。而分割案僅能從原申請案之說明書或圖式所揭露，且尚未取得專利權保護之技術內容另案申請專利。

六. 改請簡介

依據我國專利法第108條，若申請人提出專利申請之後，發現所申請之專利種類不符合其需要，或不符合專利法所規定之發明標的時，可直接將原專利申請案改為「他種」專利申請案。

七. 改請要件

改請案之申請日即為原申請案之申請日，而為平衡申請人及社會公眾之利益，並兼顧先申請原則及未來取得權利的安定性，改請申請應僅限定在原申請案所揭露之範圍內，不得超出其申請時之說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。

八. 改請申請之效果

改請案以原申請案之申請日為其申請日；且原申請案主張優先權者，改請案仍可主張該優先權；同時，原申請案主張優惠期者，改請案仍可主張優惠期。

九. 注意事項

改請發明案如有申請實體審查之必要時，應自原申請案申請日起三年內申請，如改請發明已逾前述三年期間者，可於改請之日起三十日內，申請實體審查。

參考資料

中華民國專利法

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070007

專利審查基準，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=422900&ctNode=6680&mp=1