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通常而言,當一件發明案在經歷審查委員的實質審查,最容易遇到的情況就是審查委員認為該件發明案不具備新穎性或進步性。本文將針對新穎性的判斷方法簡略介紹。

專利法第22條第1項規定,「凡可供產業上利用之發明,無下列情事之一者,得依本法申請取得發明專利:一、申請前已見於刊物或已公開使用者。二、申請前已為公眾所知悉者。」簡言之,若是發明申請案在申請前就已經被公開,則該件申請案將不具備新穎性。

在審查基準第二篇第三章專利要件中,更明白詳細的說明新穎性的判斷及審查方法,其中,在審查時必須符合兩項原則,一、逐項審查;二、單獨比對。

何謂逐項審查?審查基準中明載,「新穎性之審查應以每一請求項中所載之發明為對象,並應就每一請求項逐項判斷是否具新穎性作成審查意見。以擇一形式記載之請求項,應就各選項所界定之發明為對象分別審查。附屬項為其所依附之獨立項的特殊實施態樣,獨立項具備專利要件時,其附屬項必然具備專利要件,得一併做成審查意見;但獨立項不具專利要件時,附屬項仍有具備專利要件之可能,應分項做成審查意見。」也就是說,審查請求項之新穎性時,必須一個一個判斷之,不得因獨立項不具備新穎性,就直接判斷附屬項亦不具備新穎性。

何謂單獨比對?審查基準中明載,「審查新穎性時,應就每一請求項中所載之發明與單一先前技術進行比對,即一發明與單一先前技術單獨比對,不得就該發明與多份引證文件中之全部或部分技術內容的組合,或一份引證文件中之部分技術內容的組合,或引證文件中之技術內容與其他形式已公開之先前技術內容的組合進行比對。為更詳細揭露引證文件中所揭露之技術特徵,在該引證文件中明確敘及另一參考文件時,若該參考文件在引證文件公開日之前已能為公眾得知,則該參考文件應被視為引證文件的一部分,亦即引證文件與參考文件共同揭露之先前技術仍屬單一文件中所揭露之先前技術。同理,引證文件中明確放棄之事項或明確記載之先前技術,均應被視為單一文件中所揭露之先前技術。此外,使用字典、教科書、工具書之類的參考文件解讀引證文件中之用語,該參考文件亦被視為引證文件的一部分,屬單一文件中所揭露之先前技術。」換言之,若是單一引證文件就足以揭露請求項之所有技術內容,那麼該請求項就不具備新穎性。另外,若是要使用額外的引證文件時,必須是原引證文件中已揭露來源或是僅用以解釋原引證文件之專有名詞,始得為之。

參考資料

專利法(民國100年12月21日修正,本法規部分或全部條文尚未生效) ,智慧財產法院,全國法規資料庫
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070007

專利審查基準

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一件發明專利申請案在經過發明人的努力,從構思發明開始,接著經過重重的實驗乃至於成功,將發明技術本身轉換為說明書及圖式,遞交申請書、說明書及圖式至智慧局,審查人員的把關,說明書的補充修正,終究最後智慧局發出核准通知,這一段漫長的過程,往往會花去至少3~5年的時間。此時,發明人或許會想了解,花了這麼多的時間所申請並得到的專利權,甚麼時候才可以用來保護自己的權益呢?

    根據專利法第51條規定,「申請專利之發明,經核准審定後,申請人應於審定書送達後三個月內,繳納證書費及第一年年費後,始予公告;屆期未繳費者,不予公告,其專利權自始不存在。申請專利之發明,自公告之日起給予發明專利權,並發證書。發明專利權期限,自申請日起算二十年屆滿。」由此可見,專利權生效日需具備下述條件:

    一、繳納證書費及第一年年費

    二、公告之日起算

此時,專利權人應會有所疑惑,因為本國專利法為了促進產業發展,設有早期公開制度,也就是專利申請案在申請日後18個月若沒有法定排除事項時,就必須公開。再者,由於法律規定專利權必須於繳納證書費及第一年年費,並經公告後始具備專利權。因此,在公開至公告這段期間中,實際上並沒有專利權之適用。

有鑑於此,立法者於專利法第40條更明文規定,「發明專利申請人對於申請案公開後,曾經以書面通知發明專利申請內容,而於通知後公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人,得於發明專利申請案公告後,請求適當之補償金。對於明知發明專利申請案已經公開,於公告前就該發明仍繼續為商業上實施之人,亦得為前項之請求。」藉此,在滿足專利法第40條的條件下,專利權人於發明專利公開後至公告前之期間,亦可得到保障。

然而,在實務上,判斷公開至公告間之補償並無法直接判斷得知,因為發明專利在經過核駁答辯之過程後,常常會牽涉到申請專利範圍的修正,所以會造成核准公告的申請專利範圍與公開時的申請專利範圍不同。因此,在判斷公開至公告期間之補償,仍需要審酌該件發明專利的整個申請流程,始能確定之。

至於從申請日開始到公開前的期間呢?本國專利法並未規定此段期間的補償,應是基於該件發明專利申請案並未公開,所以他人實施與該件發明專利相同之技術時,並無從得知該技術已被申請。

 

 

參考資料

專利法(民國100年12月21日修正,本法規部分或全部條文尚未生效) ,智慧財產法院,全國法規資料庫
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070007

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一般人在看待「專利權」時,常常會認為有專利權的人代表可以做與專利相同之產品,而且專利是先申請主義,所以只要自己獲得了專利,並且做與專利說明書中所申請的一模一樣的產品,就不會被其他人告了。另外,當一發明有多個發明人時,也常常會有發明人爭奪排名之順序,並認為發明人排在前位係代表對該發明具有較大之貢獻。然而,前述的觀點並非正確,本文將於後續段落一一詳述。

首先,自專利法第56條規定,「物品專利權人,除本法另有規定者外,專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權。方法專利權人,除本法另有規定者外,專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權。」換言之,專利權實際上是ㄧ種排除他人實行某種動作之權利。為使讀者更快速了解排他權之真義,茲舉出案例說明排他權之意義:

【案例】發明人甲發明一椅子,並且申請專利A,其後,發明人乙認為專利A之椅子如果能加入一靠背,使用者可以更舒適的坐在椅子上,因此發明一具有靠背的椅子,並且申請專利B。專利A及B皆被經濟部智慧局核准專利。試問:發明人甲是否可以不經發明人乙之授權製造專利B之椅子?發明人乙又是否可以不經發明人甲之同意製作專利B之椅子?

【答】首先,針對第一個問題,發明人甲是否可以不經發明人乙之授權製造專利B之椅子,根據專利法第56條之規定,顯然地,由於發明人乙申請專利B並獲准,因此,發明人乙可以排除發明人甲製造專利B之椅子。

至於第二個問題,發明人乙是否可以不經發明人甲之同意製作專利B之椅子,其答案亦是不行,理由如後:發明人乙雖然可以排除他人製作專利B之椅子,然而,發明人甲之專利A之排他權亦可同時發動,因為專利B之椅子之全部要件已經全部落入專利A之範圍之中。因此,發明人乙也無法實施專利B之椅子。

藉由上述的案例,讀者應可更了解專利權之實際效果。然而,當上述情況發生時,豈不是發明人甲及乙皆無法實施專利B之椅子,而產生鷸蚌相爭(發明人甲、乙支付年費),漁翁得利(智財局收取年費)之情況?

實則不然,前述之情況可以透過交互授權解套,也就是發明人甲、乙分別將自己的專利A、B交互授權給對方。換言之,發明人甲、乙皆可以製造專利A或B的椅子。若將此一情況放大,有心的業者自然會努力的以專利權保護自己的產品,並進而阻擋其他新踏入的業者。至於新踏入的業者除非能夠研發出新技術,否則終將會被專利授權金侵蝕利潤,而無法進一步壯大自身的產業。由此觀之,專利法其實鼓勵發明人創新,並且促使發明人公開自身的技術以促進各產業不要再往相同的發明投資。

至於發明人之排名順序,針對台灣之專利法而言,並未有任何規定其順位代表對於一發明之貢獻。專利中之發明人欄位係用以表示發明人之人格權,並且發明人欄位中所填之發明人都對於該發明具有貢獻。至於排名順序代表發明之貢獻度之迷思,可能是在學術界中之習慣產生,一篇論文的作者順序代表了貢獻度之大小,故產生發明人爭奪排名之順序情況。

綜上,根據前述之解釋,讀者應可更加了解專利所代表之意義,並且應可減少對於專利之迷思。

 

參考資料

專利法(民國100年12月21日修正,本法規部分或全部條文尚未生效) ,智慧財產法院,全國法規資料庫
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070007

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在專利實務中,當發明人完成一發明並希望透過專利保護該發明之技術時,往往會希望盡快的完成該發明之專利申請,其目的不外乎就是希望可以盡早取得申請日。為何申請日如此重要,請參閱後續段落。

綜觀各國之專利法,多數是採取先申請主義,台灣亦是。專利法第31條規定,「同一發明有二以上之專利申請案時,僅得就其最先申請者准予發明專利。」,另外,第22條第1項及第4項中亦規定「凡可供產業上利用之發明,無下列情事之一者,得依本法申請取得發明專利:一、申請前已見於刊物或已公開使用者。二、申請前已為公眾所知悉者。」「發明雖無第一項所列情事,但為其所屬技術領域中具有通常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成時,仍不得依本法申請取得發明專利。」,簡單的說,世界各地不斷產生的技術會隨時間推衍而不斷的增加,所以不論是新穎性或進步性的考量,當你申請的越早,可以用來阻擋你的先前技術(PRIOR ART)就必然的越少。自然而然地,發明人當然會希望申請日越早越好。

至於如何認定一件專利申請案之申請日?專利法第25條第1項規定,「申請發明專利,由專利申請權人備具申請書、說明書及必要圖式,向專利專責機關申請之。」另依專利法施行細則第9條規定,「申請文件不符合法定程式而得補正者,專利專責機關應通知申請人限期補正;屆期未補正或補正仍不齊備者,即處分不受理。但於該不受理處分合法送達前補正者,本局仍應受理。」在審查基準第一篇第一章總則中,更詳列了如專利申請權人備具申請書、說明書及必要圖式有部分缺漏或全部缺漏之各項情況時,申請日之認定該如何處置。由此可見,經濟部智慧局對於申請日的認定非常嚴謹,稍有不慎將嚴重影響專利申請人之權益。

 

參考資料

專利法(民國100年12月21日修正,本法規部分或全部條文尚未生效) ,智慧財產法院,全國法規資料庫
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070007

專利審查基準

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從侵權角度討論以手段功能用語表示之申請專利範圍(三)

眾律國際法律事務所

眾律國際專利商標事務所

專利師 楊智成

 

案例4:智慧財產法院(97,民專訴,18)

本案例有關於手段功能用語記載應注意是否明確。判決書中提到:

「多芯結構,其包含有一多數可互操作之芯結構設置於該至少一器室之內供用於促進該凝結液朝向該蒸發區流動」之技術特徵而言,其係關於一種「多芯結構」元件之界定,而此種多芯結構為一包含有多數可互操作之芯結構設置於該至少一器室之內且可促進凝結液朝向蒸發區流動之多芯結構。由上述可知系爭專利A申請專利範圍第1項已完整揭示技術特徵之結構,應無依專利法施行細則第18條第8項認定有手段功能用語而為解釋之必要。

系爭專利A申請專利範圍第1項「促進該凝結液朝向該蒸發區流動」之技術特徵屬於「純功能」之記載,僅針對自然毛細現象之功效與現象進行描述,屬於「純功能」之記載,欠缺具體技術特徵,所屬領域具有通常知識者毫無想像出其具體結構之可能性。然而此一技術特徵並非「技術特徵無法以結構、性質或步驟界定,或者以功能界定較為清楚」者,舉例而言,系爭專利A申請專利範圍第1項本身之附屬項第2項、第9項即分別以「多芯結構的一芯吸力因子係隨著距該蒸發區之流動距離減少而增加,以促進當該凝結液接近該蒸發區時一增加的流動速率」、「該多芯結構包括一隨著至該蒸發區之流動距離的減少而減少孔隙度之芯結構」等具體結構、性質或步驟界定出「促進該凝結液朝向該蒸發區流動」技術特徵,並無困難,足見原告於申請本件專利時,「促進該凝結液朝向該蒸發區流動」技術特徵,絕非「技術特徵無法以結構、性質或步驟界定,或者以功能界定較為清楚」者。

因此,本案非屬「技術特徵無法以結構、性質或步驟界定,或者以功能界定較為清楚」者,與專利審查基準第2-1-46頁之規定不符,應非「手段功能用語」。再者,系爭專利A之申請專利範圍本可以清楚的用結構加以界定,然卻反以「純功能」之方式加以界定,當已導致申請專利範圍不明確,具有法定應撤銷事由。

案例5:智慧財產法院(97,民專訴,22)

本案例有關於手段功能用語記載是否為功能性子句。判決書中提到:

系爭專利申請專利範圍第1項:「一種滑輪曬衣架之結構改良,係由主滑輪架、副滑輪架、吊繩及曬衣桿所組成(要件1),而該主滑輪架及副滑輪架係相對固定在樓板底面(要件2),且該主滑輪架係於一殼體內樞設有一滾輪(要件3),並於殼體內位在滾輪下方側邊設有一無軸心之自由壓輪(要件4),且在副滑輪架及主滑輪架的滾輪與自由壓輪之間牽設上述之吊繩(要件5),使吊繩在主滑論架與副滑輪架的下方垂下兩吊掛部,而得在兩吊掛部之間吊置曬衣桿(要件6); 其特徵在於該主滑輪架內之滾輪的圓周面上設有一間隔環,並在自由壓輪上設有一相對於間隔環之環溝(要件8),而得藉由該滾輪上之間隔環隔開兩相鄰的吊繩(要件7),俾得避免拉動吊繩時兩相鄰的吊繩絞在一起,或因緊靠在一起所造成的摩擦所以得減少施力,而可輕鬆拉動吊繩。」系爭「輕鬆昇降曬衣架」每一要件皆為系爭專利第1 項所對應之各要件文義所讀入(全要件原則成立),故系爭曬衣架落入系爭專利申請專利範圍第1項請求項之文義範圍。

在此,本案經法院解析系爭專利申請專利範圍第1項獨立項範圍,將其技術特徵解析為八個要件,然而,本案之要件1到8皆為結構性用語,且結構已詳細敘述。當已完整敘述的結構性用語之後再加入手段功能用語敘述時(俾得避免…),法院解讀沒有將功能敘述當做技術特徵。顯然的,同一請求項同時具完整敘述的結構性用語及手段功能用語時,手段功能用語應只是幫助理解該發明因結構所帶來的功效,於侵權判斷時不列入考慮。至於結構性用語是否已達「完整程度」,本組認為應以個案認定。

小結

由上述案例4、5可知,當申請專利範圍可以直接清楚定義出裝置的特徵結構時,不能也不需要加入純功能性的記載。加入純功能性的記載並非幫助限定本發明,而是成為不符合專利審查基準的贅語,徒增專利權喪失的風險。另一方面,當申請專利範圍已經具完整敘述的結構性用語時,僅管額外加入了手段功能用語,於侵權判斷時仍不列入考慮,故上述案例中手段功能用語並無實益。

案例6:智慧財產法院(98,民專上,19)

本案係有關於未能找到相對應功能的結構與材料,此時手段功能用語請求項可能不明確的問題。判決書中提到:

申請專利範圍第6項:

一種利於訂閱者自動設定所欲之廣告模式以及廣告類別之儲存媒體,包含:

設定廣告模式之功能手段或裝置,以利於該訂閱者得到回饋之方式;

設定廣告類別之功能手段或裝置,以利於該訂閱者設定所要接收之廣告類別;及

產生媒合資訊之功能手段或裝置,以及知會媒合系統之功能手段或裝置,以利於與一廣告媒合系統進行雙向耦合。

系爭專利申請專利範圍第6 項為手段功能用語請求項,但於說明書與圖式中,並未能找到該等手段功能用語對應之結構及材料,且亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明的內容,不參酌先前技術文獻即能瞭解對應的結構及材料,故系爭專利申請專利範圍第6 項因說明書或圖式不載明實施必要之事項,使實施為不可能或困難者,有違系爭專利核准時之專利法第71條第3 款之規定。

系爭專利核准時所適用之專利法(86年5月7日修正)第71條第3款定有明文。次按「當請求項中出現功能手段語言時,若在說明書之文字描述中未對其非習知的部分提出對應的說明,該請求項即無法視為已特別指出並清楚地主張或限定其發明。例如,申請人在說明書之文字描述只揭露所執行的功能,而未針對執行功能的硬體或硬體與軟體的結合,提出明示的、暗示的或襲承前案或相關文獻的解說,則該申請案中對應於請求項內所載之功能手段,將視為並未揭露任何構成。審查時應以未適當揭露的理由,核駁該請求項。」

對應到現行專利審查基準,於第2-9-21頁對於手段功能用語或步驟功能用語請求項是否明確且為發明說明及圖式支持,其判斷原則第1點後段規定:「該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明的內容不參酌先前技術文獻即能瞭解對應的結構、材料或動作者。」

小結

由此案觀之,請求項用語中雖已符合手段功能用語之形式要件,但若涉及舉發或侵權時,法院解讀申請專利範圍,對照系爭專利說明書,而並未能找到相對應功能的結構與材料,此時手段功能用語請求項可能不明確,且無法為發明說明及圖式支持。此時係爭專利的有效性有可能遭受質疑。

    參考資料 :

1.      Construing the "Function" of a Means-Plus-Function Claim Element

2.      Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 2181
3.      Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 2183
4.      專利判決解析   陳啟桐   專利師雜誌
5.      功能記載之申請專利範圍之解釋    劉國讚   專利師雜誌
6.      手段功能用語之解釋與應用   劉爾順   世新大學法學院碩士論文
7.      智慧財產法院判決書 (98,行專訴,41)
8.      台中地方法院判決書 (96,,13)
9.      智慧財產法院判決書 (97,民專訴,18)
10.    智慧財產法院判決書 (97,民專訴,22)
11.    智慧財產法院判決書 (98,民專上,19)
12.    智慧財產法院判決書 (99,行專訴,47)

13.    智慧財產法院判決書 (99,民專上,5)

14.    智慧財產法院判決書 (98,民專上,22)

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新型專利採形式審查,對新型專利申請案不進行前案檢索,亦不做是否滿足實體要件之判斷,通過形式審查後就核准專利,並繳費公告領證。由於此種權利的內容存在著相當的不安定性及不確定性,若新型專利權人利用此一不確定性的權利而不當行使,可能產生權利濫用之情形。所以,專利法第104條規定:「新型專利權人行使新型專利權時,應提示新型專利技術報告進行警告。」同法第105條復明定「新型專利權人之專利權遭撤銷時,就其於撤銷前,對他人因行使新型專利權所致損害,應負賠償之責。前項情形,如係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者,推定為無過失。」藉由新型專利技術報告的提出,以避免新型專利權人濫行訴訟。

 

其中,當新型專利權人收到新型專利技術報告後,通常在報告中會看到審查委員針對各個申請專利範圍進行審核,並且分別區分代碼1~6及不賦予代碼,代碼1~6及不賦予代碼之各種意思如下所述:

代碼1:本請求項的創作,參照所列引用文獻的記載,無新穎性。(專利法第94條第1項第1款、第2款)

代碼2:本請求項的創作,參照所列引用文獻的記載,無進步性。(專利法第94條第4項)

代碼3:本請求項的創作,與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同。(專利法第95條)

代碼4:本請求項的創作,與申請日前提出申請的發明或新型申請案相同。(專利法第108條準用第31條第1項、第4項)

代碼5:本請求項的創作,與同日申請的發明或新型申請案相同。(專利法第108條準用第31條第2項、第4項)

代碼6:無法發現足以否定其新穎性等要件之先前技術文獻等。

不賦予代碼:說明書記載不明瞭等,認為難以有效的調查與比對之情況。

 

實際而言,新型專利技術報告的審查方式係類似發明專利之實體審查,也就是針對專利本身的新穎性以及進步性考量。另外,過去對於請求項難以比對,致無法為有效調查之情事者,新型專利技術報告之比對結果係為代碼6,常常造成實務上之困擾,因無法判斷究竟該申請專利範圍具備新穎性及進步性,亦或是審查委員認為申請專利範圍難以比對。因此,自100年1月25日起,若是有前述難以比對之情況,新型專利技術報告之比對結果改採「不賦予代碼」方式辦理,並於比對結果欄位內敘明不予代碼之理由。

 

理論上,當新型專利權人行使新型專利權時,所提示新型專利技術報告中,最佳是申請專利範圍之代碼為6。換句話說,審查委員認為該申請專利範圍在目前的檢索範圍中,並未發現足以核駁該申請專利範圍之新穎性或進步性之先前技術。此時,所出示之新型專利技術報告始具有較大之證據力。

 

參考資料

專利法(民國100年12月21日修正,本法規部分或全部條文尚未生效) ,智慧財產法院,全國法規資料庫
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070007
 

經濟部智慧局網站
http://www.tipo.gov.tw/ch/News_NewsContent.aspx?NewsID=5021

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根據專利法第24條規定,動、植物及生產動、植物之主要生物學方法,以及人體或動物疾病之診斷、治療或手術方法,以及妨害公共秩序、善良風俗或衛生者,即便該發明確實據有新穎性及進步性,也不得取得專利,以下遂一一針對各不予專利事項說明:

一、    動、植物及生產動、植物之主要生物學方法
「動、植物」一詞含蓋動物及植物,亦包括轉殖基因之動物及植物。以動物或植物為申請標的者,依專利法規定應不予專利。對於生產動、植物之方法,專利法僅排除主要生物學方法,不排除非生物學及微生物學之生產方法。


二、    人體或動物疾病之診斷、治療或手術方法
與生物技術領域相關之投遞基因的治療方法屬於施用於人體或動物體之治療方法,或中草藥相關發明之申請標的為直接以有生命的人體或動物為實施對象而診斷、治療或外科手術處理疾病之方法,為不予專利之項目。但活體外修飾基因之方法、活體外偵測或分析生物材料之方法、供基因治療方法用之基因、載體或重組載體,則非屬法定不予專利之項目。

三、    發明妨害公共秩序、善良風俗或衛生者
專利法的目的雖在於鼓勵、保護、利用發明,以促進產業發展,然亦應尊重、保護人性尊嚴及生命權,並維持社會秩序。舉例而言,生物相關發明會妨害公共秩序、善良風俗或衛生者,依專利法規定應不予專利,例如複製人及其複製方法(包括胚胎分裂技術)、改變人類生殖系之遺傳特性的方法及其產物、由人體及動物的生殖細胞(germ cell)或全能性細胞(totipotent cell)所製造之嵌合體(chimeras)及製造嵌合體的方法。此外,若申請標的涉及人體形成和發育的各個階段的物或方法,包括生殖細胞、受精卵、
桑葚胚、囊胚、胚胎、胎兒等以及製造人體形成和發育的各個階段的方法,亦違反公序良俗,應不准專利。
人類胚胎幹細胞相關之發明,若有發展成人類個體的潛能者,違反公序良俗,應不准專利,例如人類全能性細胞以及培養或增殖人類全能性細胞的方法。至於由人類全能性細胞進一步分裂而成之人類多能性胚胎幹細胞(human embryonic pluripotent stem cells),若無發展成人類的潛能,其相關發明應無違反公序良俗。

 

參考資料

專利法(民國100年12月21日修正,本法規部分或全部條文尚未生效) ,智慧財產法院,全國法規資料庫
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawContent.aspx?PCODE=J0070007

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中華民國專利之審查制度

眾律國際專利商標事務所

專利工程師 袁嘉瑩

     中華民國專利審查制度之原則為「先程序審查,後實體審查」,依據我國專利法規定,發明專利及新式樣專利需經過程序審查及實體審查,新型專利只需經程序審查及形式審查,新型專利通常自申請日起四到六個月即可獲得專利權,較發明專利平均審查時間之二到三年迅速得多,其原因係新型專利通常針對技術層次較低且生命周期較短之創作,新型專利所給予專利權利期限只有十年,但是十年對於隨著時代變遷而淘汰之產品已相當足夠,而發明專利及新式樣專利之權利期限分別為二十年及十二年。

一、程序審查內容為檢視各種申請文件是否符合專利法及專利法施行細則之規定,其中因為中華民國專利法對於專利之申請採先申請原則,申請日為提出專利申請案當天,專利審查則以申請日之前技術為基準,所以申請日之認定對專利申請非常重要。

二、實體審查內容為檢視專利申請案是否具備專利要件中的新穎性、進步性或產業利用性。其中對於發明申請案件,智慧財產局不會主動進行實體審查,必須由申請人或第三人於法定期間(三年)內提出實體審查之申請,若未於法定期間內申請實體審查,則該發明申請案撤回。至於提出實體審查之申請人,由中華民國專利法第三十七規定:自發明專利審請日起三年內,任何人均得向專利專責機關申請實體審查。

三、形式審查內容為檢視新型專利說明書及圖式判斷是否滿足形式要件,而不進行需要耗費大量時間之前案檢索及申請案是否具備專利要件中的新穎性、進步性或產業利用性之實體審查。

由於專利審查之作業過程相當複雜,需要耗費大量時間,依據中華民國專利法第三十九條規定:發明專利申請案公開後,如有非專利申請人為商業上之實施者,專利專責機關得依申請優先審查之。又發明專利申請案於民國10071日起提出發明專利加速審查作業方案,請求時間於發明專利申請案經智慧財產局通知即將進行實體審查或再審查,並且專利申請案已公開,只要申請人符合下列三種事由其中一項,即可提出申請。

一、外國對應申請案經外國專利局實體審查而核准者。

二、外國對應申請案經美日歐專利局核發審查意見通知書及檢索報告但尚未審定者。

三、為商業上之實施所必要者。

前兩項需檢送指出對應案違反新穎性及進步性之文獻,第三項申請時加速審查申請書應敘明商業實施狀況。

 

 

參考資料 :

專利法,(民國 100 年 12 月 21 日修正) ,全國法規資料庫,

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070007

專利法施行細則,(民國 99 年 11 月 16 日修正) ,全國法規資料庫,

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070008

經濟部智慧財產局,

http://www.tipo.gov.tw/ch/index.aspx

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中華民國專利之審查制度
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 眾律國際專利商標事務所
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             專利工程師袁嘉瑩
 

    中華民國專利審查制度之原則為「先程序審查,後實體審查」,依據我國專利法規定,發明專利及新式樣專利需經過程序審查及實體審查,新型專利只需經程序審查及形式審查,新型專利通常自申請日起四到六個月即可獲得專利權,較發明專利平均審查時間之二到三年迅速得多,其原因係新型專利通常針對技術層次較低且生命周期較短之創作,新型專利所給予專利權利期限只有十年,但是十年對於隨著時代變遷而淘汰之產品已相當足夠,而發明專利及新式樣專利之權利期限分別為二十年及十二年。

一、程序審查內容為檢視各種申請文件是否符合專利法及專利法施行細則之規定,其中因為中華民國專利法對於專利之申請採先申請原則,申請日為提出專利申請案當天,專利審查則以申請日之前技術為基準,所以申請日之認定對專利申請非常重要。

二、實體審查內容為檢視專利申請案是否具備專利要件中的新穎性、進步性或產業利用性。其中對於發明申請案件,智慧財產局不會主動進行實體審查,必須由申請人或第三人於法定期間(三年)內提出實體審查之申請,若未於法定期間內申請實體審查,則該發明申請案撤回。至於提出實體審查之申請人,由中華民國專利法第三十七規定:自發明專利審請日起三年內,任何人均得向專利專責機關申請實體審查。

三、形式審查內容為檢視新型專利說明書及圖式判斷是否滿足形式要件,而不進行需要耗費大量時間之前案檢索及申請案是否具備專利要件中的新穎性、進步性或產業利用性之實體審查。

由於專利審查之作業過程相當複雜,需要耗費大量時間,依據中華民國專利法第三十九條規定:發明專利申請案公開後,如有非專利申請人為商業上之實施者,專利專責機關得依申請優先審查之。又發明專利申請案於民國10071日起提出發明專利加速審查作業方案,請求時間於發明專利申請案經智慧財產局通知即將進行實體審查或再審查,並且專利申請案已公開,只要申請人符合下列三種事由其中一項,即可提出申請。

一、外國對應申請案經外國專利局實體審查而核准者。

二、外國對應申請案經美日歐專利局核發審查意見通知書及檢索報告但尚未審定者。

三、為商業上之實施所必要者。

前兩項需檢送指出對應案違反新穎性及進步性之文獻,第三項申請時加速審查申請書應敘明商業實施狀況。

 

 

 

參考資料 :

專利法,(民國 100 12 21 日修正) ,全國法規資料庫,
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070007
專利法施行細則,(民國 99 11 16 日修正) ,全國法規資料庫,
http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070008

經濟部智慧財產局,

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根據台灣專利法第23條規定,「申請專利之發明,與申請在先而在其申請後始公開或公告
之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者,不得取得發明專利。但其申請
人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者,不在此限。」另外,美國專利法
102(e)規定,「A person shall be entitled to a patent unless--(e) the invention was 
described in (1) an application for patent, published under section 122(b) [35 USC 122(b)], 
by another filed in the United States before the invention by the applicant for patent or (2)
 a patent granted on an application for patent by another filed in the United States before
 the invention by the applicant for patent, except that an international application filed under
 the treaty defined in section 351(a) [35 USC 351(a)] shall have the effects for the purposes
 of this subsection of an application filed in the United States only if the international 
application designated the United States and was published under Article 21(2) of such 
treaty in the English language.
 
依前段所述,台灣及美國專利法皆有類似之規定。具體而言,這是一般在比"申請日"
的新穎性規定,換言之,即便先申請案之公開或公告日晚於後申請案之申請日,若先申請
案之說明書或圖式與後申請案相同,則後申請案將會因為先申請案擬制為後申請案之先前
技術,而喪失新穎性。
 
其中,在台灣專利法中並未規定此一擬制喪失新穎性可適用於進步性之判斷。根據台
灣專利法第22條第4項之進步性規定:「申請專利之發明為該發明所屬技術領域中具有通
常知識者依申請前之先前技術所能輕易完成者,不得取得發明專利。」此處所謂之先前
技術,其判斷方式之一係該先前技術是否公開或公告而可使不特定人得以閱覽或知悉。
因此,若是在先申請案未公開之情況下,具有通常知識者自然無法依該未公開之先申請
案以完成該發明。
 
相反地,美國專利法103(a)有關進步性之規定,「(a) A patent may not be 
obtained though the invention is not identically disclosed or described as set 
forth in section 102 of this title, if the differences between the subject 
matter sought to be patented and the prior art are such that the subject matter 
as a whole would have been obviousat the time the invention was made to 
a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains.
 Patentability shall not be negatived by the manner in which the invention was 
made. 簡言之,美國專利法第103(a)關於進步性的核駁理由,已包含擬制喪失新
性102(e)之部分!
    
綜上所述,美國專利法與台灣專利法雖皆有類似擬制喪失新穎性之法律規定,
然而,針對適用擬致喪失新穎性之前案,僅有美國可進一步適用於進步性之判斷。
 
參考資料
專利法(民國100年12月21日修正,本法規部分或全部條文尚未生效) ,智慧財
產法院,全國法規資料庫
 

美國專利法102(e)、103(a)

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緣起:

 

專利法(以下簡稱本法)自三十三年五月二十九日制定公布,並自三十八年一月一日施行,歷經八次修正,最後修正日期為九十二年二月六日。

 

隨著知識經濟崛起,無形智慧財產權已取代傳統資產,成為企業管理及國家發展之重要資源,故協助產業創新研發,提升國家整體競爭力,已成為政府當前之首要目標。近年來,政府鼓勵創新研發、對於推動落實智慧財產權保護格外重視,尤其是專利權,更是促進社會進步及產業競爭之首要利器,與科技發展及國家競爭力息息相關,亦為衡量國家現代化程度之重要指標。

 

為鼓勵產業創新研發,提升我國經濟實力及產業競爭力,並為推動六大新興產業中,與生物技術、綠色能源及精緻農業等至為攸關之國內重要產業發展,及提升專利審查品質之需要,兼以國內外產業競爭,因應全球化趨勢影響,具有國際性之專利制度,尚應與國際規範相調和。經持續觀察國際智慧財產權環境變遷,密切關注各國專利法修正動態,並配合科技高度發展,除研議各項專利修正議題,自九十五年起陸續召開十五場公聽會外,同時對於現行法之施行情形,亦廣納各界意見,積極檢討有無不足或尚須修正之處,經整合後,現行專利制度有再修正之必要,並自九十八年二月起再召開八場公聽會,聽取各界意見,爰擬具「專利法」修正草案,並且新修正之專利法,於中華民國100年12月21日經總統公布後,行政院於101年8月22日以院臺經字第1010139937號令定自102年1月1日施行。

 

主要修正要點:

經濟部智慧局係羅列共達20項之修正要點如下:

一、明確界定創作之定位

創作為發明、新型及設計之上位概念,為避免創作係「新型」或「設計」之誤解,及解決現行法對於「創作」有廣、狹範圍不一之情況,爰將發明、新型與設計併列為創作之類型。(修正條文第一條)

 

二、變更新式樣專利名稱為「設計專利」

茲為符合產業界及國際間對於設計保護之通常概念,及明確表徵設計保護之標的,爰參考國際立法例,將現行「新式樣」一詞修正為「設計」。(修正條文第二條及第一百二十一條

 

三、增訂發明、新型及設計之「實施」之定義

按「實施」包括「製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口」等行為,應屬「使用」之上位概念,為解決現行本法對於「使用」與「實施」之用詞不一,所產生解釋上之困擾,爰增訂實施之定義,並修正相關條文「實施」與「使用」之用語。(修正條文第二十二條、第五十八條、第八十七條、第一百二十二條及第一百三十六條)

 

四、修正優惠期之適用範圍並增訂其事由

將於事實發生後六個月內申請發明及新型專利之優惠期適用範圍,由現行僅及於新穎性,修正為包含新穎性及進步性(在設計專利者,為創作性),擴大優惠期之適用範圍;於得主張優惠期之事由,新增依己意於刊物發表者。(修正條文第二十二條第一百二十二條)

 

 

五、將申請專利範圍及摘要獨立於說明書之外

配合國際立法趨勢,將現行說明書包含「申請專利範圍」及「摘要」,修正為獨立於說明書之外。(修正條文第二十三條及第二十五條)

 

六、增訂說明書、申請專利範圍及圖式以外文本提出之相關配套規定

明定以外文本提出申請者,其外文本不得修正,並配套引進誤譯訂正制度之規定;授權訂定外文本外文種類之限定及其應載明事項之辦法。(修正條文第二十五條、第四十四條、第六十七條、第一百零六條、第一百十條、第一百二十五條、第一百三十三條、第一百三十九條及第一百四十五條)

 

七、導入復權規範

為鼓勵創新、保護研發之成果,增訂申請人或專利權人如非因故意而未於申請時主張優先權、視為未主張或未依時繳納專利年費,致生失權之效果者,准其申請回復之機制。又回復專利權之效力,不及於原專利權消滅後至准予回復專利權公告前,以善意實施或已完成必須之準備者。(修正條文第二十九條、第五十二條、第五十九條及第七十條)

 

 

八、放寬申請分割時點之限制

採行發明專利核准後分割制度,增訂申請人於初審核准審定書送達後三十日內得提出分割申請之規定。(修正條文第三十四條)

 

九、完備審查中之修正制度

「補充、修正」之用語改為「修正」,刪除申請人主動提出修正之時間限制;為免延宕審查時程,增訂「最後通知」制度,申請人於專利專責機關為最後通知後,申請專利範圍之修正,僅得就特定事項為之;違反者專利專責機關得逕為審定。(修正條文第四十三條)

 

十、修正有關醫藥品或農藥品之專利權期間延長相關規定

放寬申請醫藥品或農藥品之專利權期間延長之規定,刪除現行本法規定為取得許可證無法實施發明之期間須於公告後二年以上之限制;增訂專利權屆滿時尚未審定者,其專利權期間視為已延長;核准延長發明專利權期間之範圍,僅及於許可證所載之有效成分及用途所限定之範圍。(修正條文第五十三條、第五十四條及第五十六條)

 

十一、增訂並修正專利權效力不及之事項

增訂非出於商業目的之未公開行為、專利權人依第七十條第二項規定回復專利權效力並經公告前,以善意實施或已完成必須之準備者、以取得藥事法所定藥物查驗登記許可或國外藥物上市許可為目的,而從事之研究、試驗及其必要行為,均為專利權效力不及之事項;復按權利耗盡原則究採國際耗盡或國內耗盡原則,本屬立法政策,無從由法院依事實認定,本次修正明確採行國際耗盡原則。(修正條文第五十九條及第六十條)

 

十二、明確界定專屬授權相關規定

明定授權得為專屬授權或非專屬授權、專屬授權之定義與專屬授權及非專屬授權之再授權規定。(修正條文第六十二條及第六十三條)

 

十三、修正舉發相關規定

廢除依職權審查之制度;修正得提起舉發之事由,並明定其舉發事由依核准審定時之規定,惟因分割、改請或更正超出申請時所揭露之範圍,或更正實質擴大或變更公告時之專利權範圍者,因該等事由均屬本質事項,核准審定時舉發事由雖未規定,仍得舉發;另就程序規定部分,增訂得就部分請求項提起舉發、舉發之審查得依職權審酌、合併審查、合併審定及舉發審定前得撤回等規定,並刪除依職權通知更正之規定。(修正條文第七十一條、第七十三條、第七十五條及第七十八條至第八十二條)

 

十四、修正專利特許實施之規定

將「特許實施」名稱修正為「強制授權」,並修正其相關規定,包括申請事由、要件,並須於作成強制授權處分時,同時核定補償金。(修正條文第八十七條至第八十九條)

 

十五、增訂有關公共衛生議題之規定

配合世界貿易組織(WTO)為協助開發中國家及低度開發國家取得所需專利醫藥品,以解決其國內公共衛生危機,強制授權生產所需之醫藥品,並明定適用本機制申請強制授權之範圍。(修正條文第九十條及第九十一條)

 

十六、修正專利侵權相關規定

依據權利人民事救濟請求權之性質,明定損害賠償請求權及侵害排除防止請求權之規定;損害賠償之請求以侵權行為人主觀上有故意或過失為必要。增訂得以合理權利金作為損害賠償計算之方式,就權利人之損害設立法律上合理補償底限,並適度免除舉證責任之負擔。另為釐清專利標示規定之用意,刪除未附加標示者,不得請求損害賠償之規定。(修正條文第九十六條至第九十八條)

 

十七、新型專利制度整體配套規劃修正

就同一人於同日以相同創作,分別提出發明及新型專利申請者,增訂於發明核准審定前通知擇一之規定,選擇發明者,其新型專利自始不存在,選擇新型者,其發明不予專利;增訂新型修正明顯超出申請時之範圍者,作為不予專利之事由;修正新型專利權人行使權利應盡之注意義務;新型專利更正採行形式審查制,但與舉發案合併審查時,採實質審查並合併審定。(修正條文第三十二條、第一百十二條、第一百十七條及第一百十八條)

 

十八、設計專利制度整體配套規劃修正

開放設計專利關於部分設計、電腦圖像及使用者圖形介面設計(Icons & GUI)、成組物品設計之申請;新增衍生設計制度,並廢止聯合新式樣制度。(修正條文第一百二十一條、第一百二十七條及第一百二十九條)

 

十九、增訂過渡條款

本次修正重點包括新增得主張優惠期之事由、發明專利初審核准審定後得提出分割申請、新型專利單純更正申請採形式審查、修正舉發、更正及設計專利相關規定等事項,皆屬專利制度重大變革,爰增訂新舊法律過渡期間規定,以資適用。(修正條文第一百四十九條至第一百五十八條)

 

 

二十、明定本法施行日期由行政院定之

因本次修正為全案修正,實務作業程序亦須配合調整修正,另增訂多項專利制度重大變革事項,須有足夠時間準備及因應,更有必要使各界有充分瞭解及適應修正後之制度運作,爰明定本法施行日期,由行政院定之。(修正條文第一百五十九條)

 

 

修正要點討論:

本次修法雖有多項法條之修正,甚至於法條之項次變動。然而,專利法之基本精神並未修改,並且有多項修正皆是順應國際趨勢所為,此舉將有助國內專利從業人員之作業程序。其中,個人認為較重要之修正要點不外乎如後所述:

 

1.導入復權規範:
根據現行法規,主張國外或國內優先權時,須於申請時一併主張,否則將無法以補正的方式回復該優先權之主張。其中,修正後之本法則增訂非因故意之事由而得以回復該優先權之主張。另外,年費或證書費未繳納而導致喪失專利權之事由,亦訂定非因故意之事由而得以回復專利權,且可主張之期間皆較現行法規寬鬆。實言之,此對專利權人或申請人是一利多。

 

2.最後通知制度:
此一制度是效法日本特許制度,也就是在專利專責機關認有必要時可發出最後通知,申請人在接獲最後通知後,所提出之申復或修正內容,不能任意變動已審查過之申請專利範圍,如此一方面不會浪費原已投入之審查人力,達到迅速審查之效果,他方面能保持各申請案間之公平性。雖會造成申請案修正上之限制,但在申請案獲得完整之檢索與評價之前提下,有助於審查程序合理化,並可使審查意見通知具有明確性、合理性與可預期性之優點。

3.增訂並修正專利權效力不及之事項:
現行法令第57條第6款(修正後第59條第6款)於專利權效力不及之事項中,專利權人所製造或經其同意製造之專利物品販賣後,使用或再販賣該物品者。上述製造、販賣不以國內為限。其中,原本可販賣之區域需經由法院認定之,因此實務上將會有權力耗盡究採國際耗盡或國內耗盡原則之疑慮。故,本次修法明確立法為國際耗盡原則,以杜絕該疑慮。

4.修正舉發相關規定:
實務上,舉發往往會將以核准之申請專利範圍全部舉發,而修正後之本法則特別規定可就各別項次舉發。

5.修正專利侵權相關規定:
現行法規之損害賠償中之一係採總銷售說,明定於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時,以銷售該項物品全部收入為所得利益。惟依此方式計算損害賠償額,顯然將系爭之專利產品視為獨占該產品市場。然一方面專利並非必然是產品市場之獨占,侵權人之所得利益,亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益,非皆屬權利人應得之利益。另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時,因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人,其所得之賠償顯有過當之嫌。爰此,修正後之本法刪除該款後段,於請求損害賠償時,依實際個案情況衡量計算之。

6.新型專利制度整體配套規劃修正:
在專利申請實務上,申請人往往會透過一案兩請的方式,以取得較早之公開日或公告日。其中,因新型專利採形式審查,可先取得專利權,於審查發明時,如認該發明應准予專利權時,應通知申請人限期選擇其一;屆期未選擇者,即不予發明專利,以避免重複授予專利權。

7.設計專利制度整體配套規劃修正:
開放設計專利關於部分設計、電腦圖像及使用者圖形介面設計(Icons & GUI)、成組物品設計之申請;新增衍生設計制度,並廢止聯合新式樣制度。(修正條文第一百二十一條、第一百二十七條及第一百二十九條)

 

小結

綜上,雖此次修法有多數修正之處。然,專利之基本精神及架構並未因此受到影響。要特別提到的是,行政院於101年8月22日以院臺經字第1010139937號令定自102年1月1日施行,是故,專利權人或申請人應注意新專利法施行後所造成之各種權利影響。

參考資料

專利法(民國100年12月21日修正,本法規部分或全部條文尚未生效) ,智慧財產法院,全國法規資料庫
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專利法修正總說明及條文對照表
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                                                                                       專利說明書之構成所需文件

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專利工程師袁嘉瑩

一、發明名稱(title of the invention)

依據專利法施行細則第十五條第十一項規定:發明或新型名稱,應與其申請專利範圍內容相符,不得冠以無關之文字。因此,發明名稱應簡單寫出發明的特點及申請專利之標的。

二、發明摘要(abstract of the invention)

依據專利法施行細則第十六條規定:發明或新型摘要,應敘明發明所揭露內容之概要,並以所欲解決之問題、解決問題之技術手段及主要用途為限;其字數,不可超過二百五十字為限;有化學式者,應揭示最能顯示發明特徵之化學式。發明新型摘要,不得記載商業性宣傳詞句。

三、發明說明(field of the invention)

依據專利法施行細則第十六條規定:發明或新型說明,應敘明發明所屬之技術領域、先前技術、發明內容、實施方法及圖式簡單說明。

(一)發明所屬之技術領域(description of the related art)

簡單寫出發明應用在哪一領域。

(二)先前技術(background of the invention)

說明本發明的動機,就申請人所知先前已知技術,提出這些已知技術之缺點及無法達成之目的。

(三)發明內容(summary of the invention)

發明或新型所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效。

(四)實施方法(detailed description of the invention)

就一個以上發明或新型所欲解決之實施方式加以記載,必要時得以實施例說明;有圖式者,應參照圖式加以說明。

(五)圖式簡單說明(brief description of the drawings)

看圖說故事,配合圖式詳細說明該發明之具體實施例。

四、申請專利範圍(claims)

專利申請範圍可分為:物的請求項及方法請求項,物的請求項包括物質物品、設備、裝置等。方法請求項包括製造方法、處理方法、使用方法及特定用途的方法等。請求項又分為獨立項及附屬項。

(一)獨立項

依據專利法施行細則第十八條第二項規定:獨立項應敘明申請專利之的及其實施之必要技術特徵。其中技術特徵在物的發明中是指其結構特徵,在方法發明中則為實施之條件及步驟等特徵,而必要的技術特徵,則是指申請專利之發明為解決問題所不可或缺的特徵技術。

(二)附屬項

依據專利法施行細則第十八條第三項規定:附屬項應敘明其所依附之項號及申請標的,並述明所依附請求向外之技術特徵。解釋附屬項時,應包含所依附請求項之所有技術特徵。由於附屬項包含所依附請求項之所有技術特徵,所以,附屬項也是被依附之請求項的特殊實施方式,其中申請專利範圍必然落在被依附之請求項的範圍內。

參考資料 :

1.專利法施行細則,(民國 99 年 11 月 16 日修正) ,全國法規資料庫,

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070008。

2.魯明德,解析專利資訊(第三版),全華,2010年,第203-218頁。

3.廖和信、陳啟桐,發明專利申請及說明書撰寫-機械、電子、軟體,智慧財產

培訓學院教材,2009年,第19頁。

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專利說明書之構成所需文件     袁嘉瑩

 
 

一、發明名稱(title of the invention)

依據專利法施行細則第十五條第十一項規定:發明或新型名稱,應與其申請專利範圍內容相符,不得冠以無關之文字。因此,發明名稱應簡單寫出發明的特點及申請專利之標的。

二、發明摘要(abstract of the invention)

依據專利法施行細則第十六條規定:發明或新型摘要,應敘明發明所揭露內容之概要,並以所欲解決之問題、解決問題之技術手段及主要用途為限;其字數,不可超過二百五十字為限;有化學式者,應揭示最能顯示發明特徵之化學式。發明新型摘要,不得記載商業性宣傳詞句。

三、發明說明(field of the invention)

依據專利法施行細則第十六條規定:發明或新型說明,應敘明發明所屬之技術領域、先前技術、發明內容、實施方法及圖式簡單說明。

(一)發明所屬之技術領域(description of the related art)

簡單寫出發明應用在哪一領域。

      (二)先前技術(background of the invention)

說明本發明的動機,就申請人所知先前已知技術,提出這些已知技術之缺點及無法達成之目的。

      (三)發明內容(summary of the invention)

發明或新型所欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效。

      (四)實施方法(detailed description of the invention)

就一個以上發明或新型所欲解決之實施方式加以記載,必要時得以實施例說明;有圖式者,應參照圖式加以說明。

      (五)圖式簡單說明(brief description of the drawings)

看圖說故事,配合圖式詳細說明該發明之具體實施例。

四、申請專利範圍(claims)


      專利申請範圍可分為:物的請求項及方法請求項,物的請求項包括物質、物品、設備、裝置等。方法請求項包括製造方法、處理方法、使用方法及特定用途的方法等。請求項又分為獨立項及附屬項。

(一)獨立項
    

      依據專利法施行細則第十八條第二項規定:獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。其中技術特徵在物的發明中是指其結構特徵,在方法發明中則為實施之條件及步驟等特徵,而必要的技術特徵,則是指申請專利 發明為解決問題所不可或缺的特徵技術。

(二)附屬項

依據專利法施行細則第十八條第三項規定:附屬項應敘明其所依附之項號及申請標的,並述明所依附請求向外之技術特徵。解釋附屬項時,應包含所依附請求項之所有技術特徵。由於附屬項包含所依附請求項之所有技術特徵,所

以,附屬項也是被依附之請求項的特殊實施方式,其中申請專利範圍必然落在被依附之請求項的範圍內。

 

參考資料 :
1.專利法施行細則,(民國 99 11 16 日修正) ,全國法規資料庫,

http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=J0070008
2.魯明德,解析專利資訊(第三版),全華,2010年,第203-218頁。

3.廖和信、陳啟桐,發明專利申請及說明書撰寫-機械、電子、軟體,智慧財產 

培訓學院教材,2009年,第19頁。

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從侵權角度討論以手段功能用語表示之申請專利範圍(二)

眾律國際法律事務所

眾律國際專利商標事務所

專利師 楊智成

 

 

    壹.「手段功能用語」或「步驟功能用語」之認定與解釋缺乏能夠一體適用之規範,使得每個個案都需要依照事實加以判斷,而在往後無論在專利申請過程或專利侵權訴訟中,難免徒爭紛爭。以下列出實務上可能會遇到的若干問題:

    .手段功能用語的認定問題:在以手段功能用語的角度解釋請求項的權力範圍之前,必須先判斷該請求項是不是以手段功能用語寫成。那麼,什麼形式的請求項語句可被「認定」為手段功能用語?《發明專利審查基準》第9章「電腦軟體及相關發明」中有關手段功能用語句之認定的三項原則是否應適用於其他申請標? 手段功能用語記載的申請專利範圍如何才算明確?

    .手段功能用語的權力範圍解讀問題:雖然專利施行細則規定在解釋以手段功能用語寫成的申請專利範圍時,應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍,然而,「均等範圍」究竟該如何判斷?手段功能用語之權力範圍解讀是否適用均等論?若手段功能用語與結構性描述混合時該如何判定?請求項中所有元件之均等範圍判斷應不分重要性或是否為發明本質而予以相同的判斷標準嗎?「專利侵害鑑定要點」雖就專利法施行細則所規定的「均等範圍」提出「該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之均等物或均等方法」之說明,但仍缺乏一種明確的比對標準。

 

    .實務判決分析

    案例1:智慧財產法院(98,行專訴,41) 本件其中一個爭點在於系爭專利申請專利範圍是否為手段功能用語。判決書中提到:

    本件系爭專利申請專利範圍第1項揭示:「一種影音信號傳接處理裝置,包括:一影音解碼器,用以接收相對應之…一橋接器,用以接收該第一數位影像信號…」,其中「影音解碼器」與「橋接器」雖未有「裝置」一詞,惟其與「影音解碼器裝置」與「橋接器裝置」於語意上並無不同,況且,此一「裝置」等手段功能用語乃係翻譯自「means for」等外文,是以著重者在其手段功能,不在其用字遣詞,所使用之文字並非為唯一之表達方式,實際上仍應就其上下文個案判斷。以本件而言,「影音解碼器」與「橋接器」所表達之功能應已符合(前述「手段功能用語或步驟功能用語」之判斷3項條件之)1項條件使用「裝置用以」之用語記載技術特徵,應無疑義。

    「影音解碼器」與「橋接器」皆為電子裝置之功能方塊,每一功能方塊可由特定之電子電路硬體完成,其可獨立封裝為IC,亦可藉由軟體執行解碼或橋接之信號轉換,…,符合第2項條件之該用語中必須記載特定功能。

    系爭專利申請專利範圍第1項中關於「影音解碼器」與「橋接器」僅記載其輸入與輸出信號及處理該些信號之功能,惟未記載任何足以達成該特定功能之完整結構或材料,是其亦符合上揭第3 項判斷條件之該用語中不得記載足以達成該特定功能之完整結構、材料或動作。由上述之說明可知,對於系爭專利申請專利範圍第1項中關於「影音解碼器」與「橋接器」等技術特徵應為手段功能用語。

    特別的是,本案件中也提出了以手段功能用語表示的申請專利範圍經更正後的認定問題:更正內容係請求在申請專利範圍請求項中加入之一排除先前技術之負面表列技術特徵,即:「該影音信號傳接處理裝置不作信號壓縮之處理」,此種部分功能排除之更正行為,內容亦為一功能性描述,更正後亦不影響其是否屬手段功能用語請求項之判斷,換言之,更正前與更正後對於系爭專利申請專利範圍是否為「手段功能用語請求項」,以及其專利申請範圍之解讀並無不同。

 

    案例2:台中地方法院(96,,13)

    ShimanoSram案中,台中地方法院指出「該『傳動裝置』:『其係可將作動本體從起始位置至變速位置的位移轉換成控制本體之轉動位移,其中傳動裝置包括數個棘輪齒』僅是記載了特定功能,但未記載足以達成該特定功能的完整結構,因此,該『傳動裝置』雖然沒有『手段(或裝置)用以』之語言,仍然應認定為手段功能用語,解釋者必須以該專利說明書及圖式所揭示之結構或均等物予以解釋。」

 

    案例3(Overhead Door Corp. v. Chamberlain Group, Inc.)

    Overhead Door Corp. v. Chamberlain Group, Inc.案中,申請專利範圍係「…a plurality of radio transmitters with different codes, said memory selection second switch means being adapted to select a first position at a time…」,巡迴法院認為申請專利範圍限定條件敘及「記憶體選擇開關手段,係用以選擇第一位置…(memory selection switch means being adapted to select a first position ...)」應被解釋為手段功能用語限定條件。

   

    小結

    由上述3個案例可知,原則上請求項用語若使用「手段(或裝置)用以」或「means for」,即可推定為手段功能用語。惟若沒有使用「手段(或裝置)用以」或「means for」,是否即非手段功能用語則須依個案認定。若僅是記載了特定功能,但未記載足以達成該特定功能的完整結構,仍有可能被認定為手段功能用語。另外, USPTO20112月份的發布的「Supplementary Examination Guidelines for Determining Compliance With 35 U.S.C. 112 and for Treatment of Related Issues in Patent Applications [Docket No.: PTOP20100088]」中,認為下方所列的屬於非結構用語(non-structural terms),符合35 USC 1126項,為手段功能用語:mechanism formodule fordevice forunit forcomponent forelement formember forapparatus formachine forsystem for。而下方所列的,則屬結構用語(structural terms),不符合35 USC 1126項,不是手段功能用語:circuit fordetent mechanismdigital detector forreciprocating memberconnector assemblyperforationsealingly connected jointseyeglass hanger member。當然且不意外地,USPTO補了這句話:「This list is not exhaustive」。上述所列的僅是由眾多判例而來的,絕非完整徹底。本組認為有前例可供參考固然好,但每個個案的案情都是獨一無二,應該還是依個案認定。

 

   

     參考資料 :

1.      Construing the "Function" of a Means-Plus-Function Claim Element

2.      Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 2181
3.      Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 2183
4.      專利判決解析   陳啟桐   專利師雜誌
5.      功能記載之申請專利範圍之解釋    劉國讚   專利師雜誌
6.      手段功能用語之解釋與應用   劉爾順   世新大學法學院碩士論文
7.      智慧財產法院判決書 (98,行專訴,41)
8.      台中地方法院判決書 (96,,13)
9.      智慧財產法院判決書 (97,民專訴,18)
10.    智慧財產法院判決書 (97,民專訴,22)
11.    智慧財產法院判決書 (98,民專上,19)
12.    智慧財產法院判決書 (99,行專訴,47)

13.    智慧財產法院判決書 (99,民專上,5)

14.    智慧財產法院判決書 (98,民專上,22)

 

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從侵權角度討論以手段功能用語表示之申請專利範圍(一) 

眾律國際法律事務所

眾律國際專利商標事務所

專利師 楊智成

 

一、前言

「專利」不僅僅是產業界以及學術界用以評估競爭力的關鍵性指標,專利侵權訴訟同樣在商業戰爭中扮演著相當重要一環。在判斷待鑑定對象是否侵害一專利時,於實務上,首先需要解釋所述專利的申請專利範圍,方能比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象。申請專利範圍除了可以是專利專責機關審酌衡量申請專利之技術是否具備新穎性與進步性之重要憑藉外,更是司法機關解釋與判斷專利權範圍之依據,故申請專利範圍實為專利申請與專利侵害實務上最主要之法律文件。

本報告主要以「手段功能用語(means plus function)」表示技術特徵之申請專利範圍為例,根據我國專利法、專利法施行細則、專利審查基準彙編、判決,並參考美國的聯邦巡迴法院判決、美國專利審查程序手冊,透過討論本國判例、訴願委員會的決定與美國聯邦巡迴法院的判決,歸納出手段功能用語之解釋與應用原則,並歸納出中文專利說明書利用手段功能用語界定申請專利範圍時應該注意之事項。

二、現況分析

侵權種類概述 

專利權之侵權態樣大致上可區分為「直接侵害」及「間接侵害」。然而,我國除了對於「直接侵害」於現行專利法有相關規定外,智慧財產局考量產業現況以及智慧財產法院甫上路等原因,並未將專利權的「間接侵害」納入修正草案。因此,就現況而言,我國專利法所稱之侵權行為係指對於物品專利權或方法專利權之「直接侵害」行為,所述「間接侵害」行為並不包括在內。

更進一步來說,我國專利法第56條由智慧財產局所做的解讀中,認為該條之適用原則為申請專利範圍全部之必要構成要件,因此在申請專利範圍內記載複數要件時,不得僅就複數要件其中之一,主張獨立之技術範圍。由此可知,專利法第56條適用於專利侵害判斷中的全要件原則,屬於侵權態樣中的「直接侵權」。惟實務上侵權態樣並非只有直接侵權,關於侵權態樣目前美國專利法第271條規定則較詳盡,其將侵權種類分為直接侵權和間接侵權(又分為誘引侵權以及輔助侵權)。誘引侵權指積極誘引侵權他人專利的人應負侵權責任。輔助侵權則是僅生產、製造專利權中核心部分,雖不符合直接侵權中的全要件原則,但仍屬間接侵權。間接侵權於我國目前仍不算侵權。即使先前我國雖擬將間接侵權納入專利法,但最新的專利法修正草案中仍未新增間接侵權之相關規定。

參考我國智慧財產局訂頒的「專利審查基準」與「專利侵害鑑定要點」,專利侵害之鑑定流程的第一要務就是「解釋申請專利範圍」,接著方進行「比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象」,所述「比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象」又包括「解析申請專利範圍之技術特徵」、「解析待鑑定對象之技術內容」、「基於全要件原則(all-elements rule / all-limitations rule),判斷待鑑定對象是否符合『文義讀取』」、「基於全要件原則,判斷待鑑定對象是否適用『均等論』」等步驟。於實務上,不同領域之專利適合的申請專利範圍之記載形式未必相同,參考台灣近年來產業結構的調整與工業技術的演進,有關電子電路、電腦軟硬體、電子商務系統等技術領域的專利申請案急速成長,而此等技術領域的專利申請範圍之技術特徵往往以手段(或步驟)功能用語的方式撰寫,因此手段功能用語對申請專利範圍的界定來說非常重要,也是值得討論的課題。

 

「手段功能用語」 

在專利申請實務上,在一個具有多個構成要件的發明中,各構成要件通常會達成某種功效,並且具有達成該功效的多種技術手段。為使專利申請範圍能夠涵蓋上述多種技術手段,手段功能用語便成為專利人員的最佳工具。

詳言之,物之發明通常應以結構或性質界定申請專利範圍,方法發明通常應以條件或步驟界定申請專利範圍,若某些技術特徵無法以結構、性質或步驟界定,或以功能界定較為清楚,而且依發明說明中明確且充分規定之實驗或操作,能直接確實驗證該功能時,得以功能界定申請專利範圍。另外,專利法施行細則第18條第8項規定:「複數技術特徵組合之發明,其申請專利範圍之技術特徵,得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋申請專利範圍時,應包含發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍」。換句話說,手段功能用語的用途在於簡化申請專利範圍的文字敘述,亦即,技術特徵可在不詳述構成要件之結構、材料或動作的情形下,以一種實現某一特定功能之手段或步驟來表示。 

參考美國專利法則規定於35 USC 1126項:「An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof」。兩者用語幾乎一致,可知我國對於手段功能用語應是由美國專利法直接沿用。

另外,專利審查基準第2-9-18頁至2-9-22頁之說明就「手段功能用語或步驟功能用語」之判斷,得以專利請求項中之記載是否符合下列三項條件為判斷基礎,倘符合者,即可認為其為手段功能用語或步驟功能用語:

1.使用「手段(或裝置)用以(means for 」或「步驟用以(step for」之用語記載技術特徵;

2.手段(或裝置)用以」或「步驟用以」之用語中必須記載特定功能;

3.手段(或裝置)用以」或「步驟用以」之用語中不得記載足以達成該特定功能之「完整結構、材料或動作。」

這三項條件同樣的也見於美國MPEP 2181中,由此可知我國不僅在手段功能用語法條上直接使用美國專利法之規定,連對於手段功能用語的判斷原則也如出一轍。

「專利侵害鑑定要點」第33頁第10點中提到了相關的內容,如「手段功能用語」之解釋必須增加發明說明中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作之限制內容。因此,解釋該種請求項時,該技術特徵僅能包含發明說明實施方式中對應於該功能之結構、材料或動作,及該發明所屬技術領域中具有通常知識者不會產生疑義之均等物或均等方法,以認定其專利權範圍。由於手段功能用語並未具體描述各元件之結構、材料或動作,僅有功能性敘述,因此常被誤認為以手段功能用語可獲得較大的保護範圍。

然而,事實上如上方所述,均等物的解釋僅限於「發明說明實施方式」中對應該功能的結構、材料或動作。和均等論相比,均等論之適用範圍並不限於說明書中所揭露及其等效者。因此本組認為,專利法施行細則第18條第8項所稱之「均等範圍」並非等同「均等論」之判斷方式。「均等範圍」實質上僅限縮於「發明說明實施方式」中對應該功能的結構、材料或動作。

 

1.      Construing the "Function" of a Means-Plus-Function Claim Element    www.patentlyo.com
2.      Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 2181
3.      Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 2183
4.      專利判決解析   陳啟桐   專利師雜誌
5.      功能記載之申請專利範圍之解釋    劉國讚   專利師雜誌
6.      手段功能用語之解釋與應用   劉爾順   世新大學法學院碩士論文
7.      智慧財產法院判決書 (98,行專訴,41)

 

 

 

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