眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

專利資料的檢索是新技術的研發人員、專利提案人或是專利工程師都必需具備的基本技能之一。檢索相關專利的目的對於研發人員來說，不但可以避免重複的技術研發而浪費資源，有時候參考一下他人智慧的結晶，也很能刺激本身對於產品研發的靈感；另外，檢索後的分析整理，對於一家公司來說，也可能是決定其產品研發方向以及確定競爭對手或合作對象為何者的重要依據，這部份即涉及更為複雜的專利地圖製作。本篇僅就原則性的專利檢索流程與技巧來做說明。

標的選擇

首先必須就檢索標的進行分析，確定檢索方向，例如是軟體或是硬體、製程或是成品、或是某材料的製作或是應用；另外很重要的是，確定技術應用的潛在國家有那一些，如此，才能適當的選擇查詢的資料庫。

選定資料庫

一般來說，常用專利資料庫的選項依照地域性的不同，可分為美國、歐洲、中華民國、大陸、日本、韓國等等。每個資料庫的查詢方式以及資料完整性與付費原則各異，想要作有效率的查詢則需要經驗累積。至於各個資料庫的特色將另闢章節介紹。

搜集關鍵字

對於同一項技術或元件，由於某些發展歷史的原由而可能有不一樣的稱呼，例如「successive-approximated」也可能是「binary-search」、「touch-screen」也可能是「touch-panel」、「delta-sigma modulator」也可能是「sigma-delta modulator」；有些專利則可能使用縮寫來定義某項技術，利如「SAR」即「successive-approximated register」的縮寫。對於同義的關鍵字，最好能夠盡量搜集完整，並在進行檢索時利用OR的邏輯運算元寫進檢索條件式，以免造成遺漏。

擬定檢索條件式

一般資料庫中都會有所謂的進階搜尋，允許使用者利用邏輯運算元與關鍵字形成檢索條件式進行檢索。常見的邏輯運算元有AND、OR、NOT等等，另外常用的有ADJ和NEAR。ADJ表兩字需相連，且次序不能互換，例如「switch ADJ capacitor」表「switch capacitor」這個單詞；而ADJn表兩字間最多只能再插入n個字，例如「switch ADJ2 capacitor」會包含「switch and capacitor」以及「switch connected to capacitor」；NEAR以及NEARn作用類似ADJ和ADJn，不過字的次序是可以互換的。

而在英文文法中，同一個字可能有名詞、形容詞以及單複數的不同，此時可利用萬用字元將其一網成擒。例如在美國專利資料庫中檢索「capacit$」即包含常見的capacitor、capacitors、capacitance、capacitive等等。另外要注意的是，不同資料庫的萬用字元可能不同，例如可能代表多個字母的為「*」或「$」，代表單個字母的為「?」。

另外，例用特定檢索欄位，有助於將資料範圍簡化並找出關鍵的專利，利如已知某公司或是某發明人在該技術扮演重要角色，即可對其進行特定的檢索。歸納常用的檢索欄位，關鍵字檢索可利用於名稱、摘要、發明說明、申請專利範圍等；分類號檢索則有國際專利分類號（IPC）與美國專利分類號（USPC）；日期相關的檢索有申請日、公告日、優先權日等；公司名和人名的檢索可用於發明人、所有權人、審查委員；最後專利號碼相關檢索有申請號、公開號、公告號、優先權號等。

瀏覽檢索結果

這個步驟需花費最多時間，但也是最重要的關鍵；瀏覽的重點除了技術分析之外，也要留意是否有檢索時遺漏的關鍵字、說明書中引用的前案是否有重要的關鍵專利或文獻、檢索前不知道的重要公司或人名、或是其他可能的專利分類號等等。這些資料都可以作為新的檢索條件，再次進行檢索，以期沒有遺漏重要關鍵專利。

資料分析及儲存

檢索資料的初期，所得到的資料量會讓人覺得有如滾雪球般越滾越大，但隨著資料分析量的累積，一旦找出關鍵點後，方向會隨之愈來愈清楚。這個關鍵點可能是以公司名、人名、專利分類號、特定關鍵字、或某關鍵專利的形式來呈現，端視不同案件而定。方向浮現之後，就容易找出歸納的點了。

最後，建議將每個步驟相關的檢索條件式、檢索結果以及搜集的資料加以記錄和儲存，以方便釐清思緒；過程記錄雖然只是一個小小的動作，但常常容易被人忽略。

觸控式介面在目前的行動裝置中相當盛行，自從蘋果公司（Apple Inc.）將觸控介面設計在其手機產品iphone取得大成功後，觸控式介面已成為全世界各式中高階手機的標準配備。目前的觸控式介面，以電容式觸控面板為主流，好處是敏感度高，只要手指輕觸即可感應，而且不會影響螢幕原本的透光度。不過電容式觸控面板的設計難度較高，在其技術成熟之前，電阻式觸控面板亦曾為中高階手機，甚至是大陸白牌手機的主流配備，其流行時間約在2006年前後。而電阻式觸控面板應用電路，本來是以一顆獨立的驅動IC來實現，只是後來手機基頻IC設計廠商紛紛將此功能整合進其系統單晶片（System-on-Chip, SoC）方案當中，因此在手機市場的需求上為已為負成長的趨勢。不過一開始有好長一段時間，此驅動IC常常供不應求，且市占率最大者為美商德州儀器（Texas Instruments Inc.,以下簡稱TI）所提供的IC，此IC的型錄上，清楚載明了其應用電路的相關美國專利號6246394，見下圖。

但是在這個驅動IC的市場上，可以發現到兩個很有趣的現象。其一是，分析TI所提的專利，再觀察其他IC大廠如美商亞德諾（Analog Device Inc., 以下簡稱ADI）、美商美信(Maxim Integrated Products,以下簡稱Maxim)的相關IC，可發現其應用電路與該專利如出一轍，幾乎可以確定有侵權之嫌；但是TI從未在這個產品上對這兩家公司提出侵權告訴，筆者猜想可能原因是這兩家公司在這塊市場的市占率不夠大，就算提告可得到賠償但並不划算；但也有可能是這些大廠所握有的專利質量都相當豐富，彼此之間其實都存在著專利上的恐怖平衡，因此除非某一個產品可確定侵權且得到巨額的賠償，否則都不願輕易出手。ADI以及Maxim的應用電路請見下面兩圖。

第二個現象是，當時的大陸白牌手機晶片覇主聯發科技，在後期逐漸侵蝕了該驅動IC的市占率，並獲得相當大的成功。如果再觀察聯發科技的電阻式觸控面板應用電路及其所申請的相關專利，可發現該公司其實已針對TI的設計進行了專利迴避的動作，以下就此案例進行分析。

在分析TI的專利申請範圍第一項時，可發現當其敘述專利要件的連接關係時，在兩個地方，分別是元件18對於參考電壓來源+Vcc以及節點24的連接，以及元件20對於參考電壓來源+Vcc以及節點26的連接（見下圖），用了不尋常的字眼：「connected directly between」，亦即直接地連接於某兩物之間，客觀上這是一種相當限縮連接關係的字眼；一般在專利的說明中，電性的連接關係上比較常用的是「coupled between」，意即只要有電性上的連接關係即可，而事實上在該專利申請範圍第一項的其他連接關係的敘述上，都是使用「coupled between」。因此為了尋找合理的解釋，筆者便到美國專利商標局，查詢該專利在審查以及答辯過程的文件，果然在一開始的申請文件當中，在連接關係上都是用「coupled between」來敘述，但是在2000年2月17日官方的第一次核駁文件（Non-final Rejection）中，審查官認為這樣的應用電路不足與前案做出明顯區隔，因此駁回了相關的專利範圍申請項；在經過幾輪的答辯之後，才以「connected directly between」的敘述，與前案做出區隔，並取得專利權，詳見官方文件在2001年1月26日的Notice of Allowance and Fee的說明。

下圖是聯發科技所提出的相關專利代表圖，可發現其利用一固定元件D1，連接於元件T3（對應於TI專利的元件20）與節點y+（對應於TI專利的節點26或y+）之間，因此破壞了TI專利中敘述的連接關係，成功達到專利迴避設計的目的。而加入D1在應用上可達成一定的節省功耗效果而不影響電路表現，因此有其進步性存在。另外，元件201與元件202雖非迴避設計的一環，但其作用在於進一步節省功耗，故亦增加了專利的進步性。因此，不論就迴避設計的目的、技術上的進步、或是保護其產品的角度而言，該專利都可以說是相當成功。此案例值得其他產品研發單位的參考。

參考資料及連結：

1.     ADS7846, 「Touch Screen Controller」datasheet by Texas Instrument Inc.

2.     AD7843, 「Touch Screen Digitizer」datasheet by Analog Device Inc.

3.     MAX1233/MAX1234, 「+/-15kV ESD-Protected Touch-Screen Controllers Include DAC and Keypad Controller」datasheet by Maxim Integrated Products.

4.     Patent Application Information Retrieval of US6246394 on USPTO website. http://portal.uspto.gov/external/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hff1NDc1NLYwN3SzcDA08PwyD_YF8zINcYKB-JW97AiCLdBgR0h4Nci992vPIGEHkDHMDRQN_PIz83VT9SP8ocpylGZvqROanpicmV-gW5oREGmQEZgY6KigBnIW_S/dl3/d3/L0lJSklna21DU1EhIS9JRGpBQU15QUJFUkNKRXFnLzRGR2dzbzBWdnphOUlBOW9JQSEhLzdfTU81MTc1OTMwRzlGMDBJSDFST1NNNjMwMjYvQzJLdVA2NTIyMDAxNi9zYS5nZXRCaWI!/

5.     US6246394,「Touch Screen Measurement Circuit and Method」by Timothy V. Kalthoff, et.al. Issued on Jun.12th,2001.

6.     US8094135,「Touch Screen Measurement Circuit and Method」by Hung-I Chen. Issued on Jan.10th,2012.

專利侵害鑑定原則 

眾律國際法律事務所 專利程序助理許美盈

2012-07-05

專利侵害鑑定分為兩階段，分別為「解釋申請專利範圍[1]」與「比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象(物或方法)」。

而全要件原則、文義讀取、均等論、逆均等論與禁反言，皆是在進行專利侵害之鑑定時，所不可或缺的重要相關理論。

1. 全要件原則(All-Elements Rule)：係指請求項中每一技術特徵均對應表現在待鑑定對象中，包括文義的表現及均等的表現。

2. 文義讀取：就請求向之文字意義作解釋，以了解期所指稱之技術特徵是否具體表現在被告之客體中。

3. 均等論(Doctrine of Equivalents)：學理上，均等論係指系爭產品或方法與權利人已取得之專利，在目的功能、技術手段、達成效果上皆實質相同。

例如：申請專利範圍之構成要件為A+B+C，被控侵權之物品以D置換C(替代性實施方法)，成為A+B+D，若D與C實質上之功能相同，亦可達成實質上相同之效果。

4. 逆均等論(Reverse Doctrine of Equivalents)：待鑑定對象已符合「文義讀取」，但實質上未利用發明(或新型)說明所揭示之技術手段時，適用此理論。

5. 禁反言(File Wrapper Estoppel)：相當於我國民法總則規定之誠實信用原則[2]，係指專利權人於申請過程之階段或提出之文件上，以明白表示放棄或限縮之部分，期嗣後於取得專利權後，或專利侵權訴訟中，不得再行主張已放棄或限縮之權利。

一開始訴訟案件進來的時候，會先對專利的申請範圍去做解釋，接下來才是以被控侵權的物或方法與專利的申請範圍做比對。首先會以全要件原則去比對是否符合文義讀取，如果是的話則適用逆均等論，否的話則適用均等論。如果符合「文義讀取」，便會判斷是否適用均等論，是的話則再進一步判斷是否適用禁反言或適用先前技術阻卻，否的話則落入專利權(均等)範圍，是的話則未落入專利權範圍。

參考資料

1. 專利侵害鑑定實務，林志信 專利師

2. 九十九年度第二次智慧財產實務案例評析座談會議紀錄(主題：均等論於我國專利侵害訴訟中之運用)

3. 專利侵害鑑定要點

[1] 解釋申請專利範圍之證據分為外部證據與內部證據。

[2] 民法第148條規定：

「權利之行使，不得違反公共利益，或以損害他人為主要目的。

  行使權利，履行義務，應依誠實及信用方法。」

由於專利申請的應用範圍涵蓋了人類生活的各個層面，因此需要一套有效的分類系統來對專利文件進行管理，以方便審查官、專利工程師與相關領域研發人員的檢索。早期各國均自行發展出獨有的專利分類系統，但隨著國與國之間的交流愈趨頻繁，互不相容的專利分類系統開始造成了國際間審察與資料交換的困難，尤其是歐洲的環境，在一塊大陸上同時存在著相當多的國家，彼此生活習習相關，資訊交流頻仍。有鑑於此，歐洲在1971年根據Strasbourg協定，制訂國際專利分類碼IPC（International Patent Classification），並於1975年10月7日起生效，由世界知識產權組織WIPO（World Intellectual Property Organization）管理。起初每5年更新一次，直到2000年時為第7版。但隨著人類科技的加速度進展，以及人類活動的複雜化，5年一次的改版顯然已無法因應實際的需求，因此從2006年開始，IPC的更新改為核心版(core level)和進階版（advanced level）兩個部份。核心版每3年更新一次，版本編號只包含生效西元年份，例如IPC-2006，IPC-2009；進階版則每3個月即更新一次，主要是增加或修改較細的次目部份，以便能夠即時地反應最新科技技術發展，但需相容於核心版，版本編號包含生效的西元年月份，例如IPC-2008.01。不過從2011年起，核心版與進階版的的分版方式又被取消，目前IPC只有單一版本，且編號包含生效的西元年月份，最新的版本是IPC-2013.01，將於2013年1月1日起生效。

IPC為五階階層的分類結構，分為部（Section）、類(Class)、次類(Subclass)、目(Group)、次目（Subgroup）五階。部階將所有的應用領域分為八大項：A部為人類生活必需，即食衣住行；B部為作業、運輸；C部為化學、冶金及相關組合技術；D部為紡織、造紙；E部為固定建築物，包含大型的建築、設施以及採礦；F部為機械工程、照明、供熱、武器、爆破等；G部為物理，包括計算、軟體；H部為電學。

例如以美國專利US8094135的分類號為例：G06F 3/045。G部為物理（Physics），06類為計算、計數相關(Computing; Calculating; Counting)，F次類為電子數位資料處理（Electric Digital Data Processing），3目為輸入、輸出以及功能元件的互相連接（Input, Output; Interconnections between Functional Elements），045次目為利用電阻元件，例如利用一個連續性的表面或是利用兩個平行的表面來產生接觸(using resistive elements, e.g. a single continuous surface or two parallel surfaces put in contact)。將這五階層的解釋組合起來，相關領域的人即很容易聯想到這應該是屬於電阻式觸控面版的應用，即該專利的主要應用領域。

有趣的是，即使是同一領域的應用，專利說明書上所見到的專利分類碼不見得一樣。例如美國專利US6246394與前一篇專利應用領域相同，方法也高度相關，但分類碼卻是G09G 5/00。檢查該分類碼所代表的定義（註：該專利申請日期為1998年，故應參考IPC第六版的定義，經查此分類碼的定義在最新版亦未變動），也是可以說明此專利所屬的應用領域，但比較之下卻沒有上一個分類碼來得精準了。但再參考IPC第六版，可發現其中尚未定義出G06F 3/045這個分類號，故可知當年審查委員也無從選擇這個較為精準的分類；可見這個分類號是因應該應用領域的快速成長才獨立出來的。也因此在進行專利檢索時，利用專利分類碼固然很有幫助，但卻也不能當成專利檢索條件的全部依據。

參考資料及連結：

[1] International Patent Classification guide (Version 2012) http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/ITsupport/Version20120101/transformations/stats.html

[2] World Intellectual Property Organization Website http://www.wipo.int/portal/index.html.en

[3] US8094135,「Touch Screen Measurement Circuit and Method」by Hung-I Chen. Issued on Jan.10^th,2012.

[4] US6246394,「Touch Screen Measurement Circuit and Method」by Timothy V. Kalthoff, et.al. Issued on Jun.12^th,2001.

中華民國專利法（以下簡稱專利法）第二十六條規定，「……說明書，應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍。發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明明及圖式所支持。……」。明確規定發明專利說明書中所應記載之項目，並提醒發明人，說明書中的說明方法需簡潔、用語需一致，以期簡單明瞭易於解讀。在專利法施行細則（以下簡稱細則）中更訂定了每一項記載項目的揭露原則，以下就每一個記載項目做說明。

發明名稱

細則第十五條規定，「……發明或新型名稱，應與其申請專利範圍內容相符，不得冠以無關之文字。……」因此在名稱方面，只要能夠明確地揭露發明的主體，且用語與說明書內容一致即可；例如名稱為「開關電容濾波器」，到了說明中卻變成「交換電容濾波器」，雖然在專業上是指同一種電路方塊，但難免造成解讀上的混淆；又例如名稱為「一個高解析度的低功耗類比數位轉換器」，但若發明主體與低功耗並無關聯，則並不需要加入名稱當中。

發明摘要

細則第十六條規定，「……發明或新型摘要，應敘明發明或新型所揭露內容之概要，並以所欲解決之問題、解決問題之技術手段及主要用途為限；其字數，以不超過二百五十字為原則；有化學式者，應揭示最能顯示發明特徵之化學式。……」通常說明書中會包含中文摘要和英文摘要，以有限的字數和簡明扼要的說明來解讀該專利的重點，以期讓讀者可以明快地了解其技術概要；英文摘要亦可提供國際間專利資料交換的功能。另外，摘要並不具備法律上的效力，亦不被包含於專利所欲保護的範圍內。

發明說明

細則第十七條規定，「……發明或新型摘要，應敘明下列事項：一、……所屬之技術領域。二、先前技術：……。三、發明或新型內容：……欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效。四、實施方式：……必要時得以實施例說明；有圖式者，應參照圖式加以說明。五、圖式簡單說明：……」。

所屬之技術領域說明了本專利發明應用的領域為何，以免造成應用上的混淆。例如一個「校正方法」，可能是手錶時間的校正方法，也可能是積體電路中電容器元件的校正方法。技術領域的說明也使得該專利所屬的分類號碼能夠更明確。

先前技術部份應就申請人所瞭解之先前技術加以說明，特別是所欲改良的習知技術部份。申請人應就前案或是相關文獻進行檢索，並於申請專利時檢附與該專利發明最為相關的資料，以供審查委員參考。適當的前案往往也能在審察時增加該專利發明的強度。

發明內容需包括欲解決之問題、解決問題之技術手段及對照先前技術之功效。在逐一揭露的過程當中，對於該應用領域目前所遭遇的技術瓶頸、該發明專利所欲解決的問題點、前案解決方法與本發明專利的差異處和優劣比較、以及本發明專利所產生的技術功效等等應能使讀者明確瞭解。

實施方式部份則應說明至少一個實施該專利發明的方法，若能配合實施例者更佳。說明的原則是能讓該領域已知習知技術者，能按照該實施方式的說明而實現該技術無誤；因此對於施行步驟、連接方式和其他重要細節應能詳細說明。

圖式簡單說明，應以簡明之文字依圖式之圖號順序說明圖式及其主要元件符號。主要是能夠讓讀者能夠直接地了解每一張圖所代表的意義，以方便對於該發明專利的技術了解。

申請專利範圍

細則第十八條規定，「……發明或新型之申請專利範圍，得以一項以上之獨立項表示；其項數應配合發明或創作之內容；必要時，得有一項以上之附屬項。……獨立項應敘明申請專利之標的及其實施之必要技術特徵。……獨立項或附屬項之文字敘述，應以單句為之；其內容不得僅引述說明書之行數、圖式或圖式之元件符號。……」，細則第十九條規定，「發明或新型獨立項之撰寫，以二段式為之者，前言部分應包含申請專利之標的及與先前技術共有之必要技術特徵；特徵部分應以「其改良在於」或其他類似用語，敘明有別於先前技術之必要技術特徵。……」。法條中明確地規定了撰寫申請專利範圍的原則。由於申請專利範圍乃作為解讀該專利權利範圍的第一線資料，因此在敘述上必須要能夠獨立地為讀者所解讀；對於權利範圍若有模糊之處，也必須能夠配合發明說明的部份來做解釋。申請專利範圍乃作為該發明專利在法律上行使專利權的第一線，因此必須標的明確且用詞精準，所有違反這些原則的敘述用語，只會傷害到該發明專利的專利權範圍。因此發明人在進行專利申請時，最好能夠對申請專利範圍的原則以及用語有所了解，並嘗試寫出想要保護的技術範圍，如此才能對該發明專利所涵蓋的範圍最大化並合理化。

圖式

細則第二十條規定，「發明或新型之圖式，……應註明圖號及元件符號，除必要註記外，不得記載其他說明文字。圖式應依圖號順序排列，並指定最能代表該發明或新型技術特徵之圖式為代表圖。」另外，元件符號的編號原則上應先以主要元件為主，標示1、2、3之單一層數字，再依結構上各次要元件的層級以11、12、13，111、112、123之原則編號之。

國際優先權（right of priority）制度首見於<<保護工業產權巴黎公約>>，又稱巴黎公約，係於1883年由法國、瑞士、義大利、瓜地馬拉等十一個國家所簽署，並於1884年7月7日生效，目前有173個締約方（source: 維基百科）。中華民國雖然不是公約成員，但是在國內的專利法中，關於優先權的規定與巴黎公約中的優先權規定在精神上是一致的。優先權的規定，對於專利的審查面、專利的早期公開制度都有影響，以下將就不同的主題來淺談優先權的規定所造成的影響面。

目前我國在專利審查制度上採先申請原則，亦即在進行專利實質審查時，對於專利要件的起始日判斷是由專利申請日來定義（註：若由專利發明日來定義則稱為先發明原則）；美國也將於2013年3月16日正式改為先申請制，因此該制目前為國際上進行專利審查的主流原則。這兩個不一樣的制度對於企業在創新技術上的保護策略將產生不同的影響，在先申請原則的國家中，對於一項有眾多竸爭者的先進技術，若企業想對其技術研發成果進行保謢，就必須以及早申請專利作為優先策略。尤其對於一家國際性的公司而言，她所面對的市場並不限於一個國家，因此在專利申請上，可能要考慮到不同國家的法律規定、各個市場的重要程度、以及專利申請文件準備等因素，而有了在不同國家申請日相異的狀況，此時便可依據各個國家對於優先權的規定來請求該權利，以免由於申請日的落差而造成競爭對手有機可趁，而使得辛苦的研發被人坐享其成。

中華民國專利法（以下簡稱專利法）第二十七條規定，「申請人就相同發明在與中華民國相互承認優先權之國家或世界貿易組織會員第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日起十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。……主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。」基本上，WTO成員國或與我國簽訂互惠協議之國家，該國之申請案為於我國主張國際優先權之基礎案，反之亦然。

這裏針對國際優先權說明了兩個重點。第一，優先權的行使必需要在國外專利申請日起的十二個月內，向國內主管單位要求優先權，並以該國外專利的申請日作為優先權日；第二，當專利進入實體審查後，對於專利要件的起始日，便以該優先權日為依據，如此日後在審查該專利技術與他人相似技術的比較時，便能獲得日期優先上的保障。

而兩岸之間於2010年6月29日簽署「海峽兩岸知識產權保護合作協議」之後，確立了兩岸優先權的互相承認，使得大陸申請案得依據專利法第二十七條，作為在台灣主張優先權之基礎案；相反地，台灣申請案也得作為在大陸主張優先權之基礎案。

專利法第二十九條規定，「申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，……有下列情事之一者，不得主張之：一、自先申請案申請日起已逾十二個月者……前項申請案自其申請日起滿十五個月，視為撤回。先申請案申請日起十五個月後，不得撤回優先權主張。……主張優先權者，其專利要件之審查，以優先權日為準。……」這裏針對國內優先權說明了幾個重點。國內的優先權申請期限，一樣為十二個月；而且準專利權人在同一個國家內針對同一個發明申請第二次專利並請求優先權，可見原專利已不足以代表該發明的完整揭示，又或者是發明人對於該發明有更好的想法。因此，法條中規定，若針對某一專利案請求專利權，原專利自其申請日滿十五個月後，視為撤回，且由第二件專利取得該優先權日，進行專利審查。另外，當專利進入實體審查後，對於專利要件的起算日，亦是以該優先權日為依據

專利法第三十六條規定，「專利專責機關接到發明專利申請文件後，……自申請日起十八個月後，應將該申請案公開之。……如主張優先權者，其起算日為優先權日之次日；……」，因此若請求優先權並獲準，則十八個月後的早期公開動作乃是以優先權日之次日開始算起。

有趣的是，優先權日並未影響到專利權的有效日期。專利法第五十一條規定，「……發明專利權期限，自申請日起算二十年屆滿。」，且其後並未有其他優先權對於專利權期限的相關但書，因此，專利權有效日期的計算，依然是以該專利的申請日為起始點。

中華民國專利法第一章第二條，「本法所稱專利，分為下列三種：一、發明專利。二、新型專利。三、新式樣專利。」，明確地將中華民國專利區分為三個種類。以下將就每一種類的定義、法定標的、優先權主張、審查流程、以及專利權期限等作一個概述。

專利法第二章第一節專利要件中第二十一條規定，「發明，指利用自然法則之技術思想之創作」，另外第二十四條規定中，對於發明專利的要件是以負面表列的方式來定義；換言之，發明創作的要件是可以用相當多不同的面向來呈現的，其可能是一個實體的物品，可能是製作物品的方法，甚至也可能是某一種物品的使用方式，只要是「利用自然法則之技術思想之創作」，皆可以申請而成為一個專利。發明的申請一開始採程序審查，專利法第二十五條，「……申請發明專利，以申請書、說明書以及必要圖式齊備之日為申請日。……」，也就是說，實體資料的準備只要能符合審查機關所定義的規格並經審查無誤後，即可確立該專利之申請日，其中說明書中之發明說明以及申請專利範圍應符合專利法第二十六條規定，「……發明說明應明確且充分揭露，使該發明所屬技術領域中具有通常知識者，能瞭解其內容，並可據以實施。申請專利範圍應明確記載申請專利之發明，各請求項應以簡潔之方式記載，且必須為發明說明及圖式所支持。……」。優先權方面，專利法第二十七條規定，「申請人……並於第一次申請專利之日起十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權。……」，故欲以國外申請之專利來主張優先權者，以國外專利申請日後的十二個月之內提出申請為限；第二十九條規定，「申請人基於其在中華民國先申請之發明或新型專利案再提出專利之申請者，……有下列情事之一者，不得主張之：一、自先申請案申請日起已逾十二個月者……」，因此原則上國內專利優先權的主張期限一樣是十二個月。專利法第三十六條規定，「專利專責機關接到發明專利申請文件後，……，自申請日起十八個月後，應將該申請案公開之。……」，此即早期公開制度，是為了避免產生「潛水艇專利」的現象，而即時地將該專利內容揭櫫於世，以免有其他人投入資源研發與該專利相同的標的而造成無謂的浪費。第三十七條規定，「自發明專利申請日起三年內，任何人均得向專利專責機關申請實體審查。……」，未於三年內提出實體審查者，則該申請案視為撤回。需注意的是，除了申請人以外，任何第三人都可以在十八個月早期公開後，向專利專責機關申請實體審查，以期盡早確認該專利申請案的核准與否。第五十一條中規定，「申請專利之發明，……，申請專利之發明，自公告之日起給予發明專利權，並發證書。發明專利權期限，自申請日起算二十年屆滿」，因此專利權的行使期限，並非以申請日做為開始，但卻以申請日起滿二十年為專利權消滅日之計算，也因此及早請求實質審查並取得專利權，才是對專利權行使權力的最佳化。實務上的作業，都是在提出發明專利申請當時就同步申請實體審查，而非在屆滿三年之前才申請實體審查。

專利法第三章新型專利中第九十三條規定，「新型，指利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或裝置之創作」，因此新型專利的標的為物品，且主要的重點在於本質結構諸如形狀、構造之創作。專利法施行細則第二十一條規定，「說明書…以補正之日為申請日，……」可知新型專利亦採如同發明專利之程序審查以決定申請日。專利法施行細則第十四條規定，「申請發明專利或申請新型專利者，……有下列情形之一者，並應於申請書上聲明之：……二、主張本法第二十七條第一項規定之優先權者。三、 主張本法第二十九條第一項規定之優先權者。……」由此可知，新型專利優先權主張的規定與發明專利一致，即國外專利申請日起十二個月內，以及國內專利申請日起的十二個月內，提出申請即可主張優先權。專利法第九十八條，「申請專利之新型經形式審查後，……」，以及第九十九條，「申請專利之新型，經形式審查認無第九十七條所定不予專利之情事者，……」，可知新型專利是以形式審查為主，即以不與前案重覆為原則。專利法第一百零一條，「……新型專利權期限，自申請日起算十年屆滿。」最後，由於新型專利的僅有形式審查，實務上大約六-九個月即可完成實體審查並發出核准處份通知書查，不像發明專利般的矌日廢時，因此新型專利並未有十八個月早期公開的規定。

專利法第四章新式樣專利中第一百零九條規定，「新式樣，指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。……」，因此如同新型專利，新式樣專利的標的為物品，但重點在於其表面上視覺呈現的方式。專利法第一百十六條，「……申請新式樣專利，以申請書、圖說齊備之日為申請日。……」，可知新式樣專利亦採如同發明專利的程序審查以決定申請日。專利法第一百二十九條，「……第二十七條第一項所定期間，於新式樣專利案為六個月」，亦即新式樣專利的優先權主張為國外專利申請日的六個月內，提出申請即可主張優先權，不同於發明/新型專利的十二個月；至於新式樣申請並不適用國內優先權，此為新式樣專利的優先權主張與發明/新型專利最大的差異。專利法第一百二十一條，「申請專利之新式樣經審查……」，第一百二十二條，「專利專責機關於審查新式樣專利時，得依申請或依職權通知……」，可知新式樣專利乃由專責機關依職權逕行審查即可，不需由申請人提出實審請求，且專利專責機關的審查以不違反法條中負面表列的規定為原則。專利法第一百十三條，「……新式樣專利權期限，自申請日起算十二年屆滿；……」。由於新式樣的審查時間通常較短，因此專利法中並沒有對新式樣專利做出早期公開的規定。

在中華民國專利法中，特別以第二章第四節的篇幅，解釋發明專利的專利權在法律上的定義；其中對於專利權作用的時間、專利權的行使方式、以及特殊或例外的狀況，都有很清楚的說明。以下就專利權的有效時間以及專利權的行使方式概述之。

專利法的第五十一條與第五十二條，主要是對於專利權作用的時間做出規範。五十一條中規定“申請專利之發明，經核准審定後，申請人應於審定書送達後三個月內，繳納證書費及第一年年費，始予公告；屆期未繳費者，不予公告，其專利權自始不存在”，此段定義了專利公告的時間點，也說明了繳費方式若不符合規定，那麼該專利將不被付予專利權，也因而無法行使法律規定的效力，專利的內容即成為公共財，而以無償的方式為人類社會在相關技術的進步上做出小小的貢獻。

“申請專利之發明，自公告之日起給予發明專利權，並發證書”，“發明專利權期限，自申請日起算二十年屆滿”；五十一條中的最後兩段，說明了專利權的有效期間其實是少於二十年的，二十年的時間指的是從申請日到專利權消滅日的時間，但前面會有一段靜置、審察、核駁、再審察、再核駁、繳費等等程序所需花費的時間，這段時間假設需要兩年，那麼專利權在法律上的行使實際上只有十八年的時間可以利用。

第五十二條中，對於醫藥品、農藥品或其製造方法，規定了專利權人得申請延長專利權的情形；由於這類的發明，從研發到產品上市，需要相當冗長的時間來做臨床試驗以及相關單位之檢測、申請上市許可證等等，因此太早取得該專利權，並不會對該研發成果產生商業上的保護作用，因此五十二條中規定若在專利案公告後仍需時二年以上才能上市者，專利權人得申請延長專利二年至五年，超過五年則以五年為限。

專利法第五十六條，對於專利權的行使原則作了扼要的說明：“物品專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該物品之權”，“方法專利權人，除本法另有規定者外，專有排除他人未經其同意而使用該方法及使用、為販賣之要約、販賣或為上述目的而進口該方法直接製成物品之權”，“發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖示”。這裏揭示了專利權的行使上很重要的一個概念，也就是“排他權”的概念，意思是在取得專利說明書中所請求的權力範圍之後，專利權人在法律上就被付予了一個排除他人製造該專利物品，或行使該專利方法的權力；若是在市場上發現有非專利權人違反這一個原則，專利權人在法律上是有權利可以提出侵權訴訟而請求賠償的。

有趣的是，專利法中並未說明當專利權人自已製造該物品或行使該方法時，可以在法律上得以擔保不會被其他人提起侵權訴訟，而這個情形是可能發生的，原因是如果該專利所請求的權力範圍，存在一個更上位的專利，而且專利權尚未消滅，那麼這一個更上位的專利也受法律上的保障，而得以行使五十六條中所規定的排他權。

也因此，“排他權”的概念在專利權的行使上是最重要的概念；所以當準專利權人在申請專利權時，最好做足功課，完整地對相關前案進行檢索和分析，以免事後才發現相關上位專利掌握在競爭對手的手上，而使得研發成果的商業效益大打折扣。

PCT國際專利申請簡述 

眾律國際法律事務所  專利程序助理許美盈

2012-06-28

壹、何為PCT

　　PCT正式全名為<專利合作條約>(Patent Cooperation Treaty)，主要涉及專利申請的提交、檢索及初步審查以其中包括的技術資訊的傳播的合作性和合理性的一個國際合作條約。直至2012年6月7日止，PCT共有146個會員國[1]，及4個區域性專利組織[2]。在PCT的規定下，專利申請人可通過PCT途徑遞交國際專利申請，向他國申請專利。

       PCT之申請可分為國際階段(International Phase)與國家階段(National Phyase)，兩者之申請簡述如下：

       1. 國際階段：

(1)將國際申請文件(international application)填好後交由受理局(receiving office)

(2) 國際檢索機構(International Searching Authorities)之國際檢索報告與書面意見

(3) 由國際局(the International Bureau of WIPO)附上國際檢索報告將國際說明書作國際公開(international search)

(4) 一個或多個以上的國際檢索機構的國際檢索補充(optional)

       2. 國家階段：

(1) 國家階段的程序並不是自動發生，而是申請人必須依各會員國的規定進入國家階段期限

(2) 辦理進入指定國家之國家階段的手續

(3)繳納國家費用、遞交翻譯成該國語言的國際申請。

(4)由各個會員國的專利局進行實質審查，單獨決定是否授予該國的專利權。

貳、PCT之便利與如何進入他國專利申請流程

一、PCT之便利

　　透過PCT規定的程序在外國申請專利權，不止可為申請人帶來便利，也爲所欲申請專利的國家省去許多繁瑣的處理程序。而以PCT之規定申請專利之好處如下：

(1)         PCT之申請費用較低

(2)         申請人比他在PCT以外的程序多18個月時間考量是否希望在他國申請專利

(3)         只需提交一份申請便可向多國申請專利

(4)         申請日的保護：所有PCT會員國皆承認PCT國際申請日及優先權日

(5)         避免專利費用的浪費

(6)         節省國家階段的費用和流程：有個國際檢索報告和書面意見，在可適用的情況下，附于國際申請文件之後的國際初步審查報告，可減少各專利局的再次檢索所欲付出的勞動和成本。

二、PCT如何進入他國專利申請流程

　　前以論及，申請人可經由PCT的申請程序向他國申請專利，至於如何解省向他國申請時所需的時間和金錢，以下就美國之申請為例：

在美國專利法裡，有關國際申請案之條文規定在第36節與第37節裡面，按美國專利法第371條(a)之內容明文規定：「在指定美國或選擇美國之國際申請按，由國際局收受國際申請案之申請專利範圍項目之修正，國際檢索報告及包括追加案之國際初步審查報告均為申請時所需之文件資料‧」又同條(b)款明定，國內階段應起始於依條約(PCT)第22(1)或(2)條，或39(1)(a)款規定期限之日。

　　申請人應於USOTO提出申請，並且：

　　(1) 繳納依第41條(a)項所述之國內規費

　　(2) 提出國際申請案副本

　　(3) 按PCT條約第19條規定，修正國際申請按之申請專利範圍項目之修正本，包括英文翻譯

　　(4) 發明人之宣誓書或聲明

　　(5) 國際先前審查報告的英文翻譯

　　當申請人按PCT條約之規定向他國申請專利之時，可免去他國重新檢索之審查流程，可直接使用PCT之檢索報告與其報告意見書，而直接進入下一步之審查。

參考資料

１.  US-Patent-law

２.  PCT Resources, WIPO

http://www.wipo.int/portal/index.html.en 最後拜訪日(2012/06/28)

[1] 會員國共為：

AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BE, BF, BG, BH, BJ, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CF, CG, CH, CI, CL, CM, CN, CO, CR, CU, CY, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, FR, GA, GB, GD, GE, GH, GM, GN, GQ, GR, GT, GW, HN, HR, HU, ID, IE, IL, IN, IS, IT, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LI, LK, LR, LS, LT, LU, LV, LY, MA, MC, MD, ME, MG, MK, ML, MN, MR, MT, MW, MX, MY, MZ, NA, NE, NG, NI, NL, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SI, SK, SL, SM, SN, ST, SV, SY, SZ, TD, TG, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW

[2] EPO(European Patent Office), ARIPO(African Reqional Industrial Property Organization), OAPI(African Intellectual Property Organization), EAPO(Eurasian Patent Office)

近期美國專利訴訟簡論 

眾律國際法律事務所  專利程序助理許美盈

2012-06-27

壹、簡介

　　隨著科技的發展與各國專利權的申請案增多，跨國訴訟的專利權之歸屬與主張也有增加之趨勢。例如蘋果與HTC的專利權之爭自2010年3月開始後，便陸陸續續持續著，兩邊攻防不斷，直至今年6月，雙方之專利權戰爭非但沒有休止，蘋果在美國維吉尼亞州地區法院，再度對HTC提高，而這次蘋果指控HTC違反FRAND條款和反壟斷訴訟，指控HTC用4G/LTE標準相對的關鍵專利。

　　當企業在美國專利權遭人侵害時，專利權人有兩種方法得以救濟：(1)於美國聯邦地方法院提起民事專利侵害訴訟；(2)於美國ITC(United States International Trade Commission)[1]提起關稅法337條不公平競爭控訴。而專利權人可藉由這兩種方法分別取得：(1)美國國際貿易委員會337行政判決(禁運、禁止、查封及沒收令)；(2)聯邦法庭禁止令。

       初步禁令(preliminary injunctions)是美國專利侵權訴訟中禁令性救濟(injunctive relief)之一，其頒布必須遵循一系列規則：

(1)請求頒布初步禁令的申請有必須舉證說明最終勝訴的合理可能性

(2)舉證說明，如不頒布初步禁令，申請人將蒙受難以彌補的損失

(3)法院必須考慮初步禁令授予與否會對其他利害關係人帶來的損害

(4)公共利益

       對於違反美國關稅法第337條[2]的專利侵權案件，ITC因其審理時間與程序比美國一般民事訴訟法院程序來得要快速且簡易，加上ITC裁定的效果是直接發生作用於進口貨物上，故較為更多人使用與聲請。

貳、近期案件

一、Pioneer v. Garmin [337-TA-694]

本案原告Pioneer向ITC提起關稅法337條調查聲請，主張被告Garmin產品侵害其在美國所申請之專利，請求ITC發布排除命令(Exclusion Order)，禁止被告侵權產品進入美國市場。

此案之聲請讓ITC對國內產業要件(Domestic Industry)有了最新判斷標準[3]：

1. 被授權人是否利用系爭專利製造販賣產品

2. 專利組合授權契約中的專利數量

3. 系爭專利在專利組合授權契約中所占的價值比例

4. 系爭契約在授權協商過程中被加以討論的狀況

5. 系爭專利技術範圍與專利組合授權契約技術範圍的差異性

6. 系爭專利是否於訴訟中為專利權人所主張

7. 系爭專利是否與產業標準相關

8. 系爭專利是否為基礎或前端專利

9. 系爭專利是否於美國境內遭受侵權或實施

10. 市場上是否以其他方式承認系爭專利的價值

依上述10個判斷因素，先是界定授權投資中可歸諸於係爭專利的投資範圍後，再接著判斷該投資範圍是否達重大程度。

二、Super Speed v. Google

本案系爭美國專利編號US 5,918,244[4]

在Google於今年4月剛推出雲端服務不久，Super Speed便向美國南德州聯邦地院對Google提告，控告Google所使用之雲端資料儲存服務，侵害到他們所擁有的快取技術專利。

早期美國專利商標局(USPTO)過於浮濫地核發軟體專利，而此案件之判決系爭有關早其軟體專利之有效性。[5]

參、小結

新技術的發明所帶來的也許不僅是龐大的商機，隨之而來的或許會是競爭對手的提告與法院禁令，專利權的爭奪與訴訟亦漸漸發展成跨國爭訟，有時兩間科技公司甚至同時在不同國家間存在著不同類別的專利爭訟(如蘋果與三星)，台灣專利爭訟制度仍在發展，美國也逐漸發展出一套屬自己的審查標準予制度，在台灣專利爭訟制度尚未完全健全之際，美國判決上之案例可為我國在作判斷標準時的參考之一。

參考資料

0. 美國337條款簡介，中華智慧資產經營管理協會第30期電子報

http://www.ipama-age.org/news/A20090312.html (最後拜訪日 2012/06/27)

0. 美國專利法，張乃根
0. 蘋果與宏達電之專利戰，科技產業資訊室

http://cdnet.stpi.org.tw/techroom/pclass/casefocus/2011/pclass_casefocus_11_015.htm (最後瀏覽日 2012/06/27)

0. United States International Trade Commission

http://www.usitc.gov/ (最後拜訪日 2012/06/27)

0. Supreme Court of the United States

http://www.supremecourt.gov/ (最後拜訪日 2012/06/27)

[1] 美國獨立之準司法聯邦機關，同時傭有決定工業進口產品與不公平交易行為之立法與行政權。

[2] 屬於美國當地「行政救濟」措施，主要針對他國以不公平進口方式採取邊境措施，最初是在1930年的美國關稅法第337章節出現，並經多次修定。當進口行為存在不正當競爭，且對美國國內相關產業造成實質性損害時，ITC可根據美國國內企業的申請進行調查。

[3] 原本337條文上對國內產業要件僅為：(1)投有重大廠房及設備，或(2)雇用大量員工，投入大量資本，或(3)在相關開發上進行重大投資，包涵工程上的設計、研究與開發或授權。

[4] 「在網路以一致性快速處理輸入輸出裝置的系統與方法」(Method and system for coherently caching I/O devices across a network)

[5] 對於(35 U.S.C. §101) 專利適格性標的之認定標準，美國最高法院於2012/03/20，在MAYO Collaborative Services, v. Prometheus Laboratories, INC.一案中，作出最新認定標準。

權利金相關實務：巨擘科技vs荷蘭飛利浦一案 

眾律國際法律事務所 專利程序助理許美盈

2012-06-26

壹、案件背景：

智慧財產法院民事判決98年度民專上更(一)字第9號

雙方於86年6月23日簽訂可錄式光磁碟和約2.01，並於合約內約定巨擘科技得使用荷蘭飛利浦公司所授權之專利於中華民國製造被授權產品，並於其他有專利權之國家就此製造之產品為使用、出租、銷售或為其他處分之權利。而後因該產品市場價格下降，而權利金佔其出售價格比例越來越高，巨擘科技認本案有情事變更原則之適用而主張減少權利金，然荷蘭飛利浦公司則主張巨擘科技應當按照合約內容給付所約定之權利金，並按約定之月利率給付遲延利息。

貳、法院判決

(一)本案爭點

1. 系爭合約含授權金條款是否有效？

2. 本件有無情式變更原則之適用？

(二)判決要旨

　　「法律行為之違反分成『效力規定』或『取締規定』，公平法第10條第2款係規定獨占之事業不得對商品價格或服務報酬為不當之決定維持或變更，而違反上開規定者，於同法第41條設有限期停止或改正之要求及罰鍰規定，對於未依限期停止或改正之行為人，同法第35條則設有刑罰之規定。故該款之目的係為阻止獨占事業就商品價格或服務報酬為不當之決定維持或變更之情形繼續存在，是以設有限期停止或改正之要求，而對於前已發生之行為或仍不停止改正之行為人，則以行政罰或刑罰處罰之，故其目的僅係為制止該行為之繼續，而非否認該行為之法律上效果。故該款之規定應為取締規定，屬民法第71條後段所述情形，違反該款規定之行為，並不因此而無效。」

　　「民事法院於具體個案因當事人之請求或抗辯認應適用情事變更之原則時，所為之調整僅係增減如依約履行所生之顯失公平結果，而非調整其原有之契約條件，且民事法院所為之調整僅係增減不合理之部分使其不會顯失公平，而非決定何謂合理之契約給付。另按為達一定行政目的之公行政行為，其本意雖非為調整私契約之效力，但如經公行政行為所管制或禁止之行為，係契約之基本條件，且依原契約履行會導致顯失公平之情形時，則無不許當事人向民事法院請求依情事變更原則增、減給付或變更其他原有效果之理。」

參、判決研析

        一、權利金之簡介

按專利法第96條之修正理由[1]，專利權人得基於專屬授權契約向被授權人收取專屬授權關係之權利金，或是在專利權受侵害時，得向因故亦或過失侵害其專利權者請求損害賠償。

權利金的計算有以下四種：

(1)    頭期款(Upfront Fee)：簽約時所要求的權利金。

(2)    定期的權利金(Patent Royalties)：依照專利使用年限以及市場銷售狀況，雙方談定依一定數額或依售價的相當百分比計算所應支付的權利金。

(3)    技術移轉年費(Technology Fees)：賣方移轉技術內容，買賣雙方訂定限定年限，在此年限內每年支付移轉費用，費用可依市場銷售價格而定百分比計算。

(4)    全期款(Lump Sum Payment)：雙方同意將所有權利金一次付清，不論以後市場成長狀況如何，雙方各自承擔未來市場開發的風險。

        二、權利金之計算

一般而言，專利授權權利金的類型其計算方式可分為二大類：定額權利金與計量權利金。由於採取定額權利金仍不容易估計未來收益情形，因此實務上多採取計量權利金模式。

當專利權人權利受侵害時，按專利法修正條文理由，現行係採總銷售說，明定於侵害人不能就其成本或必要費用舉證時，以銷售該項物品全部收入為所得利益。惟依此方式計算損害賠償額，顯然將系爭之專利產品視為獨占該產品市場。然一方面專利並非必然是產品市場之獨占，侵權人之所得利益，亦有可能是來自第三者之競爭產品與市場利益，非皆屬權利人應得之利益。另一方面如果侵權行為人原有之通路或市場能力相當強大時，因為侵權而將該產品全部收益歸於權利人，其所得之賠償顯有過當之嫌。爰刪除專利法第97條第2款後段[2]，於請求損害賠償時，依實際個案情況衡量計算之。

        三、代結論

在本案判決中，法院認為情事變更係法院依職權公平裁量為增、減給付之判決，應審酌一方因情事變更所受之損失，他方因情事變更所得之利益，及其他實際情形，以定期增、減給付之數額。法院認在本案中荷蘭飛利浦公司與新力公司及太陽誘電公司於光碟片技術市場，具有壓倒性優勢，得排除其他事業參與競爭，屬獨占事業，在市場中占有優勢。在光碟片價格下滑的情況下，仍不給予被授權人談判之機會，仍維持原授權金之計價方式，，造成光碟廠商沉重負擔，已然違反公平交易法第10條第2款之行為。

參考資料

0. 專利法修正總說明，92年2月6日
0. 智慧財產法院民事判決98年度民專上更(一)字第9號

[1]專屬被授權人僅得於被授權範圍內實施發明，其對第三人請求損害賠償或排除及防止侵害，自亦限於授權範圍內始能為之，爰予明定。至於專利權人為專屬授權後，得否行使損害賠償請求權以及侵害排除或防止請求權，經查各國(美、英、日、德、澳洲)立法例，並無此限制，且於專屬授權關係存續中，授權契約可能約定以被授權人之銷售數量或金額作為專利權人計收權利金之標準，於專屬授權關係消滅後，專利權人則仍得自行或授權他人實施發明，是以專利權人於專屬授權後，仍有保護其專利權不受侵害之法律上利益，不當然喪失其損害賠償請求權以及侵害排除或防止請求權，併此說明。

[2]第九十七條  依前條請求損害賠償時，得就下列各款擇一計算其損害：

一、依民法第二百十六條之規定。但不能提供證據方法以證明其損害時，發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害。

二、依侵害人因侵害行為所得之利益。

三、以相當於授權實施該發明專利所得收取之權利金數額為所受損害。

專利侵權之相關實務判決 

眾律國際法律事務所 專利程序助理許美盈

2012-06-25

壹、審理流程簡介

按智慧財產組織法第3條第1款與第3款之規定，依專利法所保護之智慧財產權益所生之第一審及第二審民事訴訟案件，或因專利法所生之第一審行政訴訟事件及強制執行事件，由智慧財產法院管轄。又依民國97年4月24日院台廳行一字第0970009021號事件函知內容，民事有關事件為智慧財產法院管轄之部分為：(1)不當行使智慧財產權權利所生損害賠償爭議事件；(2)當事人以一訴主張單一或數項訴訟標的，其中主要部分涉及智慧財產權者，如係基於同一原因事實而不宜割裂，均為智慧財產權訴訟。

智慧財產民事訴訟事件審理模式為：(1)一審為民事訴訟；(2)兩造均為本國人(原告為專利權人，被告為行為人)；(3)原告未申請更正申請專利範圍；(4)被告為專利權有效性抗辯；(5)配合案件流程管理制度。

在第1次言詞辯論期日前，兩造應依民事訴訟法第266條之規定提出各項事實及法律上爭點、理由及證據，暨提出調查證據或命當事人或第三人提出文書、物件之聲請，俾利於準備程序訂定審理計畫。又若當事人認應提出之文書涉及營業秘密，得依智慧財產案件審理法第11條及第12條之規定聲請核發秘密保持命令。

在準備程序中，係整理爭點和訂定審理計畫，其主要準備工作為：

1. 依民事訴訟法第268條之1整理並協議簡化爭點（例如申請專利範圍之解釋、權利有效性、侵權與否、損害賠償額計算之爭執等）。

2. 針對簡化之爭點，確立調查證據之方法及順序（例如有無鑑定、勘驗、調卷、函查之必要），訂定審理期日。

3. 命當事人或第三人於一定期間提出文書或物件。

4. 如當事人主張或抗辯專利有應撤銷之原因（權利有效性之爭執），必要時，得以裁定命智慧財產專責機關參加訴訟。

5. 專利有效性與侵權與否之審理次序依具體個案定之。

6. 法官諭知當事人如未依審理計畫遵期提出主張、答辯、證據，將依法發生「失權效果」。

準備程序完後，將第1次言詞辯論所欲辯論之爭點、使用之證據方法全數提交法院，並將繕本送達對造。兩造在經過至少1次的言詞辯論後，若再無言詞辯論的必要時，法院在60日的期間宣布判決結果。

壹、相關實務

隨著科技的進步與發展，社會大眾對於自身財產權的保護由有形財產延伸到無形財產，而專利權之侵害在近年來更是隨著案件量的增加，而越來越被重視，基於專業分工與加速解決訴訟紛爭的目的下，我國更是於2008年7月1日成立智慧財產法院。

以下就智慧財產法院幾個主要判決對專利侵害作進一步的說明：

1. 99年度民專上字第24號民事判決

在此判決中，法院就專利侵害鑑定流程明確分為兩個階段，並進一步說明其鑑定步驟。

此判決將專利侵害之鑑定流程明確分為兩階段：(1)解釋申請專利範圍；(2)比對解事後之申請專利範圍與待鑑定對象(物或方法)。

而判決文中更進一步說明其鑑定步驟：「就上開比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象（物或方法）則包括下列步驟：1.解析申請專利範圍之技術特徵；2.解析待鑑定對象之技術內容；3.基於全要件原則（all- elements rule / all-limitations rule），判斷待鑑定對象是否符合「文義讀取」；及4.基於全要件原則，判斷待鑑定對象是否適用「均等論」。鑑定侵害判斷應有一定之流程，即鑑定侵害之第一步需先明確申請專利範圍之內容，然後解析申請專利範圍技術特徵之構成及待鑑定樣品（侵害物）技術內容之構成，再適用全要件原則、均等論或逆均等論、禁反言原則等，加以判斷。」

        2. 99年度民專上字第15號

就專利侵權訴訟損害賠償之請求權方面，法院判決以填補損害為專利侵群賠償之主要目的，即若客觀上無損害發生，則僅能請求防止損害，而無法請求損害賠償。

法院見解為：「損害賠償之目的在於填補損害，倘損害並未發生，或無從證明確有損害，縱有上開排他行為之發生，仍非當然可請求「損害」之彌補，例如，侵害專利權物品之販賣，固可認為係對於專利權之侵害，且因侵權物品之販賣，對於專利權人確有產生排擠或減少權利金收入之效果，自得認為專利權人之損害確已客觀上發生，惟倘僅係為販賣之要約，或僅係製造，而未及販售，因客觀上對專利權人尚未有實際損害發生，亦尚未產生競爭產品之排擠效應，此時，此種未獲得專利權人同意而違反排他行為限制之行為，僅有侵害之虞，專利權人僅得請求防止之，不得因此請求損害賠償，此為當然解釋。而侵害專利權物品之販賣行為，既已產生排擠效果，且對專利權人應得之相當於授權金之收入確有損害，此際，專利權人即可依專利法第85條規定計算其損害。倘侵權行為人為侵害專利權物品之販賣，專利權人不論係依授權金計算其損害，或以侵害人所得之利益、或全部收入做為請求，性質上均應認為係對於同一侵權行為肇致之損害所為之彌補，專利權人依法僅得就上開計算方式「擇一」，不得主張除依權利金請求之外，對於其所減少販賣之商品價值、甚或被告銷售商品之全部收入，一併加計。」

        3. 99年度民專上字第27號民事判決

此判決係在對於專利侵權事實之判斷與有效性審查，並無存在先後順序關係。

其判決摘要為：「於專利侵權損害賠償訴訟程序中，倘當事人就專利之有效性有所主張或抗辯時，則法院固應就該專利是否具有應撤銷、廢止之原因自為調查，若該專利具有應撤銷、廢止之原因，縱然認為遭指控物之技術確有落入該專利範圍之情形，該專利權人亦不得對他造主張權利，亦即不得請求損害賠償。反之，倘被控侵權物品並未落入該專利申請專利範圍，而未侵害專利權，縱然專利權之有效性並無疑義，法院仍得據此駁回權利人之請求，無須再就損害賠償金額為計算。惟究竟應先就專利權有無應撤銷、廢止之原因，抑或就有無侵權事實為判斷，法未明文，自得由法院依其調查所得證據，本於法律確信，以為論斷。」

        4. 98年度民專訴字第136號

時效亦是在請求損害賠償時的重要要件，請求權人需在法定期間內行使請求損害賠償的權利，若未在期間內行使，便會因時效消滅，而無法主張請求權的行使，在時效之計算，法院有作詳細之說明。

法院見解為：「因侵權行為所生之損害賠償請求權，自請求權人知有損害及賠償義務人時起，2 年間不行使而消滅。自有侵權行為時起，逾10年者亦同。民法第197條第1項定有明文。所謂自請求權人知有損害時起之主觀「知」條件，倘係1次之加害行為，致他人於損害後仍不斷發生後續性之損害，該損害為屬不可分，或為一侵害狀態之繼續延續者，固應分別以被害人知悉損害程度顯在化或不法侵害之行為終結時起算其時效。惟加害人之侵權行為係持續發生，致加害之結果持續不斷，倘各該不法侵害行為及損害結果係現實各自獨立存在，並可相互區別者，被害人之損害賠償請求權，即隨各該損害不斷漸次發生，自應就各該不斷發生之獨立行為所生之損害，分別以被害人已否知悉而各自論斷其時效之起算時點，始符合民法第197條第1項規定之請求權罹於時效之本旨，且不失兼顧法秩序安定性及當事人利益平衡之立法目的。」

參考資料

0. 智慧財產組織法
0. 智慧財產法院99年度民專上字第24號民事判決
0. 智慧財產法院99年度民專上字第27號民事判決
0. 智慧財產法院99年度民專上字第15號民事判決
0. 智慧財產法院98年度民專訴字第136號民事判決
0. 智慧財產民事訴訟事件審理模式(以專利侵權事件為例)

http://ipc.judicial.gov.tw/ipr_internet/index.php?option=com_content&view=article&id=26:2011-01-27-06-22-22&catid=52:2011-01-04-01-50-21&Itemid=373 (最後拜訪日20120625)

專利侵害之保全 

眾律國際法律事務所 專利程序助理許美盈

2012-06-22

壹、專利侵害之簡介

近年來，各個科技公司的競爭，由市場佔有率的爭奪延伸到法院的專利訴訟，藉由專利訴訟的進行，讓對方廠商因定暫時狀態處分，以禁止對手產品的上市。據統計，美國聯邦地方法院專利訴訟案件，自2000年突破2,000件後，2009-2010每年訴訟事件約3,000件，平均一天8件，至2011年專利訴訟案達4,000件。而兩大手機廠商蘋果與三星在荷蘭海牙法院的專利訴訟，也在近日作出判決，同時間HTC亦在2012年6月15日，向美國ITC要求重新審視從Google借得的5項專利，由此可查知各個科技大廠間的專利權爭奪與其訴訟的越演越烈。

台灣亦有億光與日亞化學，泰博科技與訊映科技等之類專利訴訟。在此就專利侵權之部分作介紹。在一專利侵權案件中，原告為了保障自己的權利，除得請求賠償損害外，並賦予排他妨害之禁止請求權。而專利侵害之民事救濟方法可分為事前與事後之救濟，事前救濟為專利侵害之保全，事後救濟為專利權人之請求權行使。按專利法修正理由，專利侵權之民事事後救濟方式，依其性質可分為二大類型，而排他妨害之禁止請求權其性質上類似物上請求權之妨害除去與防止請求，故客觀上以有侵害事實或侵害之虞為已足，是不以專利侵權行為人有故意或過失為要件。按專利法第96條之規定，禁止請求權之態樣有二：(1)發明專利權對於侵害其專利權者，得請求除去之；(2)有侵害之虞者，得請求防止之。

貳、保全程序

保全之概念有狹義與廣義之分，狹義之保全係指民事訴訟法第522條、第532條、第538條及第538條之1等民事保全程序。廣義之保全者系指包括狹義保全以外，法律規定之各種暫時性或緊急性之救濟程序。

聲請人在提出定暫時狀態處分聲請時，必要的程序要件為：(1)倘若聲請人為專利權人則應提出專利證書、專利說明書公告本及釋明相對人構成侵害事時之證據；(2)倘聲請人為被控侵權人則應提出證據釋明其未就相對人所主張之專利構成侵害之事實；(3)保全必要性之釋明。

專利侵權案件之審理法院為智慧財產法院，一審雖為民事訴訟，但其保全程序規定仍與民事訴訟法所規定的有所不同：(1)釋明不足不得以供擔保代替之；(2)提高聲請人之釋明責任；(3)法院得開示心證

        專利法第117條與智慧財產案件審理法第22條第2項[1]之規定，皆是為了禁止權利人不當行使或濫用權利，致他人遭受損害。現代科技日新月異，新型商品的推出與上市皆對商品之銷售有重大影響，一旦遲延即可能錯過可獲利之最佳時機，故實務上不乏有聲請人利用保全程序去遲延對手產品的上市期間。法院在審理定暫時狀態處分之聲請時，就其必要性而應審酌之要件有：(1)聲請人將來勝訴可能性，包括權利有效性及權利被侵害之事實；(2)法院若否准定暫時狀態之處分，聲請人是否受到無可彌補之損害；(3)聲請之准駁對於雙方損害之程度；(4)公眾利益(例如醫藥安全或環境問題)造成如何之影響。

叁、近期實務之相關判決

智慧財產法院99年度民專上字第71號民事判決，係近期實務上有關於定暫時狀態處分之判決。在本案中，上訴人為上櫃公司，而被上訴人為Isola公司之董事兼執行長(與上訴人為同類產品之製造商)。本案上訴人認為被上訴人就本件司法爭訟過程僅發布對己有利之部分，未將全部內容詳實記載，且上訴人認為其在交易市場所受影響，完全係因被上訴人聲請定暫時狀態處分，以及在官方網站上發布新聞稿或信息所致，因而認被上訴人違反公平交易法之規定。[2]

在本案中，法院之見解為：「惟法院是否准許定暫時狀態假處分之聲請，係以兩造間爭執之法律關係有無為防止發生重大損害或避免急迫危險或其他相類情形而有必要者為限，是被上訴人聲請之前開假處分事件是否能經法院核准，實係以其有無發生重大損害或急迫之危險存在為審酌之前提要件。至於聲請定暫時狀態假處分之聲請人將來勝訴之可能性部分固亦為法院審酌保全必要性時之考量因素之一，然究與本案訴訟之確定終局判決（即被上訴人是否能於本案實體訴訟獲勝訴或敗訴之確定判決）並無必然一致之關聯。」

而法院在下文中更進一步論及：「再者，被上訴人聲請對上訴人為假處分，乃係依法行使其權利，與法院審理後是否核准其聲請一事無涉，至於被上訴人就前開聲請事件經駁回後是否聲請再抗告，乃被上訴人對程序處理之選擇權利。是以，被上訴人將其已對上訴人寄發警告函及聲請假處分之事實刊載於其公司網站，尚難認係妨害公平競爭之行為、或陳述散布不實情事而為競爭、或其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」

        縱觀上述，在本件判決中，法院認為被上訴人僅公開部分定暫時狀態處分之內容，而致處分相對人之損失不負不正競爭之責

參考資料

0. 專利法
0. 智慧財產案件審理法新智問答彙編
0. 民事訴訟法

[1] 聲請定暫時狀態之處分時，聲請人就其爭執之法律關係，為防止發生重大之損害或避免急迫之危險或有其他相類之情形而有必要之事實，應釋明之。其釋明有不足者，法院應駁回其聲請。

[2] 公平交易法第19條、第22條、第24條。

歐洲專利異議與訴願的提出

眾律國際法律事務所 專利程序助理許美盈

2012-06-21

壹、異議(Opposition)

根據歐洲專利公約(EPC)第99條之規定，任何人若對歐洲專利局(EPO)所核准的專利案件有所異議，可在案件核准九個月內向EPO提出，在異議的提出需經繳納費用，否則便視為未提出異議。異議的提出僅可基於三種因素：

(1)   專利案件的主要標的構成歐洲專利公約第52到57條其中之一的要件，而不具專利性。

(2)   專利的揭露並不明確與足夠顯示個人技術

(3)   專利的主要標的內容超過申請時所提交的文件

EPO在收到異議通知後會立即告知專利權人並且檢查是否受理。若有不足之處會通知異議提出者，若不足之處需依照EPC第77條第1項之規定修改，需在異議期間內補正。其他之修改則需依照EPO所限定的期間內補正(通常為2個月)。未在所規定之期限內補正，則此異議提出將會被拒絕且不受理。

貳、訴願(Appeal)

可對收文部門、(Receiving Section)、審查部門(examining divisions)、異議部門(opposition divisions)、司法部門(Legal Division)的決定提出訴願，而訴願的提出指是暫停其決定的效力，但並不表示其部門所作出的決定無效。上訴人可向歐洲專利局之訴願委員會提起訴願，且需在兩個月內提出上訴文件並繳納費用，訴願理由則在四個月內書面提出，在訴願時需注意前兩項之期限無法延長。

按歐洲專利公約(The European Patent Convention)第99條之規定，訴願人在提出訴願時，需註明：

(1)    訴願人的名字與住址

(2)    指出所不服的核駁書或異議審定書上的理由

(3)    明確指出訴願主旨

每一個訴願的提出都有屬於它的案號，在訴願程序中都會使用其案號。

所有訴願的提出並不會一開始就直接到訴願委員會(the boards of appeal)，而是會先經過一個叫做中間修正(interlocutory revision)的程序，若被訴願之部門認為該訴願可接受並有根據的，則必須在收到訴願理由後三個月內修正其當初所作之決定。若未在三個月內修正，則該訴願會被送到訴願委員會。

但若有第三人對訴願人提出異議，且異議程序進行中，則將不會進行中間修正的程序。

參考資料

1. Art. 52-57 of EPC

2. Art. 99-105 of EPC

3. Art. 106-112 of EPC

歐洲專利申請程序簡述 

眾律國際法律事務所 專利程序助理許美盈

2012-06-21

壹、簡介歐洲專利申請

歐洲專利局(The European Patent Office)係根據歐洲專利公約(EPC)[1]成立，為一審理及執行機構，處理歐洲專利申請案之申請、檢索、18個月公開、審查、核准公告，乃至於異議等程序。專利權申請人得透過EPC申請的方式，而藉此向EPC的締約國與延伸國取得專利保護，不用特地去重新了解歐洲各國的專利制度。對台灣大多數科技從業人員而言，透過EPC申請能免去因不懂其他歐陸語言需付出的額外翻譯成本，讓申請人在申請其他歐陸國家專利權時，得以在英文、法文與德文之三種官方語言擇一即可。

EPC第63條第1項明定，歐洲專利權的期限自申請日起為20年。

         EPO的官方語言是英文、法文和德文，若在申請歐洲專利時非使用以上三種語言，必須在兩個月內補寄其中一種官方語言的翻譯。

歐洲專利制度之主要特色有：(1)優先權主張；(2)先申請原則；(3)新穎性原則；(4)早期公開制度；(5)專利檢索；(6)請求審查

                歐洲專利可申請的種類僅有發明專利，而不包括新型與設計專利。EPC並沒有特別「發明」的定義，但有四類標的物不得申請發明專利，即為：(1)電腦軟體；(2)對人類或動物的手術、治療和診斷方法；(3)各種動植物之品種、培育動植物之必要方法；(4)其商業性開發會違反公共秩序或公序良俗

                可申請專利之基本要件為：(1)可申請專利之標的物；(2)新穎性；(3)產業可利用性；(4)可進步性

貳、申請流程簡述

申請專利時所需附上的文件為：(1)申請書(EPO Form 1001)；(2)專利說明書；(3)申請專利範圍(4)專利說明書或範圍的必要圖式；(5)摘要

                申請專利的文件可送交到在柏林的EPO，或是慕尼黑與海牙的分部(但不包括維也納分部)，同時需繳納文件申請費與檢索費。

                歐洲專利的申請必須在申請案之申請日或優先權日起18個月後，將該申請案說明書公開，申請人亦可請求提早作早期公開。

       EPO通常會對申請的專利性有關的現有技術文件進行檢索，申請人在收到檢索報告以後，通常會根據結果來評估其發明的專利性和獲得授權的可能。而申請人應在EPO的檢索報告公布日起六個月內提出實質審查請求，同時指定成員國。通常在收到檢索報告前，申請人不得修改所申請專利之案件。

       當審查通過後，EPO將發出授權通之複印件，申請人選擇同意授權文本並允許本申請進入授權程序，或按照自己的意思對文本或權力要求進行修改。在獲得專利並生效之前，申請人必須在期限內繳納專利權利費與其他費用，若未在期限內繳納費用則申請會被撤銷。

       當申請之專利案件在歐洲專利公報刊登核准時，所申請案件之專利權始取得。

參考資料

1. Art. 52-63 of EPC

2. Art. 75 of EPC

3. Art. 83 of EPC

[1] EPC締約國為：Albania, Austria, Belgium, Bulgaria, Switzerland, Cyprus, Czech Republic, Germany, Denmark, Estonia, Spain, Finland, France, United Kingdom, Greece, Croatia, Hungary, Ireland, Iceland, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Monaco, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Romania, Sweden, Slovenia, Slovakia, San Marino, Turkey

EPC之延伸國為：Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Serbia