眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

以美國專利再審查平衡訴訟風險-再審查目的 

眾律國際法律事務所  專利師林昱礽

2012-06-15

再審查目的

對於被控侵權人或潛在被控侵權人而言，再審查的目的可以歸納如下：（1）增加與專利權人之談判籌碼；（2）據以請求地方法院暫停訴訟（Stay of Litigation）；（3）作為非蓄意侵權（Non-Willful Infringement）的依據；（4）作為主張專利權人行為不正（Inequitable Conduct）的依據；以及（5）作為訴訟結果不利時之保險。分述如下：

（1）    增加與專利權人之談判籌碼：在訴訟風險明顯且不可忽視的前提下，一份準備完整的再審查請求書，在提交至USPTO之前，適時適度地讓專利權人知悉內容，可以增加專利權人的協商壓力，進而為自己增加談判籌碼。即使最後沒有向USPTO申請再審查，為此所作之準備也可以用在當前或將來的專利無效訴訟中，努力並不會白費。在此需注意的是，一旦向USPTO提交再審查請求，無論是單方或多方再審查均無法撤回。因此，若首要目的是授權談判，那麼申請人於提交再審查請求前，即應透露給專利權人知道以促進協商。另外，如果一多方再審查已開啟，即便申請人與專利權人達成和解，PTO也不會因此撤銷申請人的參與資格，倘若和解協議限制申請人繼續參與再審查，申請人可以主動放棄後續參與的資格，而當申請人退出後，多方再審查程序實質上會變成單方再審查程序，其餘利害關係人並不能藉此取代申請人參與再審查。

（2）    據以請求地方法院暫停訴訟：當系爭專利同時繫屬於USPTO之再審查及地方法院之訴訟程序時，當事人可以請求地方法院暫停訴訟，藉以節省訴訟成本或增加對方協商壓力。法院在考量是否暫停訴訟時，通常最在意後續再審查期間還要多久。由於後續再審查期間可能從數個月到數年，因此想要說服法院暫停訴訟，一定要提出合理可信的再審查期間表，大部分法院至少要看到CRU發出第一次官方通知才會考慮是否暫停訴訟。

（3）    作為非蓄意侵權的依據：由於再審查同意令的核發意味著USPTO同意系爭專利具有可專利性實質性新問題（SNQ），被控侵權人可以據以爭執他是在相信系爭專利是無效的前提下才實施該專利，再加上CAFC於In re Segate一案中提高蓄意侵權的判斷標準，因此，再審查同意令可能成為反駁蓄意侵權指控的利器。不過目前地方法院係將再審查同意令視為蓄意侵權之眾多考量因素中的一項因素，來據以衡量是否合乎In re Segate案所建立之標準。另外，系爭請求項修改與否也可能影響蓄意侵權的判斷，舉例而言，若系爭請求項於審查過程中未被USPTO核駁或者於審定後仍能保持不變，則法院有可能會降低再審查對於蓄意侵權的影響比重，反之則可能有利於非蓄意侵權的主張。

（4）    作為主張專利權人行為不正的依據：由於專利申請過程中，專利申請人與參與申請之關係人有義務向USPTO揭露與可專利性有關之資訊，否則可能會構成不正行為，使得專利無效。因此，倘若被控侵權人可以證明專利申請人有專利申請當時應揭露而未揭露之先前技術（例如其它國家對同一發明之專利申請所下達之核駁中所使用的引證案），並據以讓USPTO開啟再審查程序，即有較高的勝算向法院主張專利申請人有不正行為，系爭專利應屬無效。需注意的是，不正行為是否成立需同時衡量先前技術的客觀相關度與專利權人的主觀欺騙意圖（亦即專利權人是否刻意欺瞞PTO），且客觀相關度與主觀欺騙意圖為兩獨立要件，亦即不得僅因該先前技術與系爭專利是高度相關的，即據以推定專利權人具有明顯的主觀欺騙意圖^（註）。

（5）    作為訴訟結果不利時之保險：USPTO與地方法院不相隸屬，因此，除非是認定請求項無效之最終且不可上訴（或上訴程序終了）的決定，否則互不受對方審查/審理結果所拘束，而兩邊的上訴法庭都是CAFC，換言之，如果兩邊決定不同，最終的裁判是CAFC。一般而言，相較於地方法院法官或陪審團，USPTO擁有較多的專利審查專業與經驗，尤其當系爭專利內容相形複雜時，USPTO的專業與對可專利性標準的熟悉程度較能確保一個落在可預期範圍內的審查結果，因此萬一訴訟結果不如預期時，被控侵權人仍可期待一個相對正面的再審查結果。再者，USPTO與地方法院建構請求項範圍（Claim Construction）的標準相當不同。再審查程序中，請求項範圍之建構係基於它的最大合理解釋；地方法院專利訴訟中，請求項範圍之建構則是法官聽取雙方意見後所作出的「正確」解釋，其範圍通常會小於USPTO所採的最大合理解釋之範圍。換言之，USPTO的請求項解釋方式會使系爭專利曝露在較多先前技術的風險中，這給予再審查申請人較大的空間去挑戰專利的有效性。

以美國專利再審查平衡訴訟風險-再審查申請策略

眾律國際法律事務所  專利師林昱礽

2012-06-15

再審查申請策略

單方再審查與多方再審查有各自的審查流程，申請人可視個案需求分別申請單方及/或多方再審查。如前所述，單方再審查的主要申請規範包括：（1）任何人均可申請；（2）申請人可匿名；（3）可申請多次；以及（4）申請後申請人即脫離審查程序（唯一參與機會是針對專利權人於申請日起二個月內向CRU提交之陳述書作回覆）。多方再審查的主要申請規範包括：（1）限專利權人及其關係人以外之人申請；（2）申請人不可匿名且需揭露關係人；（3）申請人及其關係人於當前的多方再審查結束前，未經CRU主管同意，不得針對系爭專利提出另一多方再審查；（4）申請人及其關係人就先前多方再審查過程中已提出或可得提出之可專利性資訊，不得據以再次提出多方再審查；以及（5）申請後申請人仍能繼續參與審查程序。無論是單方或多方再審查，再審查內容原則上均會公開。

由於單方再審查不限制同一申請人申請多次，部分申請人會策略性地提出多次單方再審查，這麼做的好處包括：（1）於首次再審查的準備工作中，只需針對少數請求項之SNQ來準備，其餘請求項之SNQ可留待後續申請之單方再審查中主張，如此即可縮短首次再審查的準備時間；（2）僅管單方再審查給予申請人之參與空間非常有限，但申請人可以根據在先之單方再審查的公開內容（包括官方通知與專利權人之回覆意見）來準備在後之單方再審查，以達到類似多方再審查的效果。有專利權人認為多次提出單方再審查是一種騷擾及蓄意延宕審查之行為，且使申請人不公平地享受到類似多方再審查的好處但規避掉其限制。USPTO目前係要求SNQ必需是新的且非累積性的，來有限度地防止申請人針對同一專利大量申請單方再審查。此外，USPTO之專利法律行政辦公室（Office of Patent Legal Administration, OPLA）也可將多個單方審查查予以併案處理，甚至專利權人也可以針對併案與否之決定以及騷擾行為向OPLA提出請願，基於USPTO擁有完整之權限來決定是否併案，應可解決相關問題。

另有一種作法是：再審查申請人先申請單方再審查，之後再申請多方再審查。如此一來，申請人可以加快首次再審查準備工作（僅針對少數請求項來申請單方再審查），以取得較早之申請日來強化向法院要求暫停訴訟的正當性。類似地，USPTO也可將單方與多方再審查予以併案。

以美國專利再審查平衡訴訟風險-再審查潛在風險

眾律國際法律事務所  專利師林昱礽

2012-06-15

再審查潛在風險

由於USPTO之再審查程序與地方法院之訴訟程序是相獨立的，申請人（即被控侵權人）與專利權人在同時處理再審查與訴訟時，會各自遇到不同的潛在風險。

同時面對再審查與訴訟時，在執行上，專利權人的主要難題是如何有效區隔訴訟團隊與再審查團隊（包括內部與外部專利法務人員、律師與專家證人）。於再審查程序中，專利權人與參與再審查之共同利害關係人（Patentee and its Privies）有義務正當且誠實地跟USPTO對話，該義務包含了揭露與可專利性有關的資訊，一旦違反該義務，即可能構成不正行為，進而使專利無效。於此同時，在訴訟方面，法院可能會核發保護令來規範訴訟雙方如何處理訴訟所涉及的機密資料，當一份機密資料與可專利性有關時，如果專利權人之訴訟團隊與再審查團隊區隔不清，再審查團隊即可能背負著將該份資料提交予USPTO的義務，而使訴訟團隊違反保護令；亦或為了遵守保護令不提交該份機密資料，而使再審查團隊違反揭露義務，進而構成不正行為。儘管USPTO曾表示保護令範圍內的資訊在沒有證據顯示該資訊可以公開的情況下是不需提交的，但為避免爭議，許多訴訟律師選是會選擇不參與再審查，以避免所持資訊揭露與否的困擾，然而，這也造成了訴訟團隊與再審查團隊可能會出現立場或說法不一致的風險，尤其在請求項範圍之建構與可專利性之解釋方面可能出現分歧。因此，如何同步二個獨立運作的團隊是專利權人頭痛的地方，當然，倍增的費用也是。

在申請人方面，雖然沒有必要區隔訴訟團隊與再審查團隊，然而申請人最大的隱憂來自於自身的機密資訊會否被專利權人用來修改請求項或撰寫新的請求項，藉此一面限縮請求項範圍以避開先前技術，一面將申請人之產品納入修改後的範圍裡。理論上，訴訟中的任一方都不可以利用對方的機密資訊來修改或新增請求項（無論是申請中或再審查中之專利），但由於舉證不易，事前的防範可能會比事後的追訴來得有意義。因此，雙方在協商訂定保護令內容時，必須考慮到進行中或未來可能開啟的專利申請或再審查程序，以擬出妥善的保護令，尤其申請人方面（被控侵權人）更應著力要求專利權人嚴格區分訴訟與再審查團隊。

註：Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co. (CAFC 2011) (en banc)

台灣專利法規與中國專利法規之異同(1)

眾律國際法律事務所 專利部副總經理鄭裕涵
2012-06-01

前言

台灣與中國大陸所處的地緣關係相當接近，所使用的官方語言都是中文，並且台灣與中國大陸的基本專利精神與立法概念是類似的。但，在實際閱讀過台灣與中國大陸的專利法、施行細則(中國大陸稱為實施細則)與審查基準(中國大陸稱為審查指南)後，兩岸的相關專利法規的差異點除了程序名稱上的用語遣詞不同之外，仔細比較兩岸的相關專利法規，還能發現其實存在著很多基本法定規範的差異性，這在兩岸專利相關法規中即各自代表了程序上的不同意義。

以下將逐一介紹兩岸在專利法規上的相同與差異之處。

擬制新穎性V.S. 抵觸申請

以台灣及中國的發明專利做為說明：

台灣現行專利法第23條：「申請專利之發明，與申請在先而在其申請後始公開或公告之發明或新型專利申請案所附說明書或圖式載明之內容相同者，不得取得發明專利。但其申請人與申請在先之發明或新型專利申請案之申請人相同者，不在此限。」

中國現行專利法第22條第2款：「新穎性，是指該發明或者實用新型不屬於現有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請，並記載在申請日以後公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。」

台灣專利法第23條為擬制喪失新穎性之相關規定，而中國專利法第22條第2款的最後一句為抵觸申請之相關規定，上述兩岸專利法條之意旨皆為將先申請案以法律擬制(legal fiction)為後申請案之新穎性審查範圍，若後申請案的申請專利範圍內容違反上述的法條規定，即不准予專利權。

台灣與中國在此一規定的專利法條，由字面描述可以直接看出用字遣詞的差異，接著再進一步比對兩岸對於擬制喪失新穎性/抵觸申請的判斷準則。

台灣專利法對於擬制喪失新穎性的判斷原則有四：

1. 先申請案的申請日係早於後申請案的申請日，但先申請案的公開或公告日是在後申請案的申請日之後。

2. 以後申請案之申請專利範圍比對先申請案的說明書及圖式內容。

3. 先申請案與後申請案之申請人必須是不同之申請人。

4. 先申請案應為專利權人以外之人申請在先但在系爭專利申請日之後始公開或公告之國內發明或新型專利申請案。

中國專利法對於抵觸申請的判斷原則有四：

1. 先申請案的申請日係早於後申請案的申請日，但先申請案的公開或公告日是在後申請案的申請日之後。

2. 以後申請案之申請專利範圍比對先申請案的權利要求書、說明書及圖式內容。

3. 先申請案與後申請案之申請人為同一申請人或是不同申請人。

4. 先申請案必須是向國務院專利行政部門提出申請。

以台灣與中國對於擬制喪失新穎性/抵觸申請的法條規定與判斷原則第1點、第2點而言，兩岸的規定是相同的：若先申請案有撤回、視為撤回或不受理等情事而未公開或公告，則不得據為判斷後申請案擬制喪失新穎性；先申請案與後申請案的比對基礎為，後申請案的申請專利範圍與先申請案的專利文件的全文內容進行比對，並非是先申請案的申請專利範圍與後申請案的申請專利範圍進行二者的比對。

並且，以台灣與中國對於擬制喪失新穎性/抵觸申請的法條規定與判斷原則第4點來看，兩岸的規定是相同的：在台灣的審查基準第5章中清楚載明，若是申請在先但在系爭專利申請日之後始公開或公告之國外專利案，不能據以認定先申請案不具擬制喪失新穎性的先前技術；在中國專利法第22條第2款中明確記載先申請案必須是向國務院專利行政部門提出過申請。也就是說，做為擬制喪失新穎性/抵觸申請的專利前案，不得為國外的專利申請案，必須是該國/地區的專利申請案。

反之，台灣與中國對於擬制喪失新穎性/抵觸申請的規定差異在於上述判斷原則的第3點：

中國專利法第22條第2款在2009年修法之前的判斷標準是：指有”他人”就同樣的發明或者實用新型在申請日前向國務院專利行政部門提出申請，並記載在申請日以後公布或公告的專利文件中，才構成抵觸申請；本人就同樣的發明或者實用新型在申請日前提出專利申請的，後申請案並不喪失新穎性。

中國在2009年之前的規定與台灣現行專利法的規定相同，在擬制喪失新穎性/抵觸申請的判斷上是採用相對新穎性的判斷標準。但中國在2009年修法後，將”他人”修改為”任何單位或者個人”，將抵觸申請的判斷原則改為採用絕對新穎性的判斷標準。也就是說，在中國就同樣的發明或者實用新型在申請日前提出專利申請，並記載在申請日以後公布或公告的專利文件，其申請人不論是本人/本單位或是任何人/任何單位於同日申請的同樣發明創造，皆構成抵觸申請，並且讓後申請案喪失新穎性。

綜上所述，案件於審查階段或是舉發/無效階段時，若對該專利申請案或該專利權有引用相關法條時，應先確認所附之先前技術文獻與證據的申請日期、公開/公告日期、申請國等案件資訊，並根據系爭案件為台灣專利申請或是中國專利申請，確定先前技術文獻/證據的申請人適格性，避免在該國引用了錯誤的證據文獻主張該法條。

一案兩請之規定

台灣與中國對於新型專利申請/實用新型專利申請並不進行實質審查，僅進行形式審查，因此審查所耗費的時間較發明專利申請要來的短，若新型專利申請/實用新型專利申請的形式沒有違反法定標的，授權的時程自然較發明專利申請需要經過實體審查階段要來的快。

基於同一發明僅能給予一個專利權，而該專利權是給予最先提出申請者的原則，若同一申請人就同樣的發明創造分別授予發明專利權與新型專利權，無疑是違反上述的”同一發明僅給予一個專利權”的原則，如此將有違社會公平，也會造成權利主張上的混亂，因此台灣與中國皆制定有相關專利法規，以規範此一情事的發生。

台灣現行專利法第31條第2項：「前項申請日、優先權日為同日者，應通知申請人協議定之，協議不成時，均不予發明專利；其申請人為同一人時，應通知申請人限期擇一申請，屆期未擇一申請者，均不予發明專利。」

台灣現行專利法第31條第4項：「同一發明或創作分別申請發明專利及新型專利者，準用前三項規定。」

中國現行專利法第9條第1款：「同樣的發明創造只能授予一項專利權。但是，同一申請人同日對同樣的發明創造既申請實用新型專利又申請發明專利，先獲得的實用新型專利權尚未終止，且申請人聲明放棄該實用新型專利權的，可以授予發明專利權。」

在台灣的實務做法是，對於同一申請人於同日對同一發明創造申請發明專利又申請新型專利的情況，若是發明專利在實體審查階段或是已獲准專利權階段，智慧財產局或任何人發現同一發明創造同時申請了發明專利與新型專利而提出異議(官方發出通知或任何人提出舉發請求)，此時申請人必須擇一，否則均不予專利。

若申請人選擇發明專利，並撤回新型專利申請或是新型專利權被撤銷，該發明專利繼續進行實體審查或是維持發明專利權的續存；若申請人選擇新型專利，並撤回發明專利申請或是發明專利權被撤銷，則維持新型專利權的續存。

也就是說，無論申請人選擇發明專利或是新型專利，另一專利勢必被撤回或撤銷，將導致另一專利權利自始不存在，如此並無法完整提供給申請人較為立即性的專利權保護，只能透過發明專利於申請後18個月公開時，採取臨時性的補償救濟，避免他人在此一發明專利權公開到核准專利權的期間，侵害該申請人的權利。

然而，在中國對於一案兩請的規定就與台灣不甚相同。在中國現行的實施細則第41條中明確規定，同一申請人在同日對同樣的發明創造既申請實新型專利又申請發明專利的，應該在申請時主動的分別說明對同樣的發明創造已申請了另一專利。若發明專利申請經審查後沒有發現駁回理由，國務院專利行政部門應通知申請人在期限內聲明放棄實用新型專利權，方可授予發明專利權，而該實用新型專利權係自公告授予發明專利權之日起終止。

詳細而言，在中國提出一案兩請的專利申請請求，申請人必須於申請的同時主動提報，於二專利申請案的申請書上分別填寫另一專利申請的存在，並在公告授予發明專利之日起聲明放棄實用新型專利權，如此同一發明創造在發明專利權尚未核准前，先以實用新型專利權獲得保護，在發明專利權獲准後，即改以發明專利權接續予以保護，達到該發明創造之專利權的無縫接軌，對申請人的權益將不造成太嚴重的影響。

然而，中國的發明專利是採請求審查制度，在獲准發明專利權之前，是需要通過審查委員針對申請案所載之技術方案的實質審理。如此，發明專利在獲准其專利權的過程中，可能會下述幾種情形：

0. 發明專利申請所載之權利要求皆具備專利性，無需任何修改即獲准其專利權；
0. 發明專利申請所載之部分權利要求具備專利性，申請人經過併項修改或是刪除不具專利性的權利要求，而獲准其專利權；
0. 發明專利申請所載之權利要求不具備專利性，但說明書中記載具備專利性的技術方案，申請人經過將說明書內容修改至權利要求中，而獲准其專利權。

上述的情形1、2，所核准的發明專利的權利要求範圍與另一先核准的新型專利的權利要求範圍相同，因此申請人於該發明專利核准之日必須選擇其中一專利，而被迫放棄另一專利，似乎對申請人的專利運用策略未達最完善的保護；而上述的情形3，所核准的發明專利的權利要求範圍已與另一先核准的新型專利的權利要求範圍不同，並非屬於同樣的發明創造，因此申請人於該發明專利核准時並不需要選擇其中一專利，而可以使兩個專利權共存。

就上述情況1、2而言，若欲使兩個專利權共存，以利智權運用策略更為靈活，申請人可考慮在發明專利核准之前的時間點，提出其中一專利的權利要求範圍修改的請求，使二專利的權利要求被視為是不同的發明創造。

【參考書籍資料】

專利法逐條釋義 經濟部智慧財產局 民國98年6月 ¹

審查基準 2004年版²

審查基準 2006年版³

審查指南 2010年⁴

《中華人民共和國專利法》解釋及實用指南 中國民主法制出版社 2009年⁵

  圖一：本所出訪INTA 2012年會成員於會議中心大廳合照（左起：林志信專利師、陳宜誠律師、李汝民律師）

圖二：INTA 2012年會會議中心大廳

 圖三：INTA 2012年會報到處

圖四：與國外代理人邀約見面處—Entrance to the Hospitality Area

圖五：與國外代理人晤談之Hospitality Area

 圖六：與本所秘魯代理人Thorne, Echeandía & Lema事務所Alvaro Echeandía B.合照

 圖七：與本所馬來西亞代理人Gan Partnership事務所Tai Foong Lam先生合照

 圖八：與本所西班牙代理人GARRIDO PASTOR ABOGADOS SLP事務所Mr. Jose GARRIDO合照

 圖九：與本所南韓代理人Ace IP Law Office事務所Mr. Jason M. CHOI等人餐敘

 圖十：與本所澳洲代理人Ellis Partners事務所Emily Ellis小姐合照

 圖十一：與本所澳洲代理人Ellis Partners事務所Emily Ellis小姐合照

 圖十二：與巴西Camelier Intellectual Property Law Office事務所Mr. Felipe Camelier合照

 圖十三：與馬來西亞KASS International Sdn Bhd事務所Ms. Kimberly Liam合照

 圖十四：與美國Oblon, Spivak事務所Mr. Zach Stern等人合照

 圖十五：INTA 2012年會各國事務所展覽廳

 圖十六：INTA 2013年會將於美國達拉斯舉辦

以美國專利再審查平衡訴訟風險-再審查簡介 

眾律國際法律事務所  專利師林昱礽

2012-05-10

再審查簡介

美國專利的再審查程序有二種：一是單方再審查（Ex Parte Reexamination）；一是多方再審查（Inter Partes Reexamination。美國專利改革法案以多方審視程序（Inter Partes Reviewing Proceeding）取代目前之多方再審查，預計於2012/9/16生效）。單方再審查任何人均可申請，且可匿名，總費用約一至二萬美元；多方再審查限專利權人及其關係人（Patentee Owner and Its Privies）以外之第三人申請，不可匿名，且審查標的限申請日為1999/11/29當日或之後的美國專利，總費用約五到二十萬美元。二種再審查程序之要件整理如下： 

                美國專利單方與多方再審查要件表 

＊    可專利性實質新問題：SNQ（Substantial New Question of Patentability）

＊    專利上訴暨衝突復審委員會：BPAI（Board of Patent Appeals and Interferences）

＊    聯邦巡迴上訴法院：CAFC（Court of Appeals for the Federal Circuit）

單方再審查與多方再審查的主要差異在於申請人的參與程度。對單方再審查而言，專利權人可於申請日起二個月內向CRU提交陳述書，除可說明可專利性之理由，亦可修改請求項，而申請人於收到該份陳述書影本後二個月內可以提交意見，這是申請人於單方再審查程序開始後唯一的說明機會，有些律師會因此建議專利權人不要提交陳述書。倘單方再審查結果對專利權人不利，專利權人可以向BPAI及CAFC提出上訴。若專利權人於審查過程中曾以陳述書或答辯書針對SNQ存在與否向CRU提出不同意見，亦可以此為個別上訴之基礎。至於申請人於單方再審查中是沒有任何上訴機會的。

對多方再審查而言，申請人與專利權人有大致對等的參與機會。按規定，CRU需將其中一造所提出之文件之影本提供予對造，當申請人收到專利權人針對官方通知所提出之答辯書的影本後，30天內可以提交書面意見。倘多方再審查結果對可專利性不利，專利權人可向BPAI及CAFC上訴；反之，申請人也可向BPAI及CAFC上訴。

單方再審查與多方再審查的其它主要不同點還包括：

（1）多方再審查申請人不可匿名，且需載明關係人。單方再審查無此限制；

（2）多方再審查申請人及其關係人於當前的多方再審查結束前，未經CRU主管同意，不得針對系爭專利提出另一多方再審查。單方再審查無此限制；

（3）多方再審查申請人及其關係人不得就先前審定之多方再審查或審結之專利訴訟中已提出或可得提出之資訊再次申請多方再審查。單方再審查無此限制；

（4）多方再審查不得申請面談。單方再審查於第一次官方通知後，專利權人可申請面談；以及

（5）對於經由一多方再審查確認有效之請求項，該多方再審查之申請人不得依據先前審查過程中已提出或可得提出之資訊來提起專利有效性訴訟。

另外，可專利性實質新問題（SNQ）是每件再審查請求案的基礎，無論是單方或多方再審查，都必須至少有一個請求項具有SNQ，才有繼續審查的機會。為了要證明有SNQ，申請人需利用專利或公開文件來證明有一個新的、非累積（New and Non-cumulative）的先前技術存在，該先前技術必須是在系爭專利的專利申請過程中未曾被考慮過的，以及在先前的再審查過程中未曾被提出來的。在此需留意的是，其它專利有效性問題例如申請前已公開銷售或公開使用等均無法作為再審查的依據，即便該些問題在訴訟審理時是納入考量的。

（待續） 

註1：35 U.S.C. 301~307; 37 C.F.R. 1.501~1.570; MPEP 2200

註2：35 U.S.C. 311~318; 37 C.F.R. 1.902~1.997; MPEP 2600

註3：37 C.F.R. 1.181~1.183; 37 C.F.R. 1.515, 1.927; MPEP 1002, 2248, 2646

註4：Federal Register / Vol. 75, No. 122 / Friday, June 25, 2010 / Notices, Docket No. PTO–P–2010–0049

以美國專利再審查平衡訴訟風險-前言

眾律國際法律事務所  專利師林昱礽

2012-05-10

前言

台灣企業在走向國際、與世界貿易的過程裡，終究會面臨專利侵權訴訟的風險，愈是成功的企業，曝露在訴訟風險的機會就愈大，訴訟之成本與損害賠償金額通常又以美國專利訴訟為最。面對美國專利訴訟威脅時，企業的因應之道不外乎有四：（1）主張非侵權；（2）迴避設計；（3）主張專利無效；及（4）尋求和解。主張專利無效的管道有二，一是經由訴訟向聯邦地方法院（District Court, DC）主張專利無效，二是向美國專利商標局（United States Patent and Trademark Office, USPTO）提出再審查。以往台灣企業主張專利無效的戰場通常是在聯邦地方法院，再審查程序由於緩不濟急又前景不明，較少為企業所採用。然而此一狀況在二件事發生後有所改變：其一是2005年USPTO成立了一個再審查中心（Central Reexamination Unit, CRU），專責處理再審查案，使得再審查成為更迅速可靠的專利有效性審查手段；其二是2007年美國聯邦最高法院（Supreme Court）於KSR v. Teleflex案中闡明顯而易知性（Obviousness）的判斷標準，使得USPTO對於專利是否顯而易知有更寬鬆的審查空間。

USPTO的再審查與地方法院的審理係相互平行之程序，當事人可依個案進度與需求選擇戰場。由於再審查相較於訴訟在費用上遠為低廉（再審查費用估一到二十萬美元；地方法院訴訟費用估二百萬美元以上），且統計上對專利權人較為不利。因此，面臨美國專利訴訟風險時，被控侵權人或潛在被控侵權人應將再審查視為一重要的反制手段。

淺談美國臨時申請案(Provisional Application)

眾律國際法律事務所 專利部副總經理鄭裕涵

2012-04-05

何謂美國臨時申請案

美國在專利類型申請上分類為發明專利(Utility patent)、設計專利(Design patent)、植物專利(Plant patent)三種類型，美國在專利申請形式上更有別於其他國家的專利制度，規範有非臨時申請案(non-provisional application)及臨時申請案(provisional application)。臨時申請案(provisional application)的制度依照西元1995年6月8日美國國會通過在烏拉圭回合談判所簽訂的協議(Uruguay Round Agreements Act，RUAA)，美國專利商標局(United States Patent and Trademark Office，USPTO)所提交美國專利法，因而產生的一種獨立的專利申請形式。

美國臨時申請案的特性

臨時申請案具有幾個特點：

1. 不一定要有請求項，只需提供說明書、必要圖式及發明人姓名即可建立臨時申請的申請日；

2. 不拘泥於美國專利法所制訂的說明書格式，申請人可以任意格式提出申請；

3.美國專利商標局(USPTO)是接受英文以外的說明書內容，但必須符合美國專利法35. U.S.C. 112第1段及35. U.S.C. 113¹的規定；

4. 不能予以審查和授予專利權，它僅可為在一年內提交“正規”申請搶佔一個申請日，自其申請日起算屆滿十二個月後，依規定視為放棄並予以公開；

5. 不能要求一件外國申請為其建立優先權，但根據巴黎公約可以保留國際優先權；

6. 新式樣創作不得申請臨時專利申請案。

美國臨時申請案的策略應用

在一項研發結果完成的當下，發明人可能還無法立即清楚估算出此一研發成果的市場需求與市場價值，或是在投入智權保護的資金不甚充足的情況下(以大實體(large entity)而言，臨時申請案的官方規費為USD 250，非臨時申請案的官方規費為USD 1,250)，申請人即可以考慮以臨時申請案的方式，先取得此一發明的申請日期。待獲取暫時性的權利保護後，再利用12個月的緩衝期間妥善進行市場分析調查與規劃產品銷售區域，屆時在申請日後的12個月向世界各國提出以主張臨時申請案為優先權案來轉換為非臨時申請案(或稱正式申請案)的專利申請，以完整保護此一發明成果。

另外的情況可能是，發明人來不及在技術公開日之前完成非臨時申請案的準備工作，例如已經準備將研發成果在展會中公開展示、應用此一研發成果製造的產品準備上市銷售等將技術方案公諸於大眾的情事。若是早於專利申請案提出前即公開予大眾知悉時，該申請案將喪失絕對新穎性的專利要件，如此將無法利用智慧財產權來保護發明人辛苦研發的技術成果。

此時，發明人可以考慮提出準備文件較為簡單的臨時申請案，以快速且花費低廉的取得該技術成果的專利申請日，只要能夠先確立專利申請日是早於技術公開日，將不必擔心研發成果無法被專利權保護的問題發生。

上述情況都是在辦理專利申請案時經常遭遇的實務情況，此時會建議申請人/發明人先提出臨時申請案，以先取得過渡期的保障，事務所的工程師也不必趕著在幾天的時間內就得趕工完成各個申請國家的專利說明書內容，也能妥善顧及撰稿品質，此一做法對發明人或是承辦事務所而言，可謂是雙贏(win-win)的最好選擇。

美國臨時申請案的效力

臨時申請案需在申請日起12個月內進行非臨時申請案的轉換，於請求轉換為非臨時申請案時，可以同時進行修正，並於非臨時申請案的說明書中包括至少一項申請專利範圍(claim)。需注意的是，轉換為非臨時申請案之發明標的，必須要在臨時申請案中得到支持，非臨時申請案才能夠主張臨時申請案的申請日為優先權日。

我國是承認臨時申請案的優先權效力的，申請人亦可以依據巴黎公約article 4(c)²的規定在多數會員國的專利申請時主張其優先權的，但在將臨時申請案轉換為非臨時申請案並於巴黎公約的會員國提出請求時，仍需依照各國的專利制度規定，將臨時申請案的文字轉換為該國/地區所接受的文字。

另外一個實務問題是，臨時申請案可否作為根據專利合作條款(Patent Cooperation Treaty，PCT)所提出的國際專利申請案(以下簡稱PCT申請案)的優先權基礎案?

根據近年來的實務經驗操作，PCT申請案是可以主張臨時申請案為其第一國的優先權案，但申請人仍需在臨時申請案的申請日起12個月內，向PCT提交非臨時申請案的申請，否則當臨時申請案的期限屆滿而放棄時， PCT申請案是無法將申請日回溯至臨時申請案的申請日來做為優先權日。

35 U.S.C. 112 Specification.¹

The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.

35 U.S.C. 113 Drawings.¹

The applicant shall furnish a drawing where necessary for the understanding of the subject matter sought to be patented. When the nature of such subject matter admits of illustration by a drawing and the applicant has not furnished such a drawing, the Director may require its submission within a time period of not less than two months from the sending of a notice thereof.

Paris Convention on the Protection of Industrial Property article 4(c) ²

(1) The periods of priority referred to above shall be twelve months for patents and utility models, and six months for industrial designs and trademarks.
(2) These periods shall start from the date of filing of the first application; the day of filing shall not be included in the period.
(3) If the last day of the period is an official holiday, or a day when the Office is not open for the filing of applications in the country where protection is claimed, the period shall be extended until the first following working day.
(4) A subsequent application concerning the same subject as a previous first application within the meaning of paragraph (2), above, filed in the same country of the Union shall be considered as the first application, of which the filing date shall be the starting point of the period of priority, if, at the time of filing the subsequent application, the said previous application has been withdrawn, abandoned, or refused, without having been laid open to public inspection and without leaving any rights outstanding, and if it has not yet served as a basis for claiming a right of priority. The previous application may not thereafter serve as a basis for claiming a right of priority.

專利侵權行為與不正當競爭—美國華盛頓州《反不正當競爭法》與我國公平交易法

眾律國際法律事務所 實習律師陳映青

2012-04-11

壹、 前言

專利作為企業競爭有利工具之一，專利權人常利用專利的獨占性及其衍生的經濟價值，或藉以排除市場之競爭者，或藉以收取高額授權金。對於專利侵權人並得以訴主張損害賠償責任。

但專利侵權行為，若涉及生產製造銷售等行為，是否會同時構成不公平競爭?

貳、 美國華盛頓州《反不正當競爭法》[1]

美國華盛頓州《反不正當競爭法》於2011年7月時，增訂針對「非法使用盜版資訊技術從事不公平競爭行為」之規範。企圖藉此創造更為公平的市場競爭環境。

依此規範，凡符合一定條件之商品製造商、經銷商或銷售商，於美國華盛頓州境內，利用盜版軟、硬體或其衍生商品從事最終商品之製造，或對上述商品進行經銷行銷、物流倉儲等行為，即會構成不正當競爭行為。

此時，凡與涉案製造商有競爭關係之製造商或美國華盛頓州之檢察官，均得在係爭軟、硬體之專利權人提出書面警告後，對侵權人提起不公平競爭訴訟，請求法官禁止涉案商品於美國華盛頓州之販售(包括要約)，或判命被告給付相當原告實際損失或正版技術市場價值之賠償金。在被告故意犯罪之情形，法官並得例外判命被告給付原告其損害金額3倍之懲罰性賠償金。

參、 臺灣公平交易法

第24條—

「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」

第30條—

「事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，被害人得請求除去之；有侵害之虞者，並得請求防止之。」

第31條—

「事業違反本法之規定，致侵害他人權益者，應負損害賠償責任。」

第32條第1項—

「法院因前條被害人之請求，如為事業之故意行為，得依侵害情節，酌定損害額以上之賠償。但不得超過已證明損害額之三倍。」

肆、 解析

我國之公平交易法是採列舉概括之規定方式，「專利侵權行為」雖不符第18條至第23條之列舉行為，惟依第24條之概括規定可知，凡足影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為，均屬不公平競爭行為而為公平交易法所規範。是以，若「專利侵權行為」之目的在於商品之製造或銷售，並已造成交易秩序之不公正時，該侵權行為除應受專利法規範外，並應受公平交易法所規制。

惟美國華盛頓州《反不正當競爭法》新修正之規定，則將「專利侵權行為」明文列為不公平競爭行為之一，雖其擴大行為主體及於製造商外之銷售商、行銷商，並將其行為態樣擴及商品之製造、經銷行銷、物流倉儲等行為，但其限縮行為客體於軟、硬體等資訊專利技術，又未以其行為是否足影響交易秩序為要件，似已脫離公平交易法之規範目的。

至於法律效果上，我國不公平競爭行為之效果，包括侵害之排除制止、損害之賠償和故意犯罪之懲罰性賠償金，與美國華盛頓州《反不正當競爭法》新修正規定大致上並無不同。

伍、 代結論

美國華盛頓州《反不正當競爭法》2011年7月增訂之「非法使用盜版資訊技術從事不公平競爭行為」規範，其目的在於提供更為公平之市場交易競爭秩序，但其規範方式似無法與規範目的扣合。相較我國以概括規定方式，依其行為是否足以影響交易秩序為判斷依據，反而較能扣緊規範目的，亦不致有掛一漏萬之虞。

 參考資料及連結：

1.吳志洋、黃鈺惠，華盛頓州新修訂之《反不正當競爭法》製造商、協力商使用盜版軟體前，不可不知之法律風險，勤業眾信通訊2012年02月號。 

http://www.deloitte.com/view/tc_TW/tw/48080/48084/136508/76bdf925dc655310VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm (最後拜訪日 20120411)

2.美國華盛頓州《反不正當競爭法》。

3.中華民國公平交易法。

[1] 吳志洋、黃鈺惠，華盛頓州新修訂之《反不正當競爭法》製造商、協力商使用盜版軟體前，不可不知之法律風險，勤業眾信通訊2012年02月號。

http://www.deloitte.com/view/tc_TW/tw/48080/48084/136508/76bdf925dc655310VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm (最後拜訪日 20120411)

中國香港專利簡介

眾律國際法律事務所  專利顧問許晉榮

2012-04-05 

香港專利分為兩種(1)標準專利(Standard Patent)和(2)短期專利(Short Term Patent)，兩者都是用來保護新發明、產品的新功能、有效益的新結構或改良的新生產方法等。標準專利可在第3年屆滿後每年續期一次，有效期最長達20年。短期專利則可在申請的提交日期起計4年後續期，有效期最長達8年。

申請人必須向知識產權署轄下的專利註冊處提交申請。對於已在世界其他地方或中國其他地區提出申請的專利，中國香港不會自動給予保護，且中國香港專利審查只會確定是否符合專利申請的形式規定，不會就發明的新穎性或創造性進行實質的查檢和審查。

中國香港專利不保護產品的外觀、設計形狀、裝飾或視覺上的美感。因此若要保護外觀，則需申請註冊外觀設計和版權。  

申請標準專利

在中國香港，標準專利的批予，是以下述三個專利局(稱為「指定專利當局」)所批予的專利註冊為基礎的︰

• 中華人民共和國國家知識產權局
• 歐洲專利局
• 聯合王國專利局(United Kingdom Patent Office)

在中國香港申請標準專利的程序分為兩個階段，申請人須提交下述兩項請求︰

• 指定專利申請的記錄請求，指定專利申請是指在中華人民共和國國家知識產權局、歐洲專利局(指定聯合王國)或聯合王國專利局發表的專利申請(第一階段)；以及
• 就已獲中華人民共和國國家知識產權局、歐洲專利局(指定聯合王國)或聯合王國專利局批予的專利，在香港提交註冊與批予請求(第二階段)。

標準專利申請第一階段必須在指定專利當局發表指定專利申請後6個月內，提交記錄請求。另外，要注意：如果指定中國的國際申請已由國際局以中文發表，申請人必須在中華人民共和國國家知識產權局發出國家申請號通知書後6個月內，在中國香港提交記錄請求。如果指定中國的國際申請已由國際局以中文以外的語文發表，申請人必須在中華人民共和國國家知識產權局發表該國際申請的日期後6個月內，在中國香港提交記錄請求。

標準專利申請第一階段所需的文件和資料：

• 官方專利表格提交記錄請求；
• 已發表的指定專利申請副本一份；
• 發明的中、英文名稱；
• 摘要的中文和英文本；
• 申請人的姓名或名稱和地址；
• 若申請人不是指定專利申請中的申請人，必須提交一項解釋有權申請的陳述以及支持的文件；(例如轉讓文件的副本)；
• 如指定專利申請並無載有發明人的姓名或名稱，則申請人須提交一項識別發明人的陳述；
• 若有主張優先權，則須述明提交優先權申請的所在國家或地區、優先權申請編號和提交優先權申請的日期；
• 若有不具損害性的揭露提出權利要求，則須述明披露有關發明的訂明展覽或會議的名稱和地點、展覽或會議的開幕或開始的日期，以及首次披露該項發明的日期；
• 在中國香港供送達文件的地址；
• 需要提供的有關資料和文件的譯本。

如申請人委任代理人，則申請人的代理人必須提供在中國香港的居住地址或進行業務活動的地址。

而在文件與資料備妥並且繳交官方規費後，香港知識產權署就會紀錄申請時所請求的提交日期，並且做形式審查，若有任何不足之處，香港知識產權署會通知申請人在兩個月內作出更正，若如無不足之處或不足之處已予更正，香港知識產權署會發表該項記錄請求，並在香港知識產權公報刊登公告。之後必須維持標準專利的申請，繳交維持費，以維持標準專利申請。若申請在發表記錄請求5年後，仍未能進入第二階段(即註冊與批予請求)，則須予以維持。否則，香港知識產權署會將專利申請視同撤銷。

申請人必須在中國香港發表記錄請求或指定專利當局批予指定專利後6個月內，在中國香港提交註冊與批予請求，以進行標準專利申請第二階段。而在文件與資料備妥並且繳交官方規費後，香港知識產權署就會紀錄申請註冊與批予請求的提交日期，並且做形式審查，若有任何不足之處，香港知識產權署會通知申請人在兩個月內作出更正，若如無不足之處或不足之處已予更正，香港知識產權署就會批准標準專利。

申請短期專利

一般而言，在中國香港申請短期專利申請，並無時間限制。但如果有主張巴黎公約國或世界貿易組織成員地區最先提出申請而享有優先權，則須在提交最先申請之日期後的12個月內，在中國香港提出短期專利申請。若發明已被揭露，而申請人主張該項揭露不會損害申請人所發明的新穎性，則須在發明揭露後6個月內，提交短期專利申請。  

短期專利申請所需的文件和資料：

• 官方專利表格提交批予請求；
• 說明書一份；
• 摘要的中文和英文本；
• 發明的中、英文名稱；
• 申請人的姓名或名稱和地址；
• 發明人的姓名或名稱和地址；
• 查檢報告；
• 若申請人不是發明人，則申請人必須以官方的申請權證明書，提交一項陳述，表明有權享有短期專利；
• 若有主張優先權，請提交優先權陳述書和有關的優先權文件；
• 若有不具損害性的揭露提出權利要求，請提交有關的陳述和支持該項權利要求的書面證據；
• 在中國香港供送達文件的地址；
• 需要提供的有關資料和文件的譯本。

如你委任代理人，你的代理人必須提供在中國香港的居住地址或進行業務活動的地址。

短期專利申請必須交查檢報告，申請人必須提交由查檢主管當局發出的查檢報告，以支持你的短期專利申請。而查檢主管當局包含：

• 中華人民共和國國家知識產權局；
• 歐洲專利局；
• 聯合王國專利局。

由於查檢報告申請時間較長，因此申請人可要求註冊處押後批予短期專利。押後批予短期專利可讓申請人有更充裕的時間向訂明的查檢主管當局索取查檢報告。短期專利的批予最多可押後12個月，由提交申請日期起計。

申請人在短期專利申請述明申請人的姓名或名稱及說明有關發明後，香港知識產權署即會就申請人的短期專利申請，設定提交日期。

香港知識產權署就會紀錄申請時所請求的提交日期，並且做形式審查，若有任何不足之處，香港知識產權署會通知申請人在兩個月內作出更正，若如無不足之處或不足之處已予更正，香港知識產權署會批准短期專利，也會再香港知識產權公報刊登公告該短期專利。

根據《專利合作條約》提出的國際申請

若申請人已提出指定中國的國際申請，也可在香港特別行政區要求標準或短期專利保護。申請人可向中華人民共和國國家知識產權局或國際局提交國際申請，並在國際申請已進入其在中國的國家階段後，在中國香港提交標準或短期專利申請。

以指定中國的國際申請提交標準專利申請

如果指定中國的國際申請已由國際局以中文發表，申請人必須在中華人民共和國國家知識產權局發出國家申請號通知書後6個月內，在中國香港提交記錄請求。

如果指定中國的國際申請已由國際局以中文以外的語文發表，申請人必須在中華人民共和國國家知識產權局發表該國際申請的日期後6個月內，在中國香港提交記錄請求。

指定中國的國際申請提交申請標準專利所需的文件和資料：

除了標準專利申請第一階段所需的文件和資料外，申請人須同時提交下列文件與資料︰

• 由國際局發表的國際申請副本一份；
• 由中華人民共和國國家知識產權局發表的國際申請的任何譯本副本；
• 由中華人民共和國國家知識產權局發表的關於國際申請的任何資料副本；以及
• 如國際申請已由國際局以中文發表，則須提交國家申請號通知書副本。

以指定中國的國際申請提交短期專利申請

申請人必須於國際申請在中國已進入其國家階段後，才可提出短期專利申請，但須在國際申請在中國已進入其國家階段後6個月內，或在中華人民共和國國家知識產權局發出國家申請號通知書後6個月內，提出短期專利申請。

指定中國的國際申請提交申請短期專利所需的文件和資料：

除了短期專利所需的文件和資料外，申請人必須同時提交下列文件與資料︰

• 由國際局發表的國際申請副本；
• 載於已發表的國際申請或另行發表的國際查檢報告副本；
• 國際申請在中國進入國家階段的日期；
• 由中華人民共和國國家知識產權局發表的國際申請的譯本(如有)副本；
• 由中華人民共和國國家知識產權局發表關於國際申請的任何資料副本；以及
• 如短期專利申請是在中華人民共和國國家知識產權局發出國家申請號通知書後6個月內提出，則須提交國家申請號通知書副本和發出該通知書的日期。

美國專利禁制令之要件

眾律國際法律事務所 實習律師陳映青

2012-03-23

壹、35 U.S.C

1.§271-(e)-(1)、(3)[1]

有關藥品和家畜生理產品非屬得申請禁制令之客體。

2.§283[2]

對於爭議標的有管轄權之法院得基於專利權保障之公平原則，在合理情況下對於爭議標的發出禁制令。

貳、初步禁制令(preliminary injunction)之要件[3]

一、標準

1.原告之勝訴可能性(likelihood of success)

2.無其它合理救濟措施(adequate remedy at law)

3.有難以回復之損害(irreparable harm)

4.利益衡量下應保障原告(balance test)

5.公共利益之影響(influence on public interest)

初步禁制令係法院判決在前，依據原告之請求，在符合上述要件時先針對爭議標的核發之禁止買賣、使用命令。

初步禁制令的性質類似我國之「定暫時狀態假處分」，須以「保全必要性」為核發要件。故若有其它救濟途徑可循，或無難以回復之損害時，即不符核發要件。原則上，在被告得提出相當保證金以為擔保，或被告具有相當之資力時，法院即會認定原告已得藉由擔保制度獲得保障，或其並無難以回復之損害，而駁回禁制令申請。

二、深圳美鉑林（Shenzhen Membrane Precise Electron Ltd.）案之影響[4]

美國法院日前在Aevoe Corp v. Shenzhen Membrane Precise Electron Ltd.案中，對於外國公司的專利侵權訴訟中有關暫時禁制令的核發要件，作成了對於外國公司不利的判斷標準。

1.難以回復之損害

被告為外國企業時，因其日後求償難度較高，可認定為「有難以回復之損害」。此與我國民事訴訟法第523條第2項，「應在外國為強制執行者，視為有日後甚難執行之虞。」同係針對外國被告而為對本國原告有利之判斷。但在強度上，本判決僅是創立了對外國被告較為不利的判斷模式，被告仍有提出相關證據證明原告日後無求償困難之疑慮，是以無難以回復之損害。並非只要是外國被告，即擬制美國原告有難以回復之損害。

2.公共利益

公共利益之衡量係以「美國」公眾之利益為依據。故，除非外國企受到禁制令亦會使美國公眾之利益受到損害—例如在外國企業之專利項目已成為美國民眾日常生活必須事務之核心技術時—否則外國企業幾無在公共利益獲勝之可能。

參、永久禁制令(preliminary injunction)之要件

一、早期標準－普遍原則(General Rule)

永久禁制令之核發亦有「四部衡平準則」之要件(參下述)，然而美國聯邦巡迴法院(CAFA)之判例並未遵循該準則之要件，只要法院確認原告之專利權合法有效，而被告之侵權行為成立時，原告即得依據專利權中之排它、獨占權利而請求永久禁止被告爭議標的之販賣、使用。即以專利侵權之成立，推定普遍具有「難以回復之損害(保全必要性)」，此即為「普遍原則」。

二、eBay案之影響[5]

—四部衡平準則 (four-part equitable test)[6]

1.難以回復之損害(irreparable harm)

2.其它合理救濟措施(adequate remedy at law)

3.原被告之利益衡量(balance test)

4.公眾利益之影響(influence on public interest)

從NTP v. Research in Motion案到eBay v. Merehange案，為了抵制非職業實體(Non-Practicing Entities, NPE)利用永久禁制令牟取高額之談判金，並使永久禁制令之判準歸於一致，美國最高法院在eBay案中推翻美國聯邦法院(CAFA)之判例，要求永久禁制令之核發一律須符合「四部衡平準則」之要件，並提高了損害賠償金額之數額，以衡平原被告之利益。

參考資料及連結：

1.Morris，美國專利訴訟之救濟選擇及攻防策略分析，2008年10月21日，第9頁。

http://www.cmimcc.com/election/015.pdf (最後閱覽日 20120323)

2.黃志瑋，文道格(Douglas S. Weinstein)－亞洲企業產品在美國市場遭受禁制令所造成的隱憂與日俱增，工商e報，2012年3月13日。

http://ctee.com.tw/News/View.aspx?newsid=10859&cat=3 (最後閱覽日 20120323)

3.林修同，美國專利實務與最近發展(一)，連展人－智權專欄，2008年1月號。

http://www.acon.com/zh_TW/acon/about_acon/contents_pdf/aconpeople-15/16.pdf (最後閱覽日 20120323)

4.Roland Mach. Co. v. Dresser Indus., Inc., 749 F.2d 380, 382-83 (7th Cir.1984).

5.Weinberger v. Romero-Barcelo, 456 U.S. 305 (1982).

智慧財產侵權警告函之注意事項

眾律國際法律事務所 實習律師陳映青

2012-03-22

壹、 前言

實務上，智慧財產權人在其權利遭受侵害時，除會採取專利舉發、商標異議等行政救濟措施外，並會對加害人甚致其相關之交易對象發出警告函，請求其中止侵害行為，以免侵害狀況繼續擴大。

然而，警告函之發出是否有時間、方式上之限制?在事實狀況不明之前提下，任意散發警告涵是否有權利濫用之虞?

貳、 智慧財產權與公平交易

智慧財產權設立之目的，在於以立法方式賦予權利人排它性、獨占性之保障。然而，凡權利均有其行使上之界限，逾越合理範圍之行使即會構成「權利之濫用」。

相對於智慧財產權在於權利人個人財產之保障，公平交易法之立法目的則在於交易秩序和消費者利益之維護，以及市場公平競爭之確保。兩者均具有促進經濟、發展產業之目的，惟其仍有發生衝突之可能。

依公平交易法第45條，「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」

換而言之，智慧財產權之權利行使若逾越「正當」範圍，除構成權利濫用外，更有違反公平交易法規定之虞。

參、 公平交易法

1. 第22條：

「事業不得為競爭之目的，而陳述或散布足以損害他人營業信譽之不實情事。」

2. 第24條：

「除本法另有規定者外，事業亦不得為其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平之行為。」

3. 第45條：

「依照著作權法、商標法或專利法行使權利之正當行為，不適用本法之規定。」

肆、 行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則(96.05.08)

1. 適用範圍：(第1點、第6點)

包括企業對於同一產銷階段或不同產銷階段競爭關係企業侵權之警告行為。

2. 適用客體：(第2點)

包括警告函、敬告函、律師函、公開信、廣告啟事，以及其他足以傳達訊息之書面

3. 警告函發送先行程序：(第3點、第4點)

(1) 原則—

a. 先經法院一審判決或著作權審議調解委員會確認侵權。

b. 事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商、代理商，請求排除侵害。且其無違反公平交易法第19條、第21條、第22條、第24條規定之違法情形，或已取得專利侵權鑑定報告。

c. 警告函內敘明智慧財產權之明確內容、範圍，及受侵害之具體事實，使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。

(2) 例外—

未踐行排除侵害通知，但已事先採取權利救濟程序，或已盡合理可能之注意義務，或通知已屬客觀不能，或有具體事證足認應受通知人已知悉侵權爭議之情形，視為已踐行該通知程序。

4. 法律效果：（第5點）

a. 未踐行先行程序

若具有足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為者，構成公平交易法第24條之違反。

b. 已踐行侵害排除通知或警告函記載內容符合先行程序規定

若內容涉有不公平競爭情事者，仍可能違反公平交易法第19條第1款、第3款、第21條、第22條、第24條之規定。

伍、 代結論

由上可知，智慧財產權之行使仍受有權利濫用禁止之限制。是以，縱係為保全智慧財產權所發送之警告函、律師函等書信通知時，仍須符合「公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」中之先行程序規定，否則即有可能因該警告函之內容含有不公平競爭情事，或具有足以影響交易秩序之行為而違反公平交易法之相關規定，而受該法第36條至第39條之刑事責任。

參考資料及連結：

1. 公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則，公平交易委員會。

http://www.ftc.gov.tw/internet/main/doc/docDetail.aspx?uid=163&docid=224(最後閱覽日 20120322)

2. 顧振豪，智慧財產權權利濫用之問題分析，電子商務法律適用解析，第55~64頁。

眾律國際法律事務所 實習律師陳宜誠

2012-03-16

某公司總經理來所詢問，該公司運送美國之產品遭競爭對手以專利侵權為由，訴請美國ITC依照三三七條款發給禁制令，請問何謂ITC三三七條款，而廠商應如何應對？ 

答：

美國的專利法和著作權法均屬於聯邦法律，所以涉及專利案件乃由聯邦法院專屬管轄[i]，相關訴訟能否成立與其舉證要求，類同我國民事訴訟。美國聯邦憲法第一條第八項規定，僅美國國會有權制定授予發明人專利權和授予著作人著作權的法律，但不包括授與商標專用權或其他智慧財產權。因此美國的專利法和著作權法均屬於聯邦法律，涉及專利案件乃由聯邦法院專屬管轄，各州的州法院對此等案件並無司法管轄權。

由於專利案件都循民事訴訟由聯邦法院審理，複雜的專業知識配合美國所特有之發現程序（Discovery Procedure）與聯邦法院對專利能否因為沒有進步性而被宣告無效採 TSM 標準，專利訴訟時程進行緩慢 [1] ， 根據美國 1989 年的統計，美國聯邦地院平均要花費 31 個月（即兩年又七個月）來審結一件專利侵害訴訟， 更不易舉發專利無效，使得在美國進行專利訴訟案件更為困難。

[1] See Annual Report of The Director of The Administrative Office of The U.S. Courts: Twelve Month Period Ended June 30, 1989, Appc-5 (1989).

而美國關稅法第337條的立法目的，在防止美國產業遭受進口產品的不公平競爭而遭受損害，而美國國際貿易委員會(International Trade Commission，ITC)為一獨立而具準司法權力的行政機關，會內設委員六名，由總統提名，經參議院同意後任命之，每一黨派最多三人，一任九年，通常不得連任。為保持其政治中立，其主席必須每兩年由不同黨派委員中選任。

ITC 的主要任務就是為保護美國工業，針對不公平競爭之進口產品，防止對美國企業具損傷力之外國產品的輸入、銷售，及防止對美國智慧財產權的侵害。所以，ITC侵權案能否成立的先決條件之一，就是原告必須先證明美國國內有相關產業確有遭到被告侵害。

ITC會內設行政法官辦公室（Office of Administrative Law Judge），一般案件負責提名三位行政法官（Administrative Law Judge），由委員任命其中一位進行初審，包括調查、審理及做「初步裁定」（Initial Determination）；另有不公平進口調查室（Office of Unfair Import Investigations），配有公設調查官（Investigative Attorney），負責在 ITC 決定調查前協助業者提出指控，並於受理調查後，依職權獨立進行相關調查，並依議題的不同，而同時或分別支持原告或被告。

美國ITC聯邦貿易法第三三七條調查程序如下：

1. 利害關係人向ITC提告。ITC 自接獲原告之控訴後，公設調查官必須於三十日內正式決定是否對此控訴案展開調查。

2. 假如 ITC 決定展開調查，則必須在聯邦告示板（Federal Register）公佈調查通知（Notice of Initiation）及調查範圍，並立即展開調查。該等被告如果是外國廠商則須於三十日內，美國國內進口商須於二十日內，向 ITC 提出答辯。ITC還必須於公佈調查後四十五日內決定達成最終裁定之目標日期。（ITC原規定須於一年內調查終結，較複雜案件則可延長至十八個月內終結，後因配合WTO談判的結果修法取消，但實際上ITC仍照此規定運行。）

3. 調查的程序須照美國行政程序法之規定進行。例如，必須對兩造發出通知，在ITC行政法官出席時進行公聽會，以利行政法官採證。一般案件，行政法官於調查展開五至七個月後，將舉行最後公聽會，並於展開調查後第九個月作成本案之初步裁定。就智慧財產權的案件而言，行政法官將就下列各點進行裁定：

i. 原告主張之專利等智慧財產權利之有效性。

ii. 原告主張之智慧財產權利是否因為被告之貨品進口而遭到侵害。

iii. 被告所提出之答辯內容之肯否；若需就侵害行為採取救濟措施，則應採取何種方式較為恰當。

4. 行政法官之調查程序一般包括：採證，正式公聽會，交互詰問，紀錄訴訟事實摘要書等。

5. 初步裁定後，行政法官必須將該裁定書送請 ITC 委員會作最終裁決(Final Determination)。此時，若 ITC 認為原告之控訴成立且採取救濟措施並不會損及公共利益，則 ITC 將於聯邦公報發布「禁止進口令」（Exclusion Order，對物之禁制令）或「拒斥令」（Cease and Desist Order，對人之禁制令）或同時發出前述兩種禁令，已全面禁止涉案產品進口並禁止美國進口商繼續銷售已進入美國市場的該項涉案產品。

6. 惟ITC在整個仿冒調查程序能作成裁定前，為了對美國的智慧財產權人提供更快速、有效的保護，得依原告的要求在九十日內（複雜案件一百五十天內）發布「暫時排除令」（Temporary Exclusion Order，TEO），TEO類似美國普通法院核發之暫時禁制令（Preliminary Injunction），而且有權讓美國海關立即遵令實行。因此，ITC之TEO與其它禁制令，比起取得聯邦法院確定判決或假處分／假扣押令，不但方便、經濟，更極為有效，為一極為成功之邊境阻絕措施，為廠商所樂用。

在發布TEO之前，ITC通常必須考量以下四個因素：

i. 原告控訴成功之機會

ii. 若不發布TEO，對美國國內產業會造成多嚴重之傷害

iii. 若發布TEO，則對被告會造成多大的傷害

iv. 發布TEO對公眾利益之影響為何

7. 此一對物之TEO處分，由美國海關直接執行，其效力不僅及於所有涉訟之列名被告，更可擴及未曾涉訟的國外其他生產者，惟被告得在向海關繳交擔保金後繼續進口。

8. 對於敗訴被告經命令排除的產品在違令進口者， ITC 得發布扣押與退運令沒收該產品，並對進口人楚以一萬元或相當於其進口價格或市價之罰鍰。

9. ITC 除於聯邦公報公告其裁定，並需送交美國總統一分裁定，並附帶說明其建議採取之措施。總統有六十天的時間考慮 ITC 的決定。倘若總統否決 ITC 之裁定（約5%），則本案就終結，不得上訴。若總統批准或未於六十天內未表示意見，則 ITC 的裁定就此確定。不服裁定者，可向美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴，仍不服者，可上訴至美國聯邦最高法院（但美國聯邦最高法院是採取許可上訴制，並非所有上訴案件都能獲得美國最高法院的審理，審理比例約為1-2%）。

這種用法院的禁制令或美國國際貿易委員會（ITC）的排除令，讓侵權產品下市或扣押於海關的手段，許多專家學者都認為應該要有所節制，不但應該要考量裁罰之比例原則，更應考量該禁絕措施對於市場競爭與消費者選擇權益的影響才是，否則會造成美國消費者權利受損，而且廠商藉由此目的在消除外國廠商不公平競爭的機制，反而阻礙了科技創新的導入。

美國聯邦法院早就已經這樣做了，從2006年美國最高法院在eBay案上的裁決開始，即大幅提高了日後類似的侵權案例，對於被告自動實施禁制令的難度。在該eBay案以後，美國法院在下達禁制令前，必須先考慮這麼作對官司兩造以及消費大眾可能造成的傷害，不再輕易發出禁制令（其類似我國之假執行、假扣押、假處分制度）。專利訴訟聚焦於其應得利益與所失利益之補償，以及懲罰性之損害賠償，與終審賠償金額之強制執行。

而美國國際貿易委員會 ( ITC) 為一獨立而具準司法權力的行政機關，在理論上，ITC在對侵權產品下達排除令前，也應該考慮若這麼做，對於商業競爭以及消費者權益的影響才是。而且，以審查效率著稱的ITC，本質上就是個行政機關而不是司法機關，本來就應以達成美國廠商以及美國消費者的最大權益為重。如前所述，在發布TEO之前，ITC通常必須考量以下四個因素：

0. 原告控訴成功之機會
0. 若不發布TEO，對美國國內產業會造成多嚴重之傷害
0. 若發布TEO，則對被告會造成多大的傷害
0. 發布TEO對公眾利益之影響為何

只是以前可能比較注重（或完全偏向）美國提告廠商的利益，現在則會把有關美國公眾利益的部分，尤其是消費者權益的考量加重。至於會加到多重，仍須觀察，且仍屬個案衡量，不過，這決定總是要符合衡平與比例原則才是。

在多名重量級專家學者陸續於報刊為文做出類似的建議後，我認為ITC也會做出類似美國聯邦法院審慎發出禁制令的決定。也就是說，我認為ITC將不再如以往般，若判定侵犯美國廠商智財權，尤其是專利，就會近乎自動的核發排除令，將侵權貨品扣押於海關，並不准其進口。

新修正「設計專利」簡介

眾律國際法律事務所 實習律師陳映青

2012-03-15

壹、 前言：

本次修正之草案，於2009年12月11日送交立法院，於2011年11月29日經立法院三讀通過，並於2011年12月21日公布。施行日期依新法第159條由行政院另定，推測應於三讀通過1年後，即2012年11月實施。

現行條文共138條，刪除15條，並新增36條、修正108條，通過之新法共159條。

此次修正關於「設計專利」之部分，包括將新式樣「更名」為設計專利、新增「部分設計」、「衍生設計」、「成組設計」，並擴大設計專利之「法定標的」。下僅就修正內容分述之。

貳、 法定標的之擴大 (§121-II)

「應用於物品之電腦圖像(Icon)及圖形化使用者介面(GUI)，亦得依本法申請設計專利。」

依舊專利法第109條第1項，新式樣係指對物品之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。依此定義下之申請標的須具備「物品性」，無法涵蓋電腦上代表程式之圖示(Icon)和圖形化的使用者介面(GUI, graphical user interface)。

鑒於上述兩種僅具「二度空間視覺效果」之圖形與電子科技產業創作息息相關，為求提供相關產業更完整之保障，以提升該產業之競爭力，本次修正即參考各國立法例，將其納入設計專利之法定標的。

參、 部分設計 (§121-I)

「設計，指對物品之全部或部分之形狀、花紋、色彩或其結合，透過視覺訴求之創作。」

本條之規定係承襲舊法「新式樣」之定義，並將物體「部分」之創作納入設計專利之申請範圍。使申請人得選擇對於設計之全部或部分申請設計專利。並藉由「部分設計」之納入，以排除過去僅仿冒新式樣專利之「部分」即不構成侵權之缺失。

肆、 衍生設計 (§127)

「同一人有二個以上近似之設計，得申請設計專利及其衍生設計專利。」

本次修正，鑒於聯合新式樣專利不具專利之實質保護功能，僅具有確認原新式樣專利權利範圍之功用。故將「聯合新式樣專利」刪除，並以「衍生設計」取代之。

兩者雖均以與原專利相似為申請要件、以原專利期間為共同權利期間、並具備權利行使之不可分性(§138)。惟，在申請期間、權利之範圍(§137)和獨立性方面，兩者則有不同。  

 (來源:101年度新修正專利法規說明會簡報，第72頁。)

伍、 成組設計 (§129-II)

「二個以上之物品，屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用者，得以一設計提出申請。」

對於國際工業分類表中屬同一類別，且習慣成組販賣或使用之數物品，例如餐具組、家具組等，得以「成組設計」之方式提出單一申請。又依立法理由之說明，申請獲准之成組設計專利在權利上應視為一整體，不得單獨或分割行使權利。

陸、 代結論

在知識經濟之潮流下，如何擁有完整之專利資料庫，已成為企業獲利、防禦和攻擊之基礎條件。是以，如何藉由專利權之保障以提升國家之產業競爭力，為政府當前之重要課題。

本次修法，在設計專利方面，不僅擴大其「法定標的」包括三度及二度空間之視覺創作，更新增了「部分設計」、「衍生設計」和「成組設計」等三種不同之申請型態，使企業在專利方面能獲得更全面之保障，並提供設計專利申請模式更多靈活化運用之選擇。

參考資料及連結：

1. 101年度新修正專利法規說明會簡報，經濟部智慧財產局，專利法修法專區。

2. 專利法修正總說明及條文對照表，經濟部智慧財產局，專利法修法專區。

3. http://www.tipo.gov.tw/ch/AllInOne_Show.aspx?path=2769&guid=45f2e9ed-6a50-488e-8514-47a78e3cc320&lang=zh-tw (最後拜訪日 20120315)