簡述專利申請之修正(二)
眾律國際法律事務所專利工程師楊明樺
2014-09-09
一、前言
針對申請專利範圍不明確或他因素提出修正時,修正後之申請專利範圍所記載事項,不可超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍,亦即必須為申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載的,或發明所屬技術領域中,具有通常知識者從申請時說明書、申請專利範圍或圖式,而能直接瞭解之。
二、申請專利範圍修正之項目
(1) 允許的增加:
1. 請求項中增加技術特徵,對請求項作進一步限定。
2. 將僅揭露於圖式、而未揭露於說明書之技術特徵或技術手段,以文字撰寫載入原請求項中,或另形成新的請求項。
3. 未涵蓋說明書之部分標的或另一實施例時,可以將其併入某一請求項之中、或另外增加一項或多項請求項。
4. 增加數值限定。
5. 以方法界定產物之請求項,可以將該物化數據增列於請求項中。
(2) 允許的刪除:
1. 刪除一項或多個請求項。
2. 將原獨立項進一步減縮;可以刪除獨立項而附屬項成為新的獨立項,或合併獨立項與附屬項成為新的獨立項。
3. 刪除請求項中之部分技術特徵後,仍能呈現申請專利之發明的整體技術手段者。同時需符合三要件:
a.該技術特徵不是被解釋為必要的;
b.該技術特徵的功能於解決技術問題上並非是不可或缺的;
c.刪除該技術特徵之同時可不須藉修正其他的特徵來作補償。
4. 刪除請求項中所記載之非屬技術特徵之功效、用途等非必要事項。
5. 請求項中排除與先前技術重疊部分之技術內容。
(3) 允許的變更:
1. 變更為上位概念或下位概念。
2. 請求項數值限定之變更。
3. 將請求項某技術特徵,置換為說明書中針對該技術特徵本身,所記載之整體詳細組成或構造。
4. 變更獨立項之範疇、標的名稱或技術特徵。
5. 變更附屬項的依附關係或限定部分。
6. 對於獨立項之技術特徵或附加某技術特徵所,形成之另一個獨立項改寫為附屬項。
7. 符合發明單一性規定之二獨立項,改寫為引用記載形式之獨立項。
8. 說明書中所揭露之技術特徵取代請求項之技術特徵。
三、不允許的修正
(1) 不允許的增加
1. 申請時說明書、申請專利範圍或圖式已明確且充分揭露,卻再增加申請時說明書、申請專利範圍或圖式未記載之技術手段。
2. 增加通常知識中之技術,但非屬申請時說明書、申請專利範圍或圖式所明確記載。
3. 增加該發明所屬技術領域中,自申請時說明書、申請專利範圍或圖式所記載之事項,所不能直接且無歧異得知的用途或功效。
4. 增加申請時說明書、申請專利範圍或圖式未提及的附加成分,導致引進申請時所沒有之特殊效果。
5. 增加圖式,但所表達之內容未揭露於申請時說明書。
(2) 不允許的刪除
1. 變更了發明標的,超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。
2. 刪除原請求項之部分技術特徵,減少了限定條件;反卻超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。
3. 刪除已經明確被認定為申請專利之發明所不可或缺的性質、功能、效果、用途等用語,其結果變更了發明標的。
(3) 不允許的變更
1. 上位概念發明變更為下位概念發明,而下位概念發明未記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中。
2. 變更發明之範疇,而不同範疇之發明內容未記載於申請時說明書、申請專利範圍或圖式中。
3. 部分技術特徵改變後之技術內容,超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。
4. 部分技術特徵之用語置換後,超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。
5. 將不具有技術性之發明,變更為具有技術性之發明。
6. 將不能實施之發明,經由修正為能實施發明之技術內容。
7. 不明確的內容改為明確內容而引進新事項。
8. 修正後不能為申請時說明書所支持,或與申請時說明書、申請專利範圍或圖式之部分內容相牴觸。
四、結語
申請專利之修正,除了增加申請人發明獲准專利之機會外,同時也縮短審查時間提昇審查效率,製造雙贏局面;進一步,明確清楚的專利內容對於日後專利保護與侵權等等更加有助益。
參考
專利法
專利審查基準
經濟部智慧財產局 http://www.tipo.gov.tw/mp.asp?mp=1
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