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專利申請案的分割申請

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-03

一、前言：

實質上為二個以上發明，申請原核准之申請發明專利案在再審查審定前分割為二個以上專利。

二、法律條文基礎：

我國專利法第三十四條規定：「申請專利之發明，實質上為二個以上之發明時，經專利專責機關通知，或據申請人申請，得為分割之申請。分割申請應於下列各款之期間內為之：一、原申請案再審查審定前。二、原申請案核准審定書送達後三十日內。但經再審查審定者，不得為之。分割後之申請案，仍以原申請案之申請日為申請日；如有優先權者，仍得主張優先權。分割後之申請案，不得超出原申請案申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍。依第二項第一款規定分割後之申請案，應就原申請案已完成之程序續行審查。依第二項第二款規定分割後之申請案，續行原申請案核准審定前之審查程序；原申請案以核准審定時之申請專利範圍及圖式公告之。」

三、申請案分割的條件與情況：

根據專利法第三十三條第一項規定：「申請發明專利，應就每一發明提出申請。」申請人於申請專利時，應遵守一發明一申請之原則，但專利法第三十三條第二項規定：「二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請。」屬於一個廣義發明概念之二個以上的發明，申請人也可以選擇合併為一個申請案件來做申請。為使不符合單一概念之二個以上的發明，或符合單一概念而合併申請之二個以上的發明，可引用專利法第三十四條第一項之規定，將實際上二個以上的發明申請分割，恢復一發明一專利的原則。申請分割的情況，大致上有幾種考量：

(一)申請專利範圍中包含有不符合單一概念的二個以上之發明。

(二)符合單一概念的二個以上發明，分割為二個以上的專利申請案較為有利，尤其是當其中一個發明被核駁時。

(三)申請專利範圍中之一個或一個以上之發明，經審查不具新穎性或進步性。

(四)申請人欲將原先在說明書中有揭露之發明，但未揭露於申請專利範圍者，修正為另一項發明來申請專利。

三、申請分割之期限：

1.在原申請案再審查審定前申請分割：原申請案必須仍在專利專責機關審查中，若原申請案已撤回或不受理，審定不予專利後，如欲分割，必須原申請案於法定期限內提出再審查，在再審查階段，才可申請分割，所有分割案不受原申請案之影響。

2.初審核准審定後申請分割：如果初審核准審定，申請人於審定後尚未公告前，認為發明內容有分割之必要，申請人得以於初審核准審定書送達後30日內提出分割。但是再審查審定之後，無論核准或核駁與否，均不能夠再提出分割申請。

四、分割案申請日之認定：

分割案仍以原申請案之申請日為申請日，原申請案如有主張優先權者，分割後之其他分割案得享優先權日。

五、分割後之申請案不得加入新事項：

由於分割案仍以原申請案之申請日為申請日，因此分割案的說明書、申請專利範圍或圖式之內容，不得超出原申請案之說明書、申請專利範圍與圖式所揭露之範圍，即不可加入新事項。

六、分割案的審查程序：

原申請案如有修正時應以修正案之程序續辦，各分割案應逐案審查，另為避免對分割後之申請案反覆進行審查程序，明定各分割案應對原申請案已完成之程序續行審查。初審核准後提出分割之原申請案，為使分割案之審查不致因重複相同之處理程序而造成延宕，明定分割後之申請案續行初審核准審定前之審查程序。此時之分割案，僅能從原申請案說明書中記載之技術內容另案申請分割，而非從已核准審定之原申請案之申請專利範圍所載之發明加以分割，原申請案之說明書、申請專利範圍及圖式不會因分割而有變動，故原申請案仍依其原核准審定時之申請專利範圍及圖式公告之。

參考資料:

1.中華民國專利法。

2.經濟部智慧財產局網站公布之「專利法逐條釋義 」(http://www.tipo.gov.tw/public/data/461317374071.pdf)