美國發明法案(America Invents Act)對於專利申請案的復審程序制定一項新的發證後復審的程序(Post Grant Review,以下簡稱PGR),適用於符合先申請原則(first-to-file)提申且於2012年3月16日後發證的申請案。

 

一、可提出請求的時間與費用

專利申請案或再發證專利申請案獲證後9個月內向美國專利局提出發證後之復審請求官方規費為$35,800。

若已先提出專利無效之民事訴訟則無法啟動PGR的程序。

 

二、請求的理由

提出復審請求時必須說明該專利申請案不予專利性的理由:違反專利法35 U.S.C. 282(b)(2)或(3)中所提到的發明具專利性的要件新穎性非顯而易見性等(最佳實施例(best mode)除外),且提供證據(如:專利或公開文件)以支持該申請案的ㄧ或多個請求項不具專利性的論點。

 

三、審核

專利權人可於PGR請求提出後的3個月內做出初步的回覆(Preliminary Response)專利審理及訴願委員會(Patent Trial and Appeal Board)將針對請求人(Petitioner)提出的理由和證據以及專利權人的初步回覆做出是否啟動核准後復審的程序的決定該決定最遲須於收到初步回覆的3個月內發下若未收到初步回覆則以可做出回覆的到期日算起且決定發下後不得對其提出訴願。

 

四、啟動復審程序

當專利審理及訴願委員會決定啟動復審程序後必須於審查開始後一年內做出復審的決定最多可延期6個月。

 

專利權人於復審期間內可再做出一次答辯修正限制如下:

1.刪除被挑戰的請求項(challenged claim)

2.對被挑戰的請求項提出合理之替代請求項

3.不可以擴大請求項的範圍或加入新事項(new matter)

 

專利權人可以選擇與請求人和解若和解成功則復審程序即終止。

 

參考資料:

http://usptopost-grant.com/

35 U.S.C. § 326 Conduct of post-grant review, regulations

35 U.S.C. § 282(b) Presumption of validity; defenses

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