眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

眾律國際法律事務所   專利工程師  鄧旭敦

2014.02.25

一、前言
經濟部智慧財產局於102 年 1 月 9 日發布「專利審查基準第二篇第十四章」修訂，對於修正之後增修了哪些規定，在此列舉其內容，並比較前後之差異。

二、專利審查基準第二篇第十四章生物相關發明修正要點：
（一）在「1.前言」一節中，參考近期修正之相關發明審查基準新增「本章所列舉之實例，僅係為說明本基準而設，並非說明書撰寫之範本，而且僅在所說明的特定議題上有其意義，不能據此推論該實例已經符合其他專利要件。」之敘述。

（二）在「3.1申請標的之範疇」一節中，新增「生物相關發明之申請標的，…，形式上為用途的請求項應視為相當於方法請求項」。同時於(7)基因、(9)蛋白質、(10)抗體、疫苗之例示增列形式上為用途的請求項。

（三）在「3.3.1動、植物及生產動、植物之主要生物學方法」一節中，依據行政院基因改造產品跨都會工作小組之統一規範用語，將「轉殖基因」之敘述修正為「基因改造」。

（四）在「4.說明書」一節中，配合新專利法施行細則第17條第1項修正說明書應載事項。同時配合修正後之專利法，將「可據以實施」之敘述修正為「可據以實現」。

（五）在「4.1說明書的記載原則」一節中，依新版專利法第26條第1項之規定及解釋，將原基準「4.1.3生物材料之記載」部分置於「充分揭露而可據以實現申請專利之發明」項下。並將「可據以實現要件」下分列為「微生物/其他生物相關發明之記載」，並導入「能夠製造」、「能夠使用」概念予以說明。

（六）在「4.2.2生物材料之寄存與提供」一節中，配合新專利法第27條做內容之修正，並配合新修正「生物材料寄存辦法修正草案」第7條之規定，存活證明已包含於生物材料所開具之寄存證明中，而將其敘述內容予以修正。

（七）在「4.2.4寄存資料之記載」一節中，將標題刪除「取得來源」，且「無須寄存生物材料者，應註明生物材料取得之來源」部分予以刪除，同時，因對於申請人應檢附寄存者已同意申請人於說明書或申請專利範圍引述所寄存之生物材料之證明文件規定並無必要，故將4.3.5一節刪除。

（八）在「4.4.1寄存生物材料之修正」一節中，將原來「實質變更」之敘述修正為於總則第六章修正所稱之「超出」及「引進了新事項」的敘述方式，並依審查基準總則內容將第3段修正為「…除非該發明所屬技術領域中具有通常知識者從申請時說明書、申請專利範圍或圖式之敘述可直接且無歧異的推論出該性質外，否則該修正被視為超出申請時說明書、申請專利範圍或圖式所揭露之範圍，引進了新事項」。

（九）在「5.1請求項之記載方式」一節中，例示(1)基因及例示(6)蛋白質中「『多個』胺基酸…」之界定不夠明確，故將其修正為「一種將界定於(i)之胺基酸序列進行1至『x個』胺基酸之取代、刪除或添加後…。」。

（十）在「6.2新穎性」一節中，(7)重組蛋白質之「醣鏈」修正為「糖鏈」。

（十一）在「6.3進步性」一節中，依專利法第22第2項，將「是否為顯而易知」修正為「是否依先前技術所能輕易完成」，並依專利審查基準總則第三章3.4.2.1進步性判斷因素，將「無法預期之有利效果」修正為「無法預期之功效」。

（十二）在「7.發明單一性」一節中，參照專利法施行細則第27條第1、2、3項及基準總則第四章1.文字予以改寫，並將「相同或相對應的技術特徵」修正為「相同或對應的特別技術特徵」，將「特定技術特徵」修正為「特別技術特徵」，並進一步定義「特別技術特徵」及「有所貢獻之技術特徵」。

三、結語
此次專利審查基準第二篇第十四章生物相關發明已按102年1月1日生效施行之新版專利法做出修正，是故，專利權人或申請人應注意新專利法施行後所造成之各種權利影響。

參考資料

修訂「專利審查基準第二篇第十四章」，並自102年1月1日生效，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=318919&ctNode=7127&mp=1