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專利的生物材料寄存(一)

眾律國際法律事務所專利工程師劉淑貞

2014-09-10

一、前言：

關於專利的生物材料寄存辦法的法規及說明。

二、專利法關於生物寄存的規定：

專利法第二十七條：「申請生物材料或利用生物材料之發明專利，申請人最遲應於申請日將該生物材料寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構。但該生物材料為所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，不須寄存。

申請人應於申請日後四個月內檢送寄存證明文件，並載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼；屆期未檢送者，視為未寄存。

前項期間，如依第二十八條規定主張優先權者，為最早之優先權日後十六個月內。

申請前如已於專利專責機關認可之國外寄存機構寄存，並於第二項或前項規定之期間內，檢送寄存於專利專責機關指定之國內寄存機構之證明文件及國外寄存機構出具之證明文件者，不受第一項最遲應於申請日在國內寄存之限制。

申請人在與中華民國有相互承認寄存效力之外國所指定其國內之寄存機構寄存，並於第二項或第三項規定之期間內，檢送該寄存機構出具之證明文件者，不受應在國內寄存之限制。

第一項生物材料寄存之受理要件、種類、型式、數量、收費費率及其他寄存執行之辦法，由主管機關定之。」

由於專利申請具有屬地性，有關生物材料之發明專利，須同時兼顧公開性、再現性及菌種活性之穩定，兼以活的生物材料尚非說明書或圖式可以充分完全描述，倘未於申請前寄存於寄存機構，則有說明書揭露不完整，影響其案件之可專利性，如於各國申請專利時，均須於各國重新寄存，對申請人而言，程序未免太過繁雜，且成本過高，是以各國乃於1977年4月28日簽定布達佩斯條約（Budapest Treaty），透過該條約之約束，凡在該條約所承認具公信力之國際寄存機構（International Depository Authority，IDA）之一寄存後，在締約國申請專利時，即不須再寄存。惟國際上雖有此條約得以免除申請人再次寄存之繁瑣，但是我國非該條約之會員，於我國申請此種專利時，我國並無法援引該條約向已於IDA寄存之生物材料申請分讓，以滿足專利之要件，故明定申請人應在我國專利專責機關指定之寄存機構寄存之，以確保倘若此種專利在我國核准後，我國任何第三人都能夠基於研究實驗目的得以自由分讓該相關生物材料，以符合專利法要求。

所稱的「專利專責機關指定之國內寄存機構」，為財團法人食品工業發展研究所，由該機構辦理「有關專利申請之生物材料寄存」之業務。但是所稱該生物材料若為所屬技術領域中具有通常知識者易於獲得時，不須寄存。在申請日前已符合下列情事之一者，無須寄存生物材料：(1)商業上公眾可購得之生物材料，例如麵包酵母菌、酒釀麴菌等；(2)申請前業已保存於具有公信力之寄存機構且已可自由分讓之生物材料。具有公信力之寄存機構係例如專利專責機關指定之國內寄存機構或依布達佩斯條約寄存於國際專利組織指定之專利寄存機構等；(3)該發明所屬技術領域中具有通常知識者根據說明書之揭露而無須過度實驗即可製得之生物材料。

寄存證明文件並非屬取得申請日之要件，而得於提出申請後再行補正，且無要求申請人於申請時須於申請書上載明寄存資料之必要，僅須於檢送寄存證明文件時，載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼等事項即可。

申請人在無主張國際優先權情況下，申請有關生物材料或利用生物材料之發明專利應最遲於申請日將該生物材料寄存專利專責機關指定之國內寄存機構，則應於申請日後4個月內檢送寄存證明文件，並且載明寄存機構、寄存日期及寄存號碼，惟申請人若屆期未檢送者，則視為未寄存，將影響申請專利揭露充分的要件。惟申請實務上，如因寄存機構之技術問題未能於法定期間內完成存活試驗致未能發給寄存證明文件者，係屬不可歸責當事人之事由。

參考資料:

1. 1.      中華民國專利法。
2. 2.      經濟部智慧財產局網站公布之「專利法逐條釋義 」(http://www.tipo.gov.tw/public/data/461317374071.pdf)。
3. 3.      中華民國專利法施行細則。