眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

一、前言

經濟部智慧財產局於103 年 01 月 16 日發布「專利審查基準第二篇第三章」部分規定修正，對於新修正之後增修了哪些規定，在此列舉其修正內容定並比較前後之差異。


二、專利審查基準第二篇第三章專利要件修正要點：

(一) 擬制喪失新穎性之申請人一節，在「認定時點應為後申請案之申請日」處新增補充說明：「於我國申請書、說明書、申請專利範圍及必要之圖式齊備之日」（2.6.5節）。
 
(二) 先申請原則之前言一節，關於發明專利間，修正第 5.1 節之記載，以符合現行專利法第 31 條第 1、2 項。同時，關於發明與新型專利間，修正第 5.1 節之記載，以符合現行專利法第 31 條第 4 項、第 32 條及修正前第 32 條（5.1節）。
 
(三) 審查程序中不同申請人一節，關於不同人於不同日有二個以上申請案為相同發明時，因為先申請案經公開或公告即得作為引證，與其申請專利範圍是否修正並不相關，似非擬制喪失新穎性優先於先申請原則適用之理由，本節之相關論述不明確之處，經過修正後，已明確指出先申請原則之比對對象為申請專利範圍，會因修正而變動，而擬制喪失新穎性之比對對象為說明書或圖式，不因修正而變動，因此，審查是否擬制喪失新穎性之論理基礎較為穩定，自應優先於先申請原則適用（5.6.1.1節）。

(四) 新增「5.7 權利接續」與「5.8 權利擇一」兩節。

(五) 權利接續一節中，關於現行專利法第 32 條「同一人」之認定，修正後之記載已明確指出於我國申請專利至發明專利公告之期間等 4 個時點，發明與新型專利之權利人須完全相同，並未以優先權日之時點為同一人之認定。同時修正後之記載已明確揭櫫於我國申請專利至發明專利公告之期間等 4 個時點，發明與新型專利之權利人須完全相同。若為單獨讓與或分別讓與之行為，於發明專利審定前，改依第 31 條先申請原則為審查；於發明專利審定後至公告前，發明專利則不予公告。（5.7節）。
 
(六) 權利接續之審查程序與審查注意事項中關於「發明專利核准審定前…應通知申請人限期擇一」之處，修正後之記載已從寬給予申請人選擇機會，得於第一次審查意見通知函即就相同創作為擇一，亦得於已克服其他不准專利事由之第二次審查意見通知函始就相同創作為擇一，已完全符合專利法第 32 條之立法意旨（5.7.1~2節）。

三、結語
 
此次專利審查基準第二篇第三章專利要件已按102年6月13日生效施行之新版專利法做出修正，是故，專利權人或申請人應注意新專利法施行後所造成之各種權利影響。

參考資料
修正「專利審查基準第二篇第三章及第五篇第一章」部分規定，經濟部智慧財產局

http://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=505570&ctNode=7127&mp=1