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眾律國際法律事務所   專利工程師 許維蓉

        2013.07.05

前言 :

       在美國及我國，若使用「手段功能用語」方式撰寫請求項，會被認定須回歸說明書找出對應該功能之對應結構。本文所欲探討的部份在於了解如何藉由說明書之內容認定對應該功能之結構。以便了解撰寫手段功能用語時，在說明書中之撰寫注意事項。

一、手段功能用語認定簡介

a、美國

美國有關手段功能用語之法源 規定於專利法112條 第6項 如下 :

      一請求項組合中之一技術特徵可以用一手段或步驟用以完成一特定功能而無結構、材料或動作予以支持的表示方式，該請求項將被解讀為覆蓋在發明說明中所對應的結構、材料或動作(以下簡稱結構等)及其均等範圍。

        美國專利局整理歷年判例，被認定是手段功能用語[1]須符合三項要件，條列如下。

      1. 技術手段若以“means for” or “step for”，來界定限制 (或類似用法“mechanism for,” “module for,” “device for,” “unit for,”等)條件。

        2. 連接一功能

        3. 在用語中不存在達成該特定功能之充分之結構、材料或動作

 二、我國

   我國於2004年7月1日專利法施行細則正式導入美國112條第6項之規定，新專利法施行細則修正於第19條第4項。規定如下：　

           第19條

           複數技術特徵組合之發明，其請求項之技術特徵，得以手段功能用語或步驟功能用語表示。於解釋請求項時，應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。

   對應手段功能用語之審查基準規定[2]如下 :

           解釋以手段功能用語或步驟功能用語之請求項時，應包含說明書中所敘述對應於該功能之結構、材料或動作及其均等範圍。以及

           請求項中物之技術特徵以手段功能用語，或方法之技術特徵以步驟功能用語表示時，其必須為複數技術特徵組合之發明。...其用語為「....手段(裝置)用以..」

或「....步驟用以....」[3]。

           此外在我國審查基準中，請求項中若符合如上述美國之三要件(略)，亦即被認定為手段功能用語。

        綜合上述，我國及美國在審查時，基本上若以「一種手段/步驟，用以(功能敘述)」方式描述技術特徵，均會被認定為手段功能用語。 然而，刻意避開手段或步驟用字，則須個案認定。例如在美國司法判決中，法院曾主張

「若一請求項未出現手段用語，以手段功能用語處理即不適當。」然而，在另一判決中，法院主張「雖然缺乏明確的手段用語，但明顯地，該技術特徵只有功能用語，沒有達成該功能之特定結構或材料敘述，該請求項的技術特

   徵仍可能是手段功能用語」。

        我國在司法判決上，對於手段功能用語的認定，在判斷上也有爭議[4]，例如民專上易第3號 「多芯結構」被認定是手段功能用語。

 二、回歸說明書尋找對應結構

a、美國

      請求項若以手段功能用語撰寫，必須符合專利法112第2項明確性的規定，如下 :

      說明書包含一或多項請求項指明即可區分地請求申請人有關其發明之標的事項。

      換言之，請求項須明確，又因手段功能用語須回歸說明書，因此若說明書未記載相對應之結構、材料或動作時，會以專利法112條2項不明確核駁。

      美國專利局整理了相關判決後，整理成以下規則[5]：

      1.對應的結構等在發明說明以特別的詞敘述且所屬技術領域具有通常知識者可以由發明說明指出該結構等[6]，則滿足明確性。

      2. 若對應的結構等在發明說明用較廣的上位用語且詳細內容須藉由參考其他文件而結合。審查者須在未依賴結合文件下且以「所屬技術領域具有通常知識者」分析以決定是否所屬技術領域具有通常知識者可指出對應結構以完

          成該功能。若無法從發明說明指出，則會被要求將結合參考文獻之部分修入說明書中。

       綜上，在撰寫手段功能用語時，說明書必須針對該功能所能對應之構造、材料或動作有清楚的描述。法院曾主張「專利人在說明書沒有就其欲保護之結構清楚連結，以參考說明書其他結構來擴張用語，非112條第6項之意圖。」

而在我國審查基準中，對於回歸說明書之部分，描述摘錄如下 :

        惟若說明書未記載對應於該功能之結構、材料或動作或說明書記載之結構、材料或動作之用語過於廣泛，該發明所屬領域具有通常知識者，無法由說明書中判斷對應於該功能之結構、材料或動作，會導致請求項不明

確。

以及一例示 : 若一手段，用以轉換多個影像成為一特定之數位格式。在說明書中對應該功能之構造為資料擷取器或電腦錄影處理器，只能將類比資料轉為數位格式。雖然，「以程式完成數位轉數位」之技術內容亦能達成該

功能。但因說明書未記載該技術內容。因此請求項不包含「以程式完成數位轉數位」。

      綜上，我國審查基準中，類同美國審查基準之判斷方式，均以該領域技術人士所能認定對應之結構等依據。惟其例示之部分，是因達到該功能之技術未寫入發明說明，因此無法被視為限定條件。此外，我國審查基準並未有

納入美國引用文獻部分之判斷方式。作者認為，無論美國或台灣，若以手段功能用語撰寫，既使是引用文獻內之資訊，對應手段功能用語之部分仍應寫入說明書內較佳。

        又， 假設該手段功能用語回歸說明書中，能找到之對應結構有多種。是否在解釋申請專利範圍時，亦須將多種相對應之結構描述涵蓋在內。若以我國上述之例示而言，應解釋分別為兩種對應結構資料擷取器、電腦錄影處理器。

       在尚未進入司法判決之前，專利人員針對可能侵害產品與專利請求項比對時，應將對應不同結構之請求項視為兩請求項比對之。