眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

眾律國際法律事所 專利工程師李致遠

2013-01-02

前言

在專利權耗盡的售後限制(Post-Sale Limitations)部分，即購買人或最終使用者對於專利製品使用權利的相關限制，常常因理論上有灰色地帶而有爭議。以下就Canon案在日本最高法院的判決進行相關討論。

事件概要

Canon公司(以下稱原告)有墨水匣專利權，Recycling assist公司(以下稱被告)在墨水匣用完與回收後，重新填充墨水並販售，原告認為被告侵權，被告則主張專利權耗盡抗辯。

判決

最高法院認同高等法院的判決結論，認定專利權未耗盡成立，但不認同其理由。最高法院認為，將欠缺專利製品同一性的專利製品重新製造時，專利權人得容許行使專利權。至於究竟上述專利製品是否認定為重新製造，需考慮交易之實情綜合判斷，如專利製品的屬性、替換部材在專利製品中的技術功能以及經濟價值等因素。

討論

此案在地方法院和高等法院判決時，法院主要以被告是否有重新實施發明的本質部份來決定專利權是否耗盡。在地方法院時，法院認為被告僅填充墨水，沒有實施利用特殊界面結構使墨水匣不會溢出墨水的發明本質部份，因而判定專利權耗盡。在高等法院時，法院認為被告在填充墨水前有進行洗淨墨水匣的動作，此動作會使失效的特殊界面結構恢復功效，因而重新實施發明的本質部份而判定專利權未耗盡。最高法院認為是否重新實施發明的本質部分並非最重要，只要有進行把欠缺專利製品同一性的專利製品重新製造的動作，便可能使專利權未耗盡成立。此處的欠缺專利製品同一性是指，假如有一專利製品為A+B，B為耗材而當B耗盡只剩發明本質功能喪失的A時，A≠A+B。此時若回收業者將A添加B使恢復成具有發明本質功能的A+B時，則稱為將欠缺專利製品同一性的專利製品重新製造。由此判決可以看出，高等法院某種程度認同美國案例中不承認發明本質部分的看法，其認為專利是在整體組合或功能上，不是在個別部件。大體來看，此看法的確比地方法院和高等法院的看法周全，因為無論被告在填充墨水匣時有沒有重新實施發明的本質部分，其都必然會使原來喪失功能的專利製品恢復功能，而這樣的行為必然侵犯到原告當初申請專利時所想保護的權利，由此可看出有時以整體觀來看專利會是較合理的作法。

結語

專利權耗盡在處理售後限制部分時，往往情況會因理論有灰色地帶而變得複雜。由此案我們可以看出，最高法院判定專利權有無耗盡的判斷基礎，來自於被告究竟是否有把欠缺專利製品同一性的專利製品重新製造以及相關案情因素，此看法與美國案例看法類同，以此案來看此看法也是較周全的作法。

參考資料

專利師季刊第十期(2012 七月)    中華民國專利師公會發行

專利師季刊第十一期(2012 十月)    中華民國專利師公會發行

Wikipedia: Exhaustion doctrine

http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaustion_doctrine