專利法第26條第2項規定,發明說明應明確且充分揭露,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,能瞭解其內容,並可據以實施。換言之,說明書必須包含足夠資訊,使具有通常知識者利用申請前之通常知識即能製造或使用申請專利之發明。

但是,在台灣普遍有一種「家傳絕學,傳子不傳賢」的認知,在工業上也常常有「KNOW HOW」的技術,也就是這些技術將是關鍵技術之所在,通常都不希望將這些技術公開。因此,若是希望將這一類的技術申請專利,將會與申請專利中必須充分掲露有衝突。

實際上,在與發明人談論發明技術時,發明人或多或少都會隱藏了不可外傳的技術,可能是操作步驟、環境參數等等,也有可能是發明人直接就挑明某些技術不要寫得太詳細,這時候專利工程師就會遭遇到問題,也就是要怎麼兼顧專利法的充分掲露規定以及發明人的需求。

首先要先判斷,隱藏技術秘訣有沒有實際利益,舉例而言,若是該申請專利所欲保護之標的是不流通於市面之物、不易明瞭之物質或方法、技術秘訣有相當困難度、或解析需要大量實驗等使有隱藏技術秘訣的實益。

若符合上述的要件,那麼接下來就要考慮隱藏技術秘訣之後,所申請之專利是否符合充分掲露以及得以與先前技術區分之技術。換言之,申請專利範圍還是必須與先前技術得以區分。

接下來就可以思考取得專利的可行性,在依照前述的想法所建構出來的申請專利範圍及說明書之後,是否符合可實施性,也就是得以解決先前技術之問題或缺陷。

在滿足上述的條件之後,發明人必須先了解一件事,也就是若是遇到官方核駁時,將無法將該隱藏技術秘訣作為答辯之直接理由。實務上常常會遇到發明人在遭遇到官方核駁時,才拿出當時的提案書,想要把當時隱藏技術秘訣用來進行答辯,但通常為時已晚,僅能利用現有說明書或圖式解釋的方式帶過,運氣好或許會成功而取得專利,但是在未來若是要主張專利權,很容易會變成被攻擊的焦點。

 

參考資料

台灣專利法

顏吉承,專利說明書撰寫實務

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