身為一個專利工程師,在初期瞭解發明人構想的時候,若是發明人沒有要求獨立項架構,那麼專利工程師就會先建構出至少一組的申請專利範圍。該申請專利範圍之獨立項,可能是最大的保護範圍,也有可能是大部分與發明人構想相同的範圍,理論上而言,需看該技術而定,不過實務上來說,其實是看發明人而定。

首先就申請專利範圍而言,因為專利權還是需以申請專利範圍所撰寫的文字為主,再輔以發明說明或圖式解釋,因此申請專利範圍的保護範圍大小自然就變得很重要。在ㄧ個還不成熟的技術領域中,通常申請專利範圍就可以主張較大或最大的保護範圍;相反地,在ㄧ個已成熟的技術領域中,想要主張大的保護範圍就很容易遭受到核駁處分。上述所言是基於理論上來說,但是實務上發明人並不是這樣子的考量。

通常,申請專利的發明人可以分成兩種,第一種是希望自己的構想可以得到完整的保護,所以就會比較在意申請專利範圍的架構;第二種是希望以專利來打產品的廣告,對於申請專利範圍的大小就不在意,甚至打從剛開始談論技術時,就說自己只是想要拿到專利而言,能夠越少次核駁越好!根據這兩種發明人,常常就會產生出不同的申請專利範圍的架構模式。

首先就第一種情況,當發明人希望自己的構想可以得到完整的保護時,應該就必須有一些認知,如:會花較多的時間架構整個說明書、可能會遭遇到多次核駁、事前的檢索工作要做足等等。不過,申請專利範圍架構到很大的申請專利範圍時,就必須重新思考該申請專利範圍,會不會因為保護範圍過大而已經涵蓋了先前技術。有時候,在跟發明人討論的當下會認為這樣架構出來的保護範圍應該是最好的,但是回過頭想想又會發現申請專利範圍其實已經落入現有技術中,所以也有可能需要多次的稿件修改。

至於第二種情況,為了因應發明人的想法,因此申請專利範圍的架構就不要過度擴大,甚至於直接把主要跟次要的元件都同時納入獨立項之中。有時候也會建議發明人,直接申請新型專利(非方法專利的情況),但是還是需提醒發明人這樣子的缺點,也就是無法有效的主張專利權的排他效果。

    綜上,整體而言,專利工程師雖然在專利上需提供客戶專業的判斷,但實際上專利工程師還是以服務客戶為主。在善意的提醒之後,若是客戶無法接受或認同,原則上還是會以客戶的想法為撰寫方向。

   

 

參考資料

台灣專利法 

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