眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

我國專利法就方法專利舉證責任分配原則，依循TRIPS第34條第1 項第(a)款所揭櫫之基本原則，考量方法專利之舉證困難，就舉證責任分配有民事訴訟法之特殊規定，而於第1項明定於一定要件下，得推定侵權而將舉證責任轉換予被告，唯有在適用第87條第1項之推定後，被告始有提出反證之責，或提出文書或勘驗物之義務。準此，於權利人主張被告侵害系爭方法專利部分，須於符合該製造方法申請專利前為國內外未見者，始有推定之適用，而生舉證責任倒置之結果，否則仍須由主張責任原因成立之權利人就被告侵害其所有之系爭方法專利權，負舉證之責任（最高法院98年度臺上字第367號民事判決參照)。

換言之，方法專利權人若要主張專利法第87條第1項時之「判斷」時，需有幾個要件：一、該方法所製成之物品為國內外未見；二、系爭產品與該方法專利所製成之物相同。為何要特別說明為「判斷」?因為即便符合了上述的兩個原則，並不代表系爭產品是以該方法專利所製成，只有在侵權者無法提出證據證明之情況下，才會推定系爭產品是以該方法專利所製造。

因此，在98年度民專訴字第100號的判決中，原告(專利權人)欲主張被告(侵權人)所生產之系爭產品已落入專利法第87條第1項的適用。而被告則主張系爭專利所製成之物在申請日前就已有在其他專利說明書或公開資料中出現。

至於智財法院之判決呢?根據專利法第87條第1項之適用情況，需同時符合前開段落所描述的兩個要件，然而，在證明「系爭產品與該方法專利所製成之物相同」時，卻發生了「無法證明」的窘境!也就是說，在無法證明的情況之下，就沒有專利法第87條第1項之適用。也因此，被告甚至連提出反證(也就是系爭產品的製造方法與該方法專利不同)的需要都沒有，就獲得了有利的判決。

因此，專利申請人在主張方法專利時，必須考慮到舉證上不易的問題。甚至於，在申請該方法專利時，就應該先考慮如以此方法所製成之物，會有甚麼可以證明的方法，例如可由科學儀器檢驗、或是產品會有其他製造方法不會產生的特殊結構等等，此時，所撰寫之方法專利始具有保護該方法所製成之物之價值。

參考資料

98年度民專訴字第100號

最高法院98年度臺上字第367 號民事判決

台灣專利法

專利審查基準