眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

在專利侵權的攻防戰，被告方通常所採用的策略不外乎就是，使其專利無效，或是以各種方法限縮其申請專利範圍，另外就是說明產品實質上未落入系爭專利之申請專利範圍。在使專利無效的手段中，通常是舉發系爭專利之新穎性、進步性或是說明書不明確之要件作攻防。利用專利權人為非專利申請人做為舉發理由，實質上不太會發生。因為，要以此做為舉發理由僅限於利害關係人，再者，通常在專利產生之前的技術研發，雙方就會先簽訂相關之契約，並且約定因該技術研發所產生之產品、技術或專利之歸屬為何者。

在100年度行專訴字第82號之判例中，專利申請人以事前與專利權人簽定之契約證明目前的專利權人並非真正的專利申請人，而請求智慧局撤銷其專利權。因此，智慧局則依照專利法第107條第1項第3款，逕予撤銷該系爭專利之專利權。

至於智財法院之判決呢?智財法院認為系爭專利提出舉發，則參加人(本文所稱之專利申請人)所提出舉發之事由係屬其與原告(本文所稱之專利權人)之私權爭執，並非公法事件，應由普通法院以民事訴訟程序確定之，被告機關(專利局)對於參加人與原告間之私權爭執，並無審酌與認定之權限。縱被告機關就參加人與原告間之私權爭執表示意見，亦無確定參加人與原告間民事法律關係之效力，至為明確。換言之，雖專利法第107條規定在專利權人非專利申請權人之情況下，專利專責機關應撤銷其專利權，然而，專利專責機關卻無權限審酌與認定該私權爭執。

相對地，在審酌新穎性、進步性或明確性的舉發時，專利專責機關則有權限認定前述舉發事由。換言之，即便是舉發案件，亦會因舉發理由之不同，而有不同的處理原則。

智慧局分析檢討本案之狀態，雖認為其本身所做出之判決於法有據(專利法第107條)，並且需依舉發之申請而有相對應之作為。然而，針對私權糾紛之權限，智慧局亦同意應於民事侵權訴訟審定後，始作成舉發成立之審定，應可免於智財法院所稱舉發審定理由於法不符之情事發生。    

參考資料

100年度行專訴字第82號

台灣專利法