眾律國際專利商標事務所/眾律國際法律事務所

在許多判例中，可以發現一件事，對於新穎性或進步性的核駁審定，往往可以透過解釋說明的方式，藉以使審查委員取消新穎性或進步性的核駁，然而，若是申請專利範圍不明確，並且發明說明或圖式無法適當的支持申請專利範圍時，將會很難扭轉審查委員的想法。因此，發明說明是否充分揭露，其重要性並不亞於申請專利範圍的構築。在98年度行專訴字第130號中的系爭專利的判決中，將可看到發明說明的重要性。

在該案中，被告(智慧局)並不對原告(專利申請人)之專利申請做新穎性或進步性的核駁，而是單純以申請專利範圍不明確，直接打回原告之專利申請。其中，被告認為方法以四個步驟中的兩個步驟組合來達成所宣稱的技術功效並不明確，因為其組合關係共有六種(法院判決中說明實際上為15種，因申請專利範圍實際上是四個步驟中的至少兩個步驟)；而原告則認為若是分開撰寫將不符合申請專利範圍簡潔之要求。

然而，私以為，若是分開撰寫可能會造成單一性的問題，或許處理該件專利之撰寫人，考慮到單一性問題，所以才使用此種寫法。其可能是因為若是按照一發明一申請，將會導致發明申請量增加，而需要繳交倍數以上的規費。是故，在該案申請之審查過程中，申請人並未針對明確的問題進行申請專利範圍大修之動作。

至於法院之觀點呢?法院認為還是需要回歸到法規本身或審查基準之規定。如果申請專利範圍不明確，得以參照發明說明或圖式輔佐解釋，所以法院並未直接認定「四個步驟中的兩個步驟組合」此種寫法不可行，而是認為系爭專利的發明說明中並未完全支持申請專利範圍的所有樣態。其中，系爭專利的發明說明僅為記載各單一步驟所對應之實施方式，究竟其各個步驟之間是否有無先後執行順序關係而彼此關聯，或是各個步驟彼此間無關聯而能夠分開單一執行作業，亦或是僅以四個步驟中的至少二者之任意步驟組合而無先後執行順序或同時執行即可達到系爭案之技術功效，系爭案發明說明並未明確說明且未充分揭露。

【小結】

就該案而言，在專利審查過程中，智慧局認為申請專利範圍不明確，乃因為四個步驟包含兩個步驟以上的寫法並不明確，而法院認為其主要是因發明說明僅揭露一實施例，所以申請專利範圍並無法被支持。雖然兩者所判定之結果相同，但是所判定之理由卻不太一樣。然而，對於專利申請人而言，如果判定不予專利之理由不同，所採取答辯的方式亦不相同，最終所能核准的申請專利範圍可能會因此有若干差異。

至於若是在撰寫申請專利範圍使用類似該案系爭專利之寫法(N個步驟中的至少M者)，並且在說明書中完整掲露所有種類的樣態呢?私認為根據目前的判例斷言此種寫法是否合乎專利法以及專利審查基準之規定似乎過早，需待智慧局或相關法律規定之闡釋，始能定論。

參考資料 

98年度行專訴字第130號

台灣專利法

專利審查基準