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從侵權角度討論以手段功能用語表示之申請專利範圍(三)

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專利師 楊智成

案例4：智慧財產法院(97,民專訴,18)

本案例有關於手段功能用語記載應注意是否明確。判決書中提到：

「多芯結構，其包含有一多數可互操作之芯結構設置於該至少一器室之內供用於促進該凝結液朝向該蒸發區流動」之技術特徵而言，其係關於一種「多芯結構」元件之界定，而此種多芯結構為一包含有多數可互操作之芯結構設置於該至少一器室之內且可促進凝結液朝向蒸發區流動之多芯結構。由上述可知系爭專利A申請專利範圍第1項已完整揭示技術特徵之結構，應無依專利法施行細則第18條第8項認定有手段功能用語而為解釋之必要。

系爭專利A申請專利範圍第1項「促進該凝結液朝向該蒸發區流動」之技術特徵屬於「純功能」之記載，僅針對自然毛細現象之功效與現象進行描述，屬於「純功能」之記載，欠缺具體技術特徵，所屬領域具有通常知識者毫無想像出其具體結構之可能性。然而此一技術特徵並非「技術特徵無法以結構、性質或步驟界定，或者以功能界定較為清楚」者，舉例而言，系爭專利A申請專利範圍第1項本身之附屬項第2項、第9項即分別以「多芯結構的一芯吸力因子係隨著距該蒸發區之流動距離減少而增加，以促進當該凝結液接近該蒸發區時一增加的流動速率」、「該多芯結構包括一隨著至該蒸發區之流動距離的減少而減少孔隙度之芯結構」等具體結構、性質或步驟界定出「促進該凝結液朝向該蒸發區流動」技術特徵，並無困難，足見原告於申請本件專利時，「促進該凝結液朝向該蒸發區流動」技術特徵，絕非「技術特徵無法以結構、性質或步驟界定，或者以功能界定較為清楚」者。

因此，本案非屬「技術特徵無法以結構、性質或步驟界定，或者以功能界定較為清楚」者，與專利審查基準第2-1-46頁之規定不符，應非「手段功能用語」。再者，系爭專利A之申請專利範圍本可以清楚的用結構加以界定，然卻反以「純功能」之方式加以界定，當已導致申請專利範圍不明確，具有法定應撤銷事由。

案例5：智慧財產法院(97,民專訴,22)

本案例有關於手段功能用語記載是否為功能性子句。判決書中提到：

系爭專利申請專利範圍第1項：「一種滑輪曬衣架之結構改良，係由主滑輪架、副滑輪架、吊繩及曬衣桿所組成（要件1），而該主滑輪架及副滑輪架係相對固定在樓板底面（要件2），且該主滑輪架係於一殼體內樞設有一滾輪（要件3），並於殼體內位在滾輪下方側邊設有一無軸心之自由壓輪（要件4），且在副滑輪架及主滑輪架的滾輪與自由壓輪之間牽設上述之吊繩（要件5），使吊繩在主滑論架與副滑輪架的下方垂下兩吊掛部，而得在兩吊掛部之間吊置曬衣桿（要件6）; 其特徵在於該主滑輪架內之滾輪的圓周面上設有一間隔環，並在自由壓輪上設有一相對於間隔環之環溝（要件8），而得藉由該滾輪上之間隔環隔開兩相鄰的吊繩（要件7），俾得避免拉動吊繩時兩相鄰的吊繩絞在一起，或因緊靠在一起所造成的摩擦所以得減少施力，而可輕鬆拉動吊繩。」系爭「輕鬆昇降曬衣架」每一要件皆為系爭專利第1 項所對應之各要件文義所讀入（全要件原則成立），故系爭曬衣架落入系爭專利申請專利範圍第1項請求項之文義範圍。

在此，本案經法院解析系爭專利申請專利範圍第1項獨立項範圍，將其技術特徵解析為八個要件，然而，本案之要件1到8皆為結構性用語，且結構已詳細敘述。當已完整敘述的結構性用語之後再加入手段功能用語敘述時（俾得避免…），法院解讀沒有將功能敘述當做技術特徵。顯然的，同一請求項同時具完整敘述的結構性用語及手段功能用語時，手段功能用語應只是幫助理解該發明因結構所帶來的功效，於侵權判斷時不列入考慮。至於結構性用語是否已達「完整程度」，本組認為應以個案認定。

小結

由上述案例4、5可知，當申請專利範圍可以直接清楚定義出裝置的特徵結構時，不能也不需要加入純功能性的記載。加入純功能性的記載並非幫助限定本發明，而是成為不符合專利審查基準的贅語，徒增專利權喪失的風險。另一方面，當申請專利範圍已經具完整敘述的結構性用語時，僅管額外加入了手段功能用語，於侵權判斷時仍不列入考慮，故上述案例中手段功能用語並無實益。

案例6：智慧財產法院(98,民專上,19)

本案係有關於未能找到相對應功能的結構與材料，此時手段功能用語請求項可能不明確的問題。判決書中提到：

申請專利範圍第6項：

一種利於訂閱者自動設定所欲之廣告模式以及廣告類別之儲存媒體，包含：

設定廣告模式之功能手段或裝置，以利於該訂閱者得到回饋之方式；

設定廣告類別之功能手段或裝置，以利於該訂閱者設定所要接收之廣告類別；及

產生媒合資訊之功能手段或裝置，以及知會媒合系統之功能手段或裝置，以利於與一廣告媒合系統進行雙向耦合。

系爭專利申請專利範圍第6 項為手段功能用語請求項，但於說明書與圖式中，並未能找到該等手段功能用語對應之結構及材料，且亦非該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明的內容，不參酌先前技術文獻即能瞭解對應的結構及材料，故系爭專利申請專利範圍第6 項因說明書或圖式不載明實施必要之事項，使實施為不可能或困難者，有違系爭專利核准時之專利法第71條第3 款之規定。

系爭專利核准時所適用之專利法（86年5月7日修正）第71條第3款定有明文。次按「當請求項中出現功能手段語言時，若在說明書之文字描述中未對其非習知的部分提出對應的說明，該請求項即無法視為已特別指出並清楚地主張或限定其發明。例如，申請人在說明書之文字描述只揭露所執行的功能，而未針對執行功能的硬體或硬體與軟體的結合，提出明示的、暗示的或襲承前案或相關文獻的解說，則該申請案中對應於請求項內所載之功能手段，將視為並未揭露任何構成。審查時應以未適當揭露的理由，核駁該請求項。」

對應到現行專利審查基準，於第2-9-21頁對於手段功能用語或步驟功能用語請求項是否明確且為發明說明及圖式支持，其判斷原則第1點後段規定：「該發明所屬技術領域中具有通常知識者依發明說明的內容不參酌先前技術文獻即能瞭解對應的結構、材料或動作者。」

小結

由此案觀之，請求項用語中雖已符合手段功能用語之形式要件，但若涉及舉發或侵權時，法院解讀申請專利範圍，對照系爭專利說明書，而並未能找到相對應功能的結構與材料，此時手段功能用語請求項可能不明確，且無法為發明說明及圖式支持。此時係爭專利的有效性有可能遭受質疑。

    參考資料 :

1.      Construing the "Function" of a Means-Plus-Function Claim Element

2.      Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 2181

3.      Manual of Patent Examining Procedure (MPEP) 2183

4.      專利判決解析   陳啟桐   專利師雜誌

5.      功能記載之申請專利範圍之解釋    劉國讚   專利師雜誌

6.      手段功能用語之解釋與應用   劉爾順   世新大學法學院碩士論文

7.      智慧財產法院判決書 (98,行專訴,41)

8.      台中地方法院判決書 (96,智,13)

9.      智慧財產法院判決書 (97,民專訴,18)

10.    智慧財產法院判決書 (97,民專訴,22)

11.    智慧財產法院判決書 (98,民專上,19)

12.    智慧財產法院判決書 (99,行專訴,47)

13.    智慧財產法院判決書 (99,民專上,5)

14.    智慧財產法院判決書 (98,民專上,22)